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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Grupo Nicolбs Mateos S.L. v. Javier Soler Pico

Caso N° D2006-1157

 

1. Las Partes

La Demandante es Grupo Nicolбs Mateos S.L. con domicilio en Murcia, Espaсa, representada por Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios, Espaсa.

La parte Demandada es Javier Soler Pico con domicilio en Alicante, Espaсa representada por PriceWaterhouseCoopers, Espaсa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio:

<lagoa-do-coelho.biz>
<lagoadocoelho.biz>
<lagoa-do-coelho.com>
<lagoa-do-coelho.info>
<lagoadocoelho.info>
<lagoa-do-coelho.net>
<lagoadocoelho.net>
<lagoa-do-coelho.org>
<lagoadocoelho.org>.

El registrador de los citados nombres de dominio es Network Solutions, LLC.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el ”Centro”) el 5 de septiembre de 2006. El 13 de septiembre de 2006 el Centro enviу a Network Solutions, LLC vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con los nombres de dominio en cuestiуn. El 15 de septiembre de 2006 Network Solutions, LLC enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 20 de septiembre de 2006. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 10 de octubre de 2006. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 9 de octubre de 2006.

El Centro nombrу a Josй Carlos Erdozain como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 8 de noviembre de 2006, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Antecedentes de Hecho

La demandante es una empresa inmobiliaria que ha iniciado un proyecto inmobiliario en la ciudad de Natal, situada en Brasil. El proyecto constructivo se ejecuta bajo el nombre “LAGOA DO COELHO RESORT”.

La demandante es titular de diversos nombres de dominio cuya prueba consta en el Documento nъmero 4 del escrito de demanda y al que me remito, dada su exhaustividad. La parte denominativa de dichos nombres de dominio se basa en la palabra <lagoadocoelho>. Tiene registros de tales dominios en Alemania, Uniуn Europea, Italia, Rumania, Suecia, entre otros paнses. En otros casos se incorpora la palabra <resort> pero manteniendo la base fundamental de <lagoadocoelho>. La fecha de registro de estos dominios va desde el 10 de abril de 2006 hasta el 30 de abril 2006.

Segъn se afirma en el escrito de demanda, el demandante ofrece sus servicios inmobiliarios principalmente a travйs del nombre de dominio <lagoadocoelho.org>, el cual fue registrado el 15 de octubre 2005. Sin embargo, he comprobado que el dominio se creу el 14 de marzo de 2006 y que consta a nombre del demandado, segъn informaciуn que aparece en Network Solutions.

La demandante ha solicitado tres registros marcarios relativos al signo <LAGOA DO COELHO RESORT>, a saber: en la Uniуn Europea, en Brasil y en Estados Unidos de Amйrica (con fecha respectiva de 10 de abril de 2006; 19 de abril 2006; y 05 de julio 2006), en las clases 36, 41 y 43. Tales solicitudes han sido cursadas y se encuentran en fase de admisiуn. A la fecha de esta decisiуn, este Experto no tiene noticia de que las solicitudes mencionadas se hayan concedido.

El demandado es titular del nombre de dominio <javeanet.com>, desde el que se enviу un correo electrуnico (con fecha 11 de mayo 2006) a un representante autorizado de la demandante, relativo a “la presentaciуn del proyecto de Internet para el Grupo Nicolбs Mateos en los documentos adjuntos”, segъn se puede apreciar en los Documentos nъmero 11 y 12 de la demanda.

La empresa LAGOA DO COELHO EMPRENDIMIENTOS, LTD fue constituida como sociedad en fecha 15 de septiembre de 2005, segъn se acredita documentalmente. Mas no se acredita si a partir de dicha fecha esa compaснa ha desarrollado alguna actividad comercial, ni con quй amplitud.

El demandado toma la iniciativa de registrar los nombres de dominio objeto de disputa, los cuales son registrados en fecha anterior a la solicitud de marca por parte de la hoy demandante ante distintas Oficinas, concretamente entre el 26 de enero de 2006 y el 05 de abril de 2006.

El tйrmino <LAGOA DO COELHO> coincide con un espacio natural situado en el noreste de Brasil.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La entidad demandante mantiene lo siguiente:

Que es una empresa inmobiliaria con una importante expansiуn en ese sector tanto en Espaсa, como en el resto del mundo.

Que ha creado la empresa LAGOA DO COELHO EMPRENDIMIENTOS, LTDA. para afrontar la construcciуn de un complejo urbanнstico en la zona de LAGOA DO COELHO, al noroeste de Brasil.

Que es titular del nombre de dominio <lagoadocoelho.org>, registrado el 15 de octubre de 2005 (debe tratarse de un error como advierte la demandada, y referirse mбs bien al nombre de dominio <lagoadocoelho.com> registrado en esa misma fecha).

Que ha presentado tres solicitudes de marca (clases 36, 41 y 43) relativas al signo mixto “LAGOA DO COELHO RESORT”, las cuales se han presentado en la Uniуn Europea, Brasil y Estados Unidos. Las fechas de solicitud son 10 de abril de 2006, 19 de abril de 2006 y 5 de julio de 2006.

Que sus marcas gozan de un importante grado de difusiуn en Espaсa por las importantes campaсas publicitarias realizadas en este paнs desde finales de 2005.

Que las marcas solicitadas son prбcticamente idйnticas a los nombres de dominio a los que se refiere esta controversia, por lo que existe un evidente riesgo de confusiуn en el mercado.

Que el titular de registros de nombres de dominio no puede verse restringido a las formalidades establecidas por los diferentes sistemas de registros de marcas, dбndose prioridad al uso efectivo del signo y a su conocimiento y reputaciуn antes que a su efectiva concesiуn por el organismo competente.

Que existe una absoluta identidad entre los elementos distintivos de las marcas solicitadas y los nombres de dominio controvertidos, aun cuando las marcas de la demandante incorporan el vocablo “RESORT”.

Que el contenido del dominio <lagoa-do-coelho.com> se vincula directamente con las actividades empresariales de la demandante.

Que la palabra RESORT tiene una significaciуn genйrica en la propia lengua inglesa y que no constituye un elemento relevante a aсadir al tйrmino LAGOA DO COELHO para distinguir entre las marcas solicitadas y los nombres de dominio controvertidos.

Que el demandado carece de intereses legнtimos o derechos sobre dichos nombres de dominio, al carecer de la pertinente autorizaciуn para usar las marcas solicitadas por la demandante.

Que a principios de 2006 la demandante contactу al demandado para requerir sus servicios profesionales de desarrollo de contenidos en sitios web, y que en fecha 11 de mayo de 2006 aquйl hizo llegar a la demandante su propuesta, dбndose cuenta de que el demandado habнa registrado ya los nombres de dominio controvertidos a su nombre.

Que el demandado obstaculiza el acceso de la demandante a los dominios controvertidos.

Que el demandado actъa de forma desleal para confundir claramente al usuario de Internet vinculando las ofertas promocionales incluidas en dicha pбgina web con los derechos marcarios y las actividades empresariales de la demandante.

Que los nombres de dominio en cuestiуn han sido registrados y estбn siendo usados de mala fe, ya que la demandante es una empresa de reconocido prestigio en Espaсa dentro del sector inmobiliario, y a que el demandado tenнa un conocimiento preciso de la existencia de la empresa demandante, contando con informaciуn confidencial del alcance estructural y econуmico del complejo vacacional a construir en Brasil.

Que la elecciуn por el demandado de los nombres de dominio objeto del presente procedimiento no fue al azar, ni para desarrollar una actividad lнcita.

B. Demandado

Frente a las alegaciones efectuadas por la entidad demandante, el demandado mantiene lo siguiente:

Que el demandado se dedica desde hace aсos al diseсo, creaciуn y gestiуn de sitios web, estando especializado en sitios dedicados a la promociуn inmobiliaria.

Que ha prestado servicios para importantes promotoras del sector inmobiliario.

Que a principios de 2006 el demandado preparу por iniciativa propia un proyecto de portal web para la promociуn y venta de inmuebles incluidos en un complejo residencial a construir en la zona natural del Lagoa Do Coelho, en Brasil.

Que para la preparaciуn del proyecto, el demandado registrу los dominios disputados con la intenciуn de aсadirlos a su propuesta e incluir una valoraciуn de las visitas recibidas por el sitio web, a fin de realizar, de ese modo, una estimaciуn de su popularidad y del alcance y difusiуn de la promociуn realizada a travйs de esos dominios.

Que una vez fue rechazado su proyecto, el demandado se limitу a retirar los contenidos existentes en el dominio inicial.

Que el correo electrуnico de 11.05.2006 es la primera evidencia de contacto entre las partes, el cual habнa tenido lugar por iniciativa del demandado y no al revйs.

Que la demandante instу el registro de la marca LAGOA DO COELHO RESORT con posterioridad al registro de los dominios controvertidos.

Que la demandante carece de reconocido prestigio en el sector inmobiliario.

Que en la zona donde la demandante piensa construir el complejo vacacional al que se refiere en su escrito de demanda, hay en la actualidad mбs de 60 establecimientos turнsticos por parte de otras varias empresas.

Que las parcelas adquiridas por la demandante no comprenden la totalidad de los terrenos correspondientes a la zona natural del Lagoa Do Coelho.

Que la demandante no ha aportado documentaciуn alguna a publicidad de su proyecto, que se haya distribuido con carбcter previo al registro de los dominios.

Que la demandante trata de crear confusiуn comparando la notoriedad de sus solicitudes de marca con las marcas registradas de empresas como Nokia o El corte inglйs.

Que LAGOA DO COELHO es un tйrmino geogrбfico sobre el que el demandante no puede nunca ostentar legitimidad alguna.

Que el demandante no ostenta ninguna marca idйntica o confusamente similar a dicha denominaciуn.

Que la jurisprudencia de la OMPI es muy restrictiva a la hora de conceder dominios coincidentes con denominaciones geogrбficas, y en aquellos casos de concesiуn, el demandante debe ser un ente representativo de la zona geogrбfica titular de una marca idйntica al dominio y nunca una empresa privada.

Que las marcas solicitadas por la demandante lo fueron con posterioridad al registro de los nombres de dominio controvertidos.

Que tiene un interйs legнtimo en dichos nombres de dominio.

Que la demandante pretende apropiarse de tйrminos geogrбficos de paнses extranjeros.

Que ninguna de las marcas solicitadas de contrario ha sido concedida a dнa de hoy.

Que no hay mala fe en el registro de los nombres de dominio, ya que no se dan ninguna de las circunstancias a las que se refiere la Polнtica Uniforme.

Que no hay mala fe en el uso de tales nombres de dominio.

 

6. Debate y conclusiones

El Experto deberб examinar los presupuestos para la estimaciуn de la Demanda contenidos en el apartado 4 a) de la Polнtica. Estos son los siguientes:

(1) que los nombres de dominio registrados por el demandado son idйnticos, u ofrecen semejanza que produzca la confusiуn, con una marca de producto o servicio sobre la que la demandante tenga derechos,

(2) que el demandado carezca de derecho o interйs legнtimo en relaciуn con los nombres de dominio,

(3) que los nombres de dominio hayan sido registrados y sean usados de mala fe.

El apartado 15 a) del “Reglamento” encomienda al Experto la decisiуn de la demanda sobre la base de (a) las manifestaciones y los documentos presentados por las partes, (b) lo dispuesto en la Polнtica y en el propio Reglamento, y (c) de acuerdo con cualesquiera reglas que el Experto considere aplicables. En este sentido, dado que las partes son de una misma nacionalidad y tienen su residencia ambas en Espaсa, resultan aplicables igualmente las disposiciones legales del Ordenamiento jurнdico de ese paнs.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El primero de los requisitos establecidos por la Polнtica exige al Experto que compruebe si los nombres de dominio objeto de controversia son idйnticos o similares hasta el punto de causar confusiуn con los derechos de marca alegados por la demandante.

Dadas las caracterнsticas de este caso y las alegaciones efectuadas por las partes, creo preciso abordar con carбcter previo la cuestiуn de si para presentar una demanda conforme a la Polнtica, y solicitar un pronunciamiento estimatorio por parte del proveedor de servicios de soluciуn de controversias, basta al demandante con acreditar que ha instado la solicitud de un registro de marca, o, si por el contrario, hace falta un registro “concedido” por la Oficina correspondiente. Asimismo, es necesario abordar la cuestiуn de quй ocurre cuando no se acredita el registro definitivo o concedido de la solicitud de la marca en cuestiуn, y si, a pesar de ello, serнa posible al demandante presentar la demanda e instar, conforme a la Polнtica Uniforme, una peticiуn de estimaciуn de la demanda con los efectos que se seсalan en este ъltimo documento citado.

A este respecto, las decisiones de la OMPI han tenido distintos pronunciamientos, tal y como las partes se han encargado de poner de manifiesto. En resumen, y a la vista de esas decisiones, creo que resulta pacнfica la siguiente doctrina, a saber: el demandante no precisa de un registro marcario definitivo para instar una demanda conforme a la Polнtica Uniforme, pero necesita, en cualquier caso, acreditar que el signo que utiliza para basar su demanda ha sido utilizado “a tнtulo de marca” con carбcter previo al registro de los dominios presuntamente infractores, y que dicho signo ha alcanzado renombre suficiente como para ser identificado como “marca”, esto es, para identificar bienes, productos y servicios del actor. Ejemplo de esta doctrina son las siguientes resoluciones: Caso OMPI Nє D2000-0210, Julia Fionna Roberts c. Russel Boyd; Caso OMPI Nє D2002-0134, Francesco Tutti c. Jello Master; Caso OMPI Nє 2004-1044, Frank Rijkaard c. Marc Pйrez Tejero; Caso Nє D2000-1650; Casos Nє D2000-1649, Nє D2000-1697 y D2001-0710, y mбs recientemente Caso N° D2006-0524, Ronaldo de Assis Moreira v. Eladio Garcнa Quintas, entre otros muchos.

En suma, el concepto de “marca” que aparece en la Polнtica debe interpretarse como comprensivo no solamente de la marca “registrada”, sino tambiйn de la marca que “aun sin registrar” es utilizada como tal en atenciуn al grado de difusiуn de la misma en el mercado. Son varios, pues, los requisitos que hay que analizar con carбcter previo: i) saber si se oponen verdaderas “marcas registradas”; ii) en caso negativo, confirmar si se ha acreditado un uso “a tнtulo de marca” con carбcter previo, lo cual vendrб dado por el grado de difusiуn del signo, y si ha sido suficiente como para entender que el signo ha adquirido un grado de notoriedad o de conocimiento generalizado que “supla” el requisito del “registro”.

En este sentido, lo primero que corresponde seсalar es que la demandante no aduce derechos de marca registrados o concedidos por la Oficina correspondiente, sino ъnicamente solicitudes de registro de marca, presentadas, respectivamente, en Brasil, en Estados Unidos de Amйrica y en la Uniуn Europea.

En este sentido, el artнculo 38 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de 2001, de Marcas (aplicable al caso por ser las partes espaсolas y residir en Espaсa las dos) viene a establecer claramente que el derecho de marca sуlo existe y es oponible a tercero desde el momento de la publicaciуn de la “concesiуn”, esto es, de la aprobaciуn de la Oficina concernida de que el signo que se intenta registrar cumple todos los requisitos establecidos legalmente para ello. Hasta entonces la solicitud de marca confiere a su titular ъnicamente una protecciуn provisional “consistente” en el derecho a exigir una indemnizaciуn razonable y adecuada a las circunstancias, si un tercero hubiera efectuado, entre la fecha de solicitud y la de publicaciуn de la concesiуn, un uso de la marca que tras ese periodo quedarнa prohibido. Es importante destacar, por ъltimo, que, segъn el apartado 4 del artнculo 38 antes citado, “la protecciуn provisional prevista en este artнculo sуlo podrб reclamarse despuйs de la publicaciуn de la concesiуn del registro de la marca”.

Una regla normativa similar se puede encontrar en el artнculo 9.3 del Reglamento de Marca Comunitaria (Reglamento (CE) 40/94, de 20 de diciembre de 1993), aсadiйndose en este particular caso que “el Tribunal al que se acuda no podrб pronunciarse sobre el fondo hasta la publicaciуn del registro” (en cualquier caso, por su relaciуn con un topуnimo brasileсo, cabe mencionar que la Ley brasileсa de Propiedad Industrial N° 9279, de 14 de mayo de 1996, establece en su Secciуn 129 un principio similar, relativo a que el derecho de marca se adquiere con el registro cuando йste es vбlidamente concedido).

Es decir, el primer dato a tener presente a la hora de decidir sobre este asunto es que la demandante no tiene registrado un derecho de marca sobre la denominaciуn “LAGOA DO COELHO RESORT”, sino que meramente lo ha solicitado y que, en consecuencia, la protecciуn que se puede conferir a la demandante no sуlo es limitada (conforme a la legislaciуn comunitaria y nacional, esa protecciуn no puede consistir sino en obtener una indemnizaciуn de daсos y perjuicios), sino que, ademбs, estб condicionada a que se publique la concesiуn de los registros correspondientes.

Segъn lo que seсalбbamos anteriormente, al quedar acreditado que la demandante no opone derechos de marca debidamente registrados, corresponde analizar si esa parte ha acreditado un uso “a tнtulo de marca” del signo LAGOA DO COELHO RESORT con carбcter previo en el tiempo.

En este sentido, la demandante no ha probado, ni siquiera indiciariamente, que haya utilizado el signo mencionado con carбcter previo en el tiempo. En otras palabras, la demandante no ha acreditado la notoriedad o renombre de su marca solicitada “LAGOA DO COELHO RESORT”, pese a que repetidamente manifiesta ese “importante grado de difusiуn en Espaсa”.

Asн, aparte de la mera afirmaciуn, la parte no aporta al procedimiento pruebas que permitan acreditar una difusiуn o conocimiento amplio, por parte del pъblico consumidor, de las actividades de la demandante o de su nombre comercial o de sus marcas.

Ello debe llamar a la reflexiуn, ya que si, tal y como afirma la demandante, йsta ha venido desarrollando “importantes campaсas publicitarias” desde finales del pasado 2005, entonces їpor quй no se han aportado datos significativos de inversiуn en tales campaсas para que el Experto pueda valorar debidamente la magnitud de las mismas y el consecuente conocimiento que puede haber logrado entre el pъblico consumidor al que se dirigen? Pero es que tampoco se aportan ejemplos concretos de publicidad, aparte de folletos publicitarios que por sн mismos no acreditan nada acerca del grado de difusiуn de la publicidad; ni tampoco opiniones autorizadas de competidores que sirvan para acreditar el prestigio del que sostiene la acciуn, por citar sуlo unos ejemplos de posibles vнas probatorias a tenor del artнculo 8.1 Ley 17/2001.

Tampoco prueba la demandante su afirmaciуn en el sentido de que “viene ofreciendo sus servicios inmobiliarios a nivel mundial a travйs del nombre de dominio <lagoadocoelho.com>, registrado en fecha 15 de octubre de 2005”. Asн, aparte de que no se ha respaldado esa afirmaciуn con prueba alguna, la fecha de constituciуn de la sociedad LAGOA DO COELHO EMPRENDIMIENTOS, LTDA. (que tampoco es la demandante stricto sensu) no debe llevar a concluir que es la misma a partir de la cual dicha compaснa ha empezado a operar en el mercado y ha sido conocida en йl.

La ъnica conclusiуn que se puede alcanzar, a la vista de este yermo panorama probatorio, es que la demandante no ha probado la notoriedad o renombre de la marca LAGOA DO COELHO, ni su propia actividad comercial o empresarial utilizando ese signo en el mercado.

Por otra parte, se encuentra el hecho incontestable de que el demandado registrу prioritariamente en el tiempo los nombres de dominio, con lo que falta a su vez acreditaciуn suficiente por parte de la demandante de que hubiera utilizado el signo LAGOA DO COELHO RESORT, o incluso el de LAGOA DO COELHO, con carбcter previo al registro de los mencionados dominios.

En este contexto, resulta ya improcedente entrar en la cuestiуn de si las marcas solicitadas son idйnticas o similares hasta el punto de causar confusiуn con los nombres de dominio controvertidos, puesto que la demandante no ha acreditado que se den los requisitos materiales que, constantemente, las decisiones del Centro han establecido que permiten “suplir” el requisito del “registro previo” de la marca oponente, y que la mera solicitud (o incluso la falta de la misma, en algunos casos) pueda desplegar todo el efecto jurнdico de la marca “registrada”.

Dado que la demandante no ha podido acreditar el cumplimiento del primero de los requisitos establecidos en la Polнtica, y teniendo en cuenta que el triunfo de la demanda sуlo es posible si se da un cumplimiento cumulativo de todos ellos, no procede el examen del resto de requisitos.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Experto desestima la Demanda.

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Josй Carlos Erdozain
Experto Ъnico

Fecha: 22 de noviembre de 2006