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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Comercio Mas S.A. de C.V. v. Master Domain

Caso No. DEC2007-0001

1. Las Partes

La Demandante es Comercio Mas S.A. de C.V., con domicilio en Mйxico DF, Mйxico, representada por Corral & Rosales, Ecuador.

El Demandado es Master Domain, con domicilio en San Diego, California, Estados Unidos de Amйrica.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <esmas.com.ec>.

El registrador del citado nombre de dominio es NIC.EC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 7 de noviembre de 2007. El 9 de noviembre de 2007 el Centro enviу a NIC.EC vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 12 de noviembre de 2007 NIC.EC enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 21 de noviembre de 2007. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 11 de diciembre de 2007. El Demandado no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 12 de diciembre de 2007.

El Centro nombrу a Miguel B. O'Farrell como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 21 de diciembre de 2007, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es titular en Ecuador de numerosos registros de la marca ESMAS, Regs. Nos. 4011-01, 4012-01 y 6552-02; y ESMAS & diseсo, Regs. Nos. 4463-01, 5657-02, y 8109, registradas con anterioridad a que el Demandado registrara el nombre de dominio en disputa <esmas.com.ec> el 1 de octubre de 2007. El sito web “www.esmas.com” concentra los sitios de Noticieros Televisa, Televisa Deportes y todas las telenovelas que se trasmiten por el canal de las Estrellas, ademбs de ofrecer en lнnea un canal de videos cortos, foto y vнdeo galerнas. Asimismo, es titular de la marca ESMAS en distintos paнses del mundo.

Por otro lado, la Demandante es titular del nombre de dominio <esmas.ec>, como asн tambiйn de mбs de 50 nombres de dominio de distintos niveles, que incluyen la marca ESMAS.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que:

Es titular en Ecuador de numerosos registros de la marca ESMAS, Reg. No. 4011-01; ESMAS, Reg. No. 4012-01; ESMAS, Reg. No. 6552-02; ESMAS & design, Reg. No. 4463-01; ESMAS & design, Reg. No. 5657-02; y ESMAS & design, Reg. No. 8109, registradas con anterioridad a que el Demandado registrara el nombre de dominio en disputa <esmas.com.ec> el 1 de octubre de 2007.

Es titular del nombre de dominio <esmas.ec>, como asн tambiйn de mбs de 50 nombres de dominio de diferentes niveles que incluyen la marca ESMAS.

Asimismo, alega ser titular de mбs de 600 registros de la marca ESMAS y sus diferentes combinaciones alrededor del mundo.

El nombre de dominio en conflicto <esmas.com.ec> es idйntico a la marca ESMAS sobre la que la Demandante posee derechos previos.

El Demandado ha incurrido en un acto de competencia desleal.

El Demandado ha registrado como nombre de dominio un signo idйntico a la marca y nombre de dominio registrados por la Demandante, y el pъblico consumidor puede errуneamente creer que йste estб aprobado, auspiciado, o relacionado, a la actividad comercial de la Demandante.

El nombre de dominio <esmas.com.ec> ha sido registrado y es utilizado de mala fe, ъnicamente con el fin de venderlo a terceros en perjuicio de los derechos previos de la Demandante, titular de la marca ESMAS, y con el fin de perturbar ilegнtimamente su actividad comercial.

El sitio Web “www.esmas.com.ec” no ofrece ningъn contenido propio y remite a los usuarios a otros sitios en lнnea. Asimismo, alega que el nombre de dominio en disputa <esmas.com.ec> se encuentra a la venta a travйs del sitio Web Sedo.com (“www.sedo.com”), el que se dedica como actividad habitual a la venta de nombres de dominio.

La conducta del Demandado no es legнtima ni de buena fe.

El Demandado no ha usado ni efectuado preparativos para usar el nombre de dominio en disputa <esmas.com.ec>, en relaciуn con la oferta de buena fe de productos o servicios, resultando obvia su intenciуn de desviar a los consumidores de manera equivocada, o de empaсar el buen nombre y prestigio de la marca de la Demandante.

El Demandado no es licenciatario, ni cuenta con la autorizaciуn de la Demandante para comercializar productos o servicios bajo la marca ESMAS, ni es distribuidor autorizado.

El Demandado no es conocido generalmente por el nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestу a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

Conforme el pбrrafo 4.a) de la Polнtica, el Demandante deberб probar los elementos siguientes:

(i) que el nombre de dominio sea idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derecho;

(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio; y

(iii) que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Conforme el pбrrafo 15.a) del Reglamento, el Experto resolverб la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Polнtica, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicable.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El Experto encuentra que existe identidad entre el nombre de dominio en disputa <esmas.com.ec> y la marca ESMAS, registrada por la Demandante en Ecuador y en diversos paнses alrededor del mundo tal como surge de los certificados de marca acompaсados.

Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el primer elemento requerido en el pбrrafo 4.a).i) de la Polнtica.

B. Derechos o intereses legнtimos

Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legнtimos del Demandando respecto del nombre de dominio recae sobre la Demandante, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos aplicando la UDRP en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir informaciуn que generalmente estб en poder o conocimiento del Demandado. Por lo tanto, se requiere que la Demandante alegue que prima facie el Demandado no posee derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio. Una vez alegada tal circunstancia, es el Demandado quien carga con la prueba de demostrar que sн posee derechos o interйs legнtimo sobre el nombre de dominio en cuestiуn. Si el Demandado no probara tal circunstancia, entonces se entenderб que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en el pбrrafo 4.a).ii) de la Polнtica (ver The Vanguard Group, Inc. Lorna Kang, OMPI Caso No. D2002-1064 y decisiones del suscripto Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb, Caso OMPI No. D2004-0827 y Xuxa Promoзхes e Produзхes Artнsticas Ltda v. LaPorte Holdings, Caso OMPI No. D2005-0899).

La Demandante ha alegado que no consta el uso o preparaciуn para el uso del nombre de dominio <esmas.com.ec> por parte del Demandado, respecto de una oferta de buena fe de bienes o servicios, y que el Demandado no es ni ha sido conocido generalmente como individuo, organizaciуn o negocio por el nombre de dominio en disputa. Asimismo, alega que el Demandado ha puesto en venta el nombre de dominio en disputa a travйs del sitio Web “www.sedo.com”,
conocido subastador de nombres de dominio.

Entiende el Experto que la Demandante ha alegado que prima facie el Demandado no posee derechos ni intereses legнtimos sobre el nombre de dominio en disputa, por lo que la prueba sobre tal circunstancia recayу sobre el Demandado.

Por su parte, el Demandado no contestу las alegaciones de la Demandante y por lo tanto no acreditу que tenga derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio <esmas.com.ec>, tal como le hubiera correspondido hacer en estas circunstancias.

Asimismo, de acuerdo con los documentos presentados surge que el Demandado ha puesto a la venta el nombre de dominio en disputa <esmas.com.ec> a travйs del conocido sitio Web de subastas de nombres de dominio Sedo.com, lo cual en este caso no puede ser considerado un uso legнtimo y leal o no comercial del nombre de dominio de acuerdo con lo dispuesto por la Polнtica pбrrafo 4.c).iii.

A mayor abundamiento, el Demandado no ha aportado prueba alguna que permita sostener que (i) es conocido generalmente como individuo, organizaciуn o negocio por el nombre de dominio en disputa, y (ii) ha utilizado el nombre de dominio en relaciуn con una oferta de buena fe de bienes y servicios.

Segъn surge de las constancias del caso, a travйs del sitio Web “www.esmas.com.ec” el Demandado no hace oferta alguna de bienes y servicios. En dicho sitio el Demandado ъnicamente ha colocado vнnculos esponsorizados que redirigen a los usuarios de Internet hacia otros sitios comerciales en lнnea.

Todo ello lleva a concluir que el Demandado no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en la Polнtica pбrrafo 4.a).ii).

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

La Demandante ha probado ser titular de la marca ESMAS, registrada en Ecuador y en diversos paнses alrededor del mundo con anterioridad a que el Demandando registrara el nombre de dominio en disputa <esmas.com.ec>, el 1 de octubre de 2007.

Siendo la marca de la Demandante conocida a nivel mundial, y muy particularmente en Ecuador - en donde el Demandado ha solicitado el registro del nombre de dominio en disputa -, el Experto encuentra que el Demandado conocнa o debiу haber conocido la marca ESMAS al solicitar el registro del nombre de dominio en disputa.

Por lo expuesto, el Experto encuentra que no puede concebirse un registro de buena fe del nombre de dominio en disputa.

Por otro lado, segъn surge de las constancias del caso, el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web y a otros sitios comerciales en lнnea, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la marca de la Demandante, lo que constituye un uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.

Por lo expuesto, el Experto encuentra que la Demandante ha acreditado el tercer y ъltimo elemento requerido en el pбrrafo 4.a).iii) de la Polнtica.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <esmas.com.ec> sea transferido a la Demandante.

Miguel B. O'Farrell
Experto Ъnico