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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Ente Pъblico de Comunicaciуn del Principado de Asturias v. Alberto Tascуn Ruiz

Caso No. DES2008-0015

1. Las Partes

La Demandante es Ente Pъblico de Comunicaciуn del Principado de Asturias, con domicilio en Gijуn, Asturias, Espaсa, representada por UBILIBET.

La Demandado es Alberto Tascуn Ruiz, con domicilio en Madrid, Espaсa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <asturies.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 21 de mayo de 2008. El 21 de mayo de 2008, el Centro enviу a ESNIC vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 22 de mayo de 2008, ESNIC enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn.

De conformidad con los artнculos 7.a) y 15.a) del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”)(“el Reglamento”), el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 2 de junio de 2008. De conformidad con el artнculo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 22 de junio de 2008. El Demandado contestу a la Demanda con fecha 18 junio de 2008 dando acuse de recepciуn el dнa 19 de junio de 2008.

El Centro nombrу a Manuel Moreno-Torres como Experto el dнa 30 de junio de 2008, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es Ente Publico de Comunicaciуn del Principado de Asturias como titular de las marcas ASTURIES (Expediente ante la OEPM M2660282) y “Asturias” (Expediente ante la OEPM M2660283) concedidas en junio de 2006 segъn certificado aportado por el propio Demandante.

Igualmente el Demandante aporta tнtulos o alega la titularidad de otras marcas que pertenecen bien a otros уrganos de la administraciуn pъblica asturiana bien a entidades mercantiles instrumentales del Gobierno de Asturias. En este sentido, cabe citar, entre otras, las siguientes:

- Marca espaсola denominativa con grбfico ASTURIAS PARAISO NATURAL

- Marca espaсola denominativa ASTURIAS EXPORTA

- Marca espaсola denominativa ASTURIASEMPRENDE

- Marca comunitaria denominativa con grбfico INFOASTURIAS

- Marca espaсola denominativa con grбfico ASTURIAS+

- Marca comunitaria denominativa con grбfico SABOREANDO ASTURIAS

- Marca espaсola denominativa ASTURIAS EN LA RED

- Marca espaсola denominativa ASTURIAS EXTERIOR.

- Marca espaсola denominativa ASTURIAS AHORA.

- Marca espaсola denominativa ASTURIAS PARAНSO DIGITAL.

- Marca espaсola denominativa ASTURIAS ESPACIO EDUCATIVO.

- Marca comunitaria denominativa con grбfico RECREA ASTURIAS.

- Marca comunitaria denominativa con grбfico ASTURIAS TESORO

CULTURAL.

Asimismo, la Demandante, directamente o a travйs de уrganos o entidades administrativamente dependientes del Gobierno Asturiano, es titular de mбs de ochenta nombres de dominio exclusiva o parcialmente basados en la denominaciуn “Asturias” o “Asturies”. En este sentido, cabe citar, entre otros los nombres de dominio <asturias.es>, <asturias.com.es> <asturias.org.es>, <asturias.gob.es>, <asturias.edu.es>, <asturias.info>, <asturias.travel>, <asturias.eu>, <asturies.mobi>, <asturies.name> o <asturies.eu>.

El Demandado es un ciudadano espaсol que reconoce redireccionar el nombre de dominio por el adquirido con fecha de 18 de noviembre de2005, a un blog denominado “www.botillo.com”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante alega que como titular de las marcas ASTURIES (Asturias en asturiano o bable) y ASTURIAS puede apreciarse identidad total con el nombre de dominio propiedad del Demandado, con lo que no hay dudas acerca de la confusiуn que ello crea.

Considera que el Gobierno de Asturies, uno de cuyos entes es el propio Demandante, es titular, ya sea de forma directa o bien indirecta, de numerosas marcas, como ASTURIAS+, que incluyen el topуnimo “Asturias” junto a vocablos como “info, en la red, emprende, exterior, ahora, exporta, paraнso digital, espacio educativo, saboreando, recrea, tesoro cultural o paraнso natural”, siendo estos tйrminos no exclusivos de carбcter genйrico, debe entenderse que el uso excluyente del que goza el Gobierno por la titularidad de las referidas marcas es sobre la denominaciуn “Asturias”.

Por lo demбs, alega que el Gobierno de Asturias es propietario de mбs de ochenta nombres de dominio donde el vocablo principal de los mismos es “Asturias” por lo que hace que el Principado de Asturias sea conocido por el usuario de Internet con la denominaciуn “Asturias” (nombre reconocido y protegido constitucional y estatutariamente).

El nombre de dominio objeto de la presente disputa coincide exactamente con una marca titularidad del Demandante, por lo cual es evidente que su uso por el Demandado infunde confusiуn a los usuarios o internautas.

Asimismo, considera que carece de intereses legнtimos sobre el nombre de dominio en disputa por el hecho de que carecer de derecho o interйs legнtimo respecto del nombre de dominio objeto de la presente demanda en la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas o en la Oficina de Armonizaciуn del Mercado Interior.

Por lo demбs entiende que el Demandado ni se identifica con el nombre o los apellidos del Demandado ademбs de carecer de derechos o intereses legнtimos en el momento en que procediу a registrar el nombre de dominio. El hecho de que el Demandado haya venido usando dicho nombre de dominio hasta la actualidad tampoco genera la existencia de un derecho o interйs legнtimo adquirido a posteriori.

Finalmente considera que el Demandado registrу el nombre de dominio en disputa siendo plenamente consciente de que con ello se estaba apropiando de un distintivo ajeno con el ъnico fin de atraer intencionadamente a los usuarios a su pбgina Web.

Por lo que se refiere al registro del nombre de dominio de mala fe considera probada la notoriedad y renombre de la denominaciуn “Asturies” para identificar la regiуn de Asturias o a los entes pъblicos vinculados a ella, asн como la amplia difusiуn de las marcas con la denominaciуn “Asturies”.

Y, en cuanto al uso del nombre de dominio de mala fe alega que el Demandado aprovecha el nombre de dominio <asturies.es> ъnicamente para generar rendimientos introduciendo noticias y anuncios de Google a travйs del sistema de AdSense en el nombre de dominio al que el controvertido se redireccionу (<botillo.com>).

B. Demandado

Considera el Demandado que el registro del nombre del dominio <asturies.es> de fecha 8 de noviembre de 2005 mientras que el registro marcario del Demandante ASTURIES es de fecha 1 de junio de 2006.

Que el nombre de dominio en disputa se encuentra redireccionado a una blog que funciona bajo el nombre de dominio <botillo.com> que refleja actualmente noticias, inquietudes o fotografнas que por diferentes razones crean el interйs del Demandado, citando debidamente las fuentes en el caso de no ser material de su propiedad. Por lo tanto, insiste que no puede existir confusiуn con los productos y servicios comercializados bajo la marca ASTURIAS.

Alega el Demandado que toda vez rige el principio del “first come, first served,” la legalidad en el registro del nombre del dominio no puede cuestionarse, mбxime cuando ni el Demandante ni cualquiera de las instituciones que componen el gobierno Asturiano procedieron a ejercitar el derecho de reserva para los titulares de marcas establecido por la normativa espaсola al momento de liberalizarse la asignaciуn de nombres de dominio geogrбfico espaсol.

Por lo demбs considera que nos encontramos ante un tйrmino que no se corresponde a una lengua oficial ni reconocida por el propio Estatuto de Autonomнa del Principado de Asturias por lo que no cabe apropiarse de un uso exclusivo sobre la misma.

Finalmente, en cuanto al registro o uso de mala fe del nombre de dominio en disputa niega el carбcter notorio de la marca ASTURIES, ademбs de negar haber tenido conocimiento de la forma de promociуn electrуnica de las administraciones pъblicas.

En todo caso, entiende que las informaciones suministradas a travйs del citado nombre de dominio en nada han perjudicado la imagen de Asturias ni la del Principado ni han producido confusiуn con sus instituciones.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con lo establecido en el artнculo 21 del Reglamento el Experto ha de resolver sobre la demanda con base en las declaraciones y los documentos presentados por las partes, y lo dispuesto en el “Plan Nacional” y en el propio “Reglamento”, y por lo tanto en las leyes y los principios del Derecho nacional espaсol.

El artнculo 2 del Reglamento define Derechos Previos como:

1) Denominaciones de entidades vбlidamente registradas en Espaсa, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en Espaсa.

2) Nombres civiles o seudуnimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, polнticos y figuras del espectбculo o del deporte.

3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Pъblicas y organismos pъblicos espaсoles.

Asimismo, se tendrб en cuenta la doctrina consolidada en materia de nombres de dominios genйricos del Centro, en tanto en cuanto coincidan con la regulaciуn espaсola por razуn de los mбs que evidentes puntos de conexiуn entre ambos procedimientos.

Conforme al artнculo 2 del Reglamento procede a continuaciуn analizar si se cumplen con los siguientes requisitos 1) Que el nombre de dominio sea idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con otro tйrmino sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio; y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

6.1. Cuestiуn previa: sobre los Derechos Previos de la Demandante

El Demandante fundamenta la presente Demanda tanto en la existencia de unos derechos previos constituidos por diversas marcas de su propiedad como en otras marcas que no siendo de su titularidad pertenecen a otras entidades, o compaснas mercantiles afectas al Gobierno de Asturias. Pues bien, esta ъltima alegaciуn debe ser analizada previamente para comprobar si existen o no Derechos Previos que permitan sustentar la Demanda.

Igualmente, y por otra parte, deberб analizarse con carбcter previo el posible reconocimiento de otros Derechos Previos a la Demandante, en concreto si cabe admitir “Asturias” y “Asturies” como tйrminos por los que es generalmente reconocible la Demandante en los tйrminos en los que se expresa el punto tercero del artнculo 2 del Reglamento a propуsito de los Derechos Previos.

Por lo que se refiere a la primera de las cuestiones que se plantean, es decir, el numerosнsimo grupo de marcas propiedad del Gobierno de Asturias y de diversos entes administrativos asturianos, o sociedades mercantiles de йl dependientes, en los que apoya su pretensiуn y, cuya caracterнstica principal consiste en que el tйrmino geogrбfico “Asturias” compone un elemento denominativo mбs de las marcas, entendemos que la inclusiуn de dicho tйrmino, en el conjunto de la denominaciуn de la que se compone cada una de las marcas aportadas, no supone el reconocimiento automбtico y de forma independiente del tйrmino “Asturias” como marca registrada.

Sin embargo, y por lo que se refiere a la segunda de las cuestiones, es decir si el tйrmino “Asturias” o “Asturies” quedarнa incluido en los tйrminos del artнculo 2 del Reglamento, como уrgano generalmente reconocible de la administraciуn pъblica asturiana, lo cierto es que, merece especial atenciуn por la importancia que tendrб en relaciуn al anбlisis de los requisitos para calificar el registro del nombre de dominio como especulativo o abusivo.

Pues bien, la respuesta debe ser afirmativa por las siguientes razones. En primer lugar, porque el concepto de administraciуn pъblica debe interpretarse a la vista del artнculo 2 de la Ley 30/1992 segъn el cual: “Las Entidades de Derecho Pъblico con personalidad jurнdica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Pъblicas tendrбn asimismo la consideraciуn de Administraciуn Pъblica”, estableciendo el concepto ъnico de administraciуn. En segundo lugar, porque la Ley 1/1998, de 23 de marzo, de uso y promociуn del bable/asturiano dice en su artнculo 4 sobre el uso administrativo del asturiano que “todos los ciudadanos tienen derecho a emplear el bable/asturiano y a expresarse en йl, de palabra y por escrito. Se tendrб por vбlido a todos los efectos el uso del bable/asturiano en las comunicaciones orales o escritas de los ciudadanos con el Principado de Asturias.” Y continъa: “El Principado de Asturias propiciarб el conocimiento del bable/asturiano por todos los empleados pъblicos que desarrollen su labor en Asturias; el conocimiento del bable/asturiano podrб ser valorado en las oposiciones y concursos convocados por el Principado de Asturias, cuando las caracterнsticas del puesto de trabajo y la naturaleza de las funciones que vayan a desarrollarse lo requieran”.

Por tanto, al Demandante lo debemos considerar como la propia administraciуn pъblica Asturiana y, por tanto, reconocible regularmente bajo el tйrmino “Asturias” y como tal se encuentra obligada a propiciar el conocimiento del asturiano, es decir, a hacerse conocer bajo el tйrmino “Asturies”. En definitiva, que los tйrminos “Asturias” y “Asturies” constituyen un Derecho Previo de la Demandante.

6.2. Requisito de Nombre de Dominio de Carбcter Especulativo o Abusivo

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

En relaciуn al primero de los requisitos del Reglamento debemos distinguir entre dos cuestiones relativas a los Derechos Previos: el primero, las marcas propiedad del Demandante y, la segunda, el posible reconocimiento de otros Derechos Previos a la Demandante.

En relaciуn a la primera de las cuestiones, la comparaciуn del nombre de dominio <asturies.es> con la marca de servicios ASTURIES de las que es propietario el Demandante debe llegar al reconocimiento de su identidad total.

Igualmente, apoya el Demandante su pretensiуn en la titularidad sobre la marca ASTURIAS de la que debe reconocerle una posible confusiуn con el nombre del dominio en disputa.

Por otra parte, habiйndole reconocido Derechos Previos sobre los tйrminos “Asturias” y “Asturias” como denominaciones por las que generalmente es reconocible la administraciуn pъblica asturiana. La respuesta al anбlisis del primer requisito del Reglamento debe ser igualmente positiva.

En definitiva los Derechos Previos de la Demandante son idйnticos o confusamente similares con el nombre de dominio del Demandado <asturies.es>, en los tйrminos del artнculo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legнtimos

Para que exista un registro de un nombre de dominio de carбcter especulativo o abusivo es necesario que el Demandado no tenga derechos o intereses legнtimos respecto a los nombres de dominio en cuestiуn.

En el presente caso, el Demandante ha demostrado que el Demandado carece de Derechos Previos en relaciуn al tйrmino “asturies”, que no ha sido conocido bajo dicha denominaciуn, ni tampoco es su nombre o apellidos.

La actuaciуn de redireccionamiento del nombre de dominio en disputa al blog de su propiedad “www.botillo.com” en el que se dedica a recopilar cronolуgicamente textos, artнculos o fotografнas de su propio interйs en este caso en la red no puede ser considerada como un derecho o interйs legнtimo frente a los Derechos Previos que ostenta la Demandante pues el registro del nombre de dominio <asturies.es> es posterior a los Derechos Previos de la Demandante.

Por cuanto antecede y en atenciуn a los elementos de prueba expuestos y los criterios manifestados, este Experto considera que el Demandado carece derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio <asturies.es>.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El Demandante ha aportado elementos suficientes para concluir que es titular de unos Derechos Previos ampliamente conocidos en Espaсa con anterioridad a la fecha de solicitud del nombre de dominio en disputa.

A este respecto la Doctrina ha establecido, en relaciуn a las marcas de servicios, que el registro de un nombre de dominio idйntico o confundible con una marca notoria es constitutivo de mala fe (entre otras decisiones SANOFI AVENTIS v. Pierre Lefevre, Caso OMPI No. DES2006-0008; Petroleo Brasileiro S/A - Petrobras v. D. Miquel Oms Espinosa, Caso OMPI No. DES2006-0022). Este experto considera que este criterio aplicable a la marca debe extenderse a aquellos otros Derechos Previos, como las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Pъblicas y organismos pъblicos espaсoles.

En todo caso, el uso del nombre de dominio constituye una actuaciуn especulativa en tanto en cuanto impide a la administraciуn asturiana dar cumplimiento debido a las obligaciones que le impone la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrуnico de los ciudadanos a los Servicios Pъblicos por la que se reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Pъblicas por medios electrуnicos y regula los aspectos bбsicos de la utilizaciуn de las tecnologнas de la informaciуn en la actividad administrativa, en las relaciones entre las Administraciones Pъblicas, asн como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento comъn ante ellas y la validez y eficacia de la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurнdica. En este caso, parece razonable que los ciudadanos que por diversos motivos se deban relacionar con la administraciуn asturiana esperen acceder a sus servicios a travйs del nombre de dominio verнan desatendidos sus derechos si este no corresponde a la administraciуn asturiana.

Por ello, este Experto entiende que el Demandado al solicitar el registro objeto de esta Decisiуn tenнa en mente los Derechos Previos del Demandante, lo que aboca a calificar su actuaciуn como de mala fe. Es realmente difнcil imaginar al Demandado eligiendo el registro del nombre de dominio en disputa de manera casual. De esta manera, sуlo cabe entender la solicitud y el uso efectuado del nombre de dominio en litigio por el Demandante por estar interesado en perturbar la actividad pъblica del Demandante.

Por lo expuesto, este Experto entiende cumplido con el tercero de los requisitos, es decir que el Demandado ha registrado o utilizado en nombre de dominio de mala fe.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el artнculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <asturies.es> sea transferido al Demandante.

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Manuel Moreno-Torres
Experto Ъnico

Fecha: 14 de julio de 2008