Другим средством индивидуализации, с которым в теории и практике сопоставляется доменное имя, является фирменное наименование.

В отечественной “доменной” судебной практике истцы, порой, обосновывают свои требования к киберсквоттерам нарушением прав на наименование юридического лица. Требования ранее (до 2008 года) основывались на ст. 54 ГК РФ, а ныне на аналогичной норме в ст. 1474 ГК РФ, где сказано: “Юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках”.

Однако эту позицию нельзя признать безупречной, прежде всего потому, что указанные нормы предусматривают защиту наименования юридического лица, включающего указание на его организационно-правовую форму. Подтверждается это и в Письме ВАС РФ от 29 мая 1992 г. № С-13/ОПИ-122 “Об отдельных решениях совещаний по арбитражной практике”, в котором арбитражным судам рекомендовано удовлетворять иски об изменении наименований юридических лиц, только если наименования совпадают в полном объеме (в произвольной и обязательной частях).

В последующих постановлениях Президиума ВАС РФ изложен более мягкий подход. В частности, суд признал, что охраняемым являются полное и сокращенное фирменные наименования с включенными в их состав указаниями на организационно-правовую форму. Одновременно ВАС РФ указал, что при решении вопроса о неправомерном использовании чужого фирменного наименования следует учитывать степень сходства фирменных наименований истца и ответчика, а также сравнивать сферы их деловой и территориальной активности для определения вероятности их смешения потребителями.

Учитывая специфику сети Интернет и принятую практику (деловой обычай) использовать в наименовании домена индивидуализирующую часть наименования, опасность введения пользователя в заблуждение, конечно же, присутствует.

Все сказанное выше истцы часто называют нарушением прав на использование фирменного наименования. Из текста ст. 54 ГК РФ можно сделать вывод, что “наименование юридического лица” и “фирменное наименование” — различные понятия.

Фирменное наименование:

• может быть только у коммерческих организаций (п. 4 ст. 54 ГК РФ);
• включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица (п. 1 ст. 1471 ГК РФ);
• имеются разные виды и требования к фирменному наименованию (п. 2-4 ст. 1471 ГК РФ).

Понятие “фирменное наименование” все чаще используется как синоним “наименования юридического лица”. С принятием части IV ГК РФ применяются понятия полное и сокращенное фирменное наименование, требование об указании организационно-правовой формы в фирменном наименовании, достаточно часто понятие “фирменное наименование” применяется к некоммерческим организациям. Не слишком проясняет ситуацию и ст. 5 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”, где сказано: “В государственном реестре содержатся следующие сведения и документы о юридическом лице: (а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, для коммерческих организаций на русском языке… (б) организационно-правовая форма…”.

Разрешение споров о соотношении домена и наименования юридического лица в России в скором времени столкнется еще с одной проблемой. При регистрации юридического лица проверка уникальности наименования проводилась в рамках только одного субъекта Российской Федерации. При этом на стадии регистрации заявители получали отказ лишь в том случае, если наименования регистрируемой и уже существующей организации (включая организационно-правовую форму) совпадали в полном объеме. Подобная политика привела к тому, что одновременно существуют фирмы с очень похожими наименованиями в рамках одного субъекта РФ. Например, только в Москве зарегистрировано более 5.000 организаций, в наименовании которых присутствует слово “Альфа”. В каждом субъекте Российской Федерации найдутся свои “Альфы”.

Ситуация еще более осложнилась с момента вступления в силу 1 июля 2002 года Федерального закона “О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”, в котором отсутствует требование о предварительной проверке уникальности фирменного наименования создаваемой организации. В результате существование юридического лица даже с идентичным наименованием не является по смыслу Закона основанием для отказа в государственной регистрации. Указанный пробел открыл путь к появлению у коммерческих предприятий с безупречной деловой репутацией множества предприятий-двойников. И хотя, п. 3-4 ст. 1474 ГК РФ отчасти позволят бороться с “двойниками”, остроты проблмы это не снимает.

Изложенные обстоятельства существенно затрудняют судебную защиту права на фирменное наименование, в том числе при нарушениях в компьютерных сетях, а удовлетворение требований о передаче домена только одному из длинного ряда заинтересованных лиц с неизбежностью повлечет предоставление ему необоснованных преимуществ.

Как видно из краткого анализа, оспаривание прав на домен, основанное на законодательстве о наименовании юридического лица, небезупречно и судебная практика, фактически, это подтверждает.

В то же время, необходимо согласиться с С. Петровским, что использование в целях рекламы даже части фирменного наименования может привести к введению потребителей в заблуждение в случае, если это фирменное наименование общеизвестно. В рекламной практике в большинстве случаев указывается не полное фирменное наименование, а только название организации без упоминания организационно-правовой формы. Соответственно для большинства потребителей идентифицирующим признаком организации служит ее неполное наименование, что необходимо учитывать при разрешении вопросов о добросовестности рекламы и конкуренции.

Аналогичным путем идет и зарубежная практика. Например, в Германии, в случаях незаконного использования фирменного наименования в качестве доменного имени третьими лицами немецкие суды основываются на параграфе 12 Германского гражданского уложения о защите имени. Защитой в соответствии с параграфом 12 пользуются как фирменное наименование, так и образованные от него сокращения или ключевые буквы, если они способны служить в качестве обозначения. Нарушением исключительного права на имя в соответствии с параграфом 12 Германского гражданского уложения признается не только его использование третьими лицами, нарушающее интересы законного владельца, но и препятствование законному владельцу фирменного наименования выступать под своим именем в хозяйственном обороте. Третье лицо, зарегистрировавшее чужое имя или фирменное наименование в качестве доменного имени, тем самым препятствует законному владельцу в осуществлении своих исключительных прав. Тогда для требования законного владельца прекратить нарушение и (или) возместить ущерб в соответствии с параграфом 12 факт наступления опасности смешения не имеет значения. Необязательно также, чтобы фирменное наименование целиком было использовано в качестве доменного имени. Достаточно, если использована та его часть, которая позволяет пользователю соотнести данное доменное имя с фирменным наименованием.

Российское законодательство о фирменных наименованиях не имеет аналогичных положений, поэтому его применение в спорах о праве на домен менее эффективно.

Киберсквоттеры регистрируют в качестве доменных имен наименования юридических лиц без указания на организационно-правовую форму, что используется ими в качестве обоснования правомерности владения доменным именем. Тем не менее, даже в случае регистрации доменного имени, совпадающего с наименованием юридического лица лишь в произвольной части, являющейся собственно наименованием юридического лица, можно констатировать нарушение прав, поскольку такая регистрация (без указания обязательной части, содержащей указание на организационно-правовую форму юридического лица) может быть признана обычаем делового оборота в смысле ст. 5 ГК РФ. Обычаем делового оборота признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе (п. 1 ст. 5 ГК РФ).

Право на фирменное наименование тесно связано со сферой деятельности субъекта хозяйствования. Как указывает проф. А. П. Сергеев, “по смыслу закона не исключается использование участниками оборота и полностью совпадающих фирменных наименований, если это не приводит к коллизии их интересов и не вводит в заблуждение третьих лиц. Иными словами, оценивая степень сходства фирменных наименований и допустимость выступления в обороте под одним и тем же наименованием, нельзя ограничиваться только “голым” сравнением самих фирменных наименований”. Применительно к проблеме доменных имен это означает, что недостаточно установить лишь сходство между фирменным наименованием и доменным именем. Нужно также определить сферу деятельности Интернет-сайта, идентифицируемым таким доменным именем.

Так компания “Grundfos A/S” обратилась в арбитражный суд с иском об обязании С. прекратить использование в доменном имени www.grundfos.ru, сходном до степени смешения с фирменным наименованием компании, оригинальной части фирменного наименования истца – “GRUNDFOS”; признании администрирования домена (доменного имени) www.grundfos.ru администратором С. нарушением прав истца на использование его фирменного наименования.

Решением Арбитражного суда г. Москвы, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа вышеназванные решение и постановление были отмены, а дело передано на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

При новом рассмотрении Арбитражный суд г. Москвы удовлетворил исковые требования в полном объеме. При этом, руководствуясь ст. ст. 10, 138 ГК РФ, суд пришел к выводу о законности и обоснованности заявленных требований истца. В апелляционном порядке законность и обоснованность указанного решения не проверялись. Суд кассационной инстанции указал, что решение не подлежит отмене в связи со следующим.

Так, согласно ст. 8 “Парижской конвенции по охране промышленной собственности” от 20.03.1883 г., фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

При принятии решения судом были правильно установлены следующие обстоятельства: что истец (в датском написании – “Grundfos A/S”), согласно уставу, является правообладателем фирменного наименования, оригинальной частью которого является обозначение “grundfos”; что 30.08.1965г. Государственным комитетом по делам изобретений и открытий СССР истцу было выдано свидетельство № 30230 на право исключительного пользования товарным знаком “GRUNDFOS”, срок действия которого продлен Роспатентом до 03.12.2014; что Компания имеет наименование “Grundfos A/S” и выступает в гражданском обороте под своим основным наименованием; что истец осуществляет хозяйственную деятельность на территории РФ под фирменным наименованием “GRUNDFOS А/S” в виде поставок товара на территорию РФ.

Согласно ст. 138 ГК РФ, действующей в момент правонарушения, использование результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица (фирменное наименование), которые являются объектом исключительных прав, может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя.

Принимая во внимание тот факт, что истец как правообладатель фирменного наименования, оригинальной частью которого является датское слово “grundfos”, не давал ответчику своего согласия на использование фирменного наименования юридического лица в доменном имени, то суд, по мнению кассационной инстанции, правомерно удовлетворил заявленные требования в полном объеме.

Это было первое дело в нашей стране, когда использование домена признали нарушением прав на фирменное наименование (без товарного знака).