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Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI

Las partes

1.1.- Demandante: Banco Español de Crйdito, S.A., con domicilio social en Gran Vнa de Hotaleza nє 3, 28003 - Madrid - España.

1.2.- Demandado: D. Miguel Duarte Pery Vidal Taveira, de nacionalidad portuguesa, residente en Madrid, calle Basнlica nє 15, 28020, que ha actuado hasta el 9 de Marzo representado a travйs del Abogado D. Juliбn Plaza Garcнa.

El Nombre de Dominio y el Registro

2.1.- La demanda tiene como objeto dos nombres de dominio, BANESTO.ORG y BANESTO.NET.

2.- La entidad registradora de ambos nombres es NETWORK SOLUTIONS, INC., con domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Hurndon, Virginia, 20170 - 5139, USA.

Inter procedimental

3.1.- Una demanda, de acuerdo con la "Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Polнtica Uniforme", segъn fue adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Polнtica Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", el dнa 27 de Enero de 2000, completбndose las deficiencias observadas por el Centro de Arbitraje mediante nueva versiуn corregida de la demanda remitida el 7 de Febrero.

3.2.- Una copia de la demanda fue enviada por correo electrуnico a la entidad registradora y al demandado, quien contestу a la demanda con fecha 28 de Febrero de 2000.

3.3.- Con fecha 3 de Marzo, de acuerdo con la peticiуn del demandado de que la disputa fuera decidida por un panel compuesto de un solo miembro, la OMPI designу a Luis H. de Larramendi como panelista, haciйndole llegar el siguiente dнa 6 de Marzo copia completa de la documentaciуn.

3.4.- Con fecha 9 de Marzo el Abogado D. Juliбn Plaza Garcнa ha renunciado a la representaciуn de D. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira, demandado en el procedimiento, y a continuar la defensa del caso D-2000-0018.

Antecedentes de hecho

4.1.- El demandante, Banco Español de Crйdito, S.A., aparece fundado en 1902, segъn resulta de la escritura de apoderamiento otorgada a favor de DЄ Elena Nuevo Cuadrillero, que se acompaña como documento nє 1.

Esa entidad es titular registral de marcas en España, en el territorio de la Comunidad Europea, y en los Estados Unidos de Amйrica, consistentes en la denominaciуn BANESTO, sola o acompañada de un logotipo para diversos productos y servicios, con antigüedad desde el 18 de Marzo de 1966, segъn resulta de los documentos acompañados a la demanda bajo los nъmero 5 б 13.

Entre esas marcas de que es titular El Banco Español de Crйdito es preciso hacer notar, a los efectos de este procedimiento, su registro español de marca 1.657.948 BANESTO (grбfica), con antigüedad del 26 de Septiembre de 1991, y protegido para "servicios de comunicaciones", en la clase 38 del Nomenclбtor Internacional.

El Banco Español de Crйdito, S.A. es titular del nombre de dominio territorial BANESTO.ES, desde el que tiene la marca BANESTO presencia en la red. Documentos 14 б 20 de la demanda.

4.2.- El demandado es una persona fнsica, D. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira, de nacionalidad portuguesa, con permiso de residencia en España.

El demandado admite el prestigio e implantaciуn de la marca BANESTO en el mercado (pбgina 6 lнnea primera de la demanda).

Existe una comunicaciуn con el IPS AZC.COM para alojar la pбgina BANESTO.ORG fechada el 25 de Febrero de 2000.

4.3.- A los efectos de este procedimiento arbitral son de tener tambiйn en cuenta los siguientes hechos:

- Quien accede a los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET se encuentra con la pбgina principal del dominio REGISTER.COM, que es la entidad citada como contacto administrativo por el demandado en el registro de sus nombres BANESTO.ORG y BANESTO.NET. Documento 4 de la demanda.

- En dicha pбgina principal de REGISTER.COM se ofrecen los servicios de "venta de nombres de dominio". Documento 4 de la demanda.

- Los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET fueron registrados con fecha 14 de Junio de 1998 (documentos 2 y 3 de la demanda).

5.1. Demandante

El demandante afirma:

- que el demandado ha registrado un nombre de dominio que es idйntico a una marca y nombre notoriamente usado por el demandante,

- que El Banco Español de Crйdito es conocido habitualmente en su actuaciуn mercantil bajo la denominaciуn BANESTO.

- que El Banco Español de Crйdito es una de las principales entidades financieras españolas, y su nombre contraнdo y marca BANESTO gozan de renombre general y notoriedad sectorial en España,

- que la presencia de El Banco Español de Crйdito, S.A. en la red Internet, desde la direcciуn BANESTO.ES, tiene especial relevancia, asн como sus actividades mercantiles vinculadas al comercio electrуnico

- que el demandado no tiene ningъn interйs legнtimo ni ningъn tipo de derecho en relaciуn con los nombres de dominio en debate, y

- que el demandado ha registrado y usado esos nombres de dominio de mala fe.

El demandante solicita la transferencia a su favor de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET.

5.2. El demandado

El demandado ha contestado a las alegaciones del demandante señalando:

- que aunque los nombres "son semejantes", el grado de discernimiento de un usuario de Internet es superior a la media,

- que debe respetarse el hecho de haber sido primero en el tiempo en el registro de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET,

- que el empleo de los nombres de dominio en la red BANESTO.ORG y BANESTO.NET "no supone" un descrйdito del buen nombre de la marca BANESTO, toda vez que el contenido de los nombres de dominio "no contendrб" ningъn aspecto que atente a la imagen de dicha marca,

- que la finalidad de los nombres BANESTO.ORG y BANESTO.NET no es de interйs comercial alguno, lo que excluye la posible inducciуn a error a terceros,

- que el registro de esos dominios no puede considerarse un acto de competencia desleal por falta de fines concurrenciales.

El demandante solicita que se desestime la demanda y se decrete la continuidad en el uso de los nombres de dominio BANESTO.ORG y BANESTO.NET por D. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira.

6.1.- Reglas aplicables

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisiуn de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Polнtica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comъn residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la polнtica uniforme, las leyes y principios del derecho nacional español.

6.2.- Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4 a) de la polнtica uniforme.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idйntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusiуn, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derechos o interйs legнtimo en relaciуn con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.2.1.- Anбlisis de la identidad o semejanza entre marca y dominio

No ofrece ninguna duda que la marca BANESTO y los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET, ofrecen, eliminada de la comparaciуn la partнcula correspondiente al nivel superior de dominio genйrico de cada caso ("org" y "net"), una absoluta identidad.

Dнcese que hay identidad cuando una cosa es la misma que otra con la que se compara, lo que ciertamente ocurre en este caso, donde la marca y el dominio de segundo nivel son intercambiables sin que pueda apreciarse diferencia ninguna.

Aunque entre las marcas invocadas por el Banco Español de Crйdito, S.A. existen algunas que contienen junto con la denominaciуn BANESTO algunos elementos de diseño, debe precisarse que puesto que los nombres de dominio no son susceptibles de incorporar ningъn tipo de elemento grбfico, la identidad existe siempre que las denominaciones asн lo sean, con independencia de esos otros elementos de diseño que puedan estar presentes.

6.2.2.- Anбlisis de la existencia o inexistencia de derechos o intereses legнtimos por parte del demandante en el nombre de dominio controvertido.

Analizando esta cuestiуn se observa que el demandado:

- no expresa ninguna razуn por la que haya decidido adoptar el dominio BANESTO, bajo las terminaciones ".ORG" y ".NET", en lugar de cualquier otra denominaciуn,

- no señala que haya sido conocido o identificado bajo esa denominaciуn,

- afirma conocer la reputada marca BANESTO.

La consideraciуn conjunta de esos tres factores determinan claramente la falta de un legнtimo interйs en los nombres de dominio BANESTO.ORG y BANESTO.NET.

Aъn cuando el demandado no acredita su legнtimo interйs, y por lo tanto acepta la falta de tal legнtimo interйs esgrimida por el demandante, alega sobre su derecho, conforme a la Legislaciуn española, para usar los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET invocando la Ley de Marcas española de 10 de Noviembre de 1988, y la Ley de Competencia Desleal española de 10 de Enero de 1991.

Aъn siendo el panel de la opiniуn de que la falta de interйs legнtimo en el uso de un nombre de dominio es cosa distinta del derecho del titular de una marca o de un partнcipe en el mercado a impedir una conducta determinada de un tercero, procede realizar las siguientes manifestaciones:

- El ъnico interйs legнtimo que esgrime el demandado sobre los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET, es el que deriva, precisamente, de haber registrado tales nombres de dominio, lo que implica hacer supuesto de la cuestiуn.

- El artнculo 30 de la Ley de Marcas, en consonancia con el apartado 2 d) del artнculo 31 de ese texto legal, otorga al titular de una marca el derecho exclusivo para utilizar la misma a efectos publicitarios, y para impedir que otros hagan lo mismo.

- La presencia en la red de un nombre de dominio es, "per se", una presencia pъblica.

- La presencia en la red Internet de un nombre de dominio, y de un contenido bajo ese nombre de dominio, supone un servicio de comunicaciуn, y esos servicios, gratuitos u onerosos, constituyen el objeto preciso de la protecciуn del registro de marca nє 1.657.948 BANESTO (grбfica) clase 38.

- El artнculo 34.3 d) del Anteproyecto de la Ley de Marcas español, tal y como se divulgу el 8 de Noviembre de 1999, tras su inserciуn en la pбgina web de la Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM.ES, establece que podrб prohibirse, en especial:

"Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad o en redes de comunicaciуn telemбticas y, en particular, como nombre de dominio".

- En cuanto a la esgrimida falta del derecho a impedir el uso de acuerdo con las prescripciones de la Ley de Competencia Desleal, por falta de finalidad concurrencial a que se refiere el artнculo 2.1, es de tener en cuenta la presunciуn de finalidad concurrencial que se contiene en el apartado 2 de ese mismo artнculo.

En relaciуn con esa presunciуn de finalidad concurrencial, que naturalmente es una presunciуn "iuris tantum", la opiniуn de la doctrina española, "Comentarios a la Ley de Competencia Desleal" de D. Josй Masager (Editorial Cнvitas), en Madrid 1999, pбgina 124, señala ..."de otro lado, la presunciуn de finalidad concurrencial se ha formulado sin restricciуn alguna desde un punto de vista subjetivo y, por tanto, vale tanto para los operadores econуmicos profesionales, como para aquйllos que intervienen en el mercado de forma esporбdica o para la satisfacciуn de necesidades econуmicas e individuales, asн como vale tanto para los que desarrollan una actividad empresarial o profesional como para los que lleven a cabo actividades cientнficas, deportivas, caritativas..."

Nada existe en lo obrante en el expediente administrativo arbitral, que apoye las manifestaciones del demandado sobre la falta de objetivo concurrencial, no quedando, por tanto, destruida la presunciуn existente, que hace que la adopciуn de un nombre de dominio idйntico a una marca notoria deba considerarse una prбctica de competencia desleal, objetivamente contraria a la buena fe, que provoca confusiуn, que constituye imitaciуn, y que supone una explotaciуn de la reputaciуn ajena.

En su contestaciуn a la demanda el demandado no ofrece ningъn dato relativo a su profesiуn, las actividades culturales, sociales o profesionales que haya podido venir desempeñando hasta la fecha, ni ningъn otro dato que permita valorar la credibilidad de sus manifestaciones sobre una finalidad no concurrencial.

6.2.3.- Anбlisis de la existencia o no de mala fe en el registro de los nombres de dominio BANESTO.ORG y BANESTO.NET, y anбlisis de la existencia o no de uso de mala fe de esos nombres de dominio.

En las decisiones arbitrales ya dictadas por el Centro de Arbitraje de la OMPI se ha analizado, desde el primer caso decidido, D99-001, si el pбrrafo 4 (a) (iii) de la Polнtica Uniforme considera uno o dos supuestos, y hace preciso, por tanto, la concurrencia de mala fe en el registro y tambiйn un uso de mala fe, para que la polнtica uniforme pueda ser aplicada.

En la interpretaciуn de ese apartado se ha tenido en cuenta el proceso formativo de las reglas de ICANN, y el hecho de que si bien:

- es necesario que exista algъn requisito de uso de mala fe de los dominios, de cuya titularidad se ha ya desentendido el solicitante,

- es preciso considerar tambiйn con especial cuidado si alguna tenencia pasiva, de mala fe, del nombre de dominio, puede considerarse uso en el sentido del pбrrafo 4 a) (iii) de la "Polнtica Uniforme".

En ese sentido, sin establecer en lнneas generales, la decisiуn D2000-003 de 18 de Febrero de 2000, señalaba que el panel debe prestar atenciуn especial a todas las circunstancias relativas a la conducta del demandado, estableciendo que puede haber satisfacciуn bajo la "Polнtica Uniforme" si tales circunstancias muestran que la tenencia pasiva de un nombre de dominio implica una actuaciуn (y por lo tanto un uso) de mala fe.

Esa consideraciуn de la conducta de las partes encaja perfectamente con el derecho español, que en el Cуdigo Civil, artнculo 1282, establece que para juzgar de la intenciуn de los contratantes (en este caso de las partes)... "deberб atender principalmente a los actos de йstos, coetбneos y posteriores al contrato".

Todo lo anterior lleva a ampliar la consideraciуn de lo que debe de entenderse por uso de mala fe, cuando la adquisiciуn del registro de nombre de dominio ha sido de mala fe.

De esa lнnea de interpretaciуn podrнa y deberнa seguirse que lo ъnico que enervarнa la apreciaciуn de que existe uso de mala fe, cuando hay registro del dominio de mala fe, serнa:

- o un uso efectivo de buena fe, acreditado por el demandado, (o preparativos serios y efectivos, igualmente acreditados para tal uso), o

- una carencia de todo uso de tal modo que al acceder al nombre de dominio en cuestiуn, sуlo pudiera encontrarse un mensaje de inaccesibilidad, carente de todo contenido o referencia mercantil.

Igualmente es de tener en cuenta la especial consideraciуn de que gozan las marcas notorias, en lo que concierne a este caso al amparo del artнculo 6-bis del Convenio General de la Uniуn de Parнs, del Tratado sobre el Derecho de Marcas, y los artнculos 16.2 y 16.3 de los acuerdos ADPIC, todos ellos aplicables en España.

Asimismo hay que tener en cuenta los estudios realizados por la OMPI, y ofrecidos a ICANN el 30 de Abril de 1999, (Informe final de la OMPI sobre proceso relativo a los nombres de dominio de Internet) con sus consideraciones sobre el problema de la notoriedad, las marcas famosas y las notoriamente conocidas, sin dejar de valorar el anбlisis interno que ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, realiza sobre el problema de las marcas famosas, que en su reuniуn del 10 de Marzo en El Cairo acordу solicitar a la OMPI la elaboraciуn de una lista de marcas globalmente famosas.

Aplicando esas consideraciones al caso de referencia, se advierte que:

- el demandante prueba la existencia de su marca BANESTO, acredita la presencia de su marca BANESTO, y de un dominio equivalente bajo terminaciуn territorial BANESTO.ES en la red, e igualmente prueba la notoriedad y antigüedad de la denominaciуn BANESTO, bajo la que de hecho es conocida. y

- el demandado reconoce saber de la existencia de la marca BANESTO, y de su notoriedad, y no aduce ninguna razуn -independientemente de que fuera o no verosнmil- sobre el motivo que le llevу a registrar precisamente una denominaciуn coincidente con esa marca notoria que conocнa.

Entre las circunstancias no limitativas que el artнculo 4 b) de la Polнtica Uniforme considera constitutivas de prueba del registro de mala fe, se encuentra en su apartado (ii) la de haber registrado el nombre de dominio para impedir al titular de la marca reflejar esa marca en el correspondiente nombre de dominio, siempre que el titular del nombre de dominio tenga una trayectoria de actuaciones equivalentes.

Es la opiniуn del panel la de que en el caso de marcas de alto renombre, condiciуn que se reconoce a BANESTO, el registro de un nombre de dominio equivalente a dicha marca renombrada, cuyo conocimiento previo se acepta, es constitutivo de mala fe, con independencia o no de actuaciones similares en el pasado por parte del titular del dominio.

Debe señalarse que ese especial grado de discernimiento de los usuarios de Internet, que invoca el demandado en su contestaciуn a la demanda, hace impensable que desconozca el grave problema que supone el registro de nombres de dominio equivalentes a marcas notorias por quienes no son los titulares de йstas.

De lo anterior se desprende la acreditada mala fe del demandado en el registro de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET.

Al analizar la cuestiуn del uso de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET debe tenerse en cuenta que:

- Al acceder a las pбginas correspondientes, se entra en la pбgina principal de la firma REGISTER.COM, contacto tйcnico de los nombres de dominio BANESTO.ORG y BANESTO.NET.

- Si bien es prбctica no infrecuente de algunos servidores que albergan dominios inactivos el ofrecer en йstos un escaparate de sus propias actividades, publicitбndolas asн, no es menos cierto que tal prбctica puede ser impedida por el titular del dominio que, al no hacerlo asн, consiente, y participa, por tanto, en ese uso, toda vez que, al acceder a las pбginas BANESTO.ORG y BANESTO.NET, el usuario se encuentra con oferta de actividades comerciales lucrativas desde tales pбginas.

- Es especialmente de notar el hecho de que en esas pбginas a las que se accede a travйs de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET, se hace referencia a la venta de nombres de dominio, ofreciйndose incluso, cuando se accede a travйs de sucesivos enlaces a otras pбginas, la posibilidad de efectuar pujas sobre nombres de dominio.

- Es tambiйn de tener en cuenta el hecho de que la ъnica actuaciуn llevada a cabo por el demandado para dar a la pбgina web BANESTO.ORG (no asн a BANESTO.NET) de un contenido distinto, y en lнnea con sus manifestaciones sobre lo que constituнa el objetivo del registro de esos dominios, ha sido llevado a cabo el 24 de Febrero del año 2000, despuйs de recibida comunicaciуn de la demanda formulada por el Banco Español de Crйdito, S.A., y sуlo tres dнas antes de contestar a йsta.

- El demandado tampoco ofrece ninguna informaciуn sobre su trayectoria personal, profesional, cultural, que permita valorar la existencia de buena fe en su conducta, o en su pasividad en la tenencia de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET, y que apoye sus afirmaciones sobre un uso no comercial.

Teniendo en cuenta que el propio demandado reconoce el uso de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET, solicitando al Centro de Arbitraje de la OMPI que se decrete ..."la continuidad en el uso de los nombres de dominio BANESTO.ORG y BANESTO.NET a mi mandante, su actual titular", teniendo en cuenta igualmente la notoriedad de la marca BANESTO, el reconocimiento de esa circunstancia por el demandado, y de la previa noticia de la existencia de la marca BANESTO, y las circunstancias que se dan en relaciуn con el resultado de los intentos de acceder a los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET, se considera probada la existencia de un uso de los mismos de mala fe.

Sуlo si se hubiera adoptado una polнtica activa de no uso de los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET, en un caso en el que tales dominios reproducen una marca notoria y de alto renombre, o que el uso realizado, siempre que hubiera existido en el solicitante un interйs legнtimo o un derecho al uso de la denominaciуn, fuera de carбcter no comercial ni atentatorio contra la marca BANESTO, se podrнa entender no concurrente el requisito de un uso de mala fe.

El Panel Administrativo decide que el demandante, por las razones precedentemente expresadas, ha probado, de acuerdo con el pбrrafo 4 a) (i), (ii) y (iii) que concurren los tres elementos en ellos contemplados y, consiguientemente, el Panel Administrativo ordena que los dominios BANESTO.ORG y BANESTO.NET sean transferidos al demandante.

Luis H. de Larramendi
Panelista ъnico

18 de Marzo de 2000