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Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI

La Parte Demandante es la sociedad COMPAÑÍA ANONIMA CIGARRERA BIGOTT SUCESORES, una sociedad anуnima organizada y existente de conformidad con las leyes de la Repъblica Bolivariana de Venezuela y domiciliada en la Avenida Francisco de Miranda, Edificio Bigott Los Ruices, ciudad de Caracas, Repъblica Bolivariana de Venezuela (la "Demandante"), representada por los abogados señores Ricardo Antequera Parilli y Ricardo Antequera Hernбndez, domiciliados en la ciudad de Caracas, Repъblica Bolivariana de Venezuela, quienes actъan en calidad de apoderados, de conformidad con el poder allegado a la demanda.

La Parte Demandada es el señor ALBERTO PARDO PISANI, ciudadano Venezolano, residente en 540 Brickell Key Drive en la ciudad de Miami, Estado de la Florida, Estados Unidos de Amйrica (el "Demandado"), representado por su apoderado el abogado señor Miguel Angel Monroy, domiciliado en la ciudad de Caracas, Repъblica Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el poder anexado al expediente el 21 de septiembre de 2000.

El nombre de dominio objeto de este procedimiento es bigott.com, registrado a nombre del "Demandado" en Network Solutions, Inc., una sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de Amйrica, con domicilio en la ciudad de Herndon, Estado de Virginia, Estados Unidos de Amйrica (el "Registrador").

3. Curso del Procedimiento

El 17 de mayo de 2000, el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el "Centro"), recibiу por vнa electrуnica una demanda de acuerdo a la Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la ICANN (la "Polнtica"), el Reglamento de la Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (el "Reglamento"), aprobados por la ICANN el 24 de octubre de 1999, y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el "Reglamento Adicional"). Posteriormente, el 18 de mayo de 2000, el "Centro" recibiу la demanda en copia de papel, con sus anexos.

Ante el requerimiento del "Centro" al "Registrador" sobre la confirmaciуn de los datos del registro del dominio bigott.com, el 31 de mayo de 2000 el "Registrador" confirmу que lo tenнa registrado desde el 5 de enero de 1999, siendo el "Demandado" el titular del registro del nombre de dominio bigott.com, que estaba vigente el acuerdo de servicio versiуn 5.0 y que el dominio tenнa el status de "activo".

El 15 de junio de 2000, el "Centro", luego de verificar el cumplimiento de los requisitos formales de la demanda, notificу a la "Demandante" de las deficiencias de su demanda y le otorgу un plazo de cinco (5) dнas calendario para subsanarla. Dentro del tйrmino previsto para el efecto, la "Demandante" presentу por correo electrуnico la subsanaciуn de la demanda y posteriormente, el 26 de junio de 2000, el Centro recibiу el original de dicho documento.

El 29 de junio de 2000, el "Centro" notificу la demanda al "Demandado", junto con la notificaciуn de comienzo del procedimiento, concediйndole un tйrmino de veinte (20) dнas calendario para presentar su contestaciуn a la demanda, los cuales vencнan el 19 de julio de 2000. El 19 de julio de 2000, el "Demandado" solicitу una extensiуn del tйrmino por cinco (5) dнas calendario adicionales, que vencнan el 23 de julio de 2000. El 24 de julio de 2000, el "Centro" notificу al "Demandado" que vencido el tйrmino otorgado para la presentaciуn de su contestaciуn, el mismo no contestу. El 25 de julio de 2000, el "Centro" recibiу la contestaciуn extemporбnea de la demanda. El 25 de julio de 2000, el "Centro" acusу recibo de la contestaciуn de la demanda.

Despuйs de recibir la declaraciуn de independencia e imparcialidad de Fernando Triana, el 11 de agosto de 2000, el "Centro" lo designу como Panel Administrativo ("Panel"), comunicando la designaciуn a las partes el 16 de agosto de 2000 y fijando plazo hasta el 30 de agosto de 2000 para que el "Panel" envнe la decisiуn al "Centro". El "Panel" fue por lo tanto constituido de acuerdo a la "Polнtica" y su "Reglamento".

El "Panel" mediante comunicaciуn transmitida al "Centro" el 28 de agosto de 2000, ampliу el tйrmino para enviarle su decisiуn al "Centro" de acuerdo a las facultades consagradas en el literal c) del artнculo 10 del "Reglamento". En la misma comunicaciуn, el "Panel" igualmente dispuso que el idioma del procedimiento administrativo serнa el español, de conformidad con el literal a) del artнculo 11 del "Reglamento". La anterior determinaciуn fue tomada por el "Panel" en atenciуn a los siguientes hechos presentes en el procedimiento:

3.1 Asн habнa sido solicitado por la "Demandante";

3.2 Varias de las pruebas aportadas al proceso estaban escritas en Español;

3.3 El "Demandado" contestу la demanda en este idioma;

3.4 La "Demandante" es una persona jurнdica constituida conforme a las leyes de la Repъblica Bolivariana de Venezuela, con domicilio en dicho paнs;

3.5 El "Demandado" es un ciudadano de la Repъblica Bolivariana de Venezuela;

3.6 El idioma oficial de dicho paнs es el Español.

El 1 de septiembre de 2000, el "Panel" ordena que de acuerdo con las facultades consagradas en el literal b) del artнculo 10 del "Reglamento", se corra traslado al "Demandado" en su idioma original, el Español, de las Inspecciones Judiciales efectuadas por la "Demandante" el 25 de mayo y el 15 de junio de 2000, y que la versiуn en el idioma Español de dichas Inspecciones Judiciales, igualmente le sea remitida al "Panel", señalando que tan pronto obtuviera dicha documentaciуn procederнa a fijarнa la fecha del fallo. Ese mismo dнa, el "Centro" corriу traslado a las partes de la comunicaciуn del "Panel".

El 11 de septiembre de 2000, el "Panel" requiriу al "Registrador" para que informara el valor del registro del nombre de dominio en cuestiуn. Igualmente requiriу a la parte "Demandante" para que señalara la vigencia de los certificados de registro de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) y de las denominaciones comerciales BIGOTT Y DISEÑO, certificados Nos. F-27.400, F-41.449, D-4.544, F-105.182 y D-17.575 y a la parte "Demandada" para que aportara el poder conferido a Miguel Angel Monroy. De esta comunicaciуn, el "Centro" corriу traslado a las partes el mismo 11 de septiembre de 2000.

Posteriormente, el 13 de septiembre de 2000, el "Registrador" comunica al "Centro" que la informaciуn concerniente al registro del nombre de dominio bigott.com le debe ser solicitada directamente por el titular del respectivo registro.

El 18 de septiembre de 2000, el "Panel" recibiу la complementaciуn de las pruebas aportadas por la parte "Demandante". El 20 de septiembre de 2000, el "Panel" requiere al "Demandado" para que aporte la informaciуn concerniente al valor del registro del nombre de dominio en cuestiуn y el poder requerido, otorgбndole un plazo perentorio hasta el 22 de septiembre de 2000, señalando como fecha para proferir el fallo el 25 de septiembre de 2000.

El 21 de septiembre de 2000, el "Panel" recibiу del "Demandado" la informaciуn concerniente al valor del registro del nombre de dominio bigott.com, al igual que el poder conferido a su apoderado, Miguel Angel Monroy.

El 22 de septiembre de 2000, el "Panel" recibiу una comunicaciуn del "Demandado" en la que solicita que se le otorgue un plazo para la revisiуn de las inspecciones judiciales aportadas por la "Demandante" y para poder presentar su defensa, toda vez que no habнa recibido las inspecciones judiciales cuyo traslado habнa sido ordenado por el "Panel" en su comunicaciуn del 1 de septiembre de 2000. Ese mismo dнa, el "Panel" recibe del "Demandado" la factura expedida por el "Registrador" en la que aparece la informaciуn concerniente al registro del nombre de dominio bigott.com, al igual que el valor correspondiente a dicho registro. El 22 de septiembre de 2000, el "Panel" se pronuncia en el sentido de otorgarle un plazo al "Demandado" para los efectos antes anotados, hasta el 29 de septiembre de 2000. Vencido dicho tйrmino el "Panel" no recibiу escrito alguno del "Centro" en el que el "Demandado", se hubiese pronunciado sobre las Inspecciones Judiciales aportadas al procedimiento por la "Demandante".

El 2 de octubre de 2000, el "Panel" recibe vнa courier del "Demandado" un escrito refiriйndose a las Inspecciones Judiciales realizadas por la "Demandante". En la misma fecha, el "Panel" considera el escrito presentado por el "Demandado" como extemporбneo y fija la fecha para su fallo.

El "Panel" coincide con el "Centro" en cuanto a que la demanda ha cumplido con todos los requisitos formales que fijan la "Polнtica" y el "Reglamento".

El "Panel", ante lo afirmado en la demanda y por los documentos respectivos agregados, tampoco cuestionados, tiene por acreditados los siguientes hechos:

La "Demandante" fue constituida e inscrita en el Registro de Comercio que llevaba el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal y Estado de Miranda, bajo el nъmero 2 de fecha 7 de enero de 1921. La "Demandante", de conformidad con su objeto social, presta de manera principal los siguientes servicios: "…manufacturar, cultivar, curar, tratar, exportar, distribuir y vender cigarrillo (puros), cigarrillos, tabaco y derivados del mismo en todas sus formas y clases, la adquisiciуn para su uso exclusivo de bienes muebles e inmuebles y en general, realizar cualquier actividad de lнcito comercio e industria necesaria para llevar a cabo el objeto social aquн enunciado, todo ello en los tйrminos y condiciones establecidas por las leyes y disposiciones".

La "Demandante" es titular del registro de la marca BIGOTT, Registro Venezolano nъmero F-27400 del 14 de enero de 1953 vigente hasta el 14 de enero de 2008, para distinguir: "tabacos, cigarros, cigarrillos y toda clase de productos del tabaco que elabora y expende", productos de la Clase 34 Internacional.

La "Demandante" igualmente es titular del registro del nombre comercial BIGOTT Y DISEÑO, Registro Venezolano nъmero D-4544 del 10 de mayo de 1962, vigente hasta el 10 de mayo de 2007 para distinguir: "un establecimiento industrial y comercial de productos del tabaco, especialmente cigarrillos y picadura", cuyo aspecto grбfico de conformidad con su certificado de registro consiste: "en el nombre dicho sobre la representaciуn de un escudo, limitado por lнneas gruesas. En su interior, se nota en primer plano una hoja de tabaco, semicubriendo a otras dos que estбn detrбs. Esta combinaciуn deja notar tres puntas de hojas en su parte superior y tres en la inferior. Lo esencial es el conjunto descrito, el cual, independientemente del tamaño o color, se usa de todas las maneras apropiadas."

El nombre comercial antes señalado tambiйn se encuentra registrado como la marca BIGOTT (MIXTA) a nombre de la "Demandante" para distinguir: "cigarrillo, picaduras y demбs productos del tabaco", productos de la Clase 34 Internacional, Registro nъmero F-41.449, del 28 de mayo de 1962, vigente hasta el 28 de mayo de 2007.

La "Demandante" es titular ademбs del registro de la marca BIGOTT (MIXTA), Registro nъmero F-105.182 del 21 de noviembre de 1983, vigente hasta el 21 de noviembre de 2008, para identificar: "productos del tabaco", productos de la Clase 34 Internacional. El aspecto grбfico de dicha marca de conformidad con su certificado de registro es el siguiente: "un diseño de tres hojas, imitada las de tabaco y la palabra BIGOTT."

Finalmente, la marca antes señalada se encuentra registrada como el nombre comercial BIGOTT Y DISEÑO a favor de la "Demandante" para distinguir: "la fabricaciуn de cigarrillos", Registro nъmero 17.575-D, del 20 de septiembre de 1983, vigente hasta el 20 de septiembre de 2008.

La sociedad civil FUNDACION BIGOTT fue constituida por la "Demandante" con su capital y fue inscrita en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito de Sucre del Estado de Miranda el 23 de julio de 1963, bajo el nъmero 26, Folio 101, Tomo 8, Protocolo Primero del Tercer Trimestre de 1963. Dicha Fundaciуn tiene como domicilio la ciudad de Caracas, Repъblica Bolivariana de Venezuela y tiene como objeto social primario y secundario: "Realizar actividades en pro de la ciencia, la cultura, la agricultura, la agroindustria y todo aquello que vaya a favor de la comunidad, mediante la promociуn, fomento y colaboraciуn con centros culturales, publicaciones, exposiciones, conciertos, representaciones teatrales, producciones audiovisuales" y "hacer donaciones a instituciones benйficas, culturales, cientнficas, educativas y a todas las personas naturales y jurнdicas que se considere conveniente", respectivamente.

La FUNDACION BIGOTT edita la revista BIGOTT y otras publicaciones tales como "Venezuela: Tradiciуn en la Modernidad".

La "Demandante" fabrica cigarrillos bajo las marcas BELMONT, CONSUL, LUCKY STRIKE y KENT, entre otras, en cuyos empaques aparece una alusiуn casi imperceptible a la razуn social de la "Demandante" y a la marca y nombre comercial BIGOTT.

La pбgina web identificada con el nombre de dominio objeto del presente procedimiento, www.bigott.com, fue utilizada como un link o vнnculo a la pбgina: www.menores.com, en la cual aparecen fotografнas de "jуvenes adolescentes" desnudas. El nombre de dominio MENORES.COM aparece registrado ante el "Registrador" el 2 de septiembre de 1998, a nombre del "Demandado".

Este "Panel", ingresу al sitio www.bigott.com el 16 de agosto de 2000, el 18 de septiembre de 2000 y el 21 de septiembre de 2000, y pudo comprobar que a pesar de que en ella aparece alguna informaciуn concerniente a dibujos animados para niños, el "Demandado" no le ha dado un contenido definido, toda vez que en ella se señala que posteriormente se completarб la informaciуn, siendo realmente una pбgina en construcciуn.

Al respecto, cabe anotar igualmente que el 16 de agosto de 2000, el "Panel" al ingresar a la pбgina en cuestiуn encontrу que en ella se encontraba la frase: "you have reached the future website of granott.com", y en donde existнa la posibilidad de hacer una bъsqueda de dominios auspiciada por "domains.com.".

El aspecto de dicha pбgina fue modificado en varias oportunidades, de forma que el dнa de la ъltima inspecciуn realizada por el "Panel" la pбgina no tenнa la alternativa antes comentada y en cambio contenнa las expresiones: "Welcome to the home site of "Big Ott". Debajo de lo anterior, aparecнa las figuras de dos perros sentados uno junto al otro, uno pequeño de color gris aparentemente de la raza "Fox Terrier" y el otro de color cafй rojizo, aparentemente de la raza "Buldog", portando йste un collar con pъas. Ambos perros se mostraban unidos por un hueso largo que aparecнan mordiendo.

En la parte inferior de la pбgina aparecнan las siguientes expresiones: "enter here", debajo de йsta "para español entrar a Gran Ott", y debajo de йsta "Pour Francais allez a GrandOtt.com".

Al ingresar a la opciуn "enter here", apareciу una pбgina mostrando siete (7) figuras animadas colocadas en lнnea horizontal. Debajo de йstas, en el centro se destacaba la figura de un hombre grueso llevando una pizza.

En la parte inferior de la pбgina apareciу la leyenda: "first issue and site’s rules on 9-20-00". Sin embargo, al ingresar el "Panel" a la misma, el 21 de septiembre de 2000, pudo constatar que se encontraba exactamente igual, pues no se le habнa agregado informaciуn adicional alguna.

Por otra parte, a partir del 15 de marzo de 2000, la "Demandante" a travйs de un tercero y por el correo electrуnico: webmaster@system.com.ve, manifestу al "Demandado" su intenciуn de negociar un precio por el traspaso del nombre de dominio bigott.com.

A este respecto, el 17 de marzo de 2000, la "Demandante" recibiу una respuesta proveniente de la direcciуn de correo electrуnico del "Demandado" (a1876273@yahoo.com) y suscrita por quien se identificу como "Nick", pidiendo una oferta econуmica.

Posteriormente, el 21 de marzo de 2000, la "Demandante" enviу una oferta de USD$2,000.oo, a lo cual йsta recibe una contestaciуn proveniente de otra direcciуn de correo del "Demandado" (menores@cantv.net), manifestando que han recibido ofertas hasta de USD$10,000.oo y que las han rechazado. Igualmente, expresу que la mayorнa de las ofertas tienen como fin vender el dominio a la tabacalera, por lo cual le solicita su mejor oferta, teniendo en cuenta que puede revender el nombre de dominio en los siguientes tйrminos:

El 23 de marzo de 2000, el "Demandado" reiterу al oferente que le presentara una oferta de contado. El 24 de marzo de 2000, el oferente hizo una oferta de USD$4,000.oo de contado, a lo cual el "Demandado" ese mismo dнa contestу que preferнa esperar.

En una de las comunicaciones cruzadas, el "Demandado" escribiу desde el correo electrуnico: menores@cantv.net, lo cual sumado al hecho de que se probу su titularidad sobre el nombre de dominio MENORES.COM, pone de presente la relaciуn que existe entre los nombres de dominio bigott.com y MENORES.COM. En efecto, es un factor adicional de prueba de la relaciуn entre dichos nombres de dominio, el hecho de que el nombre de dominio bigott.com era utilizado como un vнnculo a la pбgina web: www.menores.com, tal y como fue demostrado por la "Demandante" a travйs de la inspecciуn judicial realizada el 25 de mayo de 2000.

De igual forma, la "Demandante" probу mediante la inspecciуn judicial realizada el 15 de junio de 2000, que el nombre de dominio bigott.com tambiйn fue utilizado como vнnculo a la pбgina: www.vda.com.ve/pm/p/catana/pm_cata.htm, en la que aparece informaciуn concerniente a la empresa PHILLIP MORRIS, principal competidor de la "Demandante".

No obstante, tal y como fue señalado anteriormente, al ingresar el "Panel" el 16 de agosto de 2000 a la pбgina www.bigott.com pudo constatar que los vнnculos con las pбginas: www.menores.com y www.vda.com.ve/pm/p/catana/pm_cata.htm habнan sido eliminados y que la apariencia de la misma habнa sido modificada.

La "Demandante" editу la publicaciуn "C.A. BIGOTT 75 AÑOS DE HISTORIA", en donde no sуlo aparece la historia de dicha sociedad desde sus orнgenes, sino tambiйn la extensa publicidad que se ha realizado sobre las marcas y el nombre comercial BIGOTT a lo largo de su historia.

Afirma la "Demandante":

Que es titular de los registros Venezolanos ya reseñados de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA), al igual que de las denominaciones comerciales BIGOTT Y DISEÑO, para identificar productos derivados del tabaco, cigarrillos, servicios de manufactura de cigarrillos y el servicio de establecimiento comercial e industrial para productos del tabaco, especialmente cigarrillos.

Que el uso del nombre de dominio bigott.com por parte del "Demandado" no sуlo le causa perjuicios a la "Demandante", sino a otras entidades, especialmente a la FUNDACION BIGOTT. Esta Fundaciуn es una organizaciуn sin бnimo de lucro que lleva a cabo numerosas actividades culturales, sociales y cientнficas en la Repъblica Bolivariana de Venezuela desde el año 1963 y que estб directamente relacionada con la "Demandante", quien hace grandes contribuciones a favor de aquйlla.

Que la marca BIGOTT es una marca notoria por lo cual el registro de ella como un nombre de dominio por parte del "Demandado" viola la "Polнtica" teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

5.1.2 Que el nombre de dominio bigott.com es idйntico hasta el punto de generar confusiуn, a la marca BIGOTT, sobre la cual la "Demandada" tiene derechos de propiedad industrial.

De la identidad entre el nombre de dominio en cuestiуn y de la marca de la "Demandada" se presume que el "Demandado" persigue un interйs doloso, dado que utiliza dicho nombre de dominio para identificar el negocio de la pornografнa infantil, teniendo en cuenta que al ingresar a su pбgina se genera un vнnculo a la pбgina www.menores.com, una pбgina de pornografнa infantil.

Que la intenciуn dolosa del "Demandado" tambiйn se deriva del hecho de que pretendiу obtener una ganancia de la venta del nombre de dominio por un precio que supera abiertamente los precios razonables para este tipo de negocios.

Adicionalmente a lo anterior, el hecho de que el nombre de dominio en cuestiуn sea utilizado como un vнnculo a una pбgina de pornografнa infantil implica que se genere confusiуn entre el pъblico consumidor.

Independientemente de que ahora el "Demandado" pretenda legitimar su registro sobre el dominio bigott.com, al manifestar que dicho nombre es una expresiуn de fantasнa, es evidente que la marca BIGOTT es conocida prбcticamente por todos los Venezolanos, por lo que el "Demandado" pretende inducir al pъblico consumidor a error.

5.1.2 En cuanto a las razones para señalar que el "Demandado" carece de intereses legнtimos sobre el nombre de dominio bigott.com, aduce la "Demandante" que la marca BIGOTT es notoria en la Repъblica Bolivariana de Venezuela, siendo directamente asociada por el pъblico consumidor a las actividades desarrolladas por ella. Dichas actividades son la producciуn y comercializaciуn de cigarrillos, entre los cuales se encuentran los identificados con las marcas CONSUL, BELMONT, LUCKY STRIKE y KENT, a travйs de las licencias concedidas por la sociedad matriz, BRITISH AMERICAN TOBACCO. Teniendo en cuenta la larga historia de la "Demandante", es evidente que el "Demandado" al registrar el nombre de dominio en cuestiуn, pretendiу aprovecharse del prestigio asociado a dichas marcas.

Adicionalmente, la marca BIGOTT tuvo su origen en el apellido del señor Luis Bigott, quien fundу la sociedad "Demandante".

El "Demandado" al registrar el nombre de dominio en cuestiуn, igualmente se estб aprovechando de la alta diseminaciуn cultural llevada a cabo por la FUNDACION BIGOTT a travйs del desarrollo de sus actividades.

Otro argumento que indica las intenciones fraudulentas de "Demandado" en el registro del nombre de dominio bigott.com es su afбn de lucro a travйs de la potencial venta y consecuente traspaso del mismo. Es asн, como las negociaciones adelantadas entre un tercero a nombre de la "Demandante" y el "Demandado", constatadas en las comunicaciones aportadas por la "Demandante", a su juicio, indican claramente la intenciуn del "Demandado" de concretar la venta por un precio ostensiblemente superior al del registro y mantenimiento del registro de dicho nombre de dominio.

De igual forma, el hecho de que el nombre de dominio bigott.com haya sido utilizado como vнnculo para ingresar a la pбgina www.menores.com, siendo йsta un lugar de pornografнa infantil, demuestra la falta de legitimidad del "Demandado" sobre el dominio en cuestiуn. Es mбs, el "Demandado" es el titular del registro del dominio MENORES.COM, de acuerdo a la informaciуn suministrada por el sistema de bъsqueda WHOIS del "Registrador".

5.1.3 En cuanto a las razones por las cuales se concluye que el "Demandado" registrу y usу el nombre de dominio bigott.com de mala fe, la "Demandante" señala que aquйl infringiу su marca BIGOTT, generando un obstбculo para el registro de dicho nombre de dominio por parte de йsta, para efectos del desarrollo de su presencia en el Internet.

Igualmente, señala la "Demandante" que el registro del nombre de dominio en cuestiуn por parte del "Demandado" ha impedido el uso de la marca BIGOTT por parte de la FUNDACION BIGOTT, lo cual ha traнdo como consecuencia que йsta no pueda diseminar las expresiones culturales Venezolanas.

Adicionalmente, aduce que es prueba del uso de mala fe del nombre de dominio bigott.com por parte de su titular el hecho de que йste dio informaciуn falsa sobre su lugar de residencia.

Asн mismo, afirma que el hecho de que el "Demandado" haya registrado una marca notoria como nombre de dominio con la intenciуn de venderlo es constitutivo de mala fe.

Por ъltimo, es igualmente constitutivo de mala fe el hecho de que el nombre de dominio bigott.com sea utilizado como un vнnculo a una pбgina dedicada a la pornografнa infantil. Esto, ademбs repercute en la reputaciуn y en el prestigio de la "Demandante" y de la FUNDACION BIGOTT.

De acuerdo a lo anterior, la "Demandante" solicita la transferencia del dominio bigott.com a favor de ella. La "Demandante" cita en apoyo de su pretensiуn el artнculo 4 literal b) numeral i) de la "Polнtica", dado que de las circunstancias antes citadas se puede desprender que el "Demandado" adquiriу el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de venderlo o trasferirlo de alguna manera al titular de la marca, por un valor que supera los costos directamente relacionados con el registro del nombre de dominio, lo cual evidencia la mala fe de aquйl.

La contestaciуn del "Demandado" fue extemporбnea, debido a que el 29 de junio de 2000 el "Centro" le notificу la demanda al "Demandado", junto con la notificaciуn de comienzo del procedimiento, concediйndole un tйrmino de veinte (20) dнas calendario para presentar su contestaciуn a la demanda, los cuales vencнan el 19 de julio de 2000. El 19 de julio de 2000, el "Demandado" solicitу una extensiуn del tйrmino por cinco (5) dнas calendario adicionales, que vencнan el 23 de julio de 2000. El 24 de julio de 2000, el "Centro" notifica al "Demandado" que vencido el tйrmino otorgado para la presentaciуn de su contestaciуn, el mismo no contestу. El 25 de julio de 2000 el "Centro" recibiу la contestaciуn extemporбnea de la demanda y ese mismo dнa el "Centro" acusу recibo de la contestaciуn de la demanda.

De otra parte, debe mencionarse que el literal e) del artнculo 5 del "Reglamento" prevй que la falta de contestaciуn de la demanda por la parte demandada conlleva a que el grupo de expertos resuelva la controversia con base exclusivamente en la demanda. Adicionalmente, el literal a) del artнculo 14 de dicho "Reglamento" señala que el incumplimiento de una de las partes, sin que existan circunstancias excepcionales, le otorga la facultad al grupo de expertos de sacar las conclusiones que йl considere pertinentes.

Asн mismo, es de notar que el "Demandado" ha debido tener en claro la perentoriedad de los tйrminos procesales, asн como tambiйn, que los mismos de conformidad con el "Reglamento" se contabilizan por dнas calendario. Lo anterior resulta mбs relevante si se tiene en cuenta que el "Demandado" es de nacionalidad Venezolana y estб representado en йste procedimiento por un abogado tambiйn Venezolano. Esto lleva al "Panel" a considerar que el mнnimo conocimiento que hubieran podido tener el "Demandado" y su apoderado acerca de la contabilizaciуn de tйrminos devendrнa precisamente de la normatividad Venezolana. De igual forma, atendiendo a la nacionalidad de las partes de la controversia y de sus apoderados, el "Panel" ha considerado aplicable a la misma la normatividad procesal Venezolana. El Cуdigo de Procedimiento Civil Venezolano al respecto señala lo siguiente:

"Artнculo 197: Los tйrminos o lapsos procesales se computarбn por dнas calendarios consecutivos, excepto los lapsos de prueba, en los cuales no se computarбn los sбbados, domingos, el Jueves y el Viernes santos, los declarados dнas de fiesta por la Ley de Fiestas Nacionales, los declarados no laborables por otras leyes, ni aquellos en los cuales el tribunal disponga no despachar." (El subrayado es del "Panel".)

De igual forma, dicho Cуdigo acerca de la improrrogabilidad de los lapsos o tйrminos procesales, señala lo siguiente:

Las disposiciones antes citadas denotan el carбcter perentorio reconocido a los tйrminos procesales, de lo que se desprende que el incumplimiento de dichos tйrminos acarrea sanciones de нndole procesal.

Por lo tanto, el "Panel" considera que la contestaciуn extemporбnea de la demanda por parte del "Demandado" constituye su confesiуn ficta. El artнculo 362 del Cуdigo de Procedimiento Civil Venezolano consagra la figura de la confesiуn ficta, en los siguientes tйrminos:

Lo anterior, no obsta para que, en ejercicio de las facultades otorgadas al "Panel" por el literal b) del artнculo 10 del "Reglamento" y dando aplicaciуn del principio de igualdad de las partes y el debido proceso, el "Panel" haya decidido estudiar los argumentos esgrimidos por el "Demandado" y correrle traslado de las pruebas aportadas por la "Demandante" para los efectos del caso.

El artнculo 15 literal a) del "Reglamento" ordena al "Panel" tomar su decisiуn sobre la base de:

6.1.1 Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;

6.1.2 Lo dispuesto en la "Polнtica" y en el propio "Reglamento";

6.1.3 De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho, que el "Panel" considere aplicables.

La versiуn 5.0 del acuerdo de registro ("service agreement") del "Registrador" incluye la "Polнtica" en vigencia para el "Registrador". Ello obliga al "Demandado" a sujetarse a este procedimiento de acuerdo a dicha "Polнtica" y a su "Reglamento".

Por otra parte, siendo el "Demandado" y la "Demandante" nacionales Venezolanos y teniendo en cuenta que la propiedad industrial e intelectual en dicho paнs se encuentra regulada por normatividad de carбcter supranacional, dado que dicho paнs es miembro de la Comunidad Andina de Naciones, el "Panel" igualmente considerarб las disposiciones contenidas en los artнculos 84, 102, 104 y 105 de la Decisiуn 344 de la Comisiуn del Acuerdo de Cartagena.

Atendiendo los argumentos señalados en el punto 5.2 de la presente decisiуn, el "Panel" igualmente considera aplicables a la presente controversia los artнculos 196, 197, 202 y 362 del Cуdigo de Procedimiento Civil Venezolano.

Asimismo, el "Panel" ha considerado aplicable la siguiente norma del CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, suscrito, aprobado y ratificado por la Repъblica Bolivariana de Venezuela: Artнculo 10 bis 3) 1).

El artнculo 4 literal a) de la "Polнtica" establece de manera expresa las controversias aplicables al procedimiento administrativo obligatorio, en los siguientes tйrminos:

En aplicaciуn de los lineamientos citados, a continuaciуn el "Panel" estudiarб y evaluarб los hechos y las alegaciones de cada una de las partes del proceso.

Alega la "Demandante" que el nombre de dominio bigott.com, registrado por el "Demandado" es idйntico a la marca sobre la que ella tiene derechos.

Para efectos de realizar el anбlisis de confundibilidad entre el nombre de dominio bigott.com y la marca BIGOTT de propiedad de la "Demandante", el "Panel" considera necesario remitirse a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en aplicaciуn del artнculo XXIX del Tratado de creaciуn del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, hoy Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, suscrito el 28 de mayo de 1979 y modificado por el Protocolo de Cochabamba. Dicho Tribunal fue creado dentro del marco del Sistema Andino de Integraciуn, el 28 de mayo de 1979 e iniciу sus actividades el 2 de enero de 1984. Este Tribunal tiene competencia territorial en los cinco Paнses Miembros de la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perъ y Venezuela) y tiene entre otras, la funciуn de interpretar por vнa prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurнdico de la Comunidad, para asegurar la aplicaciуn uniforme de dichas normas en el territorio de los Paнses Miembros. Siendo las interpretaciones efectuadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de obligatorio acatamiento por las autoridades de los Paнses Miembros de dicha Comunidad, el Panel considera imprescindible referirse a las mismas para efectuar el anбlisis de confundibilidad.

Acerca de la confundibilidad entre marcas y de los criterios para determinarla, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso No. 2-IP-95, del 19 de septiembre de 1995, dentro del caso LAURA vs. LAURA ASHLEY, señalу lo siguiente:

Al cotejar el "Panel" el nombre de dominio del "Demandado", bigott.com, con la marca BIGOTT, se concluye fбcilmente la identidad entre los mismos. Esto es asн, si tenemos en cuenta que la expresiуn ".com" debe ser excluida del anбlisis de confundibilidad, en atenciуn a que la misma es inapropiable por ser propia de los nombres de dominio y como tal, no le otorga distintividad alguna a dicha expresiуn. En efecto, al excluir la expresiуn ".com", vemos claramente que el nombre de dominio en cuestiуn se encuentra conformado por exactamente las mismas letras, ubicadas todas en el mismo orden dentro de las expresiones. Lo anterior conlleva naturalmente a que las expresiones comparadas sean idйnticas en sus aspectos visual, ortogrбfico, fonйtico e incluso ideolуgico, siendo por lo tanto, evidentemente confundibles.

Existe identidad cuando una cosa es la misma que otra con la que se compara, lo que ciertamente ocurre en este caso, donde la marca y el dominio de segundo nivel son intercambiables sin que pueda apreciarse diferencia ninguna.

Con ello, el "Panel" tiene por acreditada la identidad del nombre de dominio bigott.com con la marca BIGOTT, dado que tal y como se señalу antes, la adiciуn de ".com" en el conjunto del nombre de dominio en nada cambia esa conclusiуn a los fines de la "Polнtica", artнculo 4 literal a) numeral i).

De otra parte, la "Polнtica", en su artнculo 4 literal a) numeral i) menciona: "una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos", y debe tenerse por tales a aquellos registros que consiga acreditar suficientemente el demandante, tal y como ha sucedido en este caso, pues la "Demandante" ha anexado la copia de los certificados de registro de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) descritas en el punto 4 de la presente decisiуn. De hecho, la Decisiуn 344 de la Comisiуn del Acuerdo de Cartagena, en su artнculo 102, establece el sistema atributivo del registro de la propiedad industrial, en los siguientes tйrminos:

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso No. 10-IP-94, del 17 de marzo de 1995, en la solicitud de interpretaciуn prejudicial formulada por la Corte Constitucional de la Repъblica de Colombia de entre otros, el artнculo 102 de la Decisiуn 344 de la Comisiуn del Acuerdo de Cartagena, señalу lo siguiente:

De conformidad con lo anterior, el "Panel" encuentra que el nombre de dominio bigott.com es idйntico a la marca BIGOTT, sobre la cual la "Demandante" tiene derechos constituidos de conformidad con la normatividad vigente.

Acerca de la legitimidad respecto del nombre de dominio, en primer lugar, es de considerar que la falta de contestaciуn temporбnea de la demanda por parte del "Demandado" lleva al "Panel" a valorar dicha actuaciуn como una confesiуn ficta, tal y como estб consagrado en el artнculo 362 del Cуdigo de Procedimiento Civil Venezolano, citado en el punto 5.2 del presente fallo. Esto implica, tal y como fue señalado arriba, que el "Panel" estudiarб los escritos aportados por el "Demandado" teniendo como confesados los hechos susceptibles de confesiуn.

La "Demandante" alega que el "Demandado" no tiene derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio bigott.com, toda vez que йste le corresponde a ella en razуn de que el mismo hace alusiуn a su nombre comercial y a las marcas de las que es propietaria. Esto no ha sido especнficamente contestado por el "Demandado" como era su obligaciуn conforme al artнculo 4 literal c) de la "Polнtica".

El artнculo 4 literal c) de la "Polнtica" establece varias maneras como el "Demandado" puede demostrar sus derechos y sus legнtimos intereses sobre el nombre de dominio al responder la demanda, señalando las siguientes:

El "Demandado" se limita a afirmar que el nombre de dominio bigott.com tiene un contenido infantil, pues se refiere al personaje BIG OTT y GRAN OTT, tratando de justificar asн el interйs legнtimo que le asiste sobre dicho nombre de dominio. Sin embargo, esta afirmaciуn carece de fundamento alguno, pues el "Panel" desconoce el personaje al que se refiere el "Demandado". Al respecto, el "Panel" indagу en varios diccionarios y pudo constatar que la expresiуn BIGOTT es una palabra Hъngara cuya traducciуn al idioma Inglйs es: "bigoted", que significa: "lleno de perjuicios, fanбtico, intolerante, santurrуn." Es de notar, que el ъnico contenido ideolуgico atribuible a la palabra BIGOTT en nada se relaciona con el uso que el "Demandado" ha dado y se encuentra dando de la misma.

De otra parte, en su escrito del 28 de septiembre de 2000, el "Demandado" manifestу que el significado de la expresiуn BIGOTT es el acrуnimo de la expresiуn "BEAUTIFUL, INNOCENT, GORGEOUS, ORIGINAL, TENDER, TEENS", contradiciйndose con respecto a lo que habнa sido señalado en su escrito de contestaciуn de la demanda.

De otra parte, habiendo sido probado a travйs de la inspecciуn judicial practicada el 25 de mayo de 2000, por la "Demandante" y confesado por el "Demandado" en su contestaciуn de la demanda que el nombre de dominio bigott.com fue utilizado como vнnculo inmediato a la pбgina www.menores.com, evidencia per se la falta de interйs legнtimo del "Demandado", pues no existe relaciуn entre dicho nombre de dominio y la pбgina a la cual derivaba. Tampoco existe una relaciуn entre el contenido "infantil" actual de la pбgina www.bigott.com y el contenido de la pбgina www.menores.com, el cual aъn cuando moral e incluso jurнdicamente criticable, no es objeto de la presente controversia.

A este respecto, el "Demandado" señala que la referida vinculaciуn entre el nombre de dominio bigott.com y el sitio www.menores.com, no indica que aquйl no tenga un legнtimo interйs, pues dicho sitio posee fuerza autуnoma. Sin embargo, esta afirmaciуn no tiene relevancia alguna en la controversia, ni justifica el legнtimo interйs alegado por el "Demandado" sobre el nombre de dominio en cuestiуn. Por el contrario, dicha afirmaciуn constituye una confesiуn del "Demandado" sobre precisamente el uso ilegнtimo del nombre de dominio en cuestiуn por parte de йste.

Adicionalmente, el "Demandado" se abstiene de manifestar las actividades a las cuales se dedica y la naturaleza comercial o no de las mismas. Acerca de esto, lo ъnico que se conoce del "Demandado" es que tambiйn es el titular del registro del nombre de dominio MENORES.COM. El "Demandado" no ofrece ningъn dato relativo a su profesiуn, las actividades culturales, sociales o profesionales que haya podido venir desempeñando hasta la fecha, ni ningъn otro dato que permita valorar la credibilidad de sus manifestaciones sobre una finalidad no comercial o concurrencial.

Sin embargo, las pruebas allegadas al proceso, al igual que la naturaleza de los hechos, lleva al "Panel" a concluir la finalidad concurrencial de las actividades del "Demandado". Es de notar, que en materia de competencia desleal existe una presunciуn de finalidad concurrencial. Acerca de esta presunciуn, el doctrinante Josй Masager en su obra "Comentarios a la Ley de Competencia Desleal", Editorial Civitas, Madrid, 1999, pбgina 124, señalу lo siguiente:

En particular, como lo aduce la "Demandante" y no lo niega el "Demandado", йste no se encuentra legitimado para el uso del nombre de dominio bigott.com por no ser titular de ninguna marca BIGOTT, ni tener derecho de ninguna clase para el uso de esa marca. Al respecto, la Decisiуn 344 de la Comisiуn del Acuerdo de Cartagena en su artнculo 104, señala lo siguiente:

Es asн, como la disposiciуn antes citada le otorga al titular de un registro marcario la facultad de impedir los actos de imitaciуn o el uso que un tercero realice sobre su marca. Esto implica que correlativamente quien use o imite una marca registrada por una persona, no se halla legitimado para ello.

En el бmbito de la competencia desleal, el artнculo 10 bis numeral 1) del CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL prohнbe los actos de confusiуn en los siguientes tйrminos:

Ademбs, el "Demandado" no ha utilizado nunca, ni utiliza actualmente la denominaciуn bigott.com para llevar a cabo alguna oferta propia de productos o servicios. Ello se aprecia particularmente al tratar de acceder al sitio www.bigott.com. En efecto, tal y como se expuso atrбs, el "Panel" ingresу el 16 de agosto de 2000, el 18 de septiembre de 2000 y el 21 de septiembre de 2000, a dicha pбgina y ha encontrado una ausencia de contenido real, de lo que se desprende que dicha pбgina tiene la naturaleza de ser un sitio en construcciуn.

De otra parte, acerca de la notoriedad de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) alegada por la "Demandante", debemos tener en cuenta lo señalado por la legislaciуn vigente en los paнses miembros de la Comunidad Andina de Naciones y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en esta materia. En relaciуn con йste punto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del proceso No. 1-1P-87 del 3 de diciembre de 1987, en el caso Aktiebolaget VOLVO vs. la Sociedad Industrial VOLMO S.A., en relaciуn con la interpretaciуn Prejudicial de los artнculos 58, 62 y 64 de la Decisiуn 85 de la Comisiуn del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la Repъblica de Colombia, ya reconocнa las prerrogativas de la marca notoria. Al respecto, señalу lo siguiente:

La Decisiуn 344 de la Comisiуn del Acuerdo de Cartagena consagra la especial protecciуn otorgada a las marcas notorias en la disposiciуn que sigue a continuaciуn:

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su proceso No. 5-IP-94 del 23 de febrero de 1995, en el caso BENETTON GROUP S.P.A. vs. Alberto Kadoch, respecto de las marcas notorias señalу la siguiente definiciуn, que consideramos vigente:

En un primer momento el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina equiparу el concepto de marca notoria a la de un hecho notorio que por definiciуn no requiere prueba alguna. Esta interpretaciуn quedу plasmada en el proceso No. 08-IP-95 del 30 de agosto de 1996, en el caso LISTERINE, sociedad LABORATORIOS LISTER LTDA. vs. WARNER LAMBERT COMPANY, en la que se señalу lo siguiente:

Sin embargo, ya en el caso LISTERINE se reconocнa la necesidad de la prueba de la notoriedad de las marcas, tal y como quedу plasmado en la jurisprudencia antes anotada, que a continuaciуn citamos:

Lo anterior tuvo reconocimiento expreso por parte de la Decisiуn 344 de la Comisiуn del Acuerdo de Cartagena, al consagrar en su Artнculo 84, los siguientes parбmetros que sirven para determinar si una marca es o no notoria:

En consecuencia, para efectos de determinar si las marcas de propiedad de la "Demandante" son notorias, se analizan a continuaciуn las pruebas que para el efecto fueron aportadas por dicha parte:

Copia del documento inscrito bajo el nъmero 45, Tomo 145-A del Registro Mercantil II De la Circunscripciуn Judicial del Distrito y Estado de Miranda del 10 de octubre de 1983, por medio del cual se modifica el objeto social de la "Demandante", en donde consta como fecha de inscripciуn de йsta en el Registro de Comercio el 7 de enero de 1921.

Copias de los certificados de registro de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA), Nos. F-41.449 del 28 de mayo de 1962, F-105.182 del 21 de noviembre de 1983, D-17.575 del 20 de septiembre de 1983 y F-27.400 del 14 de enero de 1952, asн como tambiйn del registro de los nombres comerciales BIGOTT Y DISEÑO, certificados Nos. D-17.575 y D-4544 del 20 de septiembre de 1983 y del 12 de diciembre de 1961, respectivamente.

Copia de la publicaciуn "C.A. CIGARRERA BIGOTT 75 AÑOS DE HISTORIA", Editada por la Gerencia de Comunicaciуn Interna y Bienestar social, Direcciуn de Recursos Humanos, Caracas, Repъblica Bolivariana de Venezuela, en donde ademбs de la historia de la "Demandante", aparece la publicidad que la misma ha hecho, entre otras, de las marcas LUCKY STRIKE, BANDERA ROJA, ROYAL, CONSUL, BELMONT y DELTA. Asн mismo, aparece la publicidad hecha sobre algunos de los concursos hechos por la "Demandante" en las dйcadas de los años 20 y 30, promocionados con el nombre comercial de COMPAÑÍA ANONIMA CIGARRERA BIGOTT SUCESORES. Dicha publicaciуn igualmente señala que la "Demandante" tiene una participaciуn de mбs del 80% del mercado Venezolano y comercializa las marcas de mayor prestigio en el paнs.

El libro "VENEZUELA: TRADICION EN LA MODERNIDAD", Equinoccio ediciones de la Universidad Simуn Bolнvar y Fundaciуn Bigott, Venezuela 1998.

La revista BIGOTT EDICION ESPECIAL, Nъmero 50, Julio, Agosto y Septiembre de 1999, Editada por la Fundaciуn Bigott, Caracas, Repъblica Bolivariana de Venezuela.

Del anбlisis del material probatorio aportado por la "Demandante", el "Panel" considera probado el uso del nombre comercial BIGOTT desde el año 1921 en Venezuela. Respecto del uso de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA), el "Panel" encuentra que si bien el registro de las mismas fue concedido varios años antes del registro del nombre de dominio en cuestiуn, la "Demandante" se abstuvo de probar el uso constante de aquйllas. A diferencia de lo que respecta a las marcas de sus cigarrillos BELMONT, LUCKY STRIKE y ROYAL, entre otros, sobre las cuales sн se ha realizado la "Demandante" extensa publicidad, el "Panel" no tiene conocimiento acerca del conocimiento que tenga el pъblico consumidor sobre las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA).

De acuerdo a lo anterior, el "Panel" concluye que la "Demandante" no probу la notoriedad de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) de conformidad con los parбmetros establecidos por el artнculo 84 de la Decisiуn 344 de la Comisiуn del Acuerdo de Cartagena, por lo que no es procedente la declaratoria de notoriedad de dichas marcas.

No obstante, la antigüedad de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) y el uso del nombre comercial BIGOTT Y DISEÑO por parte de la "Demandante" desde muchos años antes que el "Demandado" obtuviera el registro del nombre de dominio en cuestiуn, sumado al hecho de que el "Demandado" en ningъn momento niega conocer las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA), ni los productos y servicios identificados con ellas, lleva al "Panel" a concluir que йste tenнa conocimiento acerca de la titularidad de dichas marcas por parte de la "Demandante".

El "Demandado" tampoco explica la finalidad que tuvo al registrar el nombre de dominio en cuestiуn, ni la razуn por la cual considera que se encontraba legitimado para registrarlo, habida cuenta de lo dispuesto por el artнculo 5 literal b) numeral i) del "Reglamento" (carga de contestar especнficamente a las alegaciones de la "Demandante"), lo que induce necesariamente al "Panel" a dudar que tenga derechos o intereses legнtimos sobre el mismo.

Adicionalmente, es de notar que la voluntad manifiesta del "Demandado" de vender el nombre de dominio bigott.com, pone de presente que no se encuentra dбndole un uso legнtimo, ni tiene un interйs lнcito o legнtimo en el mismo.

Si bien las causales enumeradas en el artнculo 4 literal c) del "Reglamento" son enunciativas y no taxativas, el "Demandado" no ha provisto al "Panel" de las pruebas que evidencien que se encuentra en alguna de dichas situaciones, lo cual lo justificarнa para tener algъn interйs legнtimo en el nombre de dominio en cuestiуn.

Teniendo en cuenta que la "Demandante" no ha otorgado licencia al "Demandado" para el uso de sus marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) o para registrar un nombre de dominio que incluya dicha expresiуn, asн como el hecho de que la expresiуn BIGOTT realmente no guarda relaciуn con el nombre o las actividades del "Demandado", el "Panel" determina que el "Demandado" carece de derechos e intereses legнtimos sobre el nombre de dominio bigott.com.

Mucho se ha discutido acerca de si para que surja la obligaciуn de sometimiento al procedimiento administrativo señalado en el artнculo 4 literal a) de la "Polнtica", es necesario que se cumplan todos las situaciones allн establecidas. Es decir, la semejanza o confundibilidad entre el nombre de dominio y la marca, la falta de legitimidad del titular del registro del nombre de dominio respecto de dicho dominio y la mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio.

El hecho de que en la enumeraciуn de las circunstancias se haya utilizado la conjunciуn "y" indica que el "Demandante" debe probar la ocurrencia de las tres causales. Asн fue interpretado por el Panel Administrativo de la OMPI, en el Caso No. D99-0001. En el punto 6 de dicha Decisiуn, el Panel Administrativo se refiere a la historia legislativa de la "Polнtica" y en particular al Segundo Reporte de Implementaciуn de Documentos para dicha "Polнtica" e indica que hubo comentarios de parte de la INTA ("International Trademark Association") y de varios propietarios de marcas, tendientes a abogar por ampliar la definiciуn de registro de mala fe o abusivo, incluyendo de manera independiente tanto los casos de registro de mala fe, como los de uso de mala fe, en vez de exigir la coincidencia de ambas circunstancias. Esto, en atenciуn a que se ha visto que los piratas de la red o "cybersquatters" muchas veces registran numerosos nombres de dominio, sin usarlos, lo cual evitarнa la aplicaciуn del procedimiento administrativo, a la luz de la interpretaciуn antes anotada. Aъn cuando este argumento parece tener mйrito, tal y como lo señala el Panel Administrativo en el caso antes citado, implicarнa un cambio en la "Polнtica". Sin embargo, tanto el Reporte de la OMPI, como recomendaciones hechas por los registradores, requirieron el cumplimiento del registro y el uso de mala fe para la procedencia del procedimiento administrativo.

Hecho el anterior preбmbulo, la "Demandante" afirma que el dominio bigott.com ha sido registrado y usado de mala fe, ya que constituye una infracciуn de los derechos de propiedad industrial de la "Demandante" sobre sus marcas, generando un obstбculo para efectos de la presencia en Internet de йsta.

Adicionalmente, la "Demandante" señala que el registro del nombre de dominio en cuestiуn igualmente obstaculiza las labores desarrolladas por la FUNDACION BIGOTT. A este respecto, es de notar que la parte demandante en el presente procedimiento es la COMPAÑÍA ANONIMA CIGARRERA BIGOTT SUCESORES, quien es la titular de los registros de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) y no dicha Fundaciуn. Por lo anterior, el perjuicio y uso que el registro del nombre de dominio bigott.com por parte del "Demandado" le cause o no a la FUNDACION BIGOTT no es para nada relevante en la presente controversia.

En lo concerniente a las alegaciones de la "Demandante" en cuanto al uso que esta haciendo el "Demandado" de sus marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) y de los nombres comerciales BIGOTT Y DISEÑO, es de notar que la Decisiуn 344 de la Comisiуn del Acuerdo de Cartagena prevй la posibilidad del uso de buena fe de una marca registrada por un tercero, en los siguientes tйrminos:

"Artнculo 105. Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a tнtulo de marca, los terceros podrбn, sin consentimiento del titular de la marca registrada utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudуnimo; el uso de un nombre geogrбfico; o de cualquier otra indicaciуn cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o йpoca de producciуn de sus productos o de la prestaciуn de sus servicios u otras caracterнsticas de йstos; siempre que tal uso se limite a propуsitos de identificaciуn o de informaciуn y no sea capaz de inducir al pъblico a error sobre la procedencia de los productos o servicios.

Sin embargo, es evidente que el "Demandado" no aportу las pruebas tendientes a evidenciar que el uso del nombre de dominio en cuestiуn no genera confusiуn entre el pъblico consumidor, ni que se encuadra dentro de algunos de los supuestos señalados por la norma antes citada para que sea considerado un uso de buena fe.

En lo concerniente a la intenciуn del "Demandado" de vender el nombre de dominio bigott.com, el "Panel" considera que no se aportу prueba por parte de la "Demandante" que evidencie que el registro del mismo se haya hecho con el fin de venderlo. No obstante, es igualmente claro que el "Demandado" tuvo la intenciуn de venderlo por lo menos en el momento en que se adelantaron las conversaciones con el emisario de la "Demandante", por un precio substancialmente superior al del registro, que fue de USD$70.oo, segъn la factura expedida por el "Registrador" y aportada por el "Demandado" el 21 de septiembre de 2000.

Resulta relevante para efectos del anбlisis de la motivaciуn que tuvo el "Demandado" en el registro del nombre de dominio bigott.com, el hecho de que en la comunicaciуn del 21 de marzo de 2000, йste pone de presente al emisario de la "Demandante" que tiene conocimiento acerca del interйs de la "Demandante" en el nombre de dominio y que en este sentido el valor de la reventa serнa interesante.

De hecho, si bien es cierto que la iniciativa de la venta del nombre de dominio bigott.com en efecto fue de la "Demandante", tambiйn lo es que el "Demandado" mostrу su interйs en venderlo por un precio superior al registro del mismo, de lo que se desprende su бnimo de lucro.

Tal y como fue señalado en el punto 4 del presente fallo, ante una de las ofertas hechas por el emisario de la "Demandante", el "Demandado" le manifestу que han recibido ofertas hasta de USD$10,000.oo y que las han rechazado. Igualmente, expresу que la mayorнa de las ofertas tienen como fin vender el dominio a "la compañнa tabacalera", por lo cual le solicita su mejor oferta, teniendo en cuenta que puede revender el nombre de dominio en los siguientes tйrminos:

"What is your best offer, you can obtain a big profit if you resale it." (El subrayado es del "Panel".)

Luego de la ъltima oferta hecha por el emisario de la "Demandante" de USD$4,000.oo, el "Demandado" finalmente le informa que prefiere esperar, de lo que se desprende un evidente afбn de lucro por parte de йste.

Con lo dicho, el "Panel" considera que el "Demandado" no sуlo no ha negado su exigencia a la "Demandante" de una suma superior a "los costos diversos documentados que estбn relacionados directamente con el nombre de dominio" (artнculo 4 literal b) numeral i) de la "Polнtica"), sino que directamente la reconoce.

Habiйndose establecido en el punto 6.3 arriba que el "Demandado" carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio, queda acreditado para este "Panel", por reconocimiento expreso del "Demandado", que lo ha registrado de mala fe, segъn lo describe la "Polнtica", en su artнculo 4 literal b) numeral i), ya que lo ha hecho "fundamentalmente con el fin de vender (...) el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios (...) por un valor cierto que supera los costos que estбn relacionados directamente con el nombre de dominio".

No es уbice para esta conclusiуn que el "Demandado" haya alegado que fue la otra parte quien se contactу con йl, y que desconocнa el interйs de la "Demandante" en el dominio. Obviamente, de haber tenido el "Demandado" derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio йl podrнa haber vendido, como cualquier otra propiedad privada, tal nombre de dominio a quien quisiera pagarlo, al precio que se conviniera. Pero el "Demandado" no tiene ni derechos ni intereses legнtimos sobre el nombre de dominio. Parece razonable que el titular marcario, al advertir que la marca de la que es titular ha sido registrada como nombre de dominio por otro, contacte al titular del respectivo registro para intentar llegar a un acuerdo que evite un litigio o un procedimiento como el presente. La mala fe al momento del registro existe o no existe, y que el titular marcario sea quien haga el contacto no cambia la mala fe del titular del registro, si tal fuera el caso. A contrario sensu, quien registre un nombre de dominio de buena fe, y con derechos o intereses legнtimos sobre el mismo, no pierde esa buena fe ni sus derechos por contactar al titular del registro marcario para negociar la venta.

El "Demandado" en un primer momento alegу sin probarlo que el nombre de dominio bigott.com es una expresiуn de fantasнa, pues hacнa referencia al GRAN OTT y al BIG OTT. Posteriormente, el "Demandado" argumentу que la expresiуn BIGOTT no era de fantasнa, sino por el contrario, era el acrуnimo de la frase: "BEAUTIFUL, INNOCENT, GORGEOUS, ORIGINAL, TENDER, TEENS", lo cual explica el vнnculo que se hacнa a la pбgina: www.menores.com. Sin embargo, el "Panel" no le encuentra sentido alguno a las alegaciones del "Demandado", toda vez que el mismo se contradice, tratando de atribuirle algъn sentido a la expresiуn BIGOTT y justificando su registro y uso del nombre de dominio bigott.com.

Asн mismo, el "Demandado" tampoco negу conocer a la "Demandante", de hecho reconociу que conocнa los productos y servicios ofrecidos y prestados por ella. Tal y como se expuso antes, el "Demandado" reconociу que la "Demandante" tendrнa interйs en adquirir el nombre de dominio, por lo que podrнa obtener una suma importante.

La "Polнtica", en su artнculo 4 literal b) numeral ii), requiere que el "Demandado" "haya desarrollado una conducta de esa нndole". El "Panel" considera que el "Demandado", al conocer las circunstancias de titularidad y uso de la marca ajena a la que es idйntico el dominio, y registrar йste sin derechos ni intereses legнtimos propios, ha incurrido en una conducta de tal нndole, con lo que se determina que el requisito descrito se encuentra presente.

El "Demandado" tambiйn ha incurrido, si bien parcialmente, en la circunstancia de registro de mala fe de la "Polнtica", en su artнculo 4 literal b) numeral iii) que dice: "Usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor".

Al respecto, resulta relevante tener en cuenta que la inspecciуn judicial llevada a cabo por la "Demandante" el 15 de junio de 2000, evidencia que el nombre de dominio bigott.com era utilizado por el "Demandado" como un vнnculo a una pбgina en la que aparecнa informaciуn concerniente a la empresa PHILLIP MORRIS, principal competidora de la "Demandante". Este hecho es un indicio de la intenciуn del "Demandado" de presionar a la "Demandante" para que adquiriera el nombre de dominio bigott.com.

A todas luces, el "Demandado" no es un "competidor" de la "Demandante". Tampoco consta que la finalidad del registro haya sido "fundamentalmente" conseguir esa perturbaciуn, que suele hacerse en el contexto de una competencia desleal directa para aumentar la cuota propia de mercado. Aquн la perturbaciуn se ha realizado para hostigar a la "Demandante" y conducirla a negociaciones sobre venta del dominio, con lo que la correspondencia parcial de la conducta del "Demandado" con el citado artнculo 4 literal b) numeral iii) de la "Polнtica" queda enmarcada, asн como la circunstancia de impedir que la marca se refleje en el dominio, en un designio global dirigido directamente a forzar la compra del dominio.

El "Panel" concluye por lo tanto, que la "Demandante" ha probado la circunstancia del artнculo 4 literal b) numeral i) de la "Polнtica".

Ademбs, el hecho de que el uso del nombre de dominio bigott.com por parte del "Demandado", se haya limitado a constituir un "link" o vнnculo con otras pбginas y posteriormente presentarla como una pбgina en construcciуn, no solo pone de presente que dicho "Demandado" no requiere tal dominio para el desarrollo de sus actividades, sino que confirma que el registro ha sido hecho manifiestamente con la intenciуn de impedirle al titular de la marca el uso de dicho dominio, logrando consolidar un poder de negociaciуn sobre aquйl. Como se vio, el "Demandado" no ha probado derechos ni intereses legнtimos propios sobre el nombre de dominio.

Por todo lo expuesto, el "Panel" determina que el nombre de dominio bigott.com ha sido registrado de mala fe.

Reprocha la "Demandante" al "Demandado" la falta de utilizaciуn legнtima del nombre de dominio bigott.com, tratбndose de un nombre de dominio idйntico a las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA), de las cuales es titular aquйlla.

Acerca de lo alegado por la "Demandante", en lo concerniente al uso del nombre de dominio en cuestiуn como un "link" o vнnculo a las pбginas www.menores.com y a la pбgina www.vda.com.ve/pm/p/catana/pm_cata.htm, en la cual aparece informaciуn de la empresa PHILLIP MORRIS, el "Panel" considera probados estos hechos, de conformidad con las inspecciones judiciales aportadas por la "Demandante" y efectuadas en la ciudad de Caracas, Repъblica Bolivariana de Venezuela, en los dнas 23 de mayo de 2000 y 15 de junio de 2000. Asн mismo, el "Panel" efectuу varias visitas independientes al sitio web www.bigott.com los dнas 16 de agosto de 2000, 18 de septiembre de 2000 y 21 de septiembre de 2000 y pudo constatar que el uso de dicho nombre de dominio ha variado, por cuanto en la actualidad y desde que este "Panel" tuvo a su cargo el estudio del caso de la referencia, dicha pбgina identifica un lugar cuya naturaleza es la de ser un sitio en construcciуn.

Al respecto, el "Panel" considera relevante tener en cuenta la opiniуn del Panelista Unico, Roberto A. Bianchi, quien en la decisiуn del Panel Administrativo presentado ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI en el caso No. D2000-0143, señalу lo siguiente:

En efecto, el nombre de dominio bigott.com conduce a una pбgina web en construcciуn, equivalente a un obrar negativo del "Demandado". Sin embargo, tal y como fue expuesto en el punto 6.4 de la presente decisiуn, el uso de mala fe no debe ser circunscrito a un obrar positivo, sino ampliado a una falta de uso. Es asн, como es posible que dadas las circunstancias, la inactividad del demandado pueda llevar a considerar que se encuentra usando el nombre de dominio de mala fe. Asн fue reconocido por el Panel Administrativo en el caso No. D2000-003, a propуsito del registro del nombre de dominio TELSTRA.ORG. Adicionalmente, el artнculo 4 literal b) de la "Polнtica" reconoce expresamente que la enumeraciуn de las pruebas del registro y utilizaciуn de mala fe es de tipo enunciativo, por cuanto dispone: "las circunstancias siguientes, entre otras,..."

El "Panel" considera por lo tanto, que en el caso en cuestiуn, la falta de uso del nombre de dominio bigott.com por parte del "Demandado", sin la debida justificaciуn por parte del mismo, pone de presente un uso de mala fe. Las circunstancias particulares del caso en estudio, que llevan al "Panel" a la anterior conclusiуn, son las siguientes:

a) El "Demandante" ha demostrado que sus marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA), las cuales son idйnticas al nombre de dominio bigott.com, son ampliamente conocidas en la Repъblica Bolivariana de Venezuela;

b) El "Demandado" no proveyу al "Panel" de prueba alguna que evidenciara siquiera sumariamente que actuу o ha actuado de buena fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en cuestiуn;

c) El "Demandado" no desconoce de manera expresa la existencia de las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA). Por el contrario, las pruebas aportadas por la "Demandante" ponen de presente que el "Demandado" tuvo conocimiento del mejor derecho que le asiste a aquella sobre el nombre de dominio en cuestiуn;

d) El "Demandado" implнcitamente acepta haber pedido al "Demandante" por la transferencia del registro del nombre de dominio un monto superior a aquйl constituido por el valor de su registro y de su mantenimiento (USD$70.oo), lo cual evidencia su ilegнtimo бnimo de lucro;

e) El "Demandado" no manifestу el tipo de actividades a las que se dedica, lo cual hace poco plausible concebir alguna circunstancia en la que pudiese usar legнtimamente el nombre de dominio bigott.com;

f) Las anteriores circunstancias ponen de presente que el eventual uso del nombre de dominio bigott.com por parte del "Demandado", serнa ilegнtimo, pudiendo constituir una violaciуn de las normas que regulan la competencia desleal y una usurpaciуn de los derechos de propiedad industrial de la "Demandante".

g) Finalmente, el "Demandado" no contestу en tiempo la demanda por lo que se entiende que ha confesado su proceder ilegнtimo y de mala fe denunciado por la "Demandante" en su demanda.

Por todo lo expuesto, el "Panel" determina que la conducta omisiva en cuanto a la ausencia de uso del nombre de dominio bigott.com por parte del "Demandado", constituye una forma de uso de mala fe.

El "Panel" ha determinado que el nombre de dominio bigott.com es idйntico a las marcas BIGOTT y BIGOTT (MIXTA) de la "Demandante". Asimismo, el "Panel" ha determinado que el "Demandado" carece de derechos e intereses legнtimos respecto de dicho nombre de dominio. El "Panel" tambiйn ha determinado que el registro de dicho nombre de dominio por el "Demandado" ha sido efectuado de mala fe y que la falta de uso del nombre de dominio por parte de йste es una conducta que tiene una clara connotaciуn de mala fe.

Por todo ello y conforme a los artнculos 4 literal i) y 15 de la "Polнtica" y el "Reglamento" respectivamente, el "Panel" resuelve ordenar que el registro del nombre de dominio bigott.com sea transferido a la "Demandante", COMPAÑÍA ANONIMA CIGARRERA BIGOTT SUCESORES.

Fernando Triana
Panelista Unico

5 de octubre de 2000