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WIPO Arbitration and Mediation Center

1. Les Parties

Le Requйrant est la Sociйtй Slumberland France, 11, rue du 17 novembre – 68100 Mulhouse, France. Slumberland France est la nouvelle dйnomination de la sociйtй Holding Epeda Merinos depuis que Slumberland France a fusionnй par absorption avec la sociйtй des matelas Merinos.

Ce Requйrant indique pour кtre contactй l’adresse suivante : 2 bis, rue Stйphenson, Saint-Quentin en Yvelines; tйl. : 01.34.52.34.52 et fax : 01.34.52.36.37. Le mandataire du Requйrant est le Cabinet Plasseraud, 84 rue d’Amsterdam 75440 Paris Cedex 09; Tйl : +33 (0)1 44.63.41.11; Fax : +33 (0)1.42.80.01.59; E-mail : info@plass.com. Le contact est G.Kiesel Le Cosquer ou B. Dejardins.

Le Dйfendeur est la Sociйtй Dotcomway, 42 Avenue Montaigne , 75008 Paris, France; Tel : +33 6.12.89.46.91; E-mail : dcw@dotcomway.com.

Le mandataire du Dйfendeur est Maître Grйgoire Goussu, 26 Cours Albert 1^er , 75008 Paris, France; Tel : +33 (0)1.30.75.60.98; Fax : +33 (0)1.40.75.37.53; E-mail : goussu@gide.fr.

Le litige concerne le Nom de Domaine "MERINOS.COM".

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le Nom de Domaine est enregistrй est : Network Solutions Inc., 505 Huntmar Park Drive, Herndon, Virginia, 20170 U.S.A

Une plainte a йtй dйposйe auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI (le Centre) le 17 juillet 2000 par courrier йlectronique et reçue sur support papier le 20 juillet 2000. Il a йtй accusй de rйception de la plainte le 19 juillet 2000.

Le 19 juillet 2000, une demande de vйrification d’enregistrement a йtй envoyйe et la rйponse а cette demande a йtй reçue de Network Solutions le 21 juillet 2000.

Le 28 juillet 2000 la plainte a йtй notifiйe au dйfendeur (reçue le 30 juillet 2000) et une procйdure administrative a йtй ouverte. A la mкme date, le respect des conditions de forme a йtй vйrifiй. Le Dйfendeur devait faire parvenir sa rйponse au plus tard le 15 aoыt 2000 et un dйlai supplйmentaire lui a йtй accordй jusqu’au 15 septembre 2000.

Le 19 septembre 2000, il a йtй accusй rйception de la rйponse du Dйfendeur et le mкme jour, le Requйrant a fait tenir des observations sur la Rйponse du Dйfendeur.

L’Expert unique a acceptй sa mission le 21 septembre 2000 et remis une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance.

Le litige entre dans le champ d’application des Principes directeurs rйgissant le rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine et la Commission administrative est compйtente pour arrкter une Dйcision. L’acte d’enregistrement par lequel le nom de domaine, objet de la plainte, a йtй enregistrй implique l’acceptation des Principes directeurs.

Le nom de domaine a йtй enregistrй le 18 novembre 1998.

Bien que la langue du contrat d’enregistrement soit l’Anglais, les parties sont toutes deux françaises et la plainte et la rйponse et documents annexes ont йtй soumis en Français. Ces circonstances amиnent la Commission а dйcider, par application de l’article 11 des Rиgles, que la procйdure doit кtre conduite en Français.

La Dйcision est rendue dans le dйlai expirant le 5 octobre 2000.

La sociйtй Slumberland France, Requйrant, est titulaire de diverses marques :

France :

" MERINOS le site internet des rйveils en beautй"

N° 97709231 , dйposйe le 12/12/1997

"MERINOS le site internet de la literie"

N° 97709230, dйposйe le 12/12/1997

"PRIMA collection de MERINOS"

N° 96649890, dйposйe le 08/11/1996

"MERINOS"

N° 1593886, dйposйe le 09/06/1965

"MERINOS , suspension carйnйe, le matelas des rйveils en beautй"

N° 1576826, dйposйe le 22/02/1990

International :

"MERINOS suspension carйnйe, le matelas des rйveils en beautй"

N° 730351, dйposйe le 16/03/2000 ( France, Bйnйlux, Espagne, Italie, Monaco, Portugal)

"MERINOS"

N° 550892, dйposйe le 06/03/1990 ( Allemagne, Bйnйlux, Espagne, Italie, Monaco, Suisse, Portugal)

Marque enregistrйe en Corйe :

"MERINOS"

N° 253529, dйposйe le 03/11/1992

Pour dйsigner divers produits des classes 6, 12 et 20 et notamment "articles de literie (а l’exception du linge de lit) , y compris les sommiers et les matelas"; " matelas, sommiers, lits, dosserets et tous accessoires de literie; carcasses а ressorts pour coussins et matelas, coussins , en particulier coussins d’automobiles, accessoires d’automobiles, articles divers en fil ou tube mйtallique; articles moulйs ou façonnйs en matiиres plastiques non compris dans d’autres classes" (annexe 3 de la Plainte).

Le Requйrant dispose du nom de domaine : "merinos.tm.fr" ( Piиce 6 de la Rйponse).

La sociйtй Dotcomway, Dйfendeur, a enregistrй а son nom auprиs de NETWORK SOLUTIONS, Inc. le nom de domaine "merinos.com" le 18 novembre 1998.

(a) Requйrant

La sociйtй Slumberland France , Requйrant, demande а la Commission administrative de rendre une dйcision ordonnant que le nom de domaine "merinos.com" lui soit transfйrй (paragraphe 3, b), x), des Rиgles).

Au soutien de sa plainte sur le fondement du paragraphe 4 (a) (b) (c), des Principes directeurs et paragraphe 3 des Rиgles, elle avance les arguments suivants.

- Le nom de domaine "merinos.com" est identique dans sa partie caractйristique aux marques n° 1593686 et 550892 du Requйrant , engendrant donc un risque de confusion avec celles-ci, risque existant йgalement avec les autres marques complexes du Requйrant, comportant le mot "mйrinos", dйtachable, distinctif et essentiel.

- Le Dйfendeur ne dйtient pas de droit ou d’intйrкt lйgitime qui pourrait justifier le dйpôt а son nom du nom de domaine en question car le Dйfendeur n’a sur ce signe aucun droit de marque, et qu’il n’est ni la dйnomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne de ce dernier. En outre, Requйrant et Dйfendeur n’ont aucun lien et le Requйrant n’a pas donnй d’autorisation au Dйfendeur d’enregistrer ledit nom de domaine.

- L’enregistrement du nom de domaine en cause a йtй fait de mauvaise foi en ce que le Dйfendeur, domiciliй en France, ne pouvait ignorer l’existence de la marque trиs connue "mйrinos" pour dйsigner des articles de literie et a donc enregistrй le nom de domaine en cause dans une volontй dйterminйe de profiter de cette notoriйtй en empкchant le Requйrant de poursuivre ses efforts publicitaires en crйant son propre site "merinos.com". De plus, le dйfendeur est coutumier de telles pratiques puisque l’accиs au site dont le Dйfendeur est titulaire : "dotcomway.com" permet de constater que l’activitй principale du Dйfendeur est l’achat et la vente de noms de domaine. Le Requйrant prйtend donc qu’il "est trиs probable que le Dйfendeur a procйdй а l’enregistrement du nom de domaine litigieux (…) dans l’unique but de vendre ce signe".

(b) Dйfendeur

- Le Dйfendeur soutient que le terme "mйrinos" a un sens en soi pour dйsigner une race de mouton et, par extension, la laine et que ce mot, pour dйsigner des articles de literie, est de validitй discutable. Il ajoute que le principe de spйcialitй gouvernant le droit des marques implique que la propriйtй du terme "mйrinos", pour dйsigner les produits prйcitйs, ne peut permettre au titulaire de la marque d’empкcher les tiers d’user du mкme terme pour des produits ou services ni identiques ni similaires. Il prйtend, en outre, qu’il n’est pas dйmontrй par le Requйrant que la marque "mйrinos" serait notoire et que, quand bien mкme elle le serait, l’utilisation par les tiers du signe en cause pour des produits que ce mot dйsigne dans le langage courant ou dont il dйcrit une des qualitйs essentielles, ne crйe aucun risque de confusion et ne porte pas atteinte а la marque.

- Le Dйfendeur avance, en second lieu, que son activitй est de crйer, exploiter et dйvelopper des sites internet et qu’en 1998 il a souhaitй crйer un "portail" consacrй а la laine et aux articles en laine et a enregistrй а cet effet les noms de domaine "lambswool.com", "cachemires.com" et "merinos.com". Il indique que, dans un premier temps, il a crйй des pages de liens " sur des grands intervenants du secteur" et a ensuite supprimй ces liens lorsque la construction du site a йtй achevйe, site en ligne depuis septembre 2000. Ce site est exclusivement consacrй а des vкtements en laine de mйrinos, cachemire et lambswool qui n’ont rien de commun avec les produits du Requйrant.

- Le Dйfendeur prйtend, en troisiиme lieu, n’avoir pas agi de mauvaise foi en ce qu’il conteste que la marque "mйrinos" jouirait d’une grande notoriйtй en France et redit que quand bien mкme la marque serait notoire, le but du Dйfendeur – ouvrir un site consacrй а la commercialisation d’articles en laine- sous pareil nom de domaine , descriptif а cet йgard, est exclusif de mauvaise foi. Il ajoute que, dans ces conditions, il n’a pas, comme le prйtend le Requйrant "sciemment tentй d’ attirer а des fins lucratives les utilisateurs de l’internet sur un site web en crйant une probabilitй de confusion avec la marque notoire du Requйrant". Il prйcise que son nom de domaine "merinos.com" n’empкche pas le Requйrant d’avoir une activitй sur Internet puisque le Requйrant est titulaire du nom de domaine "merinos.tm.fr", ce qui est adaptй en ce que l’йventuelle notoriйtй de la marque ne dйpasserait pas le territoire français. Le Dйfendeur indique, encore, que s’il y a eu un temps un lien informatique entre lui (Dotcomway) et d’autres sites, n’appartenant pas au Dйfendeur, et offrant des services plus larges que l’achat et la vente de noms de domaine, ces liens ont йtй interrompus et que de toutes maniиres lorsque le Dйfendeur a йtй contactй par le Requйrant fin 1999, le Dйfendeur n’a а aucun moment proposй au Requйrant de lui cйder le nom "mйrinos.com". Le Dйfendeur relиve, йgalement, que la Piиce 12 du Requйrant laisse croire а tort que les termes "merinos.com" auraient йtй mis en vente par le Dйfendeur sur une page du site "hitdomains.com" alors que c’est le Requйrant lui-mкme qui, en remplissant un formulaire pour faire une offre d’achat, a introduit ce nom dans cette page.

- Le Dйfendeur termine sa Rйponse en soulignant que lorsque le Requйrant conclut son argumentation en indiquant : "il est donc probable que le Dйfendeur a procйdй а l’enregistrement du nom de domaine : "merinos.com" en sachant que ce signe est trиs connu pour dйsigner des articles de literie et dans l’unique but de vendre ce signe", ceci rйvиle que le Requйrant reconnaît ne pas avoir apportй la preuve de la mauvaise foi du Dйfendeur et que ses affirmations sont purement spйculatives.

c) Rйplique du Requйrant

En rйplique а la Rйponse du Dйfendeur, le Requйrant a fait йtat des arguments suivants.

A supposer que la marque "mйrinos" ait eu une faible distinctivitй, au jour du dйpôt, cette distinctivitй s’est renforcйe par l’usage constant en sorte que la marque doit кtre reconnue valable.

La marque "mйrinos" est notoire et les marques notoires disposent d’une protection йtendue.

Le Dйfendeur n’utilise pas le mot "mйrinos" dans son sens descriptif car le site "merinos.com" traite aussi de laine cachemire et lambswool : seule la dйnomination "laine.com" aurait une rйelle valeur descriptive.

Le Requйrant "est en droit de se demander pourquoi" le Dйfendeur utilise "mйrinos.com" pour son site qui ne traite pas que de laine mйrinos, "sinon pour profiter indыment de la notoriйtй de la marque et capter de nombreux utilisateurs attirйs par une marque connue". Ce qui est corroborй par le fait que le Dйfendeur a choisi "mйrinos", dйsignation en français du mouton de cette race, alors que ce mouton est appelй "merino" en anglais, espagnol, italien et allemand.

Plus spйcialement sur la mauvaise foi, le Requйrant relиve une contradiction entre la reconnaissance par le Dйfendeur, dans sa Rйponse, de l’existence d’un lien avec des sites de ventes aux enchиres de nom de domaine pendant un temps et un courrier du Dйfendeur indiquant n’кtre affiliй en aucune façon aux sites "hitdomains.com" et "greatdomains.com".

Le Requйrant fait йtat d’йchange de correspondances entre les Conseils des parties.

Le Requйrant indique encore : "Compte tenu du fait que l’apparition du contenu du site "merinos.com" sert de base essentielle pour fonder l’argumentation du dйfendeur, nous ne pouvons croire que la date de cette crйation soit le fruit d’un pur hasard et que la demande de report de date pour rйpondre а la plainte soit uniquement due а la pйriode estivale. De mкme, la suppression du lien qui existait au moment du dйpôt de la plainte avec les sites de vente aux enchиres de noms de domaine (…) apparaît trиs inopinй et ce, d’autant plus que, contrairement а ce que soutient le Dйfendeur, ces liens n’йtaient en aucun cas nйcessitйs par la mise en place du portail "merinos.com" puisque ces liens existaient non pas par une connexion а "merinos.com", mais а "dotcomway.com" (…) "En effet, il peut кtre difficilement soutenu qu’un lien avec un site spйcialisй dans la vente de noms de domaine, qui plus est, prйsentant tous la caractйristique d’кtre des noms de domaine descriptifs, comme Cachemire, Lambswool ou comme le soutient le Dйfendeur (et qui est contestй par le Requйrant) Mйrinos, soit le fruit d’un pur hasard".

Le paragraphe 15 (a) des Rиgles prйvoit que "La commission statue sur la plainte au vu des йcritures et des piиces qui lui ont йtй soumises et conformйment aux Principes directeurs, aux prйsentes Rиgles et а tout principe ou rиgle de droit qu’elle juge applicable".

La Commission fera, ci-aprиs, rйfйrence а certaines dispositions du droit français, les parties йtant toutes deux de nationalitй française.

Le paragraphe 4 (a) des Principes directeurs impose au Requйrant de prouver contre le Dйfendeur cumulativement que :

(a) Son nom de domaine est identique ou semblable au point de prкter а confusion, а une marque de produits ou de services sur laquelle le Requйrant a des droits.

(b) Il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y attache.

(c) Son nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi.

1. Identitй ou similaritй

Le Requйrant dispose depuis longtemps а titre de marque, notamment française, du signe "MERINOS", seul ou suivi de formules nominales essentiellement descriptives, pour dйsigner des articles de literie et divers produits des classes 6, 12 et 20.

Le dйfendeur a enregistrй le nom de domaine "merinos.com" et a ouvert un site internet – activitй de communication –, de commercialisation de vкtements et accessoires en laine (les produits promus йtant affectйs de marques diffйrentes).

Au regard des signes eux-mкmes : "MERINOS", il convient de constater leur identitй, du moins en йcriture majuscule, йgalement utilisйe par les deux parties.

En revanche, pour ce qui est des produits ou services dйsignйs par les marques en cause du Requйrant sur lesquelles le Requйrant a des droits, il y a lieu de considйrer qu’il ne s’agit que des produits : articles de literie (matelas, sommiers, lits et accessoires) et que lesdites marques n’ont pas dйsignй les services de communication de la classe 38 auxquels la notion de nom de domaine renvoie nйcessairement, sinon exclusivement (rappr. TGI Paris, 3^иme ch., 24 mars 2000, Pagotto c/ Gallopin, : Revue Communication, Commerce йlectronique, juin 2000, p. 20 s., obs.C.Caron).

A cet йgard et en raison du principe de spйcialitй des marques, la preuve de la situation visйe au paragraphe 4 (a) des Principes directeurs n’est pas rapportйe.

Il n’en serait autrement que dans le cas où le Requйrant йtablirait que ses droits de marques sont mйconnus par l’enregistrement du nom de domaine en cause en raison de la notoriйtй des marques et ce par application des articles 16. 2 et 3 de l’Accord sur les ADPIC ou, pour ce qui est du droit interne français, de l’article L.713-5 du Code de la propriйtй intellectuelle.

La Commission relиve, en premier lieu, que si les piиces annexйes (5 а 11) а la Plainte font йtat d’investissements publicitaires importants, ces derniиres annйes, de "Mйrinos" dans le domaine de la literie, il demeure que la marque "Mйrinos" n’atteint pas la notoriйtй d’une autre marque du Requйrant, la marque "Epeda" et que "Mйrinos" est moins connue , selon les annйes et/ou les techniques de sondage, que "Epeda", Dunlopillo", "Simmons",ou "Treca".

La Commission relиve, en second lieu, que le mot "Mйrinos" n’est pas un terme de fantaisie sans signification particuliиre, mais la dйsignation attestйe par les dictionnaires d’une race de mouton et, par extension, de sa laine, ce qui aurait justifiй, aux dires du Dйfendeur, le choix de ce nom pour un domaine – site internet consacrй а la commercialisation de vкtements en laine (Rappr. Dйcision OMPI n° D2000-0752).

La Commission conclut que la notoriйtй moyenne des marques "Mйrinos" du Requйrant, alliйe au caractиre partiellement descriptif du mot "Mйrinos" pour des vкtements en laine commercialisйs par l’accиs au nom de domaine "merinos.com", aujourd’hui site actif du Dйfendeur, font qu’il n’est pas йtabli que l’usage du terme "merinos" comme nom de domaine et comme nom de domaine de promotion de vкtements en laine "indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrйe, ni que cet usage risque de nuire aux intйrкts du titulaire de la marque enregistrйe" (Accord ADPIC, art. 16. 3). Pareillement, la Commission estime qu’il n’est pas dйmontrй que les actes accomplis par le Dйfendeur soient "de nature а porter prйjudice au propriйtaire de la marque ou (que cet emploi de la marque) constitue une exploitation injustifiйe de cette derniиre" (art. L.713-5 du CPI).

La Commission ajoute а cet йgard que le Requйrant ne fournit que des justifications de publicitй essentiellement en France et qu’il n’est pas contestй que ce Requйrant dispose du nom de domaine "merinos.tm.fr".

2. Droit ou intйrкt lйgitime du Dйfendeur quant au nom de domaine litigieux

Mкme si le Dйfendeur n’йtait pas connu sous le nom de domaine considйrй, la Commission estime que le Requйrant n’a pas dйmontrй que le Dйfendeur ait fait un usage dйloyal du nom de domaine avec l’intention de dйtourner а des fins lucratives les consommateurs en crйant une confusion ou de ternir les marques en cause et qu’inversement, le Dйfendeur a йtabli, dans le contexte des observations ci-dessus, qu’il pouvait lйgitimement enregistrer а titre de nom de domaine le terme "Mйrinos", passablement descriptif pour des articles vestimentaires en laine, dont il assure effectivement la promotion sur son portail. La Commission ajoute qu’est inopйrante la considйration de ce que le "mйrinos" se dise "merino" dans d’autres langues et qu’il ne peut кtre sйrieusement reprochй au Dйfendeur d’avoir, pour l’activitй projetйe, plutôt choisi "merinos.com", la plus connue des espиces ovines, pour la qualitй de sa laine, que le banal "laine.com".

3. Enregistrement et utilisation de mauvaise foi

La Commission estime, encore, que les exigences de l’article 4 c) des Principes directeurs ne sont pas satisfaites en l’espиce.

En premier lieu, la Commission ne constate pas , en raison des йlйments relevйs ci-dessus, que le Requйrant ait йtabli que le Dйfendeur ait procйdй а un enregistrement et un usage du nom de domaine en cause de mauvaise foi, par exemple au regard des faits dйcrits de maniиre illustrative а l’article 4, b), ii), iii), iv), des Principes directeurs.

Le Requйrant, dans sa plainte, fait nйanmoins йtat de ce que le Dйfendeur aurait crйй un lien avec des sites de vente aux enchиres de noms de domaine, mais il est constant que ce lien a cessй lors de la mise en service du site du Dйfendeur : "merinos.com".

La Commission constate, en premier lieu, que ces sites ne comportaient que des offres de noms descriptifs au nombre desquels ne figurait pas, d’ailleurs, le nom "merinos.com".

La Commission relиve, en outre, que rien dans les documents annexйs а la Plainte n’йtablit que le Dйfendeur ait proposй ou acceptй de monnayer auprиs du Requйrant ou d’un tiers le nom "merinos.com" et que, dиs lors, il n’est pas dйmontrй que le Dйfendeur ait "enregistrй ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de cйder d’une autre maniиre l’enregistrement de ce nom de domaine au Requйrant qui est propriйtaire de la marque ou а un concurrent de celui-ci, а titre onйreux ou pour un prix excйdant le montant des frais dйboursйs en rapport direct avec ce nom de domaine" (Paragraphe 4, b), i), des Principes directeurs; rappr. Dйcision OMPI n° D2000-0596, point 6-11).

La Commission souligne, encore, qu’а supposer qu’il puisse y avoir cependant un doute sur la bonne foi du Dйfendeur lors de l’enregistrement, le Paragraphe 4 a) iii), des Principes directeurs impose la dйmonstration cumulative de ce que le nom de domaine litigieux "a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi". L’ouverture du site consacrй aux vкtements en laine par le Dйfendeur, sans relation avec les articles de literie, empкche clairement en l’espиce , selon la Commission, le Requйrant d’effectuer la dйmonstration qui lui incombe aux termes du Paragraphe 4 a) prйcitй.

La Commission ajoute, enfin, qu’elle pense que le Requйrant йtait quelque peu conscient de son insuffisance probatoire tenant les affirmations fortement spйculatives (il est probable…; il semble…) des conclusions de sa Plainte (rappr. Dйcision OMPI n° D2000-0426, point 6, b) , mкme si la plupart des Dйcisions rendues dans le cadre de cette Procйdure administrative ne peuvent кtre fondйes que sur un ensemble d’indices et de prйsomptions.

Pour les raisons ci-dessus, la Commission administrative dйcide que le Requйrant n’apporte pas la claire dйmonstration que le nom de domaine "mйrinos.com" est identique ou semblable au point de prкter а confusion, aux marques sur lesquelles le Requйrant a des droits; que le Dйfendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine en cause ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y attache, ni qu’il a йtй enregistrй et utilisй de mauvaise foi.

En consйquence, conformйment au paragraphe 4 i), des Principes directeurs et 15 des Rиgles, la Commission n’ordonne pas que l’enregistrement du nom de domaine "merinos.com" soit transfйrй au Requйrant.

Professeur Christian Le Stanc
Expert unique

Date : 5 octobre 2000