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Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI

1.1 La Parte Demandante es D. Javier Castellanos Calabrйs, D. Miguel Ángel Rodero Mateos y la mercantil EL RINCON DEL VAGO, S.L., una sociedad con domicilio y sede en Salamanca, España (el "demandante"), representada en este procedimiento por D.Cйsar Giner Parreño, de Madrid, España.

1.2 La Parte Demandada es NETTIKA, S.L. una sociedad domiciliada en Madrid, España (el "demandado"), representada en este procedimiento por D. Paz Martнn Álvarez, abogada de Madrid, España.

2.1 El nombre de dominio objeto de este procedimiento es: <elrincondelvago.com>

registrado en Network Solutions, Inc., una sociedad con domicilio en Herndon, Virginia, USA.

3.1 Con fecha 19 de julio de 2000 se presentу por vнa electrуnica en el Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI (en adelante, el "Centro") una demanda de acuerdo con la Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la ICANN (en lo sucesivo, la "Polнtica"), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (en lo sucesivo, el "Reglamento"), una y otro aprobados por la ICANN el 24 de octubre de 1999, y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (en lo sucesivo, el "Reglamento Adicional")

3.2 Posteriormente, el 21 de julio, el Centro recibiу una copia en papel de la demanda.

3.3 Habiйndose detectado determinadas deficiencias formales en la demanda, con fecha 25 de julio el Centro las notificу al demandante. El 27 de julio el Centro recibiу la demanda corregida por vнa electrуnica y el 28 en papel.

3.4 El Centro requiriу del registrador Network Solutions, Inc. confirmaciуn de los datos de registro del dominio elrincondelvago.com, obteniendo respuesta el 28 de julio de 2000.

3.5 El 2 de agosto se notificу la demanda y se iniciу el proceso administrativo.

3.6 Con fecha 21 de agosto el demandado remitiу, por correo electrуnico, contestaciуn a la demanda, que el Centro recibiу en soporte papel el 22 de agosto.

3.7 El 22 de agosto el demandante remitiу por correo electrуnico una nueva comunicaciуn, que fue replicada por el demandado, asimismo mediante correo electrуnico, el 5 de septiembre. Ambos escritos fueron admitidos en aplicaciуn de lo dispuesto en el apartado 10 b. del Reglamento.

3.8 El 31 de agosto de 2000 el Centro designу a Mario A. Sol Muntañola como Panelista ъnico, remitiйndole la documentaciуn del procedimiento y señalando como fecha lнmite para la decisiуn el 14 de septiembre de 2000. Posteriormente, a peticiуn del Panelista, este plazo se ampliу hasta el 17 de septiembre.

3.9 Idioma del procedimiento. El escrito de demanda se ha hecho en lengua española y el demandado solicita igualmente que sea este mismo el idioma empleado. Por ello, el procedimiento se tramita en español, de acuerdo con lo establecido en el artнculo 11 del Reglamento.

4.1 El demandante registrу el 7 de agosto de 1998 el nombre de dominio "rincondelvago.com"; el 6 de abril de 1999 solicitу para España la marca "El Rincуn del Vago", en la clase 38, que le fue concedida el 5 de noviembre de 1999. El 18 de enero de 2000 constituyу la mercantil "El Rincуn del Vago, S.L." a la cual transfiriу la marca el 15 de marzo de 2000. Dos nuevas marcas mixtas, en las clases 38 y 42, se solicitaron en 27 de marzo de 2000, estando actualmente todavнa en tramitaciуn. El dominio "rincondelvago.com" es muy conocido entre los estudiantes y el sitio web ha tenido una importante repercusiуn en los medios de comunicaciуn y ha ganado diversos premios. Actualmente es una de las 10 webs mбs visitadas en España.

4.2 Nettika,S.L. se constituyу como mercantil en fecha de 6 de abril de 1999 y tiene por objeto la comercializaciуn y distribuciуn de bienes y servicios a travйs de catбlogos e internet, actualmente concretada en la venta de profilбcticos a travйs de internet. El 18 de abril de 1999 Nettika,S.L adquiriу el dominio "elrincondelvago.com". El 17 de enero de 2000 solicitу la marca denominativa "El Rincуn del Vago", en clase 35, actualmente en suspenso por oposiciуn de la marca 2225539 (cuya titularidad ostenta el demandante).

5.1 Demandante

Afirma el demandante:

5.1.1 Que la marca "El Rincуn del Vago" ha sido preusada desde principios de 1998.

5.1.2 Que entre la marca "El Rincуn del Vago" y el dominio del demandado "elrincondelvago.com" existe identidad absoluta y el riesgo de confusiуn es evidente.

5.1.3 Que el demandado carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio, pues ni ha sido ni es conocido por tal denominaciуn, resultando que su dominio "elrincondelvago.com" tan solo sirve para redireccionar a otra pбgina, denominada "planetacondon.com", en la que se venden profilбcticos (doc. nє 1 del anexo D), aunque ъltimamente, a raнz de un requerimiento remitido por el demandante, el demandado ha modificado la pбgina principal del sitio web "planetacondon.com" apareciendo la menciуn de "El rincуn del vago". Que tampoco ha sido autorizado, ni ha obtenido licencia para la inscripciуn y/o uso del repetido nombre de dominio ni del solo registro puede entenderse que nazca derecho alguno a favor del demandado.

5.1.4 Que el demandado pretenderб amparar su dominio en la marca solicitada en fecha 17 de enero de 2000 a lo que debe oponerse: que todavнa no ha sido concedida, que la demandante ha presentado escritos de oposiciуn y que la marca "El Rincуn del Vago" por su notoriedad es tributaria de una especial protecciуn al haber traspasado el principio de la especialidad.

5.1.5 Que el registro ha sido adquirido de mala fe, toda vez que lo que el demandado pretende es instalar un punto de ventas de productos profilбcticos en la pбgina del demandante y que no es plausible la creaciуn independiente del dominio "elrincondelvago.com" sin conocer previamente el pъblico al que la pбgina "rincondelvago.com" va dirigida y el йxito que entre ese pъblico ha obtenido. De la misma forma, cabe preguntarse la conexiуn existente entre la denominaciуn debatida y la venta de preservativos.

5.1.6 Que el registro estб siendo usado de mala fe, toda vez que quien registra de mala fe no puede usar de buena fe. A lo que debe añadirse que es evidente que lo que el demandado pretende es atraer para sн a los internautas confundidos por la similitud de los nombres. Ademбs, no ha existido utilizaciуn del nombre hasta que no ha sido requerido por el demandante.

5.1.7 Que la conducta del demandado supone una clara infracciуn del artнculo 5 de la Ley de Competencia desleal 3/91 y de los artнculos 30 y 31 de la Ley de Marcas 32/88.

5.1.8 Que el dominio "elrincondelvago.com" debe ser transferido a la parte demandante.

El demandado alega:

5.2.1 Que el Sr. Francisco Dнaz, socio fundador y administrador ъnico de la sociedad demandada, estuvo en los Estados Unidos estudiando y trabajando hasta abril de 1999, por lo que su contacto con España hasta esa fecha fue muy limitado.

5.2.2 Que ajeno a la existencia del demandante, en 1998 registro el dominio "elrincondelvago.com" sin que pueda precisar la fecha al no guardar documentaciуn, y que solo consta la fecha en la cual el dominio se transfiriу a la sociedad demandada.

5.2.3 Que el demandante registrу el dominio "rincondelvago.com" y despuйs la marca "El Rincуn del Vago", añadiendo el artнculo determinante tratando asн de impedir que el demandado utilice su denominaciуn para una actividad diversa y dirigida a distinto pъblico. Que ademбs niega la notoriedad de la denominaciуn utilizada por la demandada y ъnicamente reconoce cierto renombre entre los estudiantes.

5.2.4 Que el demandante no pueden pretender la anulaciуn del dominio del demandado con base en un registro de una marca posterior al registro del nombre de dominio. Y que el UDRP no es aplicable toda vez que el conflicto planteado lo es entre marcas y no entre dominios y marcas.

5.2.5 Que el demandado posee intereses y derechos legнtimos sobre la denominaciуn en conflicto, toda vez que viene realizando preparativos serios y efectivos y luego usando el nombre de dominio en una actividad distinta y compatible con la del demandante.

5.2.6 Que no ha existido mala fe ni en el registro ni en la utilizaciуn del dominio litigioso, toda vez que el demandado puede demostrar que ha intentado innumerables veces alcanzar un acuerdo de pacнfica convivencia pero sin proponer ni aceptar ningъn tipo de compensaciуn por transferir el dominio, cosa que no desea hacer.

5.2.7 Que el preuso de una marca no es constitutivo del derecho exclusivo sobre un signo distintivo y que no existe infracciуn de la normativa sobre marcas por parte del demandado. Que no concurre en la actividad del demandado ninguno de los supuestos contemplados en la normativa sobre competencia desleal. Y que de la misma manera, el UDRP no es de aplicaciуn al presente caso por no cumplirse todos los requisitos necesarios.

5.2.8 Que la demanda debe ser desestimada.

6.1. Normas aplicables

De conformidad con el apartado 15 a) del Reglamento, el Panel decidirб teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por ambas partes y de acuerdo con la Polнtica y el Reglamento. Y puesto que ambas partes tienen sede y domicilio en España, se tendrбn en cuenta las leyes y principios del derecho español (Casos D2000-0001 Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, D2000-0239 J. Garcнa-Carriуn, S.A. v. MЄ Josй Catalбn Frнas o D2000-0691 Seur, S.A. v. Antonio Llanos).

6.2. Aplicabilidad del UDRP

A juicio del Panel, el demandado plantea una cuestiуn fundamental de carбcter previo: la aplicabilidad o inaplicabilidad del UDRP. Afirma que su nombre de dominio fue adquirido por transferencia el 18 de abril de 1999, tal como aparece en el whois de Network Solutions Inc. (NSI) (doc. nє 9 del demandado), pero que dicho nombre fue inscrito aproximadamente un año antes y no recuerda si por otra sociedad o por el propio Sr. Francisco Dнaz. Asegura que no guarda la informaciуn y que, puesto en contacto con NSI, no ha podido conseguir el informe histуrico del nombre de dominio (doc. nє 10 del demandado).

Es fundamental la cuestiуn porque, de ser cierto tal extremo, el UDRP no serнa de aplicaciуn, ya que ambos dominios, el del demandante ("rincondelvago.com") y el del demandado ("elrincondelvago.com"), serнan anteriores a cualquier marca, resultando en tal caso que el conflicto se plantearнa entre dominios y no entre dominios y marcas.

Dada la evidente importancia de la fecha de registro del dominio "elrincondelvago", el Panel, al amparo de una interpretaciуn amplia de las facultades que le atribuyen los apartados 10 y 12 del Reglamento y de conformidad con la sugerencia en tal sentido del Case Manager (doc. Nє 10, p. 1Є del demandado), se dirigiу a NSI para solicitar tal informaciуn. Por comunicaciуn electrуnica de 14 de septiembre de 2000, NSI respondiу:

El demandado podrб reiterar la peticiуn con las condiciones exigidas por NSI si acude a la vнa judicial, haciendo valer asimismo el contrato de servicios que le liga con esta empresa y que, parece, debiera obligarla a proporcionar a sus clientes la informaciуn que necesitan para la mejor defensa de sus derechos e intereses. En cualquier caso, el Panel debe resolver, necesariamente, de conformidad con los escritos y las pruebas aportados por cada una de las partes.

Correspondнa al demandado acreditar la preexistencia de su nombre de dominio ("elrincondelvago.com"). En teorнa, estaba en buenas condiciones para hacerlo, puesto que el pretendido primer titular y cedente a favor de Nettika, S.L fue el Sr. Francico Dнaz, fundador y administrador ъnico de la sociedad, y algъn rastro aunque sуlo sea del pago que efectuу deberнa quedar.

No habiйndose acreditado la repetida preexistencia, y a pesar de lo extraño que resulta que el demandante no registrara como marca su dominio sino el del demandado, entiende el Panel que el UDRP es aplicable al presente caso, sin perjuicio de las ulteriores acciones judiciales que a cada una de las partes puedan corresponder.

6.3. Examen de los presupuestos establecidos en el apartado 4 a) de la Polнtica

6.3.1 Identidad o similitud que pueda provocar confusiуn

(a)El demandante es titular de una marca mixta que, aunque solicitada tan sуlo 12 dнas antes de que el demandado registrase su nombre de dominio -pues el registro de la marca se otorga desde la fecha del depуsito (art. 7 de la Ley de Marcas)-, estб concedida y en vigor. Es obvio que la identidad entre la marca "El Rincуn del Vago" y el dominio "elrincondelvago.com" es mбs que relativa, absoluta.

(b) A contrario de lo que alega el demandado, el Panel considera que el conflicto se plantea entre una marca y un nombre de dominio y no entre dos marcas. No puede considerarse como marca la solicitud de registro (art. 3 L.M.) por mбs que la Ley le otorgue una protecciуn provisional en determinados casos.

(c) Ciertamente, como ya se ha apuntando, es difнcil explicarse por quй el demandante no registrу como marca su dominio ("rincondelvago.com") y prefiriу añadir el artнculo determinado "el", de forma que aquйlla, la marca, acabу coincidiendo con el dominio del demandado ("elrincondelvago.com"). Esta circunstancia, y la misma constituciуn el 18 de enero de 2000 de una mercantil asimismo denominada "«El» Rincуn del Vago, S.L", podrнan inducir a pensar que el demandante, al efectuar esas operaciones (solicitud de registro de marca y constituciуn de sociedad), conocнa el registro por el demandado de "elrincondelvago.com"; en otras palabras, que el demandante, para defender su dominio, creyу oportuno atacar el del demandado creando una marca idйntica y asн hacer indiscutible la aplicabilidad del UDRP. Este proceder arroja ciertas sombras sobre lo que en principio constituye una aspiraciуn lнcita: la defensa del dominio. En cualquier caso, como queda dicho, no se ha acreditado que el dominio del demandado ("elrincondelvago.com") sea anterior a la marca del demandante ("El Rincуn del Vago"), razуn por la cual no procede extraer consecuencia alguna de la adiciуn del artнculo determinado "el" por parte del demandante en el momento de acudir a la protecciуn marcaria.

(d) Haciendo uso de una de las terminologнas acuñadas por la doctrina y que no coincide con la utilizada por las partes, el Panel considera que el dominio "rincondelvago.com" puede ser renombrado en el sector en el que opera pero no asн la marca en clase 38 "El Rincуn del Vago". Ello no obstante, la marca, que reivindica unos servicios de telecomunicaciуn con mъltiples contenidos, recibe y adquiere ese renombre generado por el dominio, que no deja de ser un signo con capacidad distintiva e incluso, si se quiere, el tнtulo de una obra protegida por el derecho de autor. Por tal motivo la marca (que no es notoria pero sн renombrada) no traspasa el principio de la especialidad. Esto lleva a pensar que la convivencia de ambas denominaciones en el бmbito presencial (marcas) como en el virtual (dominios), podrнa ser compatible.

Puesto que en nombres de dominios no existe una clasificaciуn real de productos y servicios, el criterio de la especialidad atribuible a un dominio solo puede establecerse por el uso que se haga de йl en el sitio web que identifique. Por ello, en el presente caso, la posibilidad de que por aplicaciуn del principio de especialidad, el conflicto salga del бmbito de aplicaciуn del UDRP, dependerб de la efectiva utilizaciуn del dominio para esos servicios o productos que dice distinguir.

6.3.2 Derechos e intereses legнtimos respecto del Nombre de Dominio

(a) El demandado no ha probado tener un interйs ni derecho legнtimos respecto del nombre de dominio en debate.

(b)El demandado ha solicitado una marca pero es posterior y no solamente no estб concedida, sino que ademбs su tramitaciуn administrativa se halla suspendida por la presentaciуn de una oposiciуn.

(c) El demandado tampoco ha justificado haber realizado preparativos serios para un uso normal del dominio discutido. De acuerdo con la informaciуn disponible, hasta la fecha del requerimiento efectuado por el demandante (docs. nє D-3 y D-4 del demandado), ъnicamente lo ha usado para redireccionar hacia el sitio web de Nettika, S.L., "planetacondon.com", a las personas que acceden a ese dominio. No es este un uso necesariamente ilнcito y puede haber razones que lo justifiquen, como sucede, por ejemplo, cuando alguien ha registrado dominios muy parecidos a los de su marca y dominio principal, con el objeto de crear un cordуn de seguridad. Tambiйn serнa comprensible el redireccionamiento cuando hay una conexiуn con la actividad principal. No parece, sin embargo, que en el caso que nos ocupa concurra ninguna razуn de esta u otra нndole, capaz de justificar el mero redireccionamiento.

(d) El demandado no ha sido conocido anteriormente por el uso de esta denominaciуn, ni tiene autorizaciуn o licencia alguna de quien posea derechos sobre una denominaciуn como esta.

6.3.3 Registro efectuado de mala fe y utilizaciуn de mala fe

(a) El caso que nos ocupa es ciertamente peculiar porque, si bien formalmente el conflicto se establece entre la marca "El Rincуn del Vago" y el dominio "elrincondelvago.com", es evidente que, en el fondo, el interйs del demandante se centra en el dominio "rincondelvago.com", que es el que constituye el centro de su actividad y el que ha alcanzado notoriedad entre los usuarios de la www. Este es un dato que conviene no perder de vista, por mбs que el propio demandante se haya arriesgado a que se olvide, al haber interpuesto su demanda sobre la base de una marca no coincidente con su nombre de dominio y solicitada el 6 de abril de 1999, es decir, pocos dнas antes de la fecha en la que –segъn las pruebas disponibles- se registrу el dominio del demandado. Si la buena fe del demandado debiera ponderarse sуlo en relaciуn con la marca "El Rincуn del Vago", serнa difнcil una valoraciуn negativa, dada la proximidad de las fechas de registro de йsta y del dominio. No obstante, como queda dicho, a juicio del Panel, el problema debe resolverse teniendo muy presente el papel central que, en el conflicto, corresponde al dominio "rincondelvago.com".

(b) Considerando el elemento anterior y valorando la situaciуn en relaciуn no sуlo con la marca "El Rincуn del Vago", sino tambiйn con el dominio "rincondelvago.com", ha de entenderse que el demandado Nettika,.S.L. procediу de mala fe al registrar el dominio "elrincondelvago.com" el 18 de abril de 1999. No desvirtъa esta consideraciуn su llamativa insistencia en que el pretendido primer registrante y cedente del dominio (D. Francisco Dнaz) estuvo ausente de España tres años y hasta principios de 1999. Como afirma el demandado, el negocio que pretendнa instalar en España se "estuvo fraguando desde su estancia en los USA". En tales circunstancias no se puede dejar de considerar que examinara concienzudamente la red y sobre todo su incidencia en el mercado español, razуn por la cual debiу conocer el sitio web del demandante. "Rincуn" es una denominaciуn muy habitual en el mundo de habla española para identificar lugares geogrбficos (Rincуn de Ademuz…) y lugares para el desarrollo de mъltiples actividades (rincуn del fumador, rincуn del bibliуfilo, del melуmano…) Esta frecuencia se ha trasladado a la red, donde existen rincones musicales, literarios, del sexo… Tampoco es precisamente inusual el tйrmino "vago". Por todo ello no es creнble que quien pretendнa registrar un dominio que incluye esas dos palabras no llegara a saber que existнa el dominio "rincondelvago.com", paradуjicamente uno de los que mбs actividad ha suscitado entre los internautas españoles.

(c) El demandado tiene una pбgina cuyo objeto es la venta de profilбcticos y cuya denominaciуn ("planetacondon.com") guarda perfecta relaciуn con su contenido. Por el contrario no convence la elecciуn del nombre en relaciуn con el individuo cortado o el vergonzoso, que se alega en la demanda y que suena mбs bien a explicaciуn a posteriori, destinada a enmascarar otra razуn mбs poderosa: el deseo de atraer hacia su sitio web al contingente de usuarios de "rincondelvago.com", muy atractivo tanto por su volumen, como por sus caracterнsticas personales de juventud y, acaso, amplia disponibilidad de tiempo para aplicarse a actividades distintas del estudio.

(d) El mero redireccionamiento de una pбgina sin contenidos a un sitio web verdaderamente operativo, ha sido reiteradamente considerado como una falta de uso y, en consecuencia, como un uso de mala fe (Caso D2000-0003 Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows).

(e) La constancia de que el demandado ha registrado otro dominio que coincide con la denominaciуn de un conocido portal de internet (doc. nє D-6 del demandante) ha sido motivo de anбlisis en otras decisiones ( Caso D2000-0012, Stella D’oro Biscuit Co., Inc. v. The Patron Group, Inc.) que han considerado el hecho como una evidencia del patrуn de conducta que rige la actividad del demandado, consistente obviamente en el registro de nombres para su posterior venta o utilizaciуn parasitaria.

(f) igualmente es aplicable el principio de que quien registra de mala fe y sin interйs legнtimo estarб usando el dominio de mala fe (Caso D2000-O239 J. Garcнa Carriуn, S.A. v. MЄ Josй Catalбn Frнas)

Con base en los fundamentos anteriormente expuestos, el Panel resuelve que el demandante ha probado, de acuerdo con el apartado 4 a. de la Polнtica Uniforme que concurren los tres elementos contemplados en dicho artнculo y por todo ello, conforme a los apartados 4(i) y 15 de la Polнtica, el Panel Administrativo ordena que el registro del nombre de dominio elrincondelvago.com sea transferido al demandante, EL RINCON DEL VAGO, S.L. y otros.

Mario A Sol Muntañola
Panelista Unico

17 de septiembre de 2000