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Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI

Demandante: Advanced Media, S.A., con domicilio en Carretera de Irъn, Km. 11,700, 28049 - Madrid - España.

Demandado: Lullaby Software Design - David Dнez, con domicilio en Cerdeña, 549 - 8є - 08024 Barcelona - España.

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio, nosolomusica.com

La entidad registradora es Register.com, Inc., con domicilio en 575 Eighth Avenue, 11^th Floor, New York, NY 10018, Estados Unidos de Amйrica.

Una demanda, de acuerdo con la "Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Polнtica Uniforme", segъn fue adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Polнtica Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", el dнa 21 de Julio de 2000.

Una copia de la demanda fue enviada por correo electrуnico a la entidad registradora y al demandado, quien contestу a la demanda con fecha 29 de Agosto de 2000.

Con fecha 25 de Septiembre, de acuerdo con la peticiуn del demandado de que la disputa fuera decidida por un panel compuesto de un solo miembro, la OMPI designу a Luis H. de Larramendi como panelista, haciйndole llegar el siguiente dнa 26 copia completa de la documentaciуn.

La demandante, Advanced Media, S.A., es una entidad productora de programas de televisiуn, titular desde el 3 de Abril de 2000, de diversos registros de marca, entre ellos los registros 2.197.323/4 NO SOLO MUSICA en clases 38 y 41 del Nomenclбtor Internacional, para "servicios de telecomunicaciуn por radio y televisiуn, servicios de difusiуn de programas de radio y televisiуn, servicios de ediciуn y producciуn de programas de radio y televisiуn; servicios de espectбculos; servicios de organizaciуn de diversiones radiofуnicas y televisadas".

La anterior propietaria de esas marcas es la firma Gestivisiуn Telecinco, S.A., que explota en España un canal de televisiуn que emite en abierto, bajo la marca TELE5.

La entidad Advanced Media, S.A. se subrogу, con fecha 2 de Mayo de 2000, en los derechos y obligaciones de la sociedad Publiespaña, S.A. relativas a la producciуn del programa "NO SOLO MUSICA", que emite Tele5.

El demandado aunque no ofrece su identificaciуn completa al registrar el dominio NOSOLOMUSICA.COM, pues señala como titular de йste una denominaciуn aparentemente comercial, seguido de un nombre personal incompleto, que no incluye su segundo apellido (extremos que tampoco aclara en la contestaciуn a la demanda) parece tratarse de una persona fнsica de nacionalidad española.

La pбgina a la que se accede a travйs de la direcciуn NOSOLOMUSICA.COM se encuentra activa, vinculada a la direcciуn galeon.com/nsmusica/publisub.html, ofreciйndose informaciуn sobre las percepciones y mensajes subliminales, y su utilizaciуn en diversos бmbitos.

El dominio NOSOLOMUSICA.COM fue registrado con fecha 21 de Diciembre de 1999.

A. Demandante

El demandante afirma:

- que el demandado ha registrado un nombre de dominio que es idйntico a una marca y al nombre de un programa de televisiуn propiedad del demandante,

- que la denominaciуn de esa marca goza de reconocimiento comercial, como consecuencia de la audiencia del programa, que dice haber tenido una media de telespectadores de 309.000 personas en 1999 y 421.000 en el año 2000,

- que el demandado no posee intereses legнtimos sobre el dominio NOSOLOMUSICA.COM por haber sido adquirido con posterioridad al registro de la marca y al comienzo de la utilizaciуn del programa,

- que el demandado ha registrado el dominio con el fin de aprovechar en beneficio propio el grado de conocimiento de las marcas y el tнtulo del programa NO SOLO MUSICA, y

- que el dominio NOSOLOMUSICA.COM estб siendo utilizado de mala fe, al estar redireccionado a otro dominio, en beneficio del titular del mismo.

B. El demandado

El demandado ha contestado a las alegaciones del demandante señalando:

- que adoptу de forma casual una denominaciуn de fantasнa para su pбgina web,

- que en la pбgina web a la que se accede a travйs de esa direcciуn no se lleva a cabo ninguna actividad comercial,

- que no hay riesgo de asociaciуn entre la marca y el dominio,

- que no puede calificarse de notoria o de renombrada a la marca "NO SOLO MUSICA", cuya existencia el demandado ignoraba cuando solicitу el registro del dominio,

- que no puede considerarse probada la audiencia que reivindica el programa NOSOLOMUSICA.COM al ser la informaciуn correspondiente originada en el propio demandante, o su entorno,

- que la expresiуn NOSOLOMUSICA carece de originalidad, por lo que tampoco goza de protecciуn al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual,

- que el dominio fue registrado por azar, sin mala fe,

- que no se obtiene beneficio econуmico ninguno de la utilizaciуn del dominio, y que esta es una utilizaciуn en absoluto de mala fe, y

- que debe primar el principio "first come first served" ("prius tempus, potior iure").

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisiуn de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Polнtica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comъn residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la polнtica uniforme, las leyes y principios del derecho nacional español.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idйntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusiуn, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derechos o interйs legнtimo en relaciуn con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y se utiliza de mala fe.

No ofrece ninguna duda que la marca NO SOLO MUSICA y el dominio NOSOLOMUSICA.COM, ofrecen, eliminada de la comparaciуn la partнcula correspondiente al nivel superior de dominio genйrico "COM", una absoluta identidad.

Dнcese que hay identidad cuando una cosa es la misma que otra con la que se compara, lo que ciertamente ocurre en este caso, donde la marca y el dominio de segundo nivel son intercambiables sin que pueda apreciarse diferencia ninguna.

Anбlisis de la existencia o inexistencia de derechos o intereses legнtimos por parte del demandante en el nombre de dominio controvertido.

No es posible alcanzar la conclusiуn de que el registro del dominio NOSOLOMUSICA.COM haya sido realizado de mala fe, ya que:

- Aceptбndose como vбlida la reivindicaciуn de audiencia que se formula no parece suficiente como para que pueda pretenderse un general conocimiento de la existencia del nombre del programa NO SOLO MUSICA por la generalidad de los consumidores.

- Las caracterнsticas de la palabra NOSOLOMUSICA, que tiene innegables connotaciones descriptivas, (sin discutirse con esta afirmaciуn su originalidad a efectos de su registro como marca), hace posible que pueda haberse producido un hallazgo casual e independiente de la misma por parte del demandado.

- Del contenido de la pбgina web a la que se accede a travйs de la direcciуn NOSOLOMUSICA.COM puede establecerse una cierta evocaciуn con esa denominaciуn, sin que pueda, por el contrario, establecerse conexiуn con un programa televisivo de carбcter musical como el que se describe en el documento de creaciуn de йste entre PUBLIMEDIA y GESTEVISION, que se acompaña a la demanda.

Todo lo anterior lleva a concluir hay interйs legнtimo por parte del demandado en la adopciуn del dominio controvertido.

Todo lo anterior dentro del marco de la Polнtica Uniforme de resoluciуn de controversia en materia de nombres de dominio adoptada por ICANN, y sin prejuzgar las acciones que conforme a la jurisdicciуn española, en ejercicio del derecho de exclusiva que concede la vigente Ley de Marcas, y el que pueda conceder la nueva Ley de Marcas cuyo proyecto se encuentra en avanzado estado de tramitaciуn en este momento (pendiente de informe del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial) sobre la posibilidad de que el titular de una marca impida la adopciуn como dominio de un signo equivalente.

De acuerdo con el pбrrafo 4 (a)(iii) de la Polнtica Uniforme se trata de dos supuestos, lo que hace preciso, por tanto, considerar la concurrencia de mala fe en el registro y tambiйn un uso de mala fe, para que la polнtica uniforme pueda ser aplicada.

Aъn cuando podrнa excluirse el anбlisis de estos apartados, al considerarse que el solicitante del dominio tiene interйs legнtimo, parece necesario efectuar algunas consideraciones sobre ese particular, y sobre la concurrencia o no de los dos requisitos adicionales, registro de mala fe y uso de mala fe.

En relaciуn con el registro del dominio, ninguna de las circunstancias probadas en el expediente de arbitraje permite considerar que el solicitante haya actuado de mala fe en la adopciуn del registro.

Si bien es cierto que no ha identificado su personalidad jurнdica de manera adecuada y exacta (lo que en caso de enmascaramiento podrнa constituir un elemento acreditativo de la mala fe) lo cierto es que proporciona datos suficientes de contacto, que confirma como ciertos al contestar a la demanda, volviendo a señalar los mismos como coordenadas de notificaciуn.

Sin embargo no queda acreditado que:

- El titular del dominio lo haya adquirido con el propуsito primordial de su venta, comercializaciуn o transferencia al titular de la marca o a un competidor.

- Tampoco se ha acreditado que se haya adquirido el dominio para evitar que el titular de la marca pudiera reflejar йsta en el domino correspondiente, aъn cuando ese sea el resultado que la adopciуn de su dominio, conforme el principio "prius tempus, potior iure" se produce.

- Tampoco se ha acreditado que el demandando haya registrado el dominio con el objetivo de perjudicar o dificultar de alguna manera las actividades comerciales de un competidor, ya que no entra en relaciуn de competencia con el titular de la marca NO SOLO MUSICA.

Ademбs, como quiera que el titular del dominio NOSOLOMUSICA.COM no utiliza el dominio de manera comercial, no puede pretenderse que el registro, ni la utilizaciуn del dominio NOSOLOMUSICA.COM, tengan como objetivo la atracciуn de los usuarios de Internet hacia su web, creando confusiуn con el titular de la marca en cuanto al origen de los hipotйticos productos o servicios de naturaleza comercial que hubieran podido darse en la pбgina.

El Panel Administrativo decide que el demandante, por las razones precedentemente expresadas, no ha probado, de acuerdo con el pбrrafo 4 a) (i), (ii) y (iii) que concurren los tres elementos en ellos contemplados y, consiguientemente, el Panel Administrativo rechazada la demanda de transferencia del dominio nosolomusica.com

Luis H. de Larramendi
Panelista ъnico

6 de Octubre de 2000