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DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

CLESA, S.A. v. VESA TECNOLOGIAS, S.L., tambiйn conocida como VESATEC

Caso N° D2000-1250

 

1. Las Partes

La demandante es la sociedad española CLESA, S.A., C/ Cardenal Herrera Oria, 67, 28034 Madrid , España (la "Demandante), representada por D. Jordi Bertomeu Garcнa, abogado, de PricewaterhouseCoopers, Barcelona, España.

La demandada es VESATEC, indicada en el informe de la entidad registradora como registrante y con direcciуn en "Houston, Texas 77006, Estados Unidos de Amйrica", (la "Demandada"). Segъn alega la Demandante, VESATEC es el nombre comercial que usa la sociedad española VESA TECNOLOGIAS, S.L., con verdadero domicilio en la calle Consejo de Ciento, 213, Barcelona, España. El Panel acepta que este ъltimo es el domicilio de la Demandada.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio en disputa es <cacaolat.com>, registrado con Network Solutions, Inc., de Herndon, Virginia, Estados Unidos de Amйrica.

 

3 Iter Procedimental

El 21 de septiembre de 2000, el Centro recibiу por correo electrуnico una demanda para su resoluciуn de conformidad con la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio, aprobada por la Corporaciуn de Asignaciуn de Nombres y Nъmeros de Internet (ICANN) el 26 de agosto de 1999, (la Polнtica), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio, aprobado por la ICANN el 24 de octubre de 1999, (el Reglamento) y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el Reglamento Adicional). El 25 de septiembre de 2000, la demanda se recibiу en copia papel. Ese mismo dнa el Centro acusу recibo de la demanda. El 26 de septiembre de 2000 el Centro pidiу verificaciуn de datos de registro a NSI. El 29 de septiembre de 2000 NSI confirmу al Centro que tiene registrado el nombre de dominio <cacaolat.com> a nombre de Vesatec, que el señor Francisco Monteagudo, de Servitec.net S.L. con direcciуn en C/Botanica 49 3є 2Є, Hospitalet, Barcelona 08908, España, es contacto administrativo, tйcnico, de zona y para facturaciуn, que el nombre de dominio tiene el status de "activo", y que estб en vigencia la versiуn 5.0 del acuerdo de servicio de registraciуn.

El 3 de octubre de 2000, el Centro notificу la demanda por courier (con anexos) y el comienzo del procedimiento a la Demandada y al señor Monteagudo (contacto administrativo) por courier y por correo electrуnico (sin anexos). El mismo dнa el Centro tambiйn notificу por fax al nъmero 00034932648346 (proporcionado por el registrador) del señor Monteagudo en 29 pбginas recibidas correctamente segъn informe de la mбquina de fax de la OMPI. La notificaciуn de la demanda inter alia advertнa expresamente a la Demandada que si la demanda no era contestada a mбs tardar el 22 de octubre de 2000, se declararнa su falta de cumplimiento en contestar la demanda, y que de acuerdo al Reglamento, Parбgrafo 14, el Panel designado podrб extraer de tal incumplimiento las consecuencias que considere apropiadas. El courier DHL informу que el envнo fue entregado el 9 de octubre de 2000 en la direcciуn arriba indicada de Servitec.net S.L .No habiendo la Demandada contestado la demanda al vencimiento del plazo, con fecha 25 de octubre de 2000 el Centro le notificу el acuse de ausencia de escrito de contestaciуn, por correo electrуnico. Despuйs de recibir la Declaraciуn de Aceptaciуn, Independencia e Imparcialidad de Roberto A. Bianchi, el 31 de octubre de 2000, el Centro lo designу miembro ъnico del grupo administrativo de expertos (el "Panel"), fijбndose el 13 de noviembre de 2000, como fecha lнmite para dictar la decisiуn.

El Panel, en forma independiente, coincide con el Centro en que la demanda se presentу conforme al Reglamento y al Reglamento Adicional, y que se pagaron los aranceles correspondientes. El Panel determina que el Centro hizo todos los esfuerzos razonables para cumplir con los requisitos de notificaciуn impuestos por el Reglamento, Parбgrafo 2(a).

No hubo presentaciones ulteriores de las partes. El Panel no dictу ordenes de procedimiento ni extendiу plazos. La demanda se hizo en español. El Panel acepta las alegaciones de la Demandante que la Demandada realmente tiene domicilio en España. En cualquier caso, el señor Francisco Monteagudo, contacto administrativo, tйcnico y para facturaciуn tiene domicilio en España. Ademбs, el español es el idioma en que se tramitarнa eventualmente el caso ante la jurisdicciуn mutua elegida por la Demandante en la demanda. Por ello, conforme al Reglamento, Parбgrafo 11, el Panel decide que el procedimiento se tramite en español.

 

4 Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, ya que fueron alegados en la demanda o constan en los documentos a ella adjuntados; no fueron objeto de contestaciуn por parte de la Demandada.

CACAOLAT distingue una bebida a base de leche, cacao y azъcar cuyo origen se remonta al año 1931. Originalmente perteneciу a la compañнa Catalana LETONA S.A. En 1971 fue adquirida por el Grupo CLESA y su difusiуn y popularidad se extendieron a nivel nacional.

La marca CACAOLAT gozу desde su nacimiento de una gran notoriedad pъblica. Ya estuvo presente en la Feria de Muestras de Barcelona de 1933.. La marca ha tenido gran difusiуn publicitaria, incluyendo el auspicio de eventos deportivos y retransmisiones radiofуnicas. Por lo alegado y probado por la Demandante el Panel acepta que CACAOLAT es una marca de gran renombre y prestigio en el mercado español y que es conocida allн desde antiguo.

La Demandante ha probado que es la titular de la marca española CACAOLAT en las fechas de solicitud y bajo los nъmeros, tipologнa y clases del nomenclador internacional siguientes:

MARCA NUMERO TIPO FECHA ESTADO CLASES

Cacaolat	87739	Denominativa	16/12/31	Concedida	30,32
Cacaolat	108475	Denominativa	01/04/36	Concedida	29
Cacaolat	519201	Mixta	25/11/66	Concedida	29,30
Cacaolat	709899	Denominativa	10/04/73	Concedida	5
Cacaolat	709900	Denominativa	10/04/73	Concedida	16
Cacaolat	709901	Denominativa	10/04/73	Concedida	21
Cacaolat	946781	Mixta	11/06/80	Concedida	30
Cacaolat	1193363	Mixta	07/04/87	Concedida	30
Cacaolat	1528404	Mixta	29/09/89	Concedida	30
Cacaolat	2153696	Denominativa	31/03/98	Concedida	1

La Demandante tambiйn ha probado que es titular de las marcas CACAOLAT registradas en paнses distintos de España, segъn el detalle siguiente:

MARCA PAÍS NUMERO TIPO SOLICITUD ESTADO CLASE

Cacaolat	Andorra	6712	Mixta	19/06/97	Concedida	29,30,32
Cacaolat	Andorra	6717	Denominativa	19/06/97	Concedida	29,30,32
Cacaolat	Argelia	R173691	Denominativa	01/05/86	Concedida	29,30,32
Cacaolat	Argelia	R173692	Denominativa	01/05/86	Concedida	29,30,32
Cacaolat	Tъnez	EE 931314	Denominativa	23/12/93	Concedida	29,30,32
Cacaolat	Tъnez	EE931325	Denominativa	27/12/93	Concedida	29,30,32
Cacaolat	Benelux	173691	Denominativa	26/12/53	Concedida	29,30,32
Cacaolat	Benelux	173692	Denominativa	26/12/53	Concedida	29,30,32
Cacaolat	Egipto	R173691	Denominativa	01/05/86	Concedida	29,30,32
Cacaolat	Egipto	R173692	Denominativa	01/05/86	Concedida	29,30,32
Cacaolat	Francia	173691	Denominativa	26/12/53	Concedida	29,30,32
Cacaolat	Francia	173692	Denominativa	6/12/53	Concedida	29,30,32
Cacaolat	Italia	173691	Denominativa	6/12/53	Concedida	29,30,32
Cacaolat	Italia	173692	Denominativa	26/12/53	Concedida	29,30,32
Cacaolat	Liechtenstein	R173691	Denominativa	01/05/86	Concedida	29,30,32
Cacaolat	Liechtenstein	R173692	Denominativa	01/05/86	Concedida	29,30,32
Cacaolat	Marruecos	173691	Denominativa	26/12/53	Concedida	29,30,32
Cacaolat	Marruecos	R173692	Denominativa	01/05/86	Concedida	29,30,32
Cacaolat	Mуnaco	R173691	Denominativa	01/05/86	Concedida	29,30,32
Cacaolat	Mуnaco	173692	Denominativa	26/12/53	Concedida	29,30,32
Cacaolat	Portugal	2R173691	Denominativa	19/07/94	Concedida	29,30,32
Cacaolat	Portugal	2R173692	Denominativa	19/07/94	Concedida	29,30,32
Cacaolat	Rep. Federal Alemana	R173691	Denominativa	01/05/86	Concedida	29,30,32
Cacaolat	Rep. Federal Alemana	R173692	Denominativa	01/05/86	Concedida	29,30,32
Cacaolat	Suiza	173691	Denominativa	26/12/53	Concedida	29,30,32
Cacaolat	Suiza	173692	Denominativa	26/12/53	Concedida	29,30,32

El nombre de dominio en disputa fue registrado con NSI el 29 de mayo de 1998. El registro se hizo en el marco de un acuerdo de servicio que preveнa que el registrante se sujetaba a la polнtica de resoluciуn de disputas en vigencia, y que se entenderнa que el cambio de esa polнtica lo obligaba desde que el cambio se publicara en el sitio web de la entidad registradora. A partir del 1° de enero de 2000 la polнtica de resoluciуn de disputas que vincula a la entidad registradora y al registrante es la Polнtica de ICANN actualmente en vigencia y que ha sido invocada por la Demandante en su demanda. La Demandada mantuvo el registro del dominio despuйs del 1° de enero de 2000, con lo que queda claro que estб vinculada a este procedimiento ICANN de acuerdo a la Polнtica y a su Reglamento.

 

5. Alegaciones de las Partes

A) Resumidamente, la Demandante alega que:

El nombre de dominio en disputa es idйntico a las marcas CACAOLAT que ostenta la compañнa CLESA, S.A.

El titular del nombre de dominio no posee el registro de la marca CACAOLAT. Dicha denominaciуn no se identifica con una sociedad, producto o servicio por el que pueda ser conocido el titular del dominio, por lo que el demandado no dispone de ningъn derecho ni interйs legнtimo para utilizar la denominaciуn CACAOLAT, a la hora de identificar los productos o servicios que ofrece.

Ni el demandado ni el contacto Francisco Monteagudo son conocidos en el mercado, ni presencialmente como CACAOLAT ni tampoco son conocidos con dicha denominaciуn en el mercado virtual ya que no han vinculado el nombre de dominio con una pбgina web en la cual se realice una oferta seria de productos o servicios, sino que, desde el momento del registro, el 29 de mayo de 1998, su sede web se halla inactiva, por lo que se puede afirmar que aun no se dirige a ningъn mercado. Tampoco se aprecia una voluntad de iniciar una actividad comercial legнtima en el futuro. Dos años de inactividad resultan ser mбs que suficientes para constatar una clara falta de voluntad por parte de la demandada.

Al ser CACAOLAT una marca especialmente notoria y comercializбndose el producto que ampara, entre otros, en el бmbito geogrбfico en el que estб domiciliado el demandado, habrнa de apreciarse mala fe en el momento de registrar el nombre de dominio CACAOLAT.COM

Se ha puesto de manifiesto una especial mala fe en el uso del nombre de dominio <cacaolat.com> por parte de la demandada.

B) La Demandada no ha contestado la demanda. Despuйs que se le notificу el incumplimiento de su carga de contestar la demanda, tampoco presentу escrito alguno al Centro o a este Panel.

 

6. Discusiуn

Identidad o similitud confundible

Segъn lo alegado y probado satisfactoriamente por la Demandante, el Panel considera que el nombre de dominio <cacaolat.com> es idйntico a la marca CACAOLAT o, considerando el agregado del dominio de nivel superior genйrico ".com", por lo menos similar de un modo que lleva a la confusiуn con la marca CACAOLAT de la Demandante.

La Demandante ha probado el extremo de la Polнtica, Parбgrafo 4(a)(i).

Falta de derechos e intereses legнtimos

En el presente caso, la Demandante, titular de una marca registrada y muy renombrada en España y registrada en muchos otros paнses, niega en general que la Demandada tenga derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio. En particular, la Demandante ha negado que la Demandada sea conocida por el nombre de dominio, tenga marca registrada alguna correspondiente al nombre de dominio, o haya hecho uso alguno del nombre de dominio del que pueda desprenderse que tuviera derechos o intereses legнtimos.

Todo demandado en un procedimiento ICANN tiene la carga de hacer alegaciones especнficas y presentar los documentos pertinentes en su defensa, de acuerdo al Reglamento, Parбgrafo 5(b)(i) y 5(b)(ix). En particular, cuando el demandante niega que el demandado posea derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio, corresponde al demandado alegar y probar cualesquiera circunstancias que le sean favorables. Entre otras cosas la Demandada podнa haber intentado alegar y probar alguna de las circunstancias de la Polнtica, Parбgrafo 4(c). Sin embargo, al haber incumplido la carga de contestar la demanda y omitido toda presentaciуn la Demandada ha preferido no ilustrar al Panel, que de ese modo necesariamente depende, para resolver el caso, de las alegaciones consistentes contenidas en la demanda, y de sus documentos anexos.

Por otra parte, el dнa 31 de octubre de 2000 el Panel en forma independiente ha realizado un intento de visitar el sitio web bajo el URL (localizador uniforme de recursos) http://www.cacaolat.com, utilizando el programa navegador Internet Explorer. El intento produjo como resultado un mensaje de error de DNS consistente en que "no se puede encontrar el servidor". El sitio web estб absolutamente inactivo. Ello impide extraer inferencias favorables a la Demandada en cuanto a que posea derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio en disputa.

En consecuencia, y segъn lo autorizado por el Reglamento, Parбgrafo 14, el Panel considera que la Demandante ha probado que la Demandada carece de derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio, conforme a la Polнtica, Parбgrafo 4(a)(ii).

Registro de Mala Fe

La demandante ha alegado que LACTONA S.A. recibiу una oferta de venta del nombre de dominio de dos abogados que decнan representar a la Demandada. Por la falta de contestaciуn de la demanda el Panel decide aceptar dicha alegaciуn de la Demandante. La Demandante no ha ilustrado al Panel sobre cuбl es la suma que se pretendнa en dicha oferta. Sin embargo, el Panel encuentra justificada la presunciуn de la Demandante que se trataba de una suma en todo caso superior a los costos efectivamente desembolsados en relaciуn con el nombre de dominio. A todo efecto prбctico, que la oferta se hiciera a LACTONA S.A., que es propiedad al 100 % del grupo CLESA aquн Demandante, equivale a que la oferta se hiciera a la misma CLESA, ya que estб probado que LACTONA S.A. habнa sido la propietaria de la marca por largos años, y que ahora pertenece a la Demandante.

Todo ello, unido a que la marca de la Demandante es muy conocida en España, y a que la Demandada carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio, permite inferir que al momento del registro la Demandada tenнa el propуsito principal de obtener ilegнtimamente un provecho por la venta del dominio a la Demandante. Ello es una circunstancia tнpica de registro del dominio con mala fe, de acuerdo a la Polнtica, Parбgrafo 4(b)(i). En consecuencia, el Panel considera que la Demandante ha probado el extremo requerido en la Polнtica, Parбgrafo 4(a)(ii).

Uso de Mala Fe

La inactividad absoluta del sitio web correspondiente al nombre de dominio en disputa, constatada por el Panel, no favorece a la Demandada. Si se tiene en cuenta que a la fecha de la presente decisiуn han pasado mбs de dos años desde el registro del nombre de dominio, la inactividad del sitio web correspondiente conduce a inferir que el uso del nombre de dominio lo es de mala fe. El Panel acepta los ilustrados razonamientos de la decisiуn en el caso OMPI D2000-0003 Telstra v. Nuclear Marshmallows, segun las que cuando existen circunstancias relevantes, de la inactividad se puede inferir que existe uso de mala fe. En este caso el Panel considera relevantes los siguientes hechos:

a) La oferta de venta del dominio a una controlada de la demandante, que con toda verosimilitud los ofertantes pudieron entender que era la titular de la marca y/o quien podнa aceptar la oferta.

b) La prбctica identidad del dominio con una marca antigua, acreditada y muy renombrada en España, cuyo desconocimiento no podrнa razonablemente esgrimir la Demandada, cuyo contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn, el señor Monteagudo, reside en España.

c) La inexistencia de derechos o intereses legнtimos de la Demandada sobre el nombre de dominio.

d) El haber proporcionado la Demandada - o la persona que en su nombre registrу el dominio - una direcciуn en Houston, Texas, Estados Unidos de Amйrica, como direcciуn del registrante al momento de registrar el nombre de dominio, cuando en realidad se trata de una persona jurнdica residente en España, precisamente el paнs donde no se puede alegar el desconocimiento de la marca CACAOLAT famosa y ajena.

e) La permanencia en el registro del nombre de dominio en disputa importarнa obstruir ilegнtimamente a la Demandante el legнtimo acceso a la Internet bajo su marca propia; asimismo, se induce a los consumidores actuales o potenciales de la Demandante a pensar que la Demandante no posee un sitio Web o que es tйcnicamente incapaz de mantenerlo operativo.

f) La coincidencia de decisiones de tribunales españoles fundadas en las leyes de Marcas N° 32/88, que permite obtener medidas cautelares contra el titular del nombre de dominio (arts. 31 y concordantes), y de Competencia Desleal de 1991. En este caso, ambas partes tienen sede y domicilio en España, por lo que el Panel, aceptando el razonamiento de los panelistas que decidieron los Casos OMPI D99-0001 y D2000-0001, se siente autorizado - para ilustrar su decisiуn - a guiarse por la legislaciуn relevante y su aplicaciуn por los tribunales españoles. El Panel ha tenido a la vista la Ley 32/1988, de 10 de noviembre de 1988, de Marcas, tal como figura en el sitio de la O.E.P.M., http://www.oepm.es/internet/ley32/ley32.htm 1. A la luz de la Ley de Marcas de España, artнculo 31 y concordantes, el Panel considera que el uso que la Demandada ha hecho del dominio idйntico o confundiblemente similar a la marca de la Demandante, le darнa a esta por lo menos el derecho a requerir y obtener el dictado de medidas cautelares tal como se ordenaron en los casos "nocilla.com" y "metacampus.com". Asн lo ha interpretado este mismo Panel en los casos OMPI D2000-0163 Raimat, D2000-0219 Uralita, D2000-0467 METRO BILBAO, S.A., D2000-0592 Canonais, S.A., D2000-0883 Antena 3 Televisiуn, S.A. y D2000-0779 Sociedad Española de Radiodifusiуn, S.A., que involucraban a partes con domicilio en España, y en los que el Panel considerу – como lo hace en este caso – que el Panel puede ilustrarse con las decisiones judiciales que se fundan en las normas del derecho de marcas y de competencia desleal de España. En Raimat y Uralita el Panel considerу aplicables los criterios seguidos en los autos de medidas cautelares contra los titulares de los dominios "nocilla.com", dictado por el Juzgado N° 5 de Oviedo y "metacampus. net" decidido por el Juzgado N° 9 de Madrid. El Panel considera que circunstancias similares se presentan en este caso, y que con criterios equivalentes muy probablemente tambiйn se juzgarнa de mala fe en España el uso de la marca CACAOLAT que hace la Demandada en el nombre de dominio <cacaolat.com>.

Por lo expuesto, el Panel considera que la Demandante ha probado a satisfacciуn que la Demandada usa de mala fe el nombre de dominio (Polнtica, parбgrafo 4(a)(iii)).

 

7. Resoluciуn

Por todo lo que antecede, el Panel determina que el nombre de dominio <cacaolat.com> es idйntico o por lo menos confundiblemente similar a la marca de la Demandante, que la Demandada no tiene derechos ni intereses legнtimos sobre el nombre de dominio, y que el mismo ha sido registrado y se usa de mala fe.

En consecuencia, de acuerdo a la Polнtica, Parбgrafo 4(i) y el Reglamento, Parбgrafo 15, el Panel Administrativo resuelve que el registro del nombre de dominio <cacaolat.com> sea transferido a la Demandante, CLESA, S.A.

 

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Roberto A. Bianchi
Panelista ъnico

10 de noviembre de 2000

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1. Se destacan las siguientes disposiciones: "Artнculo 30: El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el trбfico econуmico. Singularmente, el titular podrб designar con la marca los correspondientes productos o servicios, introducir en el mercado, debidamente identificados con ella, los productos o servicios para los que hubiere sido concedido el registro y utilizar la marca a efectos publicitarios". "Artнculo 31: 1. El titular de la marca registrada podrб ejercitar las acciones del artнculo 35 de la presente Ley frente a los terceros que utilicen en el trбfico econуmico, sin su consentimiento, una marca o signo idйntico o semejante para distinguir productos o servicios idйnticos o similares, cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios puede inducir a errores. 2. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el pбrrafo anterior podrб prohibirse, en especial: (...) d) utilizar el signo en los documentos de negocios y la publicidad (....)". "Artнculo 35: El titular de una marca registrada podrб ejercer ante los уrganos jurisdiccionales las acciones s civiles o penales que correspondan contras quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia". "Artнculo 36: En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrб pedir en la vнa civil: a) La cesaciуn de los actos que violen su derecho" (...) c) la adopciуn de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violaciуn (...)."