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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

Demandante: Banca March, S.A., con domicilio social en Avda. Alejandro Rosellу, 8, 07002 Palma de Mallorca – Baleares - España.

Demandada: Digigrup.com, que tiene como contacto administrativo a D. Jaime Sancho, con domicilio en apartado de correos nє 424, 07080 Palma de Mallorca – Baleares – España.

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio, < BANCAMARCH.COM > .

La entidad registradora de ese dominio es NETWORK SOLUTIONS, INC., con domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Hurndon, Virginia, 20170 - 5139, USA.

Una demanda, de acuerdo con la "Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Polнtica Uniforme", segъn fue adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Polнtica Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento ", fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro", el dнa 5 de Octubre de 2000.

Una copia de la demanda fue enviada por correo electrуnico a la entidad registradora y a la demandada, quien no contestу a la demanda, constatбndose dicha falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn con fecha 8 de Noviembre de 2000.

Con fecha 17 de Noviembre, de acuerdo con la peticiуn del demandante de que la disputa fuera decidida por un panel compuesto de un solo miembro, la OMPI designу a D. Luis H. de Larramendi como panelista, haciйndole llegar copia completa de la demanda.

La demandante es la entidad española Banca March, S.A., que manifiesta ser entidad matriz de Corporaciуn Financiera Alba, S.A., partнcipe a su vez de la firma Quavitae, S.A.

Invoca como propio el registro de Nombre Comercial Nє54686 BANCA MARCH, S.A., asн como otras numerosas marcas, que figuran relacionadas en la pбgina sexta del escrito de demanda, que incluyen la palabra MARCH y/o BANCA y/o las siglas B y M, junto con otros elementos de diseño, y que figuran registradas para numerosas clases de productos y servicios del Nomenclбtor Internacional.

La demandante alega notoriedad y reconocimiento generalizado para su marca y nombre BANCA MARCH, como consecuencia de su implantaciуn y antigüedad.

La demandada es una denominaciуn, que no se corresponde con nombre de persona fнsica ni jurнdica conocida, cuyo contacto administrativo es una persona fнsica que señala como domicilio un apartado de correos.

A los efectos de este procedimiento arbitral son de tener en cuenta los siguientes hechos:

- La demandante alega notoriedad y reconocimiento generalizado para su marca y nombre BANCA MARCH, como consecuencia de su implantaciуn y antigüedad.

- Al acceder a la direcciуn <BANCAMARCH.COM> el visitante era redireccionado, en la fecha en que se levantу el acta notarial de 12 de Septiembre de 2000, a la direcciуn http://islas-baleares.com/mallorca/juanmarch/; avanzando y retrocediendo por ese sitio de la red, se accede a pбginas dedicadas a personajes mallorquines, en donde en varias de esas pбginas, bajo las referencias genйricas de financiero, naviero, contrabandista, y especulador, figura en cada una de esas cuatro pбginas la menciуn ъnica de Juan March Ordinas, el fundador que fue de la Banca March.

- El panel ha accedido igualmente a la direcciуn <BANCAMARCH.COM>, y en la fecha de la consulta, 23 de Noviembre de 2000, se encuentra redireccionada a la pбgina <BANCAMARCH.NET>, que indica que la pбgina se encuentra en construcciуn, cuya URL es <http:/ /red.namesdirect.com/welcome.php3>, y donde se ofrecen diversos servicios relacionados con la web como la bъsqueda y registro de dominios, o el alojamiento de йstos.

A. Demandante

El demandante afirma:

- Que es titular de marcas españolas que incluyen la palabra MARCH y/o BANCA, junto con otros logos y elementos denominativos asimilables a la BANCA MARCH, y de un nombre comercial registrado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas para la denominaciуn BANCA MARCH, S.A.

- Que sus marcas y nombre registrado son idйnticos y/o similares al dominio <BANCAMARCH.COM>.

- Que la demandada no tiene ningъn interйs legнtimo ni ningъn tipo de derecho en relaciуn con el nombre de dominio en debate.

- Que hay mala fe en el registro del dominio <BANCAMARCH.COM> teniendo en cuenta:

- La notoriedad de la denominaciуn BANCA MARCH.

- Que su notoriedad es especialmente relevante para quien tiene su domicilio, como la demandada, en las Islas Baleares, donde tiene su sede social la entidad demandante.

- La continua referencia que se produce en la prensa a las actividades e importancia de la firma BANCA MARCH.

- Que la demandada ha obtenido adicionalmente al dominio impugnado el registro de otros numerosos dominios, que se relacionan en la pбgina 12 de la demanda, que tienen como comъn denominador el estar referidos, de manera directa o sugerente, a las Islas Baleares.

- Que el uso que estб haciendo la demandada del dominio <BANCAMARCH.COM> no es un uso legнtimo, sino de mala fe, porque difama al titular de la marca incompatible, y le impide obtener su presencia en la red bajo el dominio superior <.com> que, como el propio registro NETWORK SOLUTIONS, INC. explica, es el mбs adecuado a una firma comercial que pretende tener presencia en la red.

- Que la demandada ha registrado y usado ese nombre de dominio de mala fe.

Que como consecuencia, el demandante solicita la transferencia a su favor del dominio < BANCAMARCH.COM> .

B. La demandada

La demandada no ha contestado a las alegaciones de la entidad demandante

6.1 Reglas aplicables

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisiуn de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Polнtica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comъn residencia en España de demandante y demandada son de especial atinencia, junto con las reglas de la Polнtica Uniforme, las leyes y principios del derecho nacional español.

6.2. Examen de los presupuestos para la estimaciуn de la demanda contenidos en el apartado 4 a) de la Polнtica Uniforme.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por la demandada sea idйntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusiуn, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

- que la demandada carezca de derechos o interйs legнtimo en relaciуn con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.2.1 Preliminar

Previamente a determinar la existencia de identidad o semejanza "entre marca y dominio", de acuerdo con lo que exige la "Polнtica Uniforme", este Panel considera necesario precisar si verdaderamente puede entenderse que la demandante tiene derechos vбlidos a estos efectos sobre la denominaciуn "BANCA MARCH ", al ser titular del registro de Nombre Comercial Nє54686 BANCA MARCH, S.A.

Los derechos de propiedad industrial en España se encuentran regulados por la vigente Ley 32/88 de 10 de Noviembre, contemplбndose tres modalidades concretas, que son: Marca, Nombre Comercial y Rуtulo de Establecimiento.

El artнculo 3 dispone que el derecho sobre la marca se adquiere por el registro efectuado de conformidad con las disposiciones de la Ley.

Dicha disposiciуn, aunque sуlo cita las marcas, ha de aplicarse tambiйn a los nombres comerciales, al no contener la Ley otra disposiciуn equivalente relativa exclusivamente a ellos, y ser en general de aplicaciуn a йstos las normas sobre las marcas.

La propia naturaleza comъn de signos distintivos que ostentan las marcas, nombres comerciales registrados y rуtulos de establecimiento, y la interrelaciуn existente entre ellos, conforme a las disposiciones del artнculo 12.1 de la Ley de Marcas, acreditan que el Nombre Comercial registrado Nє54686 BANCA MARCH, S.A. es un signo comercial vбlido en España, y que por lo tanto, queda incluido dentro de la referencia a marcas de la "Polнtica Uniforme", que ha de ser interpretada en sentido amplio.

6.2.2. Hay que analizar ahora, por tanto, si el Nombre Comercial BANCA MARCH S.A. y las marcas que incluyen la denominaciуn MARCH y/u otras adicionales, ofrecen o no identidad o semejanza que produzca confusiуn, con el dominio <BANCAMARCH.COM>.

La respuesta ha de ser afirmativa en cuanto a ambos supuestos: Hay identidad entre el nombre comercial BANCA MARCH, S.A. y el dominio <BANCAMARCH.COM>, despojando a ambos tйrminos de la comparaciуn de los elementos irrelevantes, como son las siglas S.A. y la desinencia constitutiva del dominio superior <.com>, y hay tambiйn semejanza que ofrece confusiуn entre las marcas MARCH, referidas a servicios de telecomunicaciones, entre otros, y otras que incluyen ese tйrmino, y el dominio <BANCAMARCH.COM>. Ello es asн tanto por el valor poco caracterнstico de la palabra BANCA, dentro del conjunto BANCA MARCH, como por la propia singularidad de la palabra MARCH, y su notoriedad, que la adscriben inmediatamente a la firma demandante, produciendo por tanto la confusiуn que se proscribe en la "Polнtica Uniforme".

6.2.3 Anбlisis de la existencia o inexistencia de derechos o intereses legнtimos por parte de la demandada en un dominio controvertido.

El demandante aduce que no existe ningъn derecho, ni intereses legнtimos en la demandada para la adopciуn del dominio <BANCAMARCH.COM>.

En la pбgina a la que se accede a travйs de ese dominio no se explica ninguna razуn que acredite un derecho o interйs legнtimo para su registro, teniendo en cuenta que ni siquiera la crнtica de una instituciуn serнa razуn suficiente para que pudiera considerarse legнtima la adopciуn del dominio correspondiente a aquйlla, como se ha señalado reiteradamente por diversos panelistas, por ejemplo en el caso D2000-0467 <METROBILBAO.COM>.

Como la prueba de un hecho negativo no es posible, ha de aplicarse el principio de que bastan elementos circunstanciales que señalen en la direcciуn del hecho negativo que se pretende probar, cuando quien puede probarlo, que es quien tiene a su favor todos los elementos de juicio, como en este caso serнa la demandada, no realiza actuaciуn positiva ninguna en ese sentido.

Considerando las circunstancias anteriores, la existencia de numerosos dominios a favor de la demandada, cuyo comъn denominador es la referencia directa o indirecta a las Islas Baleares, para la que no parece pueda acreditar derecho de exclusiva ninguno, hay que concluirse en que queda probada la inexistencia de derechos o intereses legнtimos por parte de la demandada.

Debe reiterarse que no es derecho legнtimo al nombre de dominio la propia circunstancia de haber obtenido el registro de йste, pues lo contrario serнa hacer supuesto de la cuestiуn, de tal modo que por el mero hecho de que se haya registrado el dominio <BANCAMARCH.COM> no puede considerarse que su titular tenga derecho legнtimo a йste.

6.2.4. Anбlisis de la existencia o no de mala fe en el registro del nombre de dominio < BANCAMARCH.COM> , y de la existencia o no de uso de mala fe de ese nombre de dominio.`

El pбrrafo 4 (a) iii de la Polнtica Uniforme considera que es necesaria la concurrencia de mala fe en el registro y, asimismo, un uso de mala fe.

En la interpretaciуn de ese apartado se ha tenido en cuenta el proceso formativo de las reglas de ICANN, y el hecho de que si bien:

- es necesario que exista algъn requisito de uso de mala fe de los dominios, de cuya titularidad se haya desentendido el solicitante,

- es preciso considerar tambiйn con especial cuidado si alguna tenencia pasiva, de mala fe, del nombre de dominio, puede considerarse uso en el sentido del pбrrafo 4 a) (iii) de la "Polнtica Uniforme".

En ese sentido, sin establecer lнneas generales, la decisiуn D2000-003 de 18 de Febrero de 2000, señalaba que el panel debe prestar atenciуn especial a todas las circunstancias relativas a la conducta de la demandada, estableciendo que puede haber satisfacciуn de ese requisito bajo la "Polнtica Uniforme" si tales circunstancias muestran que la tenencia pasiva de un nombre de dominio implica una actuaciуn (y por lo tanto un uso) de mala fe.

Esa consideraciуn de la conducta de las partes encaja perfectamente con el derecho español, que en el Cуdigo Civil, artнculo 1282, establece que para juzgar de la intenciуn de los contratantes (en este caso de las partes)... "deberб atender principalmente a los actos de йstas, coetбneos y posteriores al contrato".

Todo lo anterior lleva a ampliar la consideraciуn de lo que debe de entenderse por uso de mala fe, cuando la adquisiciуn del registro de nombre de dominio ha sido de mala fe.

Son circunstancias que a juicio del panel acreditan el registro de mala fe del dominio < BANCAMARCH.COM> , las siguientes:

- El dificultar la identificaciуn del titular del dominio; ello se desprende del hecho de utilizarse una denominaciуn que no se corresponde ni con un nombre personal ni con un nombre societario, asн como el señalamiento de un apartado de correos por todo domicilio.

- La conducta de acaparamiento de dominios similares, al haber obtenido el registro de los dominios siguientes:

- todoautos.com; pescadealtura.com; trablisa.com; islas-baleares.net; yachtshipping.net; illes-balears.com; son-severin.com; es-bolleti.com; mts-group.com; mainbalear.com; rapidtrans.com; emilioalzamora.com; uep-si.com; axisdata.net; albacora.org; sonseverin.net; oriolservia.com; jet-broker.com; balearic.org; mallorcastar.com; caprabo.com; mecxico.com; detergentes.com; bancamarch.com; nextelsl.com; afedeco.com; industrias-semar.com; webadictos.com; sobrasada.com; galeriadearte.com; inoconsult.net; islas-baleares.com.

- El no haberse alegado por la demandada, que no ha comparecido, la existencia de una actividad comercial para la que legнtimamente pudiera utilizarse el dominio <BANCAMARCH.COM>, de donde se desprende que la adopciуn de la misma obedece al deseo de impedir el registro de ese dominio a su titular.

- El que mediante la obtenciуn del dominio <BANCAMARCH.COM> se impide y dificulta al titular de marcas MARCH y de un nombre comercial registrado BANCA MARCH, S.A. su presencia en la red.

- La notoriedad en toda España de la denominaciуn BANCA MARCH, pero especialmente en las Islas Baleares, donde tienen su sede demandante y demandada, asн como la dificultad que ello entraña para que pueda considerarse que la adopciуn del dominio ha sido fortuita, casual o no intencionada.

En cuanto al uso de la marca, tambiйn el panel concluye en que se produce un uso de mala fe, habida cuenta de que:

- Al acceder a la pбgina < BANCAMARCH.COM > se redirecciona a otro sitio de la red, lo que acredita que existe uso.

- En la pбgina redireccionada en el momento de formular la demanda, han existido contenidos denigratorios para una persona, Juan March Ordina, fundador de la Banca March, con quien inmediatamente se asocia a йsta, mientras que la pбgina a la que actualmente se accede trasluce contenido econуmico.

Sуlo si se hubiera adoptado por el titular del dominio controvertido una polнtica activa de no uso del dominio <BANCAMARCH.COM>, en un caso como este en el que tal dominio reproduce una marca notoria de alto renombre, o si el uso realizado –siempre que hubiera existido del solicitante un interйs legнtimo o un derecho al uso de la denominaciуn- fuera de carбcter no comercial ni atentatorio contra la marca BANCA MARCH, se podrнa entender no concurrente el requisito de un uso de mala fe.

En consecuencia, el panel declara probada la falta de interйs legнtimo para el registro del dominio < BANCAMARCH.COM> por parte de la demandada, y tambiйn que ese dominio ha sido registrado y ademбs estб siendo utilizado de mala fe.

El Panel Administrativo decide que el demandante, por las razones precedentemente expresadas, ha probado, de acuerdo con el pбrrafo 4 a) (i), (ii) y (iii) que concurren los tres elementos en йl contemplados y, consiguientemente, el Panel Administrativo ordena que el dominio < BANCAMARCH.COM> sea transferido al demandante.

Luis H. de Larramendi
Panelista ъnico

29 de Noviembre de 2000