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Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI

La Parte Demandante es la entidad bancaria BANCO SANTIAGO, una sociedad anуnima bancaria organizada y existente de conformidad con las leyes de Chile y domiciliada en Bandera 201, Santiago Centro, Santiago, Chile (la "Demandante"), representada por el señor Juan Enrique Puga Valdйs, domiciliado en calle Huйrfanos 1189, sexto piso, Santiago, Chile, quien actъa en calidad de representante autorizado.

La Parte Demandada es la persona o entidad identificada con las siglas "JLB", ignorбndose su nacionalidad, domiciliada en P.O.Box 52, St. Fruitos de Bages, Barcelona, España (el "Demandado").

El nombre de dominio objeto de este procedimiento es <bancosantiago.com>, registrado a nombre del "Demandado" en Network Solutions, Inc.

3. Curso del Procedimiento

El 6 de Octubre de 2000, el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el "Centro"), recibiу por vнa electrуnica una demanda de acuerdo a la Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la ICANN (la "Polнtica"), el Reglamento de la Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (el "Reglamento"), aprobados por la ICANN el 24 de Octubre de 1999, y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el "Reglamento Adicional"). Posteriormente, el 13 de Octubre de 2000, el "Centro" recibiу la demanda en copia de papel, con sus anexos.

El 16 de Octubre de 2000, el "Centro" recibiу la notificaciуn de la verificaciуn de el "Registrador". Con fecha 24 de Octubre de 2000 se dio inicio al procedimiento, notificando la demanda a el "Demandado". No habiйndose dado contestaciуn a la demanda, con fecha 20 de Noviembre de 2000 se acusу la inexistencia de escrito de contestaciуn a la demanda.

Despuйs de recibir la declaraciуn de independencia e imparcialidad de Mauricio Jalife, el 12 de Diciembre de 2000 el "Centro" lo designу como Panel Administrativo ("Panel"), comunicando la designaciуn a las partes y fijando plazo hasta el 26 de Diciembre de 2000 para que el "Panel" envнe la decisiуn al "Centro". El "Panel" fue por lo tanto constituido de acuerdo a la "Polнtica" y su "Reglamento".

El 14 de Diciembre de 2000, el "Panel" recibiу el original de los documentos del procedimiento, y el 18 de Diciembre de 2000 las pruebas de la "Demandante", consistente en vнdeos en formato VHS, documentos publicitarios, copias de tнtulos de marcas, y otros materiales documentales.

El "Panel" coincide con el "Centro" en cuanto a que la demanda ha cumplido con todos los requisitos formales que fijan la "Polнtica" y el "Reglamento".

El "Panel", ante lo afirmado en la demanda y por los documentos respectivos agregados, tampoco cuestionados, tiene por acreditados los siguientes hechos:

La "Demandante" es una empresa legalmente constituida de conformidad a las leyes de Chile. La "Demandante", de conformidad con su objeto social, presta de manera regular servicios relativos a banca e intermediaciуn financiera.

La "Demandante" es titular en Chile de los registros de la marca BANCO SANTIAGO, bajo los nъmeros de registro 522.740, en clases 35, 36, 38, 41 y 42; 493.313 en clase 16; 466.862 en clase 36;507.314 en clase 36; 563.708 en clase 36; asн como de las marcas BANCO SANTIAGO y diseño, con nъmeros de registro 493.153 en clases 35 y 38; 495.729 en clase 36; 495.740 en clase 16; asн como de la marca registrada 485.289 BANCO DE SANTIAGO en clase 38, y de diversos registros para otras modalidades de la misma denominaciуn. Por tratarse de una entidad bancaria con amplia presencia en su paнs, que es objeto de esfuerzos publicitarios masivos y constantes, y con varios años de constituirse como una de las entidades mбs representativas del sector, es de considerarse que la marca "BANCO SANTIAGO" es un signo distintivo conocido, sino es que notorio, y que dicho conocimiento es resultado del esfuerzo comercial de la "Demandante".

Afirma la "Demandante":

1. La sociedad bancaria Banco Santiago de Santiago de Chile es la continuadora del anteriormente denominado Banco de Santiago, formado por escritura pъblica de fecha 7 de Septiembre de 1977 ante el Notario de Santiago Alfredo Astaburuaga Gбlvez. Un extracto de dicha constituciуn fue debidamente publicada en el Diario Oficial de la Repъblica de Chile de fecha 28 de Septiembre de 1977 y debidamente inscrito ante el Registro de Comercio correspondiente al mismo año.

2. Desde la fecha indicada, la entidad bancaria demandante se encuentra sometida a la fiscalizaciуn de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de la Repъblica de Chile.

3. En el mes de Enero de 1997, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, aprobу la fusiуn de las instituciones bancarias chilenas denominadas Banco de Santiago y Banco O"Higgins, mediante el aporte del activo de este ъltimo a Banco de Santiago, quien asume la totalidad de su pasivo. Asimismo, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras aprobу en dicha oportunidad el cambio de nombre de Banco de Santiago a Banco Santiago, ocasiуn desde la cual se conoce a esta entidad bajo tal denominaciуn.

4. Tambiйn desde el dнa 13 de Enero de 1997, se encuentra certificado que Banco Santiago estб listado dentro del New York Stock Exchange Market, de los Estados Unidos de Amйrica, para la transacciуn de sus ADS American Depository Shares.

5. Al menos desde el año 1997 en adelante se utiliza la denominaciуn Banco Santiago para distinguir sus productos y servicios, los que se encuentran acreditados en numerosas cantidad de antecedentes, entre los cuales se acompañan impresos y publicaciones que datan del año 1997.

6. Con anterioridad a 1997, la demandante utilizaba la House Mark Banco de Santiago, la que resulta ademбs muy similar al nombre de dominio demandado en estos autos.

7. Banco Santiago es titular de una cantidad numerosa de marcas comerciales que se indicarбn oportunamente, sin perjuicio de lo cual tambiйn se acreditarбn los correspondientes registros a travйs de los certificados de registros de marcas Banco Santiago para distintas clases del clasificador internacional de marcas comerciales, dentro de las cuales se cuentan las clase 36 y 38 entre muchas otras.

8. Como consecuencia de lo indicado, se aprecia que el ъnico legнtimo propietario del dominio <bancosantiago.com> puede ser la parte demandante, y queda tambiйn a la vista que la parte demandada ha infringindo los derechos de la demandante al efectuar el registro del dominio <bancosantiago.com>, el que se encuentra dirigido o redireccionado a un sitio web con la direcciуn www.cataloniatrading.com, sitio anуnimo que ofrece una gran cantidad de supuestos servicios comerciales.

9. Es muy simple concluir que el ъnico objetivo de la parte demandada ha sido obtener mayor trбfico a su sitio, por medio del redireccionamiento de todos los hits de los numerosнsimos clientes de Banco Santiago (primera instituciуn bancaria de la Repъblica de Chile desde hace varios años).

10. De conformidad con el pбrrafo 3 .b) viii del Reglamento, se observa que las marcas comerciales en las cuales se basa la demanda describen precisamente el nombre del dominio usurpado.

11. El pбrrafo 3.b) ix) del Reglamento ha sido infringido por la parte demandada, toda vez que el nombre del dominio <bancosantiago.com> es idйntico hasta el punto de crear confusiуn con respecto de las marcas, servicios y productos de la parte demandante; debe considerarse que el demandado no posee derecho alguno o intereses legнtimos respectos del nombre de dominio <bancosantiago.com>, puesto que el direccionamiento que la parte demandada ha realizado, conduce a un sitio comercial que ninguna relaciуn tiene con la actividad bancaria; y en consecuencia, queda acreditado que el registro de dominio <bancosantiago.com> no solo se ha realizado de mala fe, pues Banco Santiago es una marca comercial famosa y notoria no solo en la Repъblica de Chile, sino que tambiйn en Europa, especialmente en España, naciуn donde tiene domicilio la parte demandada, sino que la misma la utiliza de mala fe al haber redireccionado el sitio, que no tiene ninguna relaciуn con servicios bancarios, a un supuesto sitio de servicios comerciales.

12. Conforme a lo dispuesto en el pбrrafo 4. b) y c) de la Polнtica, se observa que la parte demandada ha registrado el dominio <bancosantiago.com>, para lucrar con la mayor cantidad de Hits que producen los ingresos de los clientes de Banco Santiago al sitio www.cataloniatrading.com, con lo cual Banco Santiago se encuentra impedido de tener el nombre de dominio <bancosantiago.com>, lo que perturba su actividad comercial.

13. Este uso ilegнtimo y desleal empaña el buen nombre de la marca Banco Santiago y de sus productos y servicios asociados.

VI Peticion Concreta .

De conformidad con el pбrrafo 4. b) de la Polнtica, por las razones descritas en el nъmero anterior, el demandante solicita al Grupo Administrativo de Expertos nombrado en el presente procedimiento, que dicte resoluciуn definitiva para la transferencia del dominio <bancosantiago.com> a nombre de Banco Santiago, demandante de este procedimiento, ya individualizado.

Conforme lo dispuesto en el pбrrafo 3 .b) iv), la parte demandante opta porque la controversia sea decidida por un grupo de Expertos compuesto por un ъnico miembro.

De conformidad con lo dispuesto en el pбrrafo 3 .b) xiii), el demandante acepta someterse ъnicamente respecto de cualquier impugnaciуn que pueda efectuar el demandado, en relaciуn con una resoluciуn del Grupo Administrativo de Expertos, de ceder el nombre de dominio objeto de la presente demanda, a la jurisdicciуn de los tribunales en la Oficina Principal del Registrador interesado, o en defecto de la situaciуn anterior, a los tribunales que correspondan al domicilio del titular del nombre de dominio que figuran en el registro del nombre o nombres de dominio contenidos en la base de datos WHOIS del registrador interesado, en el momento que se haya presentado la demanda al Centro de Arbitraje de la OMPI.

IX Comunicaciones.

Se ha transmitido una copia de la presente demanda, junto con la portada prescrita por el Reglamento Adicional, mediante comunicaciones por correo electrуnico a cataloniatrading@hotmail.com y hostmaster@d-na.com, ademбs del envнo de material impreso por correo certificado a JLB, P.O. Box 52, St. Fruitos de Bages, Barcelona, España, al igual que se ha transmitido al registrador interesado, una copia de la presente demanda por vнa electrуnica confirmada por correo certificado.

El demandante acepta que la demanda que plantea y los recursos jurнdicos que solicita en relaciуn con el registro del nombre de dominio, la controversia o la soluciуn de la controversia, afectarбn ъnicamente al titular del nombre de dominio y exime de los mismos a: Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI y a los Miembros del Grupo de Expertos, excepto en caso de infracciуn deliberada, a los Registradores interesados, al Administrador del Registro, a la Corporaciуn de Asignaciуn de Nъmeros y Nombres de Internet, asн como a sus directores, funcionarios, empleados y agentes, salvo negligencia, culpa o dolo de los anteriores.

El demandante certifica que la informaciуn contenida en la presente demanda es, a su leal saber y entender, completa y exacta, que la presenta demanda no se presenta por ningъn motivo inadecuado, como el de crear obstбculo, y que las afirmaciones efectuadas en la presente demanda estбn garantizadas por el Reglamento y la legislaciуn aplicable, tal y como existe actualmente o en la medida en que puede extenderse mediante un argumento razonable y de buena fe.

En la oportunidad procesal correspondiente, esta parte someterб a conocimiento del sentenciador, una cantidad importante de documentaciуn que acredita todo lo anteriormente expuesto por esta parte.

Con fecha 20 de Noviembre de 2000, el "Centro" formulу el acuse de ausencia de escrito de contestaciуn, por lo que la Demanda se entiende como legalmente notificada, y por perdido el derecho de el "Demandado" a producir su contestaciуn.

El artнculo 15 literal a) del "Reglamento" ordena al "Panel" tomar su decisiуn sobre la base de:

6.1.1 Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;

6.1.2 Lo dispuesto en la "Polнtica" y en el propio "Reglamento";

6.1.3 De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de derecho, que el "Panel" considere aplicables.

La versiуn 5.0 del acuerdo de registro ("service agreement") del "Registrador" incluye la "Polнtica" en vigencia para el "Registrador". Ello obliga al "Demandado" a sujetarse a este procedimiento de acuerdo a dicha "Polнtica" y a su "Reglamento".

El artнculo 4 literal a) de la "Polнtica" establece de manera expresa las controversias aplicables al procedimiento administrativo obligatorio, en los siguientes tйrminos:

En aplicaciуn de los lineamientos citados, a continuaciуn el "Panel" estudiarб y evaluarб los hechos y las alegaciones que constan en el proceso.

Alega la "Demandante" que el nombre de dominio <bancosantiago.com>, registrado por el "Demandado" es idйntico a la marca sobre la que ella tiene derechos preexistentes.

Es evidente la coincidencia que entre las denominaciones se presenta en los aspectos fonйtico, visual e ideolуgico, ya que la ъnica diferencia perceptible ES LA INEXISTENCIA DE ESPACIO ENTRE LAS PALABRAS "Banco" y "Santiago" que conforman el nombre de dominio, lo que por la naturaleza del mismo es obligado, resultando ademбs inocuo como elemento de diferenciaciуn, ya que es una circunstancia fonйtica e ideolуgicamente irrelevante, mientras que visualmente es poco significativa.

Por lo que hace al tйrmino ".com", como se sabe, el mismo es una expresiуn genйrica ineludible para los nombres de dominio de connotaciуn comercial o empresarial, por lo que no añade ninguna distintividad al nombre de dominio controvertido, resultando entonces que entre las marcas registradas propiedad de la "Demandante" y el referido nombre de dominio, existe similitud en grado de confusiуn, sino es que identidad plena y total.

Acerca de la legitimidad respecto del nombre de dominio que pudiere corresponder a el "Demandado", cabe en primera instancia señalar que la ausencia de contestaciуn a la demanda debe tener por aceptados los hechos narrados en la demanda, y al mismo tiempo, exhibe que el "Demandado" carece de intereses o derechos respecto de dicho nombre, al no presentar argumentos de defensa.

No debe pasar inadvertido en el dictado de la presente resoluciуn, el hecho de que el nombre de dominio materia de esta controversia no es utilizado en forma directa por el "Demandado", sino que el mismo remite a un sitio diverso bajo la nomenclatura www.cataloniatrading.com. Es de señalarse que, tratбndose de servicios bancarios, el error o confusiуn en que el consumidor pueda caer es especialmente grave, ya que son servicios en los que la identificaciуn del origen de los servicios, y la identificaciуn precisa del intermediario son premisas de la seguridad en operaciones de este tipo. En tal sentido, cualquier gйnero de confusiуn debe ser eliminado, lo que se manifiesta de manera clara en este caso.

Asimismo, el hecho de que el propio nombre del registrante y "Demandado", a quien se identifica como "JLB", sea ficticio, hace presumir que existe solo la intenciуn de utilizar el atractivo de un nombre y marca como "BANCO SANTIAGO" para atraer usuarios, lo cual evidencia la mala fe en la adopciуn y uso de dicho nombre de dominio.

Este "Panel" ha tenido a la vista los diversos y numerosos materiales publicitarios generados bajo el patrocinio de el "Demandante", constatando lo afirmado por la "Demandante" en su demanda.

La "Demandante" alega que el "Demandado" no tiene derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio <bancosantiago.com>, toda vez que йste le corresponde a ella en razуn de que el mismo ha sido adoptado desde hace mбs de 20 años como nombre corporativo de la instituciуn, siendo ademбs su marca registrada, lo que no ha sido controvertido por el "Demandado", como era su obligaciуn conforme al artнculo 4 literal c) de la "Polнtica".

El artнculo 4 literal c) de la "Polнtica" establece varias maneras como el "Demandado" puede demostrar sus derechos y sus legнtimos intereses sobre el nombre de dominio al responder la demanda, señalando las siguientes:

El "Demandado" no dio contestaciуn a la demanda, por lo que no existen argumentos, defensas, intereses o derechos que resulten oponibles a los derechos que la "Demandante" ha acreditado poseer respecto de la marca y "Banco Santiago".

En el бmbito de la competencia desleal, el artнculo 10 bis numeral 1) del Convenio de Parнs para la Protecciуn de la Propiedad Industrial, prohнbe los actos de confusiуn en los siguientes tйrminos:

Ademбs, el "Demandado" no ha utilizado en forma directa ni utiliza actualmente la denominaciуn BANCOSANTIAGO.COM para llevar a cabo alguna oferta de productos o servicios, sino que la utiliza como gancho o puente para atraer usuarios a un sitio diverso identificado como "cataloniatrading.com". Ello se aprecia particularmente al acceder al sitio www.bancosantiago.com. En efecto, el "Panel" realizу el ingreso el 22 de Diciembre de 2000, a dicha pбgina, con el resultado ya mencionado.

Teniendo en cuenta que la "Demandante" no ha otorgado licencia al "Demandado" para el uso de su marca "Banco Santiago" o para registrar un nombre de dominio que incluya dicha expresiуn, asн como el hecho de que la expresiуn "Banco Santiago"no se acredita que guarde relaciуn con el nombre o las actividades del "Demandado", conduce a el "Panel" a determinar que el "Demandado" carece de derechos e intereses legнtimos sobre el nombre de dominio <Bancosantiago.Com>.

Hecho el anterior preбmbulo, la "Demandante" afirma que el dominio <bancosantiago.com> ha sido registrado de mala fe, ya que constituye una infracciуn de los derechos de propiedad intelectual de la "Demandante" sobre sus marcas, generando un obstбculo para efectos de la presencia en Internet de йsta, atendiendo particularmente que el "Demandado" carece de derecho o interйs legнtimo para registrar o emplear dicho nombre de dominio, opinion que es compartida por este Panel. Lo anterior se confirma al haber el "Demandado" omitido presentar en tiempo su contestaciуn a la demanda.

En adiciуn, es de considerar que la imprecisiуn respecto de la persona del registrante, sea individuo o persona jurнdica, se interpreta por el "Panel" como prueba de la mala fe del registrante al haber optado por registrar dicho nombre de dominio bajo circunstancia anуnimas como las mencionadas, y en abierta amenaza de violaciуn a los derechos marcarios de el "Demandante", y la inminente confusiуn a los consumidores o usuarios.

El Panel ha determinado que el nombre de dominio <bancosantiago.com> es similar en grado de confusiуn a las preexistentes marcas BANCO SANTIAGO de la "Demandante". Asimismo, el "Panel" ha determinado que el "Demandado" carece de derechos e intereses legнtimos respecto de dicho nombre de dominio. El "Panel" tambiйn ha determinado que el registro de dicho nombre de dominio por el "Demandado" ha sido efectuado de mala fe y que la forma en que el mismo es usado por parte de йste es una conducta que tiene una clara connotaciуn de mala fe. Asimismo, la presunciуn de la inexistencia de la persona fнsica o jurнdica registrante, o bien su anonimato, son indicios que conducen a considerar que el registro ha sido efectuado de mala fe.

Por todo ello y conforme a los artнculos 4 literal i) y 15 de la "Polнtica" y el "Reglamento" respectivamente, el "Panel" resuelve ordenar que el registro del nombre de dominio <bancosantiago.com> sea transferido a la "Demandante" BANCO SANTIAGO.

Mauricio Jalife
Panelista Unico

Fecha 26 de Diciembre de 2000