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Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI

 

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

ROSA MONTERO GALLO v. GALILEO ASESORES S. L.

Caso No. D2000-1649

 

1. Las Partes.

El Demandante es Da. Rosa Montero Gallo, de nacionalidad española con domicilio en Edificio "El Paнs", calle Miguel Yuste, 40. 28037 Madrid, España (en adelante el "Demandante"). Actъa en nombre del Demandante D. Miguel Ángel Rodrнguez, en representaciуn de GOMEZ-ACEBO & POMBO, Abogados, con domicilio en Paseo de la Castellana nє 164, 28046 Madrid, España (en adelante el "Representante del Demandante").

La Demandada es GALILEO ASESORES, S.L., con domicilio en C/ Fernбndez de los Rнos, 57 Bis, 1є Dcha, 28015, Madrid, España (en adelante el "Demandado"). Actъa en nombre dla Demandada D. Vнctor Manuel Rodrнguez Martнn, abogado, con domicilio en el mismo de su representada (en adelante el "Representante de la Demandada").

 

2. Nombre de dominio y Registrador

El nombre de dominio en disputa es <rosamontero.com>. El registrador es Register.com, Inc. (en adelante el "Registrador") de New York, USA.

 

3. Historia Procesal

El Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (en adelante el "Centro") recibiу la Demanda (en adelante la "Demanda") el 28 de noviembre de 2000 por correo electrуnico y en copia firmada en papel. El 1 de diciembre de 2000, el Centro enviу al Registrador un requerimiento de verificaciуn de los datos de registro, que fue contestado por el Registrador el 8 de diciembre de 2000 mediante una verificaciуn registral (en adelante el "Informe del Registrador"). El Informe del Registrador confirma que el nombre de dominio en disputa fue registrado por el Registrador, que la Demandada es el registrante "corriente" y que el nombre de dominio estб en estado "activo".

El Demandante realizу el pago de los aranceles requeridos.

Habiendo verificado que la Demanda satisface los recaudos formales de la "Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en adelante la "Polнtica") y del Reglamento de la Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en adelante las "Reglas") aprobados por la ICANN el dнa 4 de Octubre de 1999, asн como del Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI, (en adelante las "Reglas Adicionales), el 13 de diciembre de 2000 el Centro enviу al Demandado una notificaciуn de acuerdo al artнculo 2(a) de las Reglas, acompañando copias de la Demanda.

La Demandada remitiу al Centro la Contestaciуn de Demanda (en adelante la "Contestaciуn") por correo electrуnico el 29 de diciembre de 2000.

El 18 de Enero de 2001, luego de recibir de su parte una Manifestaciуn de Aceptaciуn y Declaraciуn de Imparcialidad e Independencia, el Centro designу al Sr. Antonio Millй como miembro ъnico de Panel Administrativo (en adelante el "Panelista"). En la misma fecha, el Centro notificу a las partes de esa designaciуn.

 

4. Competencia respecto del Procedimiento Administrativo

Sostiene el Demandante que "la presente controversia entra propiamente dentro del бmbito de la Polнtica, y el grupo administrativo de expertos tiene competencia para resolver la controversia" puesto que "el acuerdo de registro, en virtud del cual ha sido registrado el nombre de dominio objeto de la presente demanda, incorpora la Polнtica".

La demandada, por su parte, propone dos cuestiones previas:

a) Afirma que "la OMPI, se muestra competente ъnicamente en las cuestiones que supongan infracciones sobre el derecho de marcas" y haciendo mйrito de que en el caso no se alega un registro marcario y disposiciones del derecho español en materia de marcas de comercio, niega tal competencia en el caso concreto por considerar "requisito imprescindible para la viabilidad de la demanda, acreditar, por cualquier medio admitido en derecho, la titularidad de marca, que ademбs, debe ser absolutamente coincidente, en todos sus tйrminos, con el dominio objeto de controversia".

b) Hace mйrito de que en la lista de panelistas de nacionalidad española que tiene el Centro (Nota 1), figura Don Josй Carlos Erdozain, quien "pertenece segъn consta en dicho documento al despacho Gуmez Acebo y Pombo Abogados. De lo cual se deduce una estrecha relaciуn entre el referido despacho y la OMPI". Sobre tal base solicita que el Centro "se abstenga de conocer y resolver el presente caso, dado que su intervenciуn puede no ser objetiva, y en todo caso, se cernirнa una sombra de sospecha sobre la objetividad e imparcialidad de dicha resoluciуn" y recusa al Panel.

En estos tйrminos, la primera cuestiуn a resolver en el presente caso es la referente a la a la competencia del Panel y a la eventual existencia de causa para su excusaciуn o recusaciуn.

Atento lo que surge del Informe del Registrador, se partirб de la base de que la Demandada obtuvo el uso del nombre de dominio en disputa merced al contrato que al efecto concertу con el Registrador, el cual incluye las siguientes disposiciones:

1. Domain Name Registration, Administration, and Renewal Services

You acknowledge that you have read, understood and agree to be bound by all terms and conditions of ICANN's Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "UDRP"), as amended from time to time, which is hereby incorporated and made a part of this Agreement by reference for all .com, .net and .org domain name registrations or renewals. ..

15. Suspension, Cancellation, Transfer or Modification

.. You further acknowledge and agree that your domain name registration is subject to suspension, cancellation, transfer or modification pursuant to the terms of any rules or policies applicable to your domain name registration, including, but not limited to (i) the UDRP, (ii) any ICANN adopted policy, (iii) any registrar (including register.com) or registry administrator procedures, or (iv) any other ccTLD registry administrator procedures. ..

Constituyen por tanto la Polнtica y las Reglas el cuerpo de normas sustanciales y formales a las que se somete el presente Caso y las mismas resultan obligatorias para la Demandada como consecuencia de las obligaciones contractuales que voluntariamente asumiera respecto del Registrador (y por su intermedio respecto del ICANN). Esas reglas habilitan claramente la competencia de los proveedores de servicios de soluciуn de controversias (Nota 2) -entre los que se cuenta el Centro- para dirimir las disputas fundadas en la infracciуn a los tйrminos de la Polнtica y para actuar en casos que involucraran nombres de dominio registrados por intermedio de los Registradores acreditados como tales: la competencia del Centro (y consecuentemente del Panel) para actuar en el presente caso no puede por tanto ser puesta en duda (Nota 3). En cuanto a la supuesta reducciуn de tal competencia a "cuestiones que supongan infracciones sobre el derecho de marcas" me remito a las consideraciones que en el capнtulo 5 de esta Decisiуn, "Los nombres y seudуnimos como marcas de hecho" efectuarй.

No mejor suerte correrб la tacha intentada respecto de la imparcialidad del Centro y su habilidad para resolver el presente conflicto.

Los panelistas que integran la lista del Centro han sido seleccionados conforme las Reglas, en funciуn de su especializaciуn profesional en materias de propiedad intelectual y su condiciуn de expertos acerca de los problemas jurнdicos relativos a los nombres de dominio (Nota 4). Naturalmente, buena parte de estos expertos integran firmas legales activas en diferentes partes del mundo en cuestiones referentes a propiedad intelectual (Nota 5). Ni el Centro ni la OMPI reflejan en la selecciуn de estos juristas especializados una conexiуn con las firmas jurнdicas a las que los mismos pertenecen, cuyos diferentes miembros representan en casos judiciales y extrajudiciales una vasta clientela que eventualmente puede resultar parte en conflictos referentes a nombres de dominios y en consecuencia presentarse como demandante o demandado en procedimientos administrativos a resolverse bajo el sistema dispuesto por el ICANN.

Las Reglas se refieren en su art. 7. "Imparcialidad e independencia" a las condiciones de ecuanimidad que los proveedores deberбn asegurar a las partes en un proceso administrativo:

Todo miembro del grupo de expertos serб imparcial e independiente y, antes de aceptar su nombramiento, habrб comunicado al proveedor toda circunstancia que pueda sembrar una duda justificable sobre la imparcialidad o la independencia de dicho miembro. Si en algъn momento del procedimiento administrativo surgen nuevas circunstancias que puedan sembrar una duda justificable sobre la imparcialidad o independencia del miembro del grupo de expertos, ese miembro comunicarб inmediatamente dichas circunstancias al proveedor. En dicho caso, el proveedor estarб habilitado para nombrar un miembro sustituto del grupo de expertos.

Para cumplir el recaudo exigido por las Reglas y evitar cualquier infracciуn a las severas normas йticas que rigen la profesiуn jurнdica, el Centro requiere a cada panelista designado para intervenir en un caso expedir una "Declaraciуn de Imparcialidad e Independencia" declarando que "es independiente respecto de cada una de las partes, asн como de los registradores interesados" y que "segъn todas las informaciones de que dispone, no existen circunstancias o hechos pasados o presentes, o que podrнan surgir en el futuro inmediato, que deban ser divulgados debido a que, por su naturaleza, pudieran hacer dudar a cualquiera de las partes de su independencia". Asн como el Panelista ha emitido a su leal saber y entender tal declaraciуn en el presente Caso, es forzoso que su estimado colega D. Josй Carlos Erdozain lo haya hecho en aquellos en los que actuу.

La figuraciуn en la lista de panelistas del Centro del nombre del colega D. Josй Carlos Erdozain, no es sino natural consecuencia de su prestigio personal y especializaciуn profesional y de manera alguna sugiere vнnculos objetables entre el Centro y la firma Gуmez Acebo y Pombo Abogados, de la que dicho panelista forma parte.

En consecuencia de todo lo anterior, y teniendo en cuenta:

- que la aplicaciуn de la Polнtica a las disputas sobre nombres de dominio y la competencia del Centro para resolverlas deriva de los compromisos establecidos entre ICANN y el Registrador y de los tйrminos y condiciones que йste ъltimo fija a los registrantes, voluntariamente aceptados por el Demandado;

- que la cuestiуn del Caso se refiere a una materia abarcada explнcitamente por la Polнtica; y

- que el Panelista se considera por completo independiente de las partes y del registrador involucrados en el caso y no halla motivo alguno para excusarse de cumplir su misiуn en este Procedimiento Administrativo;

el Panelista considera que rige la Polнtica respecto de disputas relativas al nombre de dominio <rosamontero.com> y que tanto el Centro como el Panelista tienen competencia para resolver este Caso, por lo que procede a continuaciуn a considerarlo y resolverlo.

 

5. Idioma del procedimiento

El Demandante presentу la Demanda en idioma español y la Demandada la contestу en el mismo idioma. Ninguna de las partes solicitу expresamente que el idioma del procedimiento fuera el español. Conforme el artнculo 11 de las Reglas:

a) A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo serб el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resoluciуn, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.

Teniendo en cuenta el idioma en que fueron redactadas la Demanda y la Contestaciуn y por tener las partes domicilio en territorio de España, el Panelista decidiу que el idioma del procedimiento administrativo serб el español y dictar la presente decisiуn en dicho idioma.

 

6. Los nombres y seudуnimos como marcas de hecho

La Demandante recuerda en la Demanda los muchos y buenos tнtulos que posee al reconocimiento de su condiciуn de autor, asн como la extensiуn de su obra y los reconocimientos formales que la misma ha merecido. La Demandada no discute esos hechos sino que indirectamente los confirma al declarar que registrу el nombre de dominio en disputa como parte de un esfuerzo de defensa y difusiуn de "la cultura hispana en relaciуn con la Literatura y la Mъsica. En materia literaria, cubriendo todos los autores clбsicos y contemporбneos".

La Demanda se basa sobre el derecho de la Demandante a utilizar con exclusividad su nombre civil y artнstico como un identificador comercial y a oponerse a que otros hagan el mismo uso, o sea al ejercicio de la exclusividad sobre una "marca de hecho" o marca no registrada. No existiendo hechos controvertidos, la cuestiуn planteada al respecto resulta de puro derecho y consiste en si el nombre civil o seudуnimo artнstico o deportivo que identifican profesionalmente a creadores intelectuales y figuras del espectбculo o el deporte constituyen o no marcas "de hecho" y por tanto se encuentran involucradas en el concepto "marca" tal como el mismo se utiliza en las Polнticas. El Panelista considera necesario entrar en esa cuestiуn antes de pasar al examen de los argumentos de las partes y al anбlisis del Caso.

6.1 Materia cubierta por las Polнticas.

Lo primero a determinar es cuбles son los conflictos que la Polнtica somete a resoluciуn por medio del Procedimiento Administrativo.

6.1.1 Conflictos referentes a Marcas

Es claro y evidente que, a pesar del extenso debate acerca de la manera de resolver mediante procedimientos alternativos las disputas originadas en el registro abusivo de nombres de dominio, la Polнtica no confiу al "Procedimiento administrativo" la resoluciуn de cualquier tipo de infracciones sino que se limitу a hacerlo respecto de aquellas relacionadas a la confusiуn de los usuarios de Internet al registrarse como nombre de dominio uno idйntico o similar a una marca sobre la que un tercero tiene derechos. Asн lo estipula el art. 4:

4. Procedimiento administrativo obligatorio.

a. Controversias aplicables. Usted estarб obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero (un "demandante") sostenga ante el proveedor competente, en cumplimiento del Reglamento, que

i) usted posee un nombre de dominio idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y

ii) usted no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio; y

iii) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Para interpretar el sentido del verbo "crear confusiуn", deberemos tomar en cuenta el marco de buena fe exigido a quienes solicitan registro de nombre de dominio por el art. 2 de la Polнtica:

2. Declaraciones. Mediante el acto de solicitar el registro de un nombre de dominio o la conservaciуn o renovaciуn de un registro de nombre de dominio, usted declara y garantiza al registrador que a) las declaraciones que ha efectuado en su acuerdo de registro son completas y exactas; b)  a su leal saber y entender, el registro del nombre de dominio no infringe ni viola de otra manera los derechos de un tercero; c) no registra el nombre de dominio con fines ilнcitos y d) no utilizarб a sabiendas el nombre de dominio para infringir cualquier legislaciуn o reglamento aplicables. A usted le corresponderб determinar si su registro de nombre de dominio infringe o viola los derechos de un tercero.

Los deberes contractuales de informaciуn y buena fe del registrante obligan a йste a ser especialmente puntilloso en el respeto de los "derechos de un tercero" y abstenerse de utilizar un nombre de dominio que de alguna manera pueda llevar a engaño a los usuarios de Internet haciйndoles suponer que el registrante tiene alguna relaciуn con el tercero que se distingue ante el mercado mediante el uso de una marca determinada.

Cualquier otro tipo de controversias, que no se originen en la creaciуn de confusiуn entre un nombre de dominio y una marca, quedan expresamente excluidas del "Procedimiento administrativo obligatorio" y se mantienen en la уrbita de los medios extrajudiciales y judiciales de resoluciуn de conflictos ajenos al ICANN. Asн lo establece expresamente el art. 5 de la Polнtica:

Otro tipo de controversias y litigios. Las demбs controversias entre usted y cualquier otra parte distinta a la del registrador relativas al registro de un nombre de dominio que no se realicen en virtud de las disposiciones del pбrrafo 4 para el procedimiento administrativo obligatorio se resolverбn entre usted y dicha parte mediante una acciуn ante los tribunales, arbitraje u otro procedimiento que pueda estar disponible.

6.1.2 Conflictos referentes a marcas no registradas

Toca ahora interpretar el sentido que la Polнtica asigna a la expresiуn "marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos", materia sobre la que una abundante y unбnime jurisprudencia de los paneles administrativos se ha expedido favoreciendo una interpretaciуn amplia. Tal amplitud tiene que ver con el espнritu de la Polнtica, que se dirige a prevenir las disfuncionalidades que pudieran introducir en el sistema de nombres de dominio quienes sin бnimo de utilizarlos para su funciуn natural como herramienta de identificaciуn en Internet usaran prбcticas desleales dirigidas a "crear confusiуn" en los usuarios de la Red para obtener su propio beneficio y/o para causar perjuicio al titular de derechos sobre la marca mediante su registro abusivo.

Ya en etapas previas a la instalaciуn del ICANN como entidad rectora del sistema de nombres de dominio se habнa subrayado la injusticia de asignar prioridades diferentes a quienes usaran una marca para distinguirse ante el mercado respecto de quienes las registraran, usбndolas o no. Asн se dijo:

A trademark registration does not confer trademark rights in the U.S. and certain other countries, but rather merely constitutes rebuttable evidence of those rights. In the U.S., substantive trademark rights arise from actual use as a trademark. Accordingly, the current policy will sometimes accord unjust advantage to the prior registrant over the prior user who may have superior rights. This is unfair (Nota 6).

Y cuando se discutieron y organizaron las principios doctrinarios sobre las cuales se basarнa enseguida la Polнtica, decнa el Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet (http://wipo2.wipo.int):

168. La OMPI estб persuadida de la conveniencia de proceder con firmeza pero con precauciуn y de abordar, en la primera etapa, los problemas que, segъn el parecer general, necesitan ser solucionados. Es un hecho asombroso que en todas las 17 reuniones de consulta celebradas en todo el mundo durante el Proceso de la OMPI, todos los participantes convinieron en que la "ciberocupaciуn" es una prбctica errуnea. Revierte en interйs de todos, incluida la eficacia de las relaciones econуmicas, el evitar la confusiуn del consumidor, la protecciуn de los consumidores contra el fraude, la credibilidad del sistema de nombres de dominio y la protecciуn de los derechos de propiedad intelectual, que se suprima la prбctica del registro abusivo y deliberado de los nombres de dominio. Existen pruebas de que esta prбctica se extiende al abuso de derechos de propiedad intelectual distintos de las marcas de producto y de servicio, pero la OMPI considera que es prematuro ampliar en esta etapa la nociуn de registro abusivo mбs allб de la violaciуn de marcas de producto y de servicio. Cuando se haya adquirido experiencia en el funcionamiento del procedimiento administrativo y se haya dispuesto de tiempo para evaluar su eficacia y pasar revista a sus problemas, si los hubiere, lo que sigue siendo prioritario, siempre podrб volver a examinarse la cuestiуn de extender la nociуn de registro abusivo a otros derechos de propiedad intelectual.

Es obvio que tanto el Informe de la OMPI como la Polнtica aluden a "marca" en el sentido genйrico de una palabra, lema, diseño, imagen u otro sнmbolo empleado para identificar y distinguir bienes o servicios, asн como a sus orнgenes, productores o distribuidores, permitiendo a los miembros del mercado y del pъblico diferenciar esos bienes o servicios respecto de otros que pudieran ser parecidos o sustitutivos. Como instituciуn del Derecho de Propiedad Intelectual en sentido amplio, se cuentan entre las funciones de las marcas significar "que todos los bienes que ostenten la marca provienen de una misma fuente o son controlados por ella y tienen el mismo nivel de calidad" y "anunciar, promover y ayudar en general a la venta de bienes" (Nota 7).

La Polнtica de ninguna manera se hace referencia a "marcas registradas" ni a cualquier otro tнtulo derivado del cumplimiento de formalidades nacionales determinadas. Con sentido comъn, la decisiуn dictada en el caso AF-0250 Passion Group Inc. v. Usearch, Inc. concluye que el lenguaje amplio pero claro y carente de ambiguedad utilizado por la Polнtica se dirige a excluir el requerimiento de registro (Nota 8): el Panelista comparte este razonamiento y la interpretaciуn que de йl deriva, por lo que sostiene que marcas no registradas (o marcas de hecho (Nota 9)) se encuentran comprendidas dentro de la competencia del Panel y protegidas contra el registro abusivo de nombres de dominio que las afecte (Nota 10).

Un importante nъmero de decisiones tomadas por diferentes panelistas de distintos proveedores de servicios de soluciуn de controversias (se revisaron ademбs de las producidas por el Centro resoluciones dictadas por los grupos de expertos actuantes para eResolution y para The National Arbitration Forum) se pronuncia por la protecciуn de las marcas de hecho. Cito entre ellas:

- Bennett Coleman & Co Ltd v. Steven S Lalwani Bennett Coleman & Co. Ltd v. Long Distance Telephone Company Cases No. D 2000-0014 and 2000-0015 -  http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0014-15.html

- SeekAmerica Networks Inc .v. Tariq Masood and Solo Signs Case No. D2000-0131 - http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0131.html

- Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd Case No. D2000-0210 -http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0210.html

- Jeanette Winterson v. Mark Hogarth Case No. D2000-0235 -http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0235.html

- Monty and Pat Roberts, Inc. v. Bill Keith Case No. D2000-0299 - http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0299.html

- Experience Hendrix, L.L.C. v. Denny Hammerton and The Jimi Hendrix Fan Club Case No. D2000-0364 - http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0364.html

- Steven Rattner v. BuyThisDomainName (John Pepin) Case No. D2000-0402 -  http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0402.html

- Rita Rudner v. Internetco Corp. Case No. D2000-0581 - http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0581.html

- Gordon Sumner, p/k/a Sting v Michael Urvan Case No. D2000-0596 - http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0596.html

- Daniel C. Marino, Jr. v. Video Images Productions, et al. Case No. D2000-0598 -  http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0598.html

- Nik Carter v. The Afternoon Fiasco Case No. D2000-0658 - http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0658.html

- Philip Berber v. Karl Flanagan and KP Enterprises Case No. D2000 0661 - http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0661.html

- Frederick M. Nicholas, Administrator, The Sam Francis Estate v. Magidson Fine Art, Inc. Case No. D2000-0673 - http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0673.html

- VBW-Kulturmanagement und Veranstaltungsges. M.B.H v Ohanessian M. Case No D2000-0675 - http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0675.html

- Isabelle Adjani .v. Second Orbit Communications, Inc. Case No. D2000-0867 - http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0867.html

- Michael J. Feinstein v. PAWS Video Productions Case No. D2000-0880 - http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0880.html

- Pierre van Hooijdonk v. S.B. Tait Case No. D 2000 - 1068 -  http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-1068.html

- David Gilmour, David Gilmour Music Limited and David Gilmour Music Overseas Limited v. Ermanno Cenicolla Case No. D2000-1459 -  http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-1459.html

- Marty Rodriguez Real Estate, Inc. v. Lancaster Industries Case No. D2000-1468 - http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-1468.html

- MPL Communications Limited v. Denny Hammerton Claim Number: FA0009000095633 - http://www.arbforum.com/domains/

- CMG Worldwide, Inc. v. Naughtya Page Claim Number: FA0009000095641 - http://www.arbforum.com/domains/

- CMG Worldwide, Inc. v Steve Gregory Claim Number: FA0009000095645 - http://www.arbforum.com/domains/

- Cedar Trade Associates, Inc., vs. Gregg Ricks FA0002000093633 -http://www.arbforum.com/domains/

- Tourism and Corporate Automation Ltd. v. TSI Ltd. AF-0096 -http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0096.htm

- Bayshore Vinyl Compounds, Inc. v. Michael Ross AF-0187 -http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0187.htm

- Passion Group Inc. v. Usearch, Inc. AF-0250 -http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0250.htm

Buena parte de estas decisiones se refieren a marcas de hecho constituidas por nombres de personas que ejercitan alguna actividad dirigida al mercado, entre estas marcas:

- Nombres de artistas intйrpretes musicales o audiovisuales;

- Nombres de artistas de variedades que intervienen en programas difundidos por organismos de radiodifusiуn;

- Nombres de autores de obras literarias o artнsticas:

- Nombres de hombres o mujeres de negocios;

- Nombres de deportistas.

La misma tutela se otorgу a nombres considerados como common law trademarks en decisiones dictadas por tribunales de justicia en los Estados Unidos de Amйrica:

- Edgar Online, Inc. v. Dan Parisi, Civ. No. 99-2288 (D.N.J., June 4, 1999).

- Jews for Jesus v. Steven C. Brodsky, 993 F. Supp. 282 (D.N.J. Mar. 6, 1998) aff'd. 159 F. 3d 1351 (3d Cir. 1998)(D.N.J. Mar. 6, 1998).

- The New York Society of Certified Public Accountants v. Eric Louis Associates, Inc., 79 F.Supp. 2d 331 1999 U.S. Dist. Lexis 18543 (S.D. N.Y. Dec. 2, 1999).

- Archdiocese of St. Louis, et al. v. Internet Entertainment Group, Inc., Case No. 4:99CV27SNL, 1999 U.S. Dist. Lexis 1508 (E.D. Mo., Feb. 12, 1999).

Y tambiйn en Francia:

- Mme Liliane Bettencourt / La sociйtй Milleniumsabure - Tribunal de grande instance de Nanterre Ordonnance de rйfйrй du 29 juin 2000 (Nota 11).

En cuanto a la aplicaciуn de los principios de la legislaciуn española que tanto el Demandante como la Demandada mencionan, el Panelista tiene ya adoptada una posiciуn (Nota 12) que ratifica en el presente Caso: siendo el ICANN una autoridad global y los gTDL recursos globales, los "derechos" a que la Polнtica se refiere no han de basarse necesariamente en las peculiaridades de un ordenamiento jurнdico nacional concreto sino en los principios generales comunmente aceptados por las diferentes jurisdicciones (Nota 13). Esta postura encuentra acomodo en el artнculo 15a de las Reglas que establece que: "El panel decidirб la demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados, de conformidad con la Polнtica Uniforme y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables". La aplicaciуn de dichos principios de derecho contribuye a establecer una uniformidad en la interpretaciуn que redunda en beneficio de todas las partes independientemente de su nacionalidad o del lugar donde tengan su sede.

En abono de lo antes expuesto, cito:

- Since the essence of the Internet is its world-wide access, consideration of the propriety of domain name registrations cannot be confined to comparisons with trade mark registrations or other rights in the country where the site is hosted. It is therefore relevant to consider the effects of a domain name registration and use in relation to the registration and use of identical and confusingly similar trade marks in other countries. Equally, it is not conclusive against a complaint that the Complainant’s mark could not have been registered in a particular country. Bennett Coleman & Co Ltd v. Steven S Lalwani Bennett Coleman & Co. Ltd v. Long Distance Telephone Company (Nota 14).

- .. Part (i) has no clarifying commentary or additional definition. The language is obviously taken from the general principles of trademark and unfair trade law. Granted, the "general principles" of a body of law make more sense when they can be identified to a particular legal jurisdiction. One would be more comfortable talking about the general principles of trademark law for a single sovereign, than for a world full of sovereigns. That the Internet is a world full of sovereigns is nowhere better illustrated than in this very proceeding, where the arbitrator is from the United States, the domain name holder has registered its name with an Australian registrar, and the complainant is a New Zealand company with London offices. But I determine that it is not feasible for any given arbitrator or panel to be familiar with all bodies of trademark and unfair trade law in all countries reached by the Internet, and that it is therefore sufficient for this proceeding that I am reasonably familiar with U.S. trademark law and confident that the avoidance of "confusing similarity" can be given a broad and common sense interpretation having suitable relevance nearly everywhere on the Internet.

Tourism and Corporate Automation Ltd. v. TSI Ltd. AF-0096 - http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0096.htm

Por tanto, concluyo que las marcas de hecho se encuentran comprendidas entre las aludidas por la disposiciуn del art. 4 de la Polнtica y sirven de vбlido fundamento para que quienes tengan derechos sobre ellas los defiendan contra el registro abusivo de nombres de dominio usando el "procedimiento administrativo obligatorio".

6.2 Otros principios jurнdicos aplicables

Recuerdo, ademбs, que de acuerdo al art. 15 de las Reglas, en complemento y/o subsidio de la Polнtica, los panelistas podrбn recurrir a las "normas y principios de derecho":

15. Resoluciуn del grupo de expertos

a) El grupo de expertos resolverб la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Polнtica, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.

Entre las normas internacionales que mбs claramente resumen los principios jurнdicos aplicables en el бmbito de la Propiedad Industrial, se encuentra sin duda el Convenio de Parнs cuyas disposiciones no se limitan a las marcas registradas sino que se extienden a nombres comerciales:

Artнculo 8 [Nombres comerciales] El nombre comercial serб protegido en todos los paнses de la Uniуn sin obligaciуn de depуsito o de registro, forme o no parte de una marca de fбbrica o de comercio.

para cuya salvaguardia no se requiere el cumplimiento de formalidad alguna y que incluyen asimismo en el ius conventionis los principios bбsicos dirigidos a impedir actos de competencia desleal:

Artнculo 10bis [Competencia desleal]

1) Los paнses de la Uniуn estбn obligados a asegurar a los nacionales de los paнses de la Uniуn una protecciуn eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberбn prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusiуn, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al pъblico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricaciуn, las caracterнsticas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Si las marcas de hecho han de ser protegidas sobre la base de los "principios de derecho" internacionalmente aplicables, la analogнa entre los nombres de persona usados como identificador comercial y los nombres comerciales deberб ser tomada en cuenta, asн como la vigencia de principios internacionales para prevenir actos de competencia desleal.

Del mismo modo, el Panelista hace mйrito de los principios generales que surgen de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximaciуn de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, cuyo art. 4 estipula:

Otras causas de denegaciуn o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores

4. Asimismo, cualquier Estado miembro podrб disponer que se deniegue el registro de una marca o si estб registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que:

c) el uso de una marca se pueda prohibir en virtud de un derecho anterior distinto de los mencionados en el apartado 2 y en la letra b) del presente apartado en particular:

i) un derecho al nombre;

ii) un derecho a la propia imagen;

iii) un derecho de autor;

iv) un derecho de propiedad industrial:

La protecciуn de las marcas de hecho con origen en el nombre personal o en un derecho de autor (como podrнa tenerla un seudуnimo artнstico) respecto de su registro como nombre de dominio con fines de "crear confusiуn" a los usuarios de Internet tiene, pues, suficiente basamento en principios generales del derecho.

6.3 El nombre de un autor como marca

Es un hecho notorio que las profesiones artнsticas constituyen actualmente maneras de ejercicio de actividades lucrativas, dirigidas al mercado y sometidas a la competencia. En el mundo analуgico, los ejemplares de obras (pinturas, esculturas, planos de arquitectura, programas de computaciуn, etc.) son objeto de comercio activo. En el mundo virtual, no se discute que los "contenidos" protegidos bajo Derecho de Autor son materia prima privilegiada para el comercio electrуnico y elemento bбsico para el desarrollo de la "Nueva Economнa". Poca duda puede caber entonces de que el nombre o seudуnimo de un autor o artista intйrprete de obras de cualquier gйnero constituye a los efectos de la puesta en el mercado de ejemplares o "contenidos" una marca que distingue ante el pъblico dicho ejemplar o contenido y le comunica el prestigio adquirido ante dicho pъblico por el autor o artista intйrprete en razуn de los mйritos y difusiуn de su obra o repertorio anterior. No existiendo registro, ese nombre o seudуnimo deberб recibir el tratamiento de una marca de hecho.

No parecerнa coherente que cuando se organiza el sistema jurнdico internacional tendiente a otorgar tutela legal a la distribuciуn en lнnea de "contenidos" (Nota 15) y cuando se asegura protecciуn legal a la "Informaciуn sobre la gestiуn de derechos" (Nota 16), se incurriera en desprotecciуn de uno de los identificadores bбsicos de cualquier "contenido", favoreciendo no solamente la confusiуn del pъblico sino tambiйn la realizaciуn de maniobras que atenten contra el ejercicio de los derechos patrimoniales y morales de autor y de artista intйrprete.

En casos anteriores se resolviу explнcitamente acerca de la condiciуn de marcas de hecho que revisten los nombres de autor:

The Panel finds that an artist may be entitled to a common law trademark or service mark without registering the mark with the appropriate authority. See, Julia Roberts v. Russell Boyd (WIPO Case No. D2000-0210). The artist must show that his or her name has achieved sufficient secondary meaning or association with Complainant.

Frederick M. Nicholas, Administrator, The Sam Francis Estate v. Magidson Fine Art, Inc. Case No. D2000-0673 - http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0673.html

Concluyo sobre tales bases que el nombre o seudуnimo con el que un autor firma habitualmente sus obras (Nota 17), constituye de por sн una marca de hecho a la luz de los principios generales de derecho y a los fines de la Polнtica.

6.4 La marca no registrada del presente caso

La marca de hecho sobre la que se basa la Demandante es su firma como autor "Rosa Montero", diferente de su nombre civil completo (que incluye el apellido materno). Los tнtulos que la Demandante presenta respecto de la difusiуn y prestigio de su firma son abundantes, y se respaldan con numerosнsimos documentos accesibles en Internet (algunos de los cuales fueron sumariamente revisados por el Panelista) y no han sido negados por la Demandada, quien no discute la relevancia de su contraria en el presente caso dentro del contexto de la literatura contemporбnea de nuestra lengua.

Decisiones anteriores requirieron que el nombre personal fuera "suficientemente famoso" en el campo de su actuaciуn para que alcanzara el carбcter de una marca de hecho (Nota 18). El Panelista, teniendo en cuenta los antecedentes alegados y probados por el Demandante aludidos en el pбrrafo anterior, considera que tal requisito de notoriedad se llena mбs que suficientemente en el presente Caso.

Otra decisiуn -que versу sobre el seudуnimo artнstico del cantante Sting- considerу que deberнan juzgarse con mayor rigor aquellos casos en que el seudуnimo fuera una palabra comъn del idioma, reduciendo asн el valor distintivo del identificador y por tanto el riesgo de confusiуn (Nota 19). En el presente caso, la marca de hecho no es una palabra del idioma usada en cuanto tal (Nota 20), ni todo el nombre civil de demandante: es su firma, o sea el nombre o seudуnimo que el pъblico y los usuarios de Internet buscan para identificar las obras de su autorнa.

Por todo lo anterior, el Panelista considera que el nombre y firma "Rosa Montero" constituye una marca de hecho abarcada por la disposiciуn del art. 4 de la Polнtica y que por tanto corresponde entrar a considerar si el registro del nombre de dominio <rosamontero.com> constituye o no un registro abusivo.

 

7. Argumentos de las partes.

7.1 Argumentos del Demandante.

El Demandante alega en apoyo de la Demanda que:

La demandante, Rosa Montero, es una escritora y periodista española que goza de notoriedad, prestigio y renombre internacionales.

a) La actividad literaria y periodнstica de la demandante posee una manifiesta proyecciуn y presencia en Internet.

b) La confusiуn entre el nombre propio de la demandante y el nombre de dominio objeto de reclamaciуn es absoluta.

c) En el ejercicio de su actividad literaria y periodнstica, el nombre propio Rosa Montero ostenta una notoriedad mбxima, que asocia a su persona tanto sus obras literarias como sus artнculos de prensa.

d) La elecciуn del nombre de dominio <rosamontero.com> por la Demandada no obedece a la casualidad, sino que es consecuencia directa de la notoriedad previamente alcanzada por la Demandante mediante un esfuerzo creativo intenso.

e) La doctrina establecida por el Centro de Arbitraje y Mediaciуn, al resolver casos anteriores protegiendo al titular del derecho preexistente, resulta de aplicaciуn al presente caso.

f) La jurisprudencia del Centro ha reconocido la existencia de una incuestionable relaciуn de identidad entre el nombre de personas que alcanzaron notoriedad como consecuencia de su actividad y el nombre de dominio controvertido. Dicha notoriedad es considerada por el Centro como tнtulo suficiente y anterior para dispensar protecciуn de los reclamantes, y transferirles los nombres de domino que, terceras personas, aprovechбndose de su notoriedad habнan intentado usurpar.

g) La Demandada carece de interйs legнtimo alguno y cualquier derecho en el registro del nombre de dominio cuestionado, lo que surge de la exclusividad de la Demandante al uso de su nombre personal como marca y del no uso del nombre de dominio para dar acceso a algъn recurso activo de Internet

h) El nombre de dominio controvertido ha sido registrado y estб siendo utilizado de mala fe, lo que se verifica al haber registrado la Demandada, ademбs del de la Demandante y de manera que no puede reputarse casual, otros nombres de dominio coincidentes con los de escritores o artistas de gran notoriedad. Alega que la mala fe se agrava por la nacionalidad de la Demandada, para quien la notoriedad del nombre de dominio controvertido es mбxima.

7.2 Argumentos de la Demandada.

En apoyo de la Contestaciуn de Demanda, la Demandada arguye que:

a) La demandante carece de tнtulo necesario para reclamar el dominio amparбndose en un derecho de marca ya que no posee marcas registradas.

b) La referencia por la Demandante a jurisprudencia del Centro estableciendo un paralelismo entre nombre civil y marca puede inducir a error, por ser incorrecta y manifiestamente engañosa su aplicaciуn.

c) En España, nadie goza de derechos adquiridos respecto de una marca en tanto йsta no se conceda por el Registro de la Propiedad Industrial .

d) En el ordenamiento jurнdico español, no se contempla norma o jurisprudencia en materia de marcas, por la que se establezca relaciуn alguna entre nombre civil y marca.

e) En los casos a los que la Demandante hace referencia, el derecho aplicado ha sido el vigente en Inglaterra y los Estados Unidos, mientras que en el presente caso el derecho a aplicarse ha de ser el derecho español.

f) En el derecho español, el nombre civil de una persona estб compuesto por su nombre y sus dos apellidos, incluyendo el materno.

g) Para el caso de que el Panelista considerase la relaciуn entre nombre civil y marca, dicha relaciуn deberнa establecerse entre el nombre civil completo de la Demandante-incluyendo apellido materno- y el nombre de dominio en disputa.

h) Al registrar el nombre de dominio en disputa, la Demandada no ha privado ni limitado ningъn derecho a la Demandante o a otras personas de nombre "Rosa" o apellidos "Montero" o "Gallo", ya que existe multitud de otros nombres de dominio conteniendo esos vocablos susceptibles de registro.

i) El registro del nombre de dominio en disputa se enmarca en un proyecto cultural e informativo ambicioso tendiente a difundir la cultura hispana en relaciуn con la Literatura y la Mъsica, cubriendo en la primera de las artes mencionadas todos los autores clбsicos y contemporбneos.

j) La Demandada tiene tambiйn registrados numerosos nombres de dominio conteniendo el nombre autores clбsicos hispanos, asн como cantantes y grupos musicales contemporбneos.

k) Para tener un nexo comъn entre los diferentes autores y ofrecer una informaciуn mбs completa a los internautas amantes de la cultura que visiten las pбginas web, la Demandada tiene registrados los dominios <escritoreshispanos.com> y <cantanteshispanos.com>.

l) Cualquier español estб perfectamente legitimado para difundir su propia cultura y este derecho se encuentra incluso recogido en la Constituciуn Española.

m) La Demandada es una empresa pequeña, poseedora de recursos limitados, pero a la vez de los necesarios para su actividad en Internet, lo que acredita su legнtimo interйs en el nombre de dominio objeto de controversia.

n) A diferencia de la conducta de los demandados en los casos cuya jurisprudencia cita la Demandante, la Demandada no ha ofrecido a la venta ni en forma privada ni pъblica el nombre de dominio en disputa, ni lo ha ofrecido en subastas pъblicas o en forma privada, ni lo ha publicitado en medio alguno, ni publicitado su tenedor, ni hecho menciуn alguna en ningъn medio de comunicaciуn de su tenencia.

o) La Demandada no ha registrado el dominio para venderlo, alquilarlo o transferirlo, sino para un uso cultural y sin бnimo de lucro alguno.

p) No ha existido por parte de la Demandada intenciуn alguna de monopolizar el nombre de dominio en disputa ni de impedir que nadie pudiera gozar de dominios parecidos.

 

8. Anбlisis y Conclusiones

La Polнtica establece en el artнculo 4(a) los extremos que deben ser probados acumulativamente por el Demandante para prevalecer en un procedimiento administrativo por registro abusivo de nombre de dominio. Examinaremos a continuaciуn la existencia o inexistencia de tales extremos en este Caso.

"4a(i) Identidad o similaridad que cause confusiуn"

Siendo la extensiуn ".com" atributo del respectivo gTDL, comъn a todos los nombres de dominio bajo dicho TDL, y dado que no tiene significaciуn la presencia o ausencia de separaciуn entre los vocablos "Rosa" y "Montero", no puede discutirse que la marca de hecho constituida por la firma de autor Rosa Montero es idйntica al nombre de dominio <rosamontero.com>. En consecuencia, el requisito del pбrrafo a(i) del artнculo 4 de la Polнtica se cumple en el Caso.

"4a(ii) Ausencia de derechos o interйs legнtimo de la Demandada en el nombre de dominio"

De acuerdo a lo alegado y probado en el Caso, la denominaciуn "rosamontero" (asн como "Rosa" o "Montero" o "Rosa Montero") carece de relaciуn alguna con el nombre de la Demandada y tampoco la tiene con empresa o negocio de su propiedad, ni fueron o son usados por la Demandada con algъn propуsito no comercial, ni constituyen la firma o el tнtulo de alguna obra de su autorнa o producciуn. La eventual existencia de la intenciуn de llevar a cabo en algъn futuro "un proyecto cultural e informativo" no puede considerarse fuente de derechos o base para un interйs legнtimo en el uso de la marca de hecho en disputa como nombre de dominio.

Es obvio y no precisa demostraciуn que cualquier persona u organizaciуn puede organizar vastos repertorios de material cultural sin recurrir a la "ocupaciуn" de nombres de dominio coincidentes con la firma de autores vivientes o cuyos derechos "patrimoniales" de autor se encuentren en vigencia. Cualquier usuario de Internet conoce la existencia de grandes repositorios virtuales de obra literaria tales como:

- Project Gutenberg (http://promo.net/pg/) biblioteca electrуnica de magna dimensiуn;

- The online Medieval and ClassicLibrary (http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/); o

- The Michigan Electronic Library (http://accessmichigan.org/)

En lengua castellana es de relevante importancia:

- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (http://www.cervantesvirtual.com/catalogo.shtml);

y en mi paнs funciona con contenido electrуnico:

- Biblioteca Nacional de la Repъblica Argentina http://www.bibnal.edu.ar/

Los usuarios de Internet, tenemos asimismo acceso a extenso nъmero de repertorios electrуnicos especializados, como por ejemplo:

- The WWW Virtual Library (http://vlib.org/); o

- Mathematics WWW Virtual Library (http://euclid.math.fsu.edu/Science/math.html).

Ninguno de los respetables y bienhechores organizadores de estas bibliotecas virtuales precisу recurrir al registro de nombres de dominio para cada uno de los autores de obras incluidas en su repertorio: se limitу a usar los recursos naturales y propios del lenguaje HTML para proporcionar a los usuarios de Internet las pistas necesarias destinadas a que los instrumentos de navegaciуn y los agentes actuantes en la Red ubicaran con precisiуn la informaciуn pertinente a una bъsqueda de material textual.

En el anterior caso No. D2000-0235 Jeanette Winterson v. Mark Hogarth (cuyos hechos son notablemente similares a los del presente Caso) la Demandada alegу haber reservado el nombre de dominio en disputa para desarrollar luego bajo tal URL un sitio dedicado al escritor del caso. Tal supuesta intenciуn no fue considerada manifestaciуn de un interйs legнtimo, sobre todo teniendo en cuenta que el supuesto proyecto no se manifestaba en ninguna realizaciуn concreta (Nota 21). Lo mismo ocurre en el Caso a resoluciуn.

Con referencia a la jurisprudencia en casos similares, mencionemos igualmente que en el Caso No. D2000-0673 Frederick M. Nicholas, Administrator, The Sam Francis Estate v. Magidson Fine Art, Inc. se recordу que la exclusividad marcaria reconocida a los autores respecto de su firma (nombre o seudуnimo) no impide utilizarla de manera leal por adecuada a sus fines (la identificaciуn = diferenciaciуn ≠ confusiуn) con el objeto de individualizar al autor o a su obra (Nota 22). Esta circunstancia se da en el Caso, que no existirнa si la Demandada hubiera trabajado para "difundir su propia cultura" sin registrar como de su titularidad nombres de dominio conteniendo firmas que identifican como autores a terceros.

Por lo demбs, la Demandada no demostrу la existencia de las circunstancias aludidas en los parrбfos "i." a "iii." del artнculo 4.c. de la Polнtica, ni la existencia de cualquier otra circunstancia que pudiera demostrar derechos o interйs al uso de los nombres de dominio a los fines del parrбfo 4(a)(ii) de la Polнtica. En particular:

Sobre 4.(c)(i):

No existe alegaciуn ni prueba alguna en el sentido de que "antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia" la Demandada hubiera usado los nombres de dominio o "efectuado preparativos demostrables" para hacerlo "en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios".

Sobre 4.(c)(ii):

Tampoco existe alegaciуn ni prueba alguna en el sentido de que la Demandada haya sido "conocido corrientemente por el nombre de dominio" en disputa.

Sobre 4.(c)(iii):

Resulta igualmente inexistente alegaciуn o prueba en el sentido de que la Demandada haya hecho o estй haciendo algъn "uso legнtimo y leal o no comercial del nombre de dominio", cualquiera fuera su intenciуn o propуsito.

Sobre tales bases, el Panelista concluye que la Demandada no tiene interйs legнtimo en el uso del nombre de dominio <rosamontero.com>. En consecuencia, el requisito del pбrrafo a.(ii) del artнculo 4. de la Polнtica se cumple en el Caso.

"4a(iii) Registro y uso del Nombre de dominio con mala fe por la Demandada"

Dado que el pбrrafo bajo examen requiere la existencia del mala fe tanto en el registro como en el posterior uso del nombre de dominio, el Panelista hace mйrito de que:

a) Ha sido alegado y probado por la Demandante (y no discutido por la Demandada) que la firma de la Demandante (marca de hecho, segъn antes se hizo mйrito) tenнa notoriedad en el бmbito hispбnico y a nivel internacional a la fecha del registro del nombre de dominio en disputa. Esto lleva al Panelista a considerar que la Demandada registrу deliberadamente dicho nombre de dominio para apropiarse de una firma y marca de hecho prestigiosa en el mercado de "contenidos", de propiedad de un tercero.

b) Refuerza la presunciуn de mala fe en el registro el hecho (alegado por la propia demandada) de haber registrado la misma como nombres de dominio tambiйn las firmas (marcas de hecho) de muchos otros escritores y artistas intйrpretes musicales vivos y activos en el mercado de "contenidos". En caso similar anterior, idйntica circunstancia fue considerada por el panel evidencia de una conducta contraria a la Polнtica (Nota 23).

c) Se considera que la mera "reserva" del nombre de dominio registrado aun cuando no permita a los usuarios de Internet operar el acceso a un sitio Web activo, constituye un "uso" de tal nombre de dominio, ya que de esa forma йste no puede ser registrado ni usado por otra persona (Asн lo viene considerando la jurisprudencia del Centro desde tan temprano como el Caso D2000-0003 Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows) (Nota 24).

Para examinar la existencia de buena fe o mala fe en la conducta de la Demandada al registrar y usar los nombres de dominio en disputa, deberбn revisarse ahora las alegaciones de las partes acerca de las circunstancias mencionadas en la lista no exhaustiva de evidencias de mala fe inclusas en los cuatro pбrrafos del artнculo 4.(b) de la Polнtica:

Sobre 4(b)(i):

Las alegaciones y pruebas presentadas por las partes no llevan a considerar que la Demandada haya realizado el registro y uso del nombre de dominio en disputa con "con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante o a un competidor de ese demandante".

Sobre 4.(b)(ii):

Las alegaciones y pruebas presentadas por las partes no llevan al Panelista a considerar que la Demandada haya "registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente".

Sobre 4.(b)(iii):

La Demandada no es un autor literario o periodнstico competidor del Demandante y en consecuencia no pudo haber "registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor".

Sobre 4.(b)(iv):

El Panelista verificу que a la fecha de dictarse la Resoluciуn el uso del nombre de dominio en disputa como direcciуn de Internet no produce acceso a ningъn sitio Web activo, exhibiendo la pбgina accedida un mensaje de "No se puede mostrar la pбgina". El Panelista considera que en caso de que la Demandada usara efectivamente el nombre de dominio como URL de algъn sitio activo en la Web estarнa realizando una tentativa deliberada para "atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en lнnea". En tal supuesto, los usuarios de Internet se verнan llevados a "confusiуn con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn" del sitio creado por la Demandada "o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en lнnea".

La Contestaciуn no proporciona al Panelista elemento alguno para dar por cierto que la Demandada pueda hacer en el futuro algъn uso legнtimo del nombre de dominio en disputa, de modo que el pase a cumplir su destino ъnico y natural como valioso recurso tйcnico de Internet de acuerdo a la Polнtica y sin dañar los derechos del Demandante como titular de una marca de hecho que coincide con el contenido de tal nombre de dominio. Tampoco la descarta la Contestaciуn la posibilidad de que en caso de usarse en un futuro el nombre de dominio <rosamontero.com> se causara confusiуn a los usuarios de Internet que buscaran el sitio de la Demandante introduciendo como direcciуn el nombre de dominio que contiene su firma y marca de hecho. En opiniуn del Panelista, en tal caso los usuarios de Internet tendrнan motivos para pensar que el uso de la firma como nombre de dominio implica alguna clase de participaciуn de la Demandante en los documentos o servicios que la Demandada ofreciera en la direcciуn identificada con el mismo. En consecuencia, el Panelista concluye que la circunstancia constitutiva de mala fe indicada en el artнculo 4.(b)(iv) de la Polнtica se verifica en el Caso.

En razуn de todo lo anterior, el Panelista llega a la conclusiуn de que el Demandado registrу y usу el nombre de dominio <rosamontero.com> con mala fe. En consecuencia, el requisito del Pбrrafo a(iii) del artнculo 4. de la Polнtica se cumple en el Caso.

 

9. Decisiуn

El Demandante ha probado que el nombre de dominio es idйntico a su Marca de Comercio, que la Demandada carece de derechos o interйs legнtimo al uso del nombre de dominio, y que la Demandada registrу y usa el nombre de dominio con mala fe. En consecuencia, de acuerdo al artнculo 4. pбrrafo (i) de la Polнtica, el Panel requiere que el registro del nombre de dominio <rosamontero.com> se transfiera a la Demandante.

 

 

Antonio Millй
Panelista Unico

Fecha: 27 de enero de 2001

 

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Notas:

1. Equivocadamente, la Demandada se refiere a los panelistas de nacionalidad espaсola como "encargados de resolver los conflictos referidos a Espaсa", sin reparar que los panelistas del Centro tienen idoneidad para resolver cuestiones planteadas por partes nacionales o domiciliadas en cualquier jurisdicciуn, como el presente caso demuestra.
2. Reglas, 1: Se entenderб por proveedor el proveedor de servicios de soluciуn de controversias aprobado por la ICANN.
3. Me basй en igual principio al resolver el Caso No. D2000-0910 PORT AVENTURA S.A. v. Prуspero Morбn, diciendo "la aplicaciуn de la Polнtica a las disputas sobre nombres de dominio y la competencia del Centro para resolverlas deriva de los compromisos establecidos entre ICANN y el Registrador y de los tйrminos y condiciones que йste ъltimo fija a los registrantes",
4. Las Reglas aluden claramente a la especializaciуn que se exige a los panelistas al definirlos en 1: " Se entenderб por grupo de expertos el grupo administrativo de expertos nombrado por un proveedor para resolver una demanda relativa a un registro de nombre de dominio".
5. Al revisar, por prurito de exactitud, las listas de panelistas de eResolution y The National Arbitration Forum, tuve el gusto de comprobar que igualmente las integran colegas destacados en las especialidades jurнdicas de la propiedad intelectual, la Computer Law y el naciente Derecho de Internet.
6. American Bar Association Section of Intellectual Property Law - Response to the U.S. Government Paper on the Improvement of Technical Management of Internet Names and Addresses
7. Glosario de terminos referentes a la Propiedad Intelectual - Por Benjamin Oelsner http://www.usinfo.state.gov/espanol/ipr/glos.htm
8. Passion Group Inc. v. Usearch, Inc. AF-0250: "Had ICANN intended the Policy to be restricted to cases involving only registered trademarks or service marks, it could easily have used narrower language than "a trademark or service mark in which the complainant has rights". The Panel finds the Policy applies to marks in which there are common law rights as well as to marks in which there are rights arising from registration".
9. Utilicй dicha nomenclatura, como equivalente castellano del inglйs common law trademark al dictar resoluciуn en el Caso No. D2000-0749 David Valls Biosca v. Alex Blasi Mas - http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0749.html.
10. Asн los sostienen en forma explнcita otras resoluciones, como:
    • SeekAmerica Networks Inc .v. Tariq Masood and Solo Signs Case No. D2000-0131: "The Rules do not require that the Complainant's trade mark or service mark be registered by a government authority or agency for such rights to exist. In this respect, the Panel refers to WIPO's Final Report on the Internet Domain Name Process [April 30, 1999] paragraphs 149-150".
    • CMG Worldwide, Inc. v. Naughtya Page Claim Number: FA0009000095641: "The ICANN dispute resolution policy is "broad in scope" in that "the reference to a trademark or service mark 'in which the complainant has rights' means that ownership of a registered mark is not required-unregistered or common law trademark or service mark rights will suffice" to support a domain name complaint under the policy. See McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, § 25:74.2, Vol. 4 (2000) (emphasis in original)".
11. Il est incontestable qu'en adoptant pour nom de domaine la dйnomination " lilianebettencourt ", la sociйtй dйfenderesse, a d'une part reproduit l'йlйment attractif de la marque, sans l'autorisation de son titulaire, s'est d'autre part appropriйe le nom patronyme de Liliane Bettencourt . http://www.legalis.net/cgi-iddn/french/affiche-jnet.cgi?droite=internet_marques.htm.
12. Ver decisiуn en caso Gestevisiуn Telecinco, S.A. v. Trazos Infografia, S.L. - Caso N° D2000-0540 - http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0540.html, , donde dije: "El Panelista no entrarб al anбlisis de las alegaciones basadas en el Derecho Nacional de Espaсa por tratarse el g.TDL ".com" de un dominio genйrico de alto nivel global, no sometido a los preceptos de ningъn derecho positivo nacional en particular. Seсalase no obstante que dichos preceptos corroborarнan en el Caso la decisiуn que se adopta sobre las solas bases de la Polнtica, aplicables en razуn de expresas disposiciones del contrato cerrado entre la Demandada y el Registrador al solicitar el primero el registro de los nombres de dominio en disputa".
13. Nуtese que el art. 15 de las Reglas menciona explнcitamente a los "principios de derecho" entre las fuentes supletorias a la Polнtica que los panelistas deberбn usar para la resoluciуn de los casos.
14. Seсalemos de paso que el caso Bennett Coleman & Co Ltd v. Steven S Lalwani Bennett Coleman & Co. Ltd v. Long Distance Telephone Company (Cases No. D 2000-0014 and 2000-0015 - http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/d2000-0014-15.html) se refiere a una marca de hecho constituida por el tнtulo de una publicaciуn periуdica, con lo que evidenciamos que otros "derechos" diferentes del nombre personal han resultado tambiйn protegidos bajo la Polнtica.
15. "Puesta a la disposiciуn del pъblico" en la nomenclatura de las convenciones OMPI.
16. Con arreglo al art. 12, 2) del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, la identificaciуn del autor (o sea su nombre o seudуnimo) hace parte de la informaciуn protegida: "A los fines del presente Artнculo, se entenderб por "informaciуn sobre la gestiуn de derechos" la informaciуn que identifica a la obra, al autor de la obra, al titular de cualquier derecho sobre la obra, o informaciуn sobre los tйrminos y condiciones de utilizaciуn de la obras, y todo nъmero o cуdigo que represente tal informaciуn, cuando cualquiera de estos elementos de informaciуn estйn adjuntos a un ejemplar de una obra o figuren en relaciуn con la comunicaciуn al pъblico de una obra".
17. La Convenciуn de Berna se ocupa en su art. 15 de estos nombres o seudуnimos a otros efectos:
    1) Para que los autores de las obras literarias y artнsticas protegidas por el presente Convenio sean, salvo prueba en contrario, considerados como tales y admitidos, en consecuencia, ante los tribunales de los paнses de la Uniуn para demandar a los defraudadores, bastarб que su nombre aparezca estampado en la obra en la forma usual. El presente pбrrafo se aplicarб tambiйn cuando ese nombre sea seudуnimo que por lo conocido no deje la menor duda sobre la identidad del autor.
18. Steven Rattner v. BuyThisDomainName (John Pepin) Case No. D2000-0402: "The panelist in that decision goes on to equate the distinctive character with the whether or not the person in question is sufficiently famous in connection with the services offered by that complainant. The Panel agrees with this manner of proceeding and based on the materials provided by the Complainant finds that the Complainant holds a common law mark in connection with investment banking and corporate advisory services which is well known".
19. 6.5 In the opinion of this Administrative Panel, it is doubtful whether the Uniform Policy is applicable to this dispute. Although it is accepted that the Complainant is world famous under the name STING, it does not follow that he has rights in STING as a trademark or service mark. Unlike the personal names in issue in the cases Julia Fiona Roberts v Russell Boyd, Jeannette Winterson v Mark Hogarth, and Steven Rattner v BuyThisDomainName (John Pepin), the personal name in this case is also a common word in the English language, with a number of different meanings".
20. Tanto "Rosa", como "Montero" y "Gallo" son voces con significado en la lengua espaсola. Sin embargo es claro que no se usaron por la Demandada como tales. Si el nombre de dominio hubiera sido "rosaroja.com", "cacerнas_montero.com" o "Gallopeleador.com" ni habrнa riesgo de confusiуn para los usuarios de Internet ni seguramente caso alguno. Es la combinaciуn de los vocablos en la forma que constituye la firma de la autora demandante la que da motivo al conflicto.
21. Jeanette Winterson v. Mark Hogarth Case No. D2000-0235: "The Respondent, Mark Hogarth, is a Research Fellow in the Department of History & Philosophy of Science at Cambridge University. In March 2000, the Respondent states that he registered the domain name writerdomains.com under which he operates a web page announcing that its aim is to develop websites devoted to some of the world's favourite writers. 132 such writers are named, including the Complainant, Jeanette Winterson. The introduction page to the website proposes that it will develop web pages devoted to these authors which will: "... serve to inform about the writer's work, their biography, forthcoming work, interviews, book signings, and much more besides."
22. Frederick M. Nicholas, Administrator, The Sam Francis Estate v. Magidson Fine Art, Inc. Case No. D2000-0673: "The existence of a common law trademark or service mark does not prohibit art collectors or the general public from referring to a piece as a "Sam Francis" work. The existence of a common law trademark or service mark does prohibit the use of the phrase "Sam Francis" in a manner denoting that a gallery or exhibition, whether physical or virtual, is sponsored or authorized by Sam Francis or his Estate".
23. Pierre van Hooijdonk v. S.B. Tait Case No. D 2000 - 1068: "The Complainant submits that his rights to the goodwill in his name is protected by the laws of the United Kingdom, the laws of the United States of America and Dutch law. In support of this submission the Complainant refers to the recent decision of the President of the Amsterdam District Court in Albert Heijn and 159 other plaintiffs v. Name Space, July 13, 2000. According to the Complainant this decision is not yet published but the Complainant has submitted an English language translation of the judgment of the Court, from which it appears that the Court decided in favour of the plaintiffs claim in summary proceedings and directed the transfer of approximately 300 domain names registered by Name Space. .. "the contested use of the proper names of various plaintiffs must, in respect of these plaintiffs, be considered to be unlawful as they are now unable to register their proper names (or have their proper names registered) as domain names and are therefore unable to exploit these, causing them to suffer losses"".
24. Este criterio ha sido aplicado explнcitamente en casos anteriores referentes a marcas de hecho. Cito al respecto la jurisprudencia emanada de la decisiуn en el caso Bayshore Vinyl Compounds, Inc. v. Michael Ross AF-0187: "The mere registration of a domain name without making preparations to use the domain name for the bona fide offering of goods or services is not sufficient to demonstrate the rights or legitimate interests required by Paragraph 4 (a) of the ICANN Policy. LIBRO AG v. NA Global Link Limited, Case No. D 2000-0186. The fact that the Respondent registered the domain name 18 months ago (compared to use of BAYSHORE VINYL by the Complainant for over 14 years) and has used it as a mere placeholder suggest that the Respondent has no rights in it. Ventura Foods LLC v. Pathi, Case No. AF-0136".