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Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI

 

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Recoletos Compañнa Editorial, S.A. v. Recoletos.com

Caso No. D2000-1765

 

1. Las Partes

La demandante es la editorial Recoletos Compañнa Editorial, S.A., con domicilio en el Paseo de la Castellana, 66, Madrid, España, constituida en escritura pъblica otorgada el dнa 25 de abril de 1984. El demandado es el sujeto denominado Recoletos.com, con domicilio desconocido y sin mayores datos de identificaciуn que los de su representante, Miguel Garcнa Quintas.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <recoletos.com>.

La entidad registradora del citado dominio es Bulkregister.com, Inc., domiciliada a efectos de contacto en 7 East Redwood Street, Third Floor, Baltimore, MD 21202, Estados Unidos de Amйrica.

 

3. Iter Procedimental

Una Demanda, de acuerdo con la "Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en lo sucesivo, denominada "Polнtica Uniforme"), segъn fue adoptada por el ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por el ICANN para dicha "Polнtica Uniforme" (en lo sucesivo, "el Reglamento"), fue presentada ante el Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI (en lo sucesivo, "el Centro"), el 19 de diciembre de 2000, por medio de correo electrуnico, siendo recibida por el Centro el 27 de diciembre de 2000 en formato papel.

Con fecha 20 de diciembre de 2000, el Centro acusу recibo del envнo de la mencionada Demanda.

Una solicitud de verificaciуn de Registro fue enviada a la entidad registradora en fecha de 21 de diciembre de 2000, contestada positivamente por dicha entidad en

fecha de 21 de diciembre de 2000, confirmando йsta (i) que le habнa llegado copia de la Demanda, de acuerdo con el Parбgrafo 4.(b) del Reglamento en fecha de 21 de diciembre de 2000; (ii) que el nombre de dominio objeto de controversia habнa sido registrado ante ella; (iii) que el titular de dicho nombre de dominio es Recoletos.com; (iv) los datos de contacto administrativo y demбs necesarios para proceder al registro de un nombre de dominio; (v) que la Polнtica Uniforme y el Reglamento son aplicables al nombre de dominio disputado; y (vi) que actualmente el nombre disputado se encuentra en estado "LOCK".

La demanda fue notificada al Demandado el 10 de enero de 2001, tanto por correo electrуnico (Demanda sin anexos), como en formato papel por correo ordinario o urgente, dбndose inicio al procedimiento desde esa misma fecha. Igual notificaciуn fue realizada al Demandante, asн como al Registrador.

En fecha de 9 de febrero de 2001, despuйs de habйrsele concedido un periodo complementario para ello, el Demandado contestу a la Demanda.

En fecha de 26 de febrero de 2001, se notificу a las Partes el Nombramiento de Experto para la actual controversia, asн como la fecha prevista para que йste comunicase al Centro su Decisiуn, fecha que se fijу en no mбs tarde del 11 de marzo de 2001, de conformidad con el Parбgrafo 15 del Reglamento.

Dado que las partes han redactado sus respectivos escritos en el idioma castellano y que las partes en la actual controversia conocen y usan plenamente dicha lengua, este Panel Administrativo considera, sobre la base de la facultad que ofrece el Parбgrafo 11.(a) del Reglamento, como lengua del procedimiento la lengua castellana y que en ella se dicte la presente Decisiуn.

 

4. Antecedentes de Hecho

A fin de hacer una narraciуn lуgica de los hechos que han dado lugar al presente procedimiento, es preciso hacer una reseña, en primer lugar, sobre la denominaciуn de cada una de las partes, asн como de su actividad usual en el mercado.

La Demandante es uno de los grupos editoriales y de comunicaciуn de mayor importancia en España. Las amplias las actividades desarrolladas por la Demandante resultan innegables si atendemos a los siguientes datos aportados con la Demanda: en primer lugar, cotiza en las Bolsas de Madrid, Bilbao y Barcelona (segъn se acredita en los Documentos 7, 8 y 9 de los de la Demanda), ascendiendo su valor de participaciуn a mбs de 130 millones de acciones a 0,2 Ђ cada una de ellas. En segundo lugar, la Demandante es titular de un grupo de sociedades cuya actividad principal consiste en la producciуn de contenidos de informaciуn y entretenimiento en las бreas de deporte y economнa, principalmente. Segъn se deduce de los Documentos 5 y 6 de los de la Demanda, el objeto social de la Demandante es la ediciуn de periуdicos para su posterior comercializaciуn, asн como la producciуn de contenidos audiovisuales y otros servicios culturales.

La Demandante es titular y edita revistas y periуdicos de amplia difusiуn nacional como son Marca, Expansiуn, Ganar.com, Telva, Diario Mйdico entre otros. Entre los datos que aporta la Demandante para demostrar la difusiуn de sus contenidos se menciona, por ejemplo, que el diario deportivo Marca tiene una media de mбs de dos millones de lectores, contando con una difusiуn del 53,4 % entre los diarios deportivos de su sector, muy por encima, incluso, de periуdicos de tirada nacional; o que el diario econуmico Expansiуn tiene una difusiуn de mбs de 178.000 personas al dнa, ocupando el segundo puesto de penetraciуn de los periуdicos dirigidos a altos directivos. En definitiva, del resto de informaciуn adjuntada con la Demanda, y relativa a otras publicaciones de la Demandante (especнficamente, las de Actualidad Econуmica, Telva, Gaceta Universitaria o Ganar.com), se deduce de manera clara y evidente que la actividad editorial y comercial desarrollada por la Demandante es amplia, reputada y conocida en niveles extensos de la poblaciуn española, llegando a todo tipo de sectores y segmentos de la poblaciуn.

El Demandado es un sujeto de derecho en cuanto titular de derechos y obligaciones, tras el que se esconde una persona fнsica llamada Miguel Garcнa Quintas como se viene a reconocer claramente en la propia contestaciуn a la demanda.

En relaciуn con el Demandado hay que poner de manifiesto que lo registrу el 24 de octubre de 2000 ante el Registrador denominado Bulkregister, Inc.

El dominio controvertido es <recoletos.com>. Actualmente, consta registrado aъn a nombre del Demandado.

La entidad demandante es titular de diversos derechos marcarios, asн como de un nombre de dominio ".es". Especнficamente, y segъn se deduce de los Documentos 5 y 6 obrantes a la Demanda, por lo que se refiere a los derechos marcarios, y al Documento 10, respecto del nombre de dominio ".es". La relaciуn de tales derechos es como sigue:

<RECOLETOS>, registrada con el nъmero 1.516.263 (Clase 16 N.I.), concedida en 29 de abril de 1994. Se trata de una marca registrada en Argentina.

<RECOLETOS: CONFERENCIAS Y FORMACION>, registrada con el nъmero 2.186.277 (Clase 41 N.I.), concedida en 22 de febrero de 1999. Si bien de la documentaciуn adjuntada con la Demanda no se deduce claramente este hecho, este Panelista ha tenido ocasiуn de verificarlo en la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, accesible en www.oepm.es.

La Demandante es titular actual del nombre de dominio <recoletos.es>, segъn se acredita en el Documento 10 de los aportados en la Demanda.

Las marcas alegadas por la Demandante estбn en vigor y son objeto de explotaciуn regular y actual, segъn se aprecia de los Documentos 5 y 6, aportados con la Demanda. En concreto, se observa, lo que es relevante a los efectos de la presente Decisiуn, la importancia de la actividad y extensiуn cognitiva de la actividad desarrollada por la Demandante.

El Demandado no alega derecho o interйs legнtimo alguno sobre el nombre de dominio controvertido.

 

5. Pretensiones de las Partes

A. Demandante

La Demandante afirma:

Que es una entidad titular de varios derechos marcarios los cuales pueden considerarse como de carбcter notorio en el sector del mercado español de la ediciуn y de la comunicaciуn audiovisual.

Que tambiйn es titular de un nombre de dominio ".es" absolutamente idйntico al dominio cuestionado.

Que desarrolla una actividad mercantil en el mercado español e internacional de importancia, como se pone de manifiesto a partir de la documentaciуn incorporada a la Demanda.

Que es conocida en el mercado español y por los consumidores bajo el nombre <RECOLETOS> coincidente sustancialmente con el dominio controvertido.

Que no sуlo ofrece servicios audiovisuales y editoriales que se materializan en soportes fнsicos, sino que tambiйn los desarrolla a travйs de Internet y por medio del nombre de dominio <recoletos.es>.

Que el nombre de dominio controvertido coincide con el derecho de marca registrado como marca nacional en Argentina del que la Demandante es titular, y es, ademбs, confusamente similar a la marca registrada en España.

Que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos en relaciуn con el nombre de dominio objeto de la presente controversia.

Que el Demandado no es conocido en el mercado ni se le puede identificar de alguna manera con la marca notoriamente conocida de la que aquйl es titular.

Que el Demandado registrу y en la actualidad estб usando el nombre de dominio discutido de mala fe en la medida en que el Sitio Web correspondiente careciу de contenido alguno hasta momento reciente y en el momento de su registro se usaron datos falsos.

Que la mala fe se pone de manifiesto aъn mбs al estar ahora ocupado el Web Site correspondiente al nombre de dominio controvertido con contenidos dedicados a un santo, con lo que lisa y llanamente estarнamos ante un supuesto de "ocupaciуn cibernйtica" de espacios virtuales, no pudiendo desconocer el Demandado la trascendencia nacional de las marcas en juego, como se pone de manifiesto, ademбs, por el hecho de que el Demandado ha registrado otra serie de nombres de dominio, todos ellos coincidentes con marcas y denominaciones sociales de amplio conocimiento en el mercado nacional e internacional.

Que, a consecuencia de todo lo anterior y en definitiva, se produce una evidente confusiуn en el pъblico respecto a las marcas de productos y servicios sobre las que la Demandante ostenta derechos, dбndose los requisitos y circunstancias previstos en la Polнtica Uniforme y en el Reglamento a fin de que se condene al Demandado a la transferencia de la titularidad sobre el nombre de dominio <recoletos.com> a aquйlla.

B. Demandado

La parte Demandada, por su parte, contestу a la Demanda sobre la base de las siguientes pretensiones:

Que el hecho de registrar un nombre de dominio +.com no tiene por quй hacerse con бnimo defraudatorio.

Que una vez tuvo conocimiento de los datos errуneos de registro procediу a cambiarlos, y que si hubiera tenido mala fe no habrнa aportado los datos correctos de contacto administrativo y de pago.

Que la probabilidad de que se registren nombres de dominio coincidentes con marcas e intereses de terceros es lуgica.

Que el nombre disputado no es idйntico a la marca registrada en España.

Que el nombre <recoletos.com> representa a aquellos misioneros y religiosos pertenecientes a una determinada orden religiosa, fundada por San Agustнn de la que hace una limitada reseña histуrica.

Que el fin y objetivo del Sitio Web correspondiente al nombre de dominio es demostrar la profunda devociуn del Demandado a San Agustнn para que su doctrina y su obra se puedan expandir a travйs de Internet por todo el mundo.

Que el Demandado carece de mala fe en el registro del nombre de dominio cuestionado en la medida en que se han registrado tambiйn otros nombres de dominio que versan sobre San Agustнn.

Que a tal efecto aporta un Documento 4 del que, segъn el Demandado, se deduce que a fecha 30 de mayo de 2000, el anterior dueño del nombre de dominio era el ahora Demandante.

 

6. Debate y Conclusiones

Reglas aplicables

El Parбgrafo 15.(a) del Reglamento establece que el Panel Administrativo resolverб la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados, de conformidad con la Polнtica Uniforme y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.

Queda de manifiesto, pues, que en la construcciуn jurнdica de la decisiуn de este Panel, йste no ha de verse constreñido necesariamente a las reglas establecidas expresamente en el Reglamento o en la Polнtica Uniforme, sino que puede tambiйn recurrir y aplicar normas y principios de Derecho en el bien entendido que tales normas y principios podrбn ser de aplicaciуn nacional, en la medida en que las partes compartan una misma nacionalidad (Casos D2000-0001 y D2000-0896) y, ademбs, no conste que no residen en un mismo paнs o Estado sometido a un mismo Ordenamiento jurнdico.

En el presente caso, por consiguiente, serбn de aplicaciуn junto con las reglas de la Polнtica Uniforme y del Reglamento, la legislaciуn española sobre protecciуn de marcas y signos distintivos, la regulaciуn sobre prohibiciуn de prбcticas consideradas como desleales, asн como los principios generales de Derecho recogidos en el Tнtulo Preliminar del Cуdigo Civil español.

Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el Parбgrafo 4 de la Polнtica Uniforme y Parбgrafo 3.(b).ix del Reglamento

De acuerdo con tales disposiciones, la Polнtica Uniforme es aplicable de manera obligatoria cuando se den los tres siguientes elementos:

Que el nombre de dominio controvertido sea idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

Que el demandado no tenga derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio,

Que el demandado posea un nombre de dominio que haya sido registrado y se estй utilizando de mala fe.

A fin de llegar a su decisiуn, este Panel Administrativo, de acuerdo con lo señalado en el Parбgrafo 10.(d) del Reglamento, determinarб la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas aportadas en relaciуn con los hechos sobre los que gira la controversia.

"4.a.(i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn"

Este requisito exige que el nombre de dominio disputado sea comparado con las marcas y cualquier otro derecho legнtimo del que el Demandante sea titular. Asн, se darб el requisito de la identidad cuando objetivamente exista una exacta reproducciуn de los elementos bбsicos o fundamentales que conforman los signos enfrentados; mientras que habrб similitud que causa confusiуn cuando subjetivamente el examinador llegue a esta conclusiуn a partir de una serie de razonables criterios de comparaciуn.

En primer tйrmino, existe identidad, como ha quedado dicho, si ambos signos distintivos estбn constituidos exactamente por las mismas letras o vocablos, o si lo estбn a partir de partes sustanciales de los signos a considerar. En segundo lugar, el nombre de dominio es similar hasta el punto de causar confusiуn cuando es similar respecto del nombre de dominio o marca o cualquier otro derecho legнtimo del Demandante hasta el punto de causar confusiуn sobre el verdadero origen de las actividades del Demandado o de crear en el pъblico el riesgo de asociaciуn con las que el Demandante desarrolle pacнfica y legнtimamente en el mercado, entendiendo este concepto en un sentido amplio, abarcando no sуlo las actividades propias del legнtimo titular de derechos off line, sino tambiйn las realizadas on line.

El riesgo de identidad o confusiуn puede ser debido a una identidad sustancial entre las palabras o letras usadas por el Demandante para identificarse en el mercado y el nombre de dominio del Demandado. Esta identidad sustancial podrб deberse a una elevada coincidencia en el nombre de dominio cuestionado de los elementos que conforman los derechos de marca del Demandante, pero no tienen por quй excluirse a priori otras razones, como, por ejemplo, la idйntica o parecida actividad que desarrollen las partes en el procedimiento.

A la hora de proceder a la comparaciуn entre los signos distintivos enfrentados no es relevante tener en cuenta la partнcula TLD. Las partнculas <com>, <org> o <net> no son relevantes para establecer la comparaciуn, ya que aquйllas no añaden particularidad alguna o diferencia al nombre de dominio elegido por el titular del nombre de dominio cuestionado. Las partнculas referidas ъnicamente suponen una diferencia teуrica, en la medida en que sirven para diferenciar el tipo de sector y actividad anunciado a travйs del nombre de dominio en cuestiуn (por ejemplo, que el <com> se usa en actividades comerciales, que el <net> para actividades relacionadas con Internet, etc.). En la prбctica, sin embargo, esta finalidad fracasa estrepitosamente ya que los titulares de nombres de dominio de alto nivel dedican finalmente sus Sitios Web a actividades distintas de aquellas inicialmente previstas bajo las partнculas TLD.

En el nombre de dominio <recoletos.com> la palabra <recoletos> conforma, indudablemente, la base fonйtica fundamental del mencionado nombre de dominio. Por lo tanto, habrб que determinar si ese vocablo es idйntico o sustancialmente similar con las marcas y nombre de dominio del Demandante hasta el punto de causar confusiуn en el pъblico, en el sentido que ha quedado dicho anteriormente.

Efectuando la comparaciуn, pues, no debe caber duda de que aunque no se produce una identidad exacta entre el nombre de dominio cuestionado y el derecho de marca registrado en España a favor del Demandante, sн que se produce a juicio de este Panelista una similitud que puede llevar a confusiуn en el pъblico en el sentido ya expuesto. Hay que tener presente, en primer lugar, que siendo la base fundamental la de la palabra <recoletos>, la similitud viene dada del hecho de que las palabras <conferencias y formaciуn> que acompañan a la palabra <recoletos> para formar el derecho marcario de la Demandante pueden considerarse hasta cierto punto como poco identificadoras y genйricas dentro de la Clase en la que ha quedado registrado dicho signo distintivo. Realmente, como se pone de manifiesto por el hecho de que el Demandante tenga registrada la palabra <recoletos> en Argentina y de que aparezca en su publicidad institucional constantemente bajo la palabra <recoletos> (lo que puede comprobarse accediendo a los Sitios Web www.marca.es y www.recoletos.es entre otros), debe llegarse a la conclusiуn de que el parбmetro o vocablo que debe tomarse para efectuar la comparaciуn, por ser el que incorpora, ya decimos, una carga diferenciadora mayor es el de <recoletos>.

Siendo esto asн, resulta probado que, efectivamente, existe una similitud entre el derecho marcario de la Demandante <recoletos: conferencias y formaciуn> y el nombre de dominio disputado <recoletos.com>, la cual puede producir una confusiуn en el pъblico que tenga acceso a ambas pбginas sobre el verdadero origen de los Sitios Web en cuestiуn.

No puede entenderse, tal y como pretende el Demandado, que su elecciуn a la hora de crear una denominaciуn para su nombre de dominio pueda ser entendida como una coincidencia o que no haya sido buscada de forma deliberada, sino que, por el contrario, tal elecciуn tiene como consciente finalidad la de causar una confusiуn respecto del origen empresarial de la titularidad del nombre de dominio cuestionado.

Ademбs, otra cosa supondrнa validar el fraude de ley (sancionado por el artнculo 7 de nuestro Cуdigo Civil) que podrнa suponer incluir en los nombres de dominio partнculas sin importancia o sin peso distintivo en relaciуn con el conjunto del nombre de dominio, en la idea de que al no coincidir totalmente los signos enfrentados, no debe admitirse la pretensiуn de la Demandante, que, normalmente, resulta titular de intereses legнtimos o de derechos de marca.

Por ъltimo, debe mantenerse que hasta el propio Demandado incurre en contradicciуn y viene a admitir implнcitamente la no-exigibilidad de que se dй una completa identidad entre los derechos de marca y el nombre de dominio. No de otro modo debe interpretarse el hecho de que, estando dedicado el Sitio Web www.recoletos.com presuntamente a San Agustнn de Recoletos, deberнa haber utilizado todas las palabras que conforman el nombre de tan venerable santo y no sуlo la parte mбs reconocida de dicho nombre. Al no hacerlo asн, repetimos, viene a admitir implнcitamente la posibilidad de confusiуn.

Por otra parte, sн se produce una indudable identidad con el derecho de marca registrado en Argentina a favor de la Demandante.

Por ъltimo, hay que tener presente que el uso y el registro de las marcas a favor del Demandante ha sido previo al registro del nombre de dominio en cuestiуn.

Teniendo presente los mencionados criterios, asн como la actividad notoria desarrollada por la Demandante, no hay razуn para considerar que la marca internacional, registrada en Argentina <recoletos> y la marca nacional <recoletos: conferencias y formaciуn>, debidamente registradas por el Demandante, son similares hasta el punto de causar confusiуn con el nombre de dominio <recoletos.com>.

En conclusiуn, el Panel entiende que se cumple el requisito previsto en el Parбgrafo 4.a.(i) de la Polнtica Uniforme.

"4.a.(ii) Ausencia de derechos o intereses legнtimos del Demandado en el nombre de dominio <recoletos.com>

Al Panel administrativo no le consta que los nombres de dominio en disputa coincidan en parte o en su totalidad con un derecho de marca o una denominaciуn de la que el Demandado sea titular.

En la oportunidad procesal que tuvo para ello, el Demandado no ha aportado prueba alguna de que viniera usando el nombre de dominio disputado con anterioridad al momento en que el Demandante registrу sus signos distintivos, como prueba de interйs legнtimo que, entre otras, propone la Polнtica Uniforme.

Por consiguiente, el Demandado perdiу su oportunidad procesal de aportar alguna prueba acerca del interйs legнtimo o derecho del que creyera estar en posesiуn a fin de justificar algъn tipo de derecho o interйs sobre el nombre de dominio <recoletos.com>, si es que alguno pudiera haber. O dicho de otro modo, si el Demandado hubiera tenido algъn interйs legнtimo o derecho, susceptible de registro o no, sobre el vocablo que conforma el nombre de dominio <recoletos.com>, aparte de la diatriba increнble que hace sobre la figura de San Agustнn y la orden religiosa de los Recoletos, el Demandado deberнa haber adoptado una posiciуn mucho mбs activa a la hora de defender tales supuestos intereses legнtimos o derechos que, en su caso, hubieran podido justificar su derecho a registrar y usar pacнficamente, y sin perjuicio de derecho o interйs de tercero, el mencionado nombre de dominio.

Al no haber obrado de ese modo, y una vez que el Demandante ha probado suficientemente la existencia de registros de marca en España y en Argentina, asн como la llevanza de una actividad comercial legнtima y estable a travйs de distintos signos que incorporan el vocablo <recoletos>, de manera relevante y sustancialmente identificadora, el Panelista debe llegar a la razonable conclusiуn de que el Demandado no tiene interйs legнtimo o derecho alguno en el nombre de dominio <recoletos.com> que deba ser mбs digno de protecciуn que el que poseen los derechos de marca y los intereses comerciales en el mercado español de la Demandante, anteriores en el tiempo a los de aquйl.

Por otra parte, ha de acreditarse el derecho que tambiйn ostenta la Demandante sobre el nombre de dominio <recoletos.es>. En este sentido, merece la pena poner de manifiesto cуmo las normas por las que se autoriza el uso legнtimo de los nombres de dominio ".es" exige que el solicitante haga valer bien un derecho de marca, debidamente registrado y reconocido ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, bien un nombre comercial o bien una denominaciуn social a fin de recibir la oportuna autorizaciуn para el uso del nombre de dominio solicitado. El hecho de que el Demandante tenga la meritada autorizaciуn no sуlo refuerza aъn mбs su derecho e interйs legнtimo al uso del nombre de dominio <recoletos.es> (Documento 10 de la Demanda), sino que tambiйn a contrario implica la ausencia de derecho o interйs legнtimo por parte del Demandado sobre el mismo.

Finalmente, no debe pasarse por alto la circunstancia de que la propia Demandante niega la existencia de acuerdo contractual de licencia, venta o cesiуn, o relaciуn contractual o comercial alguna, en virtud del cual el Demandado pudiera alegar debidamente algъn tipo de derecho, licencia o interйs para el uso legнtimo del nombre de dominio <recoletos.com>.

Consecuentemente, el Panelista entiende que se da el requisito exigido por el Parбgrafo 4.a.(ii) de la Polнtica Uniforme.

"4.a.(iii) Registro y uso del nombre de dominio de mala fe por parte del Demandado"

En lo que se refiere al requisito de la mala fe, el Panelista debe tener en consideraciуn, en primer lugar, el hecho de que el Demandante es titular de diversos derechos de marca que incorporan de manera predominante o fundamental el vocablo <recoletos> tal y como ha sido probado en los Documentos 5, 6 y 10 de los aportados con la Demanda.

Debido al hecho de los registros anteriormente mencionados; a la amplia y variada actividad, financiera, mercantil y social, desarrollada por la Demandante a travйs de sus derechos de marca; al carбcter notorio y bien conocido de tales derechos de marca y de su imagen corporativa en el бmbito geogrбfico, mercantil y jurнdico en el que conviven Demandante y Demandado, y tambiйn al hecho de que el Demandado tiene la nacionalidad española, debe entenderse como inconcebible que el Demandado no tuviese conocimiento en el momento del registro y posteriormente de los derechos marcarios y/o intereses legнtimos del Demandante sobre el vocablo <RECOLETOS>.

Ademбs, como ha probado el Demandante, el Demandado ha registrado anteriormente tambiйn una larga serie de nombres de dominio coincidentes con derechos de marca, denominaciones sociales o nombres que incorporan un interйs legнtimo en la medida en que se identifican con una imagen corporativa determinada y ampliamente conocida del pъblico en el mercado (Documentos 1, 20 y 21 de los de la Demanda). De hecho, el Demandado ha tenido ocasiуn de verse envuelto en otros procesos en los que se discutнa sobre la titularidad de nombres de dominio coincidentes con marcas renombradas o famosas (citados por el Demandante, asн D2000-140, D2000-751, entre otros como en el Caso Don Algodуn), lo que ya pone de manifiesto el бnimo que persiguiу el Demandado a la hora de proceder al registro de determinados nombres de dominio.

Por consiguiente, de todas las anteriores circunstancias, el Panelista ha de llegar a la lуgica, razonable y legнtima conclusiуn de que el Demandado era completamente consciente de que el registro del nombre de dominio <recoletos.com>, sobre el que el Demandado no tiene derecho o interйs legнtimo, fue algo deliberado, no casual, hecho con el бnimo subjetivo de querer asн causar un daño y perjudicar los derechos e intereses legнtimos del Demandante.

Recurriendo a la Ley de Competencia Desleal española, cuyo artнculo 5 sanciona como desleal el desarrollo de una actividad objetivamente contraria a la buena fe, se llega inevitablemente al mismo resultado. El tipo de comportamiento sancionado no es aquel que el propio sujeto infractor pueda suponer que es ilнcito (punto de vista subjetivo), sino antes bien el que objetivamente resulta contrario a las mнnimas exigencias de un comportamiento йtico y conforme a los buenos usos y prбcticas mercantiles. Desde este punto de vista, es evidente que el tipo de actividad llevada a cabo por el Demandado (esto es, registro de nombres de dominio coincidentes con marcas renombradas o notorias), el uso de un tйrmino o vocablo que causa confusiуn con otros existentes en el mercado nacional (de donde, por cierto, es tambiйn el Demandado) registrados a favor del Demandante, asн como la ausencia de un interйs legнtimo digno de protecciуn por parte del Demandado deben llevar a la conclusiуn de que, efectivamente, el comportamiento del Demandado es desleal por ser objetivamente contrario a la buena fe y hacerse a partir del reconocimiento y reputaciуn ganado por otro en el mercado.

Asн pues, el Panelista entiende que el nombre de dominio <recoletos.com> fue registrado y estб siendo usado de mala fe.

 

7. Decisiуn

De acuerdo con lo dispuesto en los Parбgrafos 4 (i) de la Polнtica Uniforme y 15 del Reglamento, asн como con lo señalado en la Ley de Competencia Desleal y el Cуdigo Civil españoles, la Demandante ha probado que el nombre de dominio disputado es similar hasta el punto de poder causar confusiуn respecto de derechos de marca de su titularidad, asн como al nombre de dominio <recoletos.es> del que tambiйn es titular; que el Demandado carece de interйs legнtimo o derecho en el uso del nombre en cuestiуn, no habiendo probado a su vez el Demandado que ostente derechos o intereses legнtimos sobre dicho nombre dignos de protecciуn; que el Demandado estб usando y ha registrado de mala fe tal nombre. Por consiguiente, conforme con los preceptos antes mencionados, este Panelista requiere que se proceda a la transferencia del nombre de dominio <recoletos.com> al Demandante, segъn los remedios jurнdicos por йl solicitados.

 

 

Jose Carlos Erdozain
Panelista Unico

Fecha: 11 de marzo de 2001