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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

1.1 Demandante: Administraciуn de la Comunidad Autуnoma del Paнs Vasco, Direcciуn de Patrimonio y Contrataciуn, con sede en c/ Donostia-San Sebastiбn, nє 1, 01010 Vitoria-Gasteiz- España.

El representante autorizado para el procedimiento administrativo es

D. Jaime Dominguez-Macaya Laurnaga, Director de Patrimonio y Contrataciуn del Departamento de Hacienda y Administraciуn Pъblica del Gobierno Vasco.

1.2. Demandado: El registro del nombre de dominio estб a nombre de JAIAK.NET, siendo el demandado D. Emilio Pйrez, con domicilio en Mikel Zбrate, 4-2є B, 48015 Bilbao – España.

No se designa representante autorizado del demandado.

2.1. La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <langai.com>.

2.2. La entidad registradora del nombre de dominio es Network Solutions, Inc.

3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en materia de Nombres de Dominio" en lo sucesivo denominada "Polнtica Uniforme", segъn fue adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por ICANN para esa Polнtica Uniforme, en lo sucesivo "el Reglamento", fue enviada al Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje", que la recibiу por correo electrуnico el dнa 9 de enero de 2001 y en papel el dнa 18 de enero de 2001.

3.2. La fecha de la notificaciуn de la demanda e inicio de procedimiento fue

el 22 de enero de 2001; la contestaciуn a la demanda se recibiу

el 9 de febrero de 2001 por correo electrуnico, habiйndose recibido en papel

el 14 de febrero de 2001.

3.3. Con fecha 2 de marzo de 2001, de acuerdo con la peticiуn del demandado de que la disputa fuera decidida por un panel compuesto de un sуlo miembro, la OMPI designу a D. Alberto Bercovitz Rodrнguez-Cano como panelista ъnico.

4.1. La demandante es la Administraciуn de la Comunidad Autуnoma del Paнs Vasco, que mediante Orden de 26 de junio de 1996 (Boletнn Oficial del Paнs Vasco 129/96, de 5 de julio) modificada por Orden de 30 de marzo de 1998 (Boletнn Oficial del Paнs Vasco 81/98, de 5 de mayo), del Consejero de Justicia, Economнa, Trabajo y Seguridad Social, regula la organizaciуn y desarrollo de las acciones de intermediaciуn en el mercado de trabajo que promueve la propia Administraciуn de la Comunidad Autуnoma del Paнs Vasco a travйs del Departamento de Justicia, Economнa, Trabajo y Seguridad Social en funciones de agencia de colocaciуn bajo la denominaciуn de "Servicio Vasco de Colocaciуn /LANGAI".

En esa Orden se encomiendan una serie de funciones a EGAILAN, S.A., sociedad pъblica para la promociуn de la formaciуn y el empleo, adscrita al Departamento de Justicia, Economнa, Trabajo y Seguridad Social de la Administraciуn de la Comunidad Autуnoma del Paнs Vasco, la cual es titular del 100 por cien del capital social.

Las acciones de intermediaciуn a realizar en virtud de la Orden de 26 de junio de 1996 antes citada, consisten en:

a) Informaciуn y direccionamiento (establecimiento de cita para acceder al servicio).

b) Captaciуn y tratamiento de las demandas de empleo (introducciуn de Currнculos en una base de datos; renovaciуn de currнculos).

c) Captaciуn y tratamiento de ofertas de trabajo (introducciуn de las ofertas de trabajo en una base de datos, comprobaciуn de disponibilidad de los candidatos, envнo de candidatos a las empresas, seguimiento de la oferta, etc.).

d) Casaciуn entre la oferta y la demanda (bъsqueda de los candidatos mбs adecuados mediante cruces de bases de datos y otros procedimientos).

La Administraciуn Autуnoma del Paнs Vasco es titular de las siguientes marcas españolas, que consisten todas ellas en la denominaciуn LANGAI junto a un logotipo:

- Marca 2.035.272, solicitada el 18 de junio de 1996 para la Clase 16 (periуdicos, libros, revistas, catбlogos, materiales de instrucciуn o de enseñanza (excepto aparatos) naipes y caracteres de imprenta) concedida

el 7 de enero de 1997.

- Marca 2.035.273, solicitada el 18 de junio de 1996 para la Clase 35 (servicios de publicidad, gestiуn de negocios comerciales, administraciуn comercial, trabajos de oficina y en especial oficinas de empleo), concedida

el 20 de noviembre de 1996.

- Marca 2.035.274, solicitada el 18 de junio de 1996 para la Clase 38 (servicios de comunicaciones radiofуnicas, telefуnicas o telegrбficas), concedida

el 20 de noviembre de 1996.

- Marca 2.035.275, solicitada el 18 de junio de 1996 para la Clase 41 (servicios de educaciуn y esparcimiento), concedida el 20 de noviembre de 1996.

- Marca 2.035.276, solicitada el 18 de junio de 1996, para la Clase 42 (servicios jurнdicos, investigaciуn cientнfica e industrial, programaciуn de ordenadores), concedida el 20 de noviembre de 1996.

Todas esas marcas tienen la misma descripciуn que es la siguiente:

La sociedad pъblica EGAILAN, S.A. estб autorizada para utilizar la marca LANGAI segъn autorizaciуn concedida el 27 de abril de 1999 por el Director de Patrimonio y Contrataciуn en virtud de las facultades que le otorga la Ley 14/1993, de 27 de julio de Patrimonio de Euzkadi.

4.2. El demandado es tambiйn titular del nombre de dominio Jaiak.net, que figura como titular del nombre de dominio <langai.com>. Ambos nombres de dominio estбn ubicados en el sitio <Ataria.com< (en lengua vasca, el tйrmino "ataria" significa portal). Asн pues Ataria.com actъa como portal de acceso a <langai.com>, (en lengua vasca "langai" significa oficio, profesiуn o trabajo), a Jaiak.net (en lengua vasca "jaiak" significa fiestas) y a <bidaiak.com> (en lengua vasca "bidaiak" significa viajes). Asн pues, lo que pretendiу el demandado fue crear un portal en lengua vasca que prestase un servicio de carбcter general a los futuros internautas interesados en obtener informaciуn en dicho idioma.

El demandado actuando en consecuencia con el significado del tйrmino "langai" (oficio, profesiуn o trabajo), ha dotado a ese sitio de contenidos relacionados con la bъsqueda de empleo, dividiйndolo en cuatro apartados diferentes. El primero (Hasteko) ofrece datos para la redacciуn de un curriculum profesional, la realizaciуn de test y entrevistas de trabajo. El segundo (Enpresak) establece enlaces a empresas nacionales e internacionales que ofertan puestos de trabajo. El tercero (Lan burtsak) relacionado con bolsas de trabajo nacionales e internacionales, y el cuarto (Iraultza) relacionado con asociaciones y temas varios de carбcter laboral.

El demandado registrу el nombre de dominio langai.com el 10 de febrero de 1999 a travйs de la entidad de registro NETWORK SOLUTIONS, INC.

La demandante alega:

- Que existe una identidad bбsica entre las marcas LANGAI de las que es titular la demandante y nombre de dominio <langai.com> que posee el demandado. Y que se da la circunstancia, ademбs, de que con este nombre se accede a una pбgina нntegramente en euskera con informaciуn relativa a cуmo cumplimentar un curriculo para buscar eficazmente empleo, junto a enlaces a otras webs de empresas, e incluso a pбginas de servicios relacionados con la bъsqueda de empleo y buscadores de empleo virtuales agrupados con el nombre de "Lan Burtsak" (bolsas de trabajo). Esta circunstancia hace que la confusiуn que genera la utilizaciуn de este dominio en los usuarios actuales y potenciales del servicio LANGAI (demandantes de empleo y empresas) sea fбcil de imaginar.

- Que el sitio langai.com da acceso desde su pбgina al sitio Ataria.com, cuyo dominio es, igualmente, de Jaiak.net. Desde Ataria.com existe un enlace a <euskal.com>, pбgina en la que existen servicios de pago (grafismo, web, hosting) <euskal.com> y ataria.com tienen el mismo contacto de facturaciуn: Niko Vбzquez. Esta misma persona es el contacto administrativo de Euskal.com. A su vez <langai.com> y <ataria.com> coinciden en el mismo contacto administrativo: Emilio Pйrez. Todo ello demuestra las estrechas relaciones entre un sitio en principio no lucrativo (<langai.com>) con otros sitios de incluyen servicios de pago.

- Que en la fecha en que se registra el dominio de langai.com (febrero de 1999), el Servicio Vasco de Colocaciуn/Langai ya era ampliamente conocido entre la poblaciуn comprendida en su бmbito de actuaciуn –Comunidad Autуnoma del Paнs Vasco- contando en ese momento (a 31/01/1999) 118.134 demandantes inscritos en su base de datos, y gestionado un total de 25.328 puestos de trabajo, todo ello a travйs de una red de un total de 205 centros colaboradores por toda la geografнa de la Comunidad Autуnoma. El interйs por parte de Jaiak.net de verse asociado al nombre de "langai" en aquel momento era evidente, no sуlo por los datos de la implantaciуn real y grado de difusiуn que ya mostraba este servicio, sino aъn mбs si cabe por verse asociado a la garantнa, respetabilidad y seriedad que proyecta la idea de "tener algo que ver" con un servicio pъblico del Gobierno de la Comunidad Autуnoma Vasca. Todo ello lleva a concluir, segъn la parte demandante, que la parte demandada, al utilizar el nombre de dominio langai.com ha intentado de manera intencionada (de mala fe) atraer, con бnimo de lucro usuarios de Internet a su sitio web, aprovechando para ello la confusiуn que genera la coincidencia con el nombre de este servicio.

- Por ъltimo que Egailan, S.A., que estб autorizada a utilizar la marca langai, enviу a la persona que aparece como contacto administrativo de Jaiak.net, titular registral de langai.com, un correo electrуnico de 28 de julio de 2000 indicando que la marca langai estб registrada e identifica inequнvocamente al servicio vasco de colocaciуn, por lo que se solicitaba que esa persona se pusiera en contacto con Egailan, S.A. al objeto de llegar a un acuerdo respecto a la cesiуn del dominio. No se obtuvo ninguna respuesta del requerido.

El demandado en su contestaciуn ha formulado las siguientes alegaciones:

- Que el tйrmino "langai" es una palabra en lengua vasca que segъn el diccionario Euskera-Castellano "Elhuyar" aprobado el 27 de marzo de 1996 por el Departamento de Formaciуn, Investigaciуn y Universidades del Gobierno Vasco, significa textualmente "oficio, profesiуn, trabajo", es decir trabajo en sentido genйrico (como anexo 1 se adjunta al escrito de contestaciуn copia de la pбgina correspondiente del diccionario). Lo mбs probable por consiguiente es, segъn el demandado, que al tratarse de una palabra en lengua vasca el registrador desconociera su significado real y por ello haya admitido su registro como marca; pero que admitir la pretensiуn de la demandante sobre el derecho exclusivo al termino "langai" como marca serнa tanto como admitir que un tйrmino como "trabajo", "oficio", "tarea", etc… no pueda ser utilizado por nadie en absoluto en el trбfico mercantil o en la red.

- Que el registro del dominio langai.com no se ha hecho con mala fe ni con el objetivo claro de crear confusiуn al usuario con el Servicio Vasco de Empleo.

Asн, señala el demandado, si se introduce el tйrmino "langai" en cualquier buscador (como anexo 2 al escrito de contestaciуn se acompañan los resultados obtenidos a travйs del buscador Google) se observa que el sitio LANGAI.COM contiene esta descripciуn "Lana bilatzeko zerbitzu bat. Ekimen pribatua: ez du zerikusirik Langai EAEko administrazioen…" (textual en lengua vasca), que literalmente traducido al castellano significa "Servicio para la bъsqueda de empleo. Iniciativa privada: carece de relaciуn alguna con el servicio Langai de la administraciуn de la CAV (Comunidad Autуnoma Vasca)". En consecuencia, el demandado incluyу en el acceso a su sitio una clara advertencia de que el mismo correspondнa a una iniciativa privada que nada tenнa que ver con el Servicio oficial del mismo nombre de la Comunidad Autуnoma Vasca.

- Que Langai.com y todos los demбs dominios registrados a nombre del demandado son de carбcter gratuito, no obteniйndose de los mismos ingresos econуmicos directos o indirectos. Que esos sitios nada tienen que ver con la pбgina "Euskal.com" mбs allб del servicio de hosting que presta al demandado.

- Que el sitio <langai.com> estб ubicado en el sitio <ataria.com> como portal de acceso tambiйn a los sitios Jaiak.net y Bidaiak.com, habiйndose pretendido de esta forma crear un portal en lengua vasca que prestase una serie de servicios de carбcter general a los futuros internautas interesados en obtener informaciуn en dicho idioma. Ademбs desde la fecha en que fue registrado el dominio langai.com no tardу mбs de un mes en poner operativo y dotar de contenidos el citado dominio, contenidos relacionados con la bъsqueda de empleo.- Que, por tanto, es evidente que el demandado no ha pretendido ocupar sin mбs el sitio de referencia con el objeto de bloquear su registro a la espera de una oferta.

- Que el demandado jamбs ha intentado obtener un beneficio econуmico con la ocupaciуn y posterior transmisiуn del dominio a la parte demandante, a pesar de que йsta si que se dirigiу a ella, empleando palabras textuales del demandante, para "llegar a un acuerdo respecto a la cesiуn del dominio".

- Y que la demandante ha tardado dos años en iniciar las gestiones para la recuperaciуn del dominio langai.com, dato especialmente relevante si se tiene en cuenta que la demandante procediу a los registros de los dominios <langai.org> y <langai.net> hace mбs de un año, de donde resultarнan perjuicios de toda clase para el demandado si se viera obligado a abandonar el dominio langai.com, una vez que lo ha dotado de contenidos y ha logrado una cierta difusiуn del mismo.

El apartado 15.a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisiуn de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la "Polнtica Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comъn nacionalidad y domicilio españoles de la demandante y el demandado son de especial aplicaciуn, junto con las reglas de la polнtica uniforme, las leyes y principios del Derecho nacional español.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idйntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusiуn, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derechos o interйs legнtimo en relaciуn con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

La demandante ha demostrado que es titular de las marcas nъmeros 2.035.272 a 2.035.276. Todas ellas son marcas mixtas que incluyen junto a la denominaciуn "langai", diseñada en un tipo de letra determinado, un grбfico compuesto por cuatro figuras triangulares con distintos colores cada una de ellas..

Es evidente que no existe identidad entre el nombre de dominio <langai.com> y las marcas antes mencionada, puesto que el nombre de dominio es exclusivamente denominativo, y en la pбgina web no se reproduce el elemento grбfico que figura en las marcas registradas.

Ciertamente hay identidad entre la denominaciуn "langai" incluida en la marca y el nombre de domino <langai.com>. Pero a esta identidad no se le puede dar una trascendencia decisiva, por cuanto estб demostrado que el tйrmino "langai" es genйrico para designar en lengua vasca "trabajo o empleo". Siendo esto asн, parece que nadie podrнa pretender el derecho exclusivo sobre este tйrmino aisladamente considerado para su utilizaciуn en servicios de bъsqueda de empleo o trabajo. Cabe pensar, por consiguiente que la grafнa peculiar del tйrmino y el grбfico que acompaña a la palabra "langai" son elementos esenciales por su aptitud deferenciadora dentro de la marca.

Es de observar, ademбs, que el tйrmino "langai" incluido en la marca es la palabra genйrica, que no se acompaña de ningъn otro tйrmino o palabra que sirva para individualizarla de alguna manera. Asн resulta, por ejemplo, que en la Orden de

26 de junio de 1996 se utiliza la denominaciуn "Servicio Vasco de Colocaciуn/LANGAI", pero parece claro que el tйrmino "langai" aislado no equivale en lengua vasca a "Servicio Vasco de Colocaciуn".

No cabe pues considerar que la semejanza entre el nombre de dominio langai.com y las marcas nъmeros 2.035.272 a 2.035.276 pueda considerarse especialmente relevante para generar confusiуn, mбs allб de la coincidencia en utilizar el mismo tйrmino genйrico.

El demandado no alega que tuviera, antes de registrar el nombre de dominio <langai.com>, ningъn derecho o interйs legнtimo sobre esa denominaciуn. Pero ha demostrado que se trata de un tйrmino genйrico que en lengua vasca sirve para designar trabajo o empleo, por lo cual es lуgico que se utilice para ofrecer un servicio de bъsqueda de trabajo o de empleo.

La finalidad de crear diversos sitios en Internet con la pretensiуn de incluirlos en un portal en lengua vasca que preste servicios de carбcter general a los internautas interesados en obtener informaciуn en ese idioma, parece perfectamente legнtima y ello tanto si los servicios se ofrecen a tнtulo oneroso o a tнtulo gratuito. La legitimidad de ese interйs se vincula ademбs al hecho de que una vez registrado el nombre de dominio se utilice de manera efectiva, llenбndolo de contenido para facilitar la bъsqueda de empleo.

No ha quedado por tanto demostrada la falta de interйs legнtimo, especialmente si se considera que el nombre de dominio consta del tйrmino langai (trabajo) precisamente para ofrecer servicios de bъsqueda de trabajo.

Hay que hacer notar, en primer tйrmino, que la exigencia para la estimaciуn de la demanda de que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe constituye una peculiaridad de este procedimiento frente a los procedimientos judiciales normales en los que se pretende hacer valer el derecho exclusivo sobre una marca. En efecto, ese derecho exclusivo sobre la marca tiene vigencia aunque el tercero que estй usando el signo protegido actъe de buena fe. Esto significa por tanto, que este procedimiento y un procedimiento judicial para hacer valer el derecho de exclusiva sobre la marca se basan en presupuestos distintos, por lo que el resultado de este procedimiento no prejuzga el йxito o fracaso de eventuales acciones judiciales frente a quiйn supuestamente estб violando el derecho exclusivo sobre una marca registrada.

Hecha la advertencia que acaba de formularse, no parece posible establecer, con los datos que figuran probados en el expediente, que el demandado haya registrado y usado de mala fe el nombre de dominio langai.com.

En efecto, no puede decirse que actъe de mala fe quien registra como nombre de dominio un tйrmino genйrico, como es langai (trabajo, empleo) para usarlo en un sitio en Internet dedicado precisamente a facilitar la bъsqueda de trabajo o empleo, ofreciendo informaciones en lengua vasca.

Y tampoco se usa de mala fe ese nombre de dominio si se llena de contenido la pбgina web de forma inmediata, ofreciendo precisamente informaciones relacionadas con la bъsqueda de trabajo o de empleo (langai en lengua vasca).

Es mбs, en algъn buscador como "Google", al referirse al sitio langai.com contiene esta descripciуn "Lana bilatzeko zerbitzu bat. Ekimen pribatua: ez du zerikusirik Langai EAEko administrazioen…" (textual en lengua vasca), que literalmente traducido al castellano significa "Servicio para la bъsqueda de empleo. Iniciativa privada: carece de relaciуn alguna con el servicio Langai de la Administraciуn de la Comunidad Autуnoma Vasca". El propio panelista ha podido comprobar la realidad de esa alegaciуn formulada por el demandado; aunque tambiйn ha podido comprobar que en otros buscadores, como "Yahoo" no aparece una menciуn semejante. En cualquier caso el dato antes mencionado contribuye tambiйn a confirmar la idea de que no puede considerarse el demandado haya registrado y utilizado el nombre de dominio langai.com de mala fe.

En base a toda la fundamentaciуn anteriormente expuesta, el Panel resuelve que la demandante no ha probado, de acuerdo con el artнculo 4, apartado a) de la Polнtica Uniforme que concurran los tres elementos contemplados en dicho apartado y, consiguientemente, el Panel Administrativo resuelve que no procede estimar la reclamaciуn presentada por la demandante para que le sea transferido el registro del nombre de dominio <langai.com>.

Alberto Bercovitz
Panelista Unico

15 de marzo de 2001