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Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI

La demandante es la mercantil Myrurgia, S.A., con domicilio en la calle Mallorca, 351, 08013-Barcelona, España. El demandado es Javier Ivбn Madroño, con domicilio en carretera de Villacastнn, 20 –4C, 40006-Segovia, España.

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <mirurgia.com>.

La entidad registradora del citado dominio es Network Solutions, Inc., con domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Herndon, Virginia 20170, Estados Unidos de Amйrica.

Una Demanda, de acuerdo con la "Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en lo sucesivo, denominada "Polнtica Uniforme"), segъn fue adoptada por el ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por el ICANN para dicha "Polнtica Uniforme" (en lo sucesivo, "el Reglamento"), fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (en lo sucesivo, "el Centro"), el 19 de abril de 2001, por medio de correo electrуnico, con confirmaciуn de 20 de abril, y con acuse de recibo por parte del Centro de 20 de abril de 2001.

Una solicitud de verificaciуn de Registro fue enviada a la entidad registradora en fecha de 20 de abril de 2001, contestada positivamente por dicha entidad en fecha de 25 de abril de 2001, confirmando el Registrador: (i) que el nombre de dominio objeto de controversia habнa sido registrado ante dicho Registrador; (ii) que el titular de dicho nombre de dominio es Javier Ivбn Madroño Espeso, con el domicilio mбs arriba indicado (ъnicamente se menciona la diferencia de que la letra correspondiente a la vivienda es la G); (iii) que constan los datos de contacto administrativo y demбs necesarios para proceder al registro de un nombre de dominio; (iv) que la Polнtica Uniforme y el Reglamento son aplicables al nombre de dominio disputado, en la medida en que el Acuerdo de Servicio con el titular del nombre de dominio disputado estб en vigor; y (v) que actualmente dicho nombre se encuentra en estado "Active".

La demanda fue notificada al Demandado el 26 de abril de 2001, tanto por correo ordinario, como por correo electrуnico (Demanda sin anexos), como a travйs del fax (demanda sin anexos), dбndose inicio al procedimiento desde esa misma fecha. Igual notificaciуn fue realizada al Demandante, asн como al Registrador.

El 16 de mayo de 2001, se notificу tanto al Demandante como al Demandado la falta de personaciуn de este ъltimo en el procedimiento y la consiguiente ausencia de la contestaciуn a la demanda.

En fecha de 29 de mayo de 2001, se notificу a las Partes el Nombramiento de Experto para la actual controversia, asн como la fecha prevista para que йste comunicase al Centro su Decisiуn, fecha que se fijу en no mбs tarde del 11 de junio de 2001, de conformidad con el Parбgrafo 15 del Reglamento.

Dado que la parte demandante ha redactado su escrito de demanda en el idioma castellano y que las partes en la actual controversia conocen y usan plenamente dicha lengua, este Panel Administrativo considera, sobre la base de la facultad que ofrece el Parбgrafo 11.(a) del Reglamento, como lengua del procedimiento la lengua castellana y que en ella se dicte la presente Decisiуn.

Es preciso hacer una narraciуn de los hechos que han dado lugar al presente procedimiento, sobre la denominaciуn de cada una de las partes, asн como de la actividad usual en el mercado de la Demandante, al ser la ъnica parte personada en el procedimiento.

La Demandante es una mercantil de amplio y reconocido prestigio en el mercado español de la perfumerнa. Como tal compañнa fue constituida el 28 de julio de 1916, siendo su objeto social el de la "elaboraciуn de toda clase de perfumerнa, esencias y demбs productos similares" (Documento nъm. 5 de la Demanda).

La Demandante tiene hoy dнa una implantaciуn importante dentro del sector de la perfumerнa y de la cosmйtica (vйanse los Documentos nъms. 6 y 7 de la Demanda). Segъn las cifras aportadas por la Demandante, no siendo contestadas o puestas en entredicho por la Demandada, las cifras de facturaciуn han aumentado en los ъltimos cinco años en aproximadamente unos cien millones de dуlares. Las cifras sobre la expansiуn de las ventas de los productos y servicios de la Demandante rondan en 1998, los 32.000 millones de pesetas (Documento nъm. 9 de la Demanda).

La Demandante prueba con profusiуn de documentos (vйanse los Documentos 10, 11, 12, 13 y 14 de la Demanda) el carбcter notorio de las actividades y productos comercializados y difundidos en el mercado por Myrurgia, S.A. no sуlo en el бmbito nacional, sino tambiйn en el internacional.

La Demandante es titular de derechos de marca sobre el signo <myrurgia> tanto en España (Documento nъm. 18 de la Demanda), como marca internacional (vйase Documento nъm. 19 de la Demanda).

Por ъltimo, demuestra la Demandante que dedica una parte importante de su presupuesto a la actividad publicitaria, en concreto, entre un 15 y un 20 % (Documento nъm. 8).

El Demandado registrу el nombre de dominio cuestionado el 24 de octubre de 1999, ante Network Solutions, Inc.

El dominio controvertido es <mirurgia.com>. Actualmente, consta registrado aъn a nombre del Demandado.

No consta probado, que el Demandado tenga derecho o interйs legнtimo alguno sobre el nombre de dominio controvertido.

Consta probado que hubo una correspondencia entre las partes, con carбcter previo a la presentaciуn de la Demanda que ha dado lugar a la actual controversia, de la que se deducen los repetidos intentos de la Demandante de proceder a la resoluciуn pacнfica de la misma (Documentos nъms. 24 y 25).

La Demandante afirma:

Que es titular de varios registros de marca nacional e internacional sobre el signo distintivo <myrurgia>, todos ellos debidamente registrados o reconocidos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, asн como de un dominio de Internet denominado <myrurgia.com>.

Que el dominio disputado es similar con los registros de marcas y el dominio anteriormente mencionado hasta el punto de crear o existir confusiуn entre ellos.

Que la marca <myrurgia> de la Demandante es una marca notoria en España.

Que Javier Ivбn Madroño Espeso no posee ningъn derecho sobre el dominio <mirurgia.com>, como demuestra el hecho de que el Demandado no haya respondido en ningъn momento a los continuos requerimientos de la Demandante.

Que en la actualidad el Sitio Web correspondiente al dominio disputado carece de contenido alguno, estando en situaciуn inactiva.

Que los dominios con el sufijo <.com> tienen como finalidad la de desarrollar uso comercial a travйs de los mismos.

Que el Demandado registrу y en la actualidad estб usando el nombre de dominio discutido de mala fe en la medida en que el Sitio Web correspondiente carece de contenido alguno desde prбcticamente el momento en el que fue registrado.

Que, a consecuencia de todo lo anterior y en definitiva, se produce una evidente confusiуn en el pъblico respecto a la marca y nombre de dominio sobre los que la Demandante ostenta derechos, dбndose los requisitos y circunstancias previstos en la Polнtica Uniforme y en el Reglamento a fin de que se condene al Demandado a la transferencia de la titularidad sobre el nombre de dominio <mirurgia.com> a aquйlla.

La parte Demandada no ha contestado a la Demanda.

El Parбgrafo 15.(a) del Reglamento establece que el Panel Administrativo resolverб la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados, de conformidad con la Polнtica Uniforme y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Queda de manifiesto, pues, que en la construcciуn jurнdica de la decisiуn de este Panel, йste no ha de verse limitado necesariamente a las reglas establecidas expresamente en el Reglamento o en la Polнtica Uniforme, sino que puede tambiйn recurrir y aplicar normas y principios de Derecho en el bien entendido que tales normas y principios podrбn ser de aplicaciуn nacional, en la medida en que las partes compartan una misma nacionalidad (Casos D2000-0001 y D2000-0896) y, ademбs, no conste que no residen en un mismo paнs o Estado sometido a un mismo Ordenamiento jurнdico.

En el presente caso, por consiguiente, serбn de aplicaciуn junto con las reglas de la Polнtica Uniforme y del Reglamento, la legislaciуn española sobre protecciуn de marcas y signos distintivos, asн como la regulaciуn sobre prohibiciуn de prбcticas consideradas como desleales.

De acuerdo con tales disposiciones, la Polнtica Uniforme es aplicable de manera obligatoria cuando se den los tres siguientes elementos:

Que el nombre de dominio controvertido sea idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

Que el demandado no tenga derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio,

Que el demandado posea un nombre de dominio que haya sido registrado y se estй utilizando de mala fe.

A fin de llegar a su decisiуn, este Panel Administrativo, de acuerdo con lo señalado en el Parбgrafo 10.(d) del Reglamento, determinarб la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas aportadas en relaciуn con los hechos sobre los que gira la controversia.

Este requisito exige que el nombre de dominio disputado sea comparado con los derechos marcarios o cualesquiera otros derechos o intereses legнtimos de los que el Demandante fuese titular en su normal actividad, ya sea actual o prevista, en el mercado.

Se darб el requisito de la identidad cuando objetivamente exista una exacta o total reproducciуn de los elementos fonйticos bбsicos o fundamentales que conforman los signos enfrentados, mientras que habrб similitud que causa confusiуn cuando subjetivamente el Panel llegue a esta conclusiуn a partir de una serie de criterios de comparaciуn, tales como el hecho de que el nombre de dominio disputado y los derechos marcarios puestos en juego estйn formados exactamente por las mismas letras o vocablos, o que lo estйn a partir de partes sustanciales de los signos a considerar. Asimismo, el nombre de dominio es similar hasta el punto de causar confusiуn cuando es similar respecto del nombre de dominio o marca o cualquier otro derecho legнtimo del Demandante hasta el punto de causar confusiуn sobre el verdadero origen de las actividades del Demandado o crear en el pъblico el riesgo de asociaciуn con las que el Demandante desarrolle pacнfica y legнtimamente en el mercado.

El riesgo de confusiуn puede ser debido a una identidad sustancial entre las palabras o letras usadas por el Demandante (como marca) para identificarse en el mercado y el nombre de dominio del Demandado. Esta identidad sustancial podrб apreciarse, entre otros criterios, por la elevada coincidencia en el nombre de dominio cuestionado de los elementos que conforman el derecho de marca (o cualesquiera otros comerciales legнtimos) del Demandante.

Por otra parte, para proceder a la comparaciуn entre los signos distintivos enfrentados no es relevante tener en cuenta la partнcula TLD. Las partнculas <com>, <org> o <net> no son relevantes para establecer la comparaciуn, ya que las mismas no añaden particularidad alguna o diferenciaciуn respecto al nombre de dominio cuestionado.

A la vista de todo lo anterior, resulta evidente que el titular del nombre de dominio lo ha formado a partir del derecho de marca del Demandante sobre el signo <myrurgia>, variando solamente la letra <y> por la letra <i>. A la hora de formar el nombre de dominio controvertido, el Demandado no ha añadido partнculas que puedan suponer o añadir un factor de diferenciaciуn con respecto de la marca notoria <myrurgia>, propiedad de la Demandante. Hay que tener en cuenta que, fonйticamente, tanto <myrurgia> como <mirurgia> tienen la misma pronunciaciуn.

Literalmente, pues, y efectuando la comparaciуn no cabe duda de que, aunque no se produce una identidad exacta entre el nombre de dominio cuestionado y el derecho de marca registrado en España y en otros paнses a favor de la Demandante, sн se produce una similitud que tiende a la confusiуn entre ambos.

Teniendo presente lo expuesto anteriormente, considero que el dominio <mirurgia.com> es similar hasta el punto de causar confusiуn con la marca española <myrurgia> que es propiedad de la Demandante, asн como con su dominio <myrurgia.com>.

En conclusiуn, el Panel entiende que se cumple el requisito previsto en el Parбgrafo 4.a.(i) de la Polнtica Uniforme.

Al Panel administrativo no le consta que el nombre de dominio en disputa coincida en parte o en su totalidad con un derecho de marca o una denominaciуn de la que el Demandado sea titular.

El Demandado no ha aportado prueba alguna de que viniera usando el nombre de dominio disputado con anterioridad al momento en que el Demandante hubo registrado su derecho de marca <myrurgia> y empezado a operar en el mercado, como prueba de interйs legнtimo que, entre otras, propone la Polнtica Uniforme.

Al no haber obrado de ese modo, y una vez que el Demandante ha probado sobradamente la existencia de varios registros de marca en España y en otros paнses, asн como el desarrollo y ejecuciуn de una actividad comercial notoria en el sector de los perfumes y esencias cosmйticas, debo llegar a la conclusiуn de que el Demandado no tiene interйs legнtimo o derecho alguno en el nombre de dominio <mirurgia.com> que deba ser mбs digno de protecciуn que el que poseen los distintos registros de marca, el nombre de dominio alegado y los intereses comerciales en el mercado español e internacional de la Demandante.

Consecuentemente, entiendo que se da el requisito exigido por el Parбgrafo 4.a.(ii) de la Polнtica Uniforme.

En lo que se refiere al requisito de la mala fe, el Panelista debe tener en consideraciуn, en primer lugar, el hecho de que el Demandante es titular de varios registros de marca <myrurgia>.

Debido al hecho de los registros anteriormente mencionados; a la difundida actividad comercial desarrollada por la Demandante (no negada por el Demandado); al carбcter notorio de su actividad y en el бmbito geogrбfico, comercial y jurнdico en el que conviven Demandante y Demandado, debe entenderse que el Demandado tenнa conocimiento en el momento del registro del dominio, y posteriormente a la hora de usarlo, del derecho marcario y/o intereses legнtimos de la Demandante sobre el vocablo <myrurgia>.

Por consiguiente, el Panelista ha de llegar a la lуgica, razonable y legнtima conclusiуn de que el Demandado era completamente consciente de que el registro del nombre de dominio <mirurgia.com>, sobre el que el Demandado no tiene derecho o interйs legнtimo, fue algo deliberado, no casual, hecho con el бnimo subjetivo de querer asн causar un daño y perjudicar los derechos e intereses legнtimos del Demandante.

Recurriendo a la Ley de Competencia Desleal española, cuyo artнculo 5 sanciona como desleal el desarrollo de una actividad objetivamente contraria a la buena fe, se llega inevitablemente al mismo resultado. El tipo de comportamiento sancionado no es aquel que el propio sujeto infractor pueda suponer que es ilнcito (punto de vista subjetivo), sino antes bien el que objetivamente resulta contrario a las mнnimas exigencias de un comportamiento йtico y conforme a los buenos usos y prбcticas mercantiles. Desde este punto de vista, es evidente que el tipo de actividad llevada a cabo por el Demandado (esto es, registro de un nombre de dominio coincidente con marca notoria), el uso de un tйrmino o vocablo que causa confusiуn con otros existentes en el mercado nacional e internacional registrados a favor del Demandante, asн como la ausencia de un interйs legнtimo digno de protecciуn por parte del Demandado deben llevar a la conclusiуn de que, efectivamente, el comportamiento del Demandado es desleal por ser objetivamente contrario a la buena fe y hacerse a partir del reconocimiento y reputaciуn ganado por otro en el mercado.

Asн pues, el Panelista entiende que el nombre de dominio <mirurgia.com> fue registrado y estб siendo usado de mala fe.

De acuerdo con lo dispuesto en los Parбgrafos 4 (i) de la Polнtica Uniforme y 15 del Reglamento, la Demandante ha probado que el nombre de dominio disputado es similar hasta el punto de poder causar confusiуn respecto de derechos de marca de su titularidad, asн como a un nombre de dominio de su titularidad; que el Demandado carece de interйs legнtimo o derecho en el uso del nombre en cuestiуn, no habiendo probado a su vez el Demandado que ostente derechos o intereses legнtimos sobre dicho nombre dignos de protecciуn; que el Demandado estб usando y ha registrado de mala fe tal nombre. Por consiguiente, conforme con los preceptos antes mencionados, este Panelista requiere que se proceda a la transferencia del nombre de dominio <mirurgia.com> al Demandante, segъn los remedios jurнdicos por йl solicitados.

Jose Carlos Erdozain
Panelista Unico

Fecha: 11 de junio de 2001