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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

El Demandante es mercantil Reparalia, S.A., con domicilio a efectos de notificaciones en la Calle Miguel Yuste, 11, Madrid, España. El Demandado es Octavio López Castro, con domicilio en la Avenida de Baviera, 15, Madrid, España.

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <reparalia.com>.

La entidad registradora del citado dominio es Network Solutions, Inc.

El Demandante presentó una Demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en lo sucesivo, denominada "Política Uniforme"), según fue adoptada por el ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por el ICANN para dicha "Política Uniforme" (en lo sucesivo, "el Reglamento"), ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en lo sucesivo, "el Centro"), el 20 de septiembre de 2001 por medio de correo electrónico (acuse de recibo del Centro en fecha de 21 de septiembre).

Una solicitud de verificación de Registro fue enviada a la entidad registradora en fecha de 24 de septiembre de 2001, contestada positivamente por dicha entidad en fecha de 25 de septiembre de 2001, confirmando el Registrador: (i) que había recibido la notificación de la OMPI relativa al nombre de dominio <reparalia.com>; (ii) que el nombre de dominio disputado había sido registrado ante dicho Registrador; (iii) que el titular de dicho nombre de dominio es Octavio López Castro; (iv) los datos de contacto administrativo y demás necesarios para proceder al registro de un nombre de dominio; y (v) que el nombre de dominio estaba en estado Activo.

La demanda fue notificada al Demandado el 2 de octubre de 2001, por correo ordinario y correo electrónico, dándose inicio al procedimiento desde esa misma fecha. Igual notificación fue realizada al Demandante, así como al Registrador.

En fecha de 19 de octubre de 2001, se recibió en el Centro la Contestación a la Demanda del Demandado. El Centro envió el mismo 19 de octubre un correo electrónico al Demandado en el que ponía en su conocimiento la existencia de una serie de deficiencias formales que fueron oportunamente corregidas por el Demandado a través de correo electrónico de fecha 22 de octubre de 2001.

En fecha de 30 de octubre de 2001, se notificó a las Partes el Nombramiento de Experto para la actual controversia, así como la fecha prevista para que éste comunicase al Centro su Decisión, fecha que se fijó en un principio el 13 de noviembre de 2001, de conformidad con el Parágrafo 15 del Reglamento.

Hay que hacer referencia al hecho de que, con posterioridad a la comunicación a las Partes de la notificación del Panelista, así como de la fecha en la que debía remitirse su decisión al Centro, el Demandado dirigió un correo electrónico al Centro en el que solicitaba una suspensión del procedimiento sobre la base de unas supuestas amenazas lanzadas por, en palabras del Demandado, el "socio mayoritario y Demandante", contra el Demandado en la Junta Extraordinaria de Reparalia, S.A. Dicho correo electrónico fue mandado al Centro en fecha de 7 de noviembre de 2001. Hay que añadir que el Demandado se comprometía a aportar al presente procedimiento copia notarializada del Acta de dicha Junta. Asimismo, hay que poner de manifiesto que en el correo electrónico en cuestión el Demandado solicitaba la suspensión cautelar del procedimiento sobre la base, entiende este Panel, de que no podía simultanearse la acción emprendida por el Demandante con las supuestas amenazas referidas. El correo electrónico del Demandado fue puesto en conocimiento de este Panel en fecha de 8 de noviembre de 2001.

En fecha de 9 de noviembre el Panel envió un correo electrónico al Centro, acusando recibo de la solicitud del Demandado.

A fin de dar una ocasión justa al Demandado de exponer su caso, conforme al Parágrafo 10.b) del Reglamento, este Panel decidió poner en conocimiento de la parte Demandante las alegaciones del Demandado y al mismo tiempo acordar una suspensión del procedimiento de cuatro días, durante los cuales el Demandado pudiera aportar copia del Acta notarial, según lo ya indicado en líneas precedentes. En consecuencia, el Centro notificó a las Partes en fecha de 13 de noviembre la ampliación del plazo para remitir la decisión al Centro, estableciéndose como día límite el 22 de noviembre de 2001.

Quiero aclarar que la elección del plazo de cuatro días no fue arbitraria, sino que se adaptó a lo propuesto por el mismo Demandado en su correo electrónico de 7 de noviembre de 2001, sin que la ampliación del plazo supusiese una dilación indebida dentro de los plazos generales previstos en el Reglamento. Entiendo que de ese modo se conciliaron los dos derechos de las Partes, el uno a tener una ocasión justa de presentar su caso, el otro a obtener una resolución en un procedimiento sin dilaciones indebidas.

En fecha de 20 de noviembre de 2001, pasado, el Demandado envió un correo electrónico al Centro en el que manifestaba su imposibilidad de aportar copia del Acta, según lo referido, y defiriendo al Panelista la toma en consideración de esta circunstancia.

En fecha de 22 de noviembre de 2001, el Demandante presenta igualmente alegaciones, en las que se opone a cualquier extensión del plazo nuevamente previsto, y reacciona contra las manifestaciones del Demandado, negando la posibilidad de que pueda suspenderse el procedimiento al no darse las circunstancias previstas en el Parágrafo 18 del Reglamento.

Ante estos hechos, entiende el Panel que no ha lugar a diferir la remisión de la decisión más allá de la fecha prevista de 22 de noviembre de 2001. Acogiendo en parte la argumentación del Demandante, ha de indicarse, en primer lugar, que del Párrafo 1 de la Política Uniforme, así como de lo dispuesto en el Reglamento, se deduce que ambos textos se aplican únicamente a controversias relativas a conflictos que tengan por objeto un nombre de dominio y un derecho marcario (o cualquiera otro considerado como legítimo).

En segundo lugar, y como se deduce del Párrafo 5 de la Política Uniforme, así como del Párrafo 18 del Reglamento, cualesquiera otras controversias entre Demandante y Demandado que tengan por objeto un conflicto distinto de aquellos para los que, en principio, va destinada la Política Uniforme, deben ser resueltas al margen del procedimiento en marcha, dejándose libre la vía, sea judicial o arbitral, para que las partes puedan en ella resolver el asunto en cuestión como a su derecho convenga.

Por último, las posibilidades de suspensión del procedimiento, según el Párrafo 18 del Reglamento, presuponen que "se haya iniciado" un procedimiento judicial antes o durante la resolución de un procedimiento administrativo.

A la vista de lo anterior, y teniendo en cuenta que, según lo afirmado por el propio Demandado en su correo electrónico de fecha 7 de noviembre pasado, estamos aparentemente ante una "amenaza" de presentación de demanda, y no ante una demanda "ya interpuesta", creo que no se dan las circunstancias fácticas previstas en la Política Uniforme y en el Reglamento para suspender el trámite usual del procedimiento.

El 3 de agosto de 1999 se concluye un acuerdo marco entre don Jose Miguel Janices, en nombre y representación de FCC y don Octavio López Castro, en nombre de Asesora 25, por el que se comprometían a constituir una sociedad con el objeto de prestar servicios de reparaciones, instalaciones, mejoras, entre otros, así como prestar asistencia técnica, asesoramiento y distribución de dichos productos (los números de los Documentos aparecen cambiados en el escrito de Demanda).

La Cláusula Décima de dicho acuerdo marco señala que "las partes convienen expresamente que la sociedad a constituir adquiera nombre, nombre comercial, patente, patente de uso y demás derechos de propiedad intelectual de REPARALIA", comprometiéndose a tal fin a "propiciar y suscribir cuantos documentos públicos o privados sean necesarios o convenientes hasta alcanzar la inscripción referida en el Registro de la Propiedad Intelectual".

Reparalia, S.A. es una sociedad que se constituye en 7 de octubre de 1999, siendo sus socios constitutivos FCC (70 %), Asesora 25, S.L. (29,9 %) y don Octavio López Castro (0’1 %).

Haciendo uso de la facultad que le otorgaba la Cláusula Décima antes referida, el Demandado procedió a registrar el nombre de dominio disputado en su propio nombre, así como el dominio <reparalia.es> a nombre de la Demandante. Hay que hacer notar que el Demandado puso como dirección de correo electrónica la siguiente: olopez@fcc.es, y como dirección postal la de la calle Miguel Yuste 11, de Madrid.

Se acompaña prueba documental de lo anterior.

Igualmente, se constata como hecho probado que la Demandante tiene registrado a su nombre ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, diversos registros de derechos marcarios en los que el vocablo REPARALIA aparece como elemento denominativo fundamental y único. La marca está registrada en las Clases 16, 35, 36, 37, 38, 39 (como denominativa) y en las clases 16, 35, 36 y 37 (como marca gráfica, en diferentes grafismos, en los que unas veces se reproduce el signo "R" y otras la palabra "REPARALIA").

De todo ello se acompaña a la Demanda la correspondiente prueba documental.

Queda acreditado igualmente que hasta junio de 2000, la Demandante pagó los derechos de registro del nombre de dominio en cuestión, de su hosting y de su enlace con buscadores de Internet (Documento 20 de la Demanda). Hay que hacer notar que en todos los recibos presentados por el Demandante aparece el Demandado como titular de la cuenta corriente contra la que se hacían los cobros correspondientes.

Según la Demandante, surgen desavenencias entre el Demandado y Asesora 25, por un lado, y otros socios de la Demandante. Todo ello llevó, sin que esto se haya probado, a la interposición de varios procedimientos judiciales por parte de aquellos contra la Demandante, procedimientos en los que, según el Demandante, "la parte demanda (sic) ha acabado desistiendo en su totalidad" (entiéndase, la parte demandante...).

A consecuencia de esas desavenencias, el Demandado procede a introducir en la página web correspondiente al nombre de dominio disputado un nuevo contenido identificado con los Documentos 21 y 22 de la Demanda. En dicho contenido se puede observar que, en su momento, hubo un uso de una serie de personajes denominados "los tontones", de los que se hacía una narración en tono humorístico.

Se evidencia, asimismo, el despido del Demandado (Documento número 5 del Escrito de Contestación a la Demanda).

Por último, se constata (Documento número 23 de la Demanda) que el Demandado envió un requerimiento notarial a la Demandante en el que solicitaba la rectificación de un contrato suscrito entre la Demandante y un operador en relación con el uso del nombre de dominio <reparalia.com>.

El Demandado es una persona física que realiza una serie de alegaciones sobre estrategia comercial o empresarial del proyecto en el que se enmarcaba el registro y obtención del dominio cuestionado, pero sin apoyo probatorio alguno relevante para este procedimiento, salvo el ya reseñado del despido del Demandado.

La Demandante afirma:

Que tiene marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, las cuales coinciden con el nombre de dominio disputado.

Que el Demandado pretende causar un perjuicio a la Demandante, incluyendo contenidos humorísticos en la web disputada, que denigran su imagen comercial.

Que el Demandado está obrando de mala fe en el uso del nombre de dominio, usurpándolo cuando no le pertenece legítimamente, constituyendo su uso una violación de sus derechos de marca.

Que con el uso del nombre de dominio, la Demandada está coartando las posibilidades de que la Demandante acceda a un nuevo canal de distribución como es Internet, ya que el público que quiere buscar un servicio en Internet, asocia la marca del oferente con el dominio de primer nivel correspondiente.

Que es aplicable la Legislación española en la medida en que ambas partes son españolas, y específicamente la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal, las cuales se aplican a los usos de nombres de dominio coincidentes con marcas, aunque no exista un pronunciamiento legal expreso.

Que el relato de la historia de los tontones busca desacreditar gratuitamente a la Demandante, buscándose, además, una confusión en el público.

Que el Demandado suscribió un acuerdo marco con la Demandante para registrar derechos de propiedad intelectual, entre los cuales debe contarse un nombre de dominio.

Que se cumplen los requisitos establecidos en la Política Uniforme y en el Reglamento en cuanto a su aplicación y a la transferencia del dominio al Demandante.

Frente a las anteriores afirmaciones de la Demandante, el Demandado señala lo siguiente:

Que es cierto que se suscribió un acuerdo marco entre un representante del socio mayoritario de la Demandante y el Demandado, con el que se pretendía fijar las bases de futuras acciones y relaciones entre las partes intervinientes en un proyecto para crear una página web.

Que a los socios de Asesora 25, S.L. se les otorgaba la "posesión" del 30 % del capital de la Demandante.

Que ha habido diversas maniobras económicas con las que se ha pretendido eliminar la presencia de socios minoritarios, como el Demandado.

Que el sitio web correspondiente al dominio cuestionado no ha sido visitado sino por los propios empleados de la Demandante.

Que antes del inicio de este procedimiento debería haberse intentado una solución judicial o de requerimiento de titularidad.

Que la Demandante nunca ha mostrado interés por la titularidad del nombre de dominio disputado, habiendo sido él quien lo ha pagado.

Que, en atención a lo dispuesto en al Acta de Conciliación de fecha 8 de marzo de 2001, no puede decirse que exista comportamiento desleal alguno por parte del Demandado.

El Parágrafo 15.(a) del Reglamento permite que el Panel Administrativo resuelva la Demanda sobre la base de las declaraciones y los documentos presentados, de conformidad con la Política Uniforme y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.

En uso de tales facultades este Panel no sólo se basa en las reglas del Reglamento o de la Política Uniforme, sino que también ha recurrido a las normas y principios de Derecho nacional, en la medida en que las partes comparten una misma nacionalidad (Casos D2000-0001 y D2000-0896) y no consta que residan en distinto país o Estado.

Por ello, a la hora de fundamentar la decisión se ha recurrido no sólo a la Política Uniforme y al Reglamento, sino también a la legislación española sobre protección de marcas y signos distintivos y la regulación sobre prohibición de prácticas consideradas como desleales.

De acuerdo con tales disposiciones, la Política Uniforme es aplicable de manera obligatoria cuando se den los tres siguientes elementos:

Que el nombre de dominio controvertido sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

Que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio,

Que el demandado posea un nombre de dominio que haya sido registrado y se esté utilizando de mala fe.

A fin de llegar a su decisión, este Panel Administrativo, de acuerdo con lo señalado en el Parágrafo 10.(d) del Reglamento, determinará la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas aportadas en relación con los hechos sobre los que gira la controversia.

A la vista de las copias de las certificaciones de marca aportadas por la Demandante, en las que ha probado ser titular de la marca "REPARALIA", registrada en diferentes clases y tanto denominativa como gráficamente, y a la vista del nombre de dominio cuestionado, consistente en <reparalia.com>, ha de llegarse a la conclusión obvia de que existe una identidad absoluta entre los dos signos distintivos, excepción hecha del sufijo <.com> que, en este tipo de comparaciones, no debe contar decisivamente.

En conclusión, el Panel entiende que se cumple el requisito previsto en el Parágrafo 4.a.(i) de la Política Uniforme.

Queda demostrado que el Demandante es titular de los derechos de marca sobre la denominación "REPARALIA", mientras que el Demandado no ha demostrado poseer o ser titular legítimo de cualquier derecho o interés no ya sobre el dominio cuestionado, sino sobre los mismos vocablos que lo forman.

El Demandado no ha probado, en resumen, ninguno de los requisitos que prevé el Parágrafo 4.c) de la Política Uniforme para demostrar que tiene algún tipo de interés legítimo defendible o que justifique su titularidad del nombre de dominio cuestionado.

Por el contrario, hay que poner el acento sobre el Acuerdo Marco suscrito entre FCC Construcción, S.A., por un lado, y Asesora 25, S.L., por otro, en fecha de 3 de agosto de 1999, y de cuya existencia no hay discrepancia entre las partes.

En efecto, es meridiano el sentido que ambas partes quisieron dar al contrato como de colaboración a los efectos de crear una empresa tercera a través de la cual prestaran servicios de instalaciones, mejoras y reparaciones (Expositivo III). Más claro resulta aún la Estipulación Décima de dicho Acuerdo, referida anteriormente, y que viene a indicar que fue voluntad de ambas partes en dicho contrato, la de que la sociedad resultante (a la postre, la actual Demandante en este procedimiento) fuera titular (...adquiera....) de diversos derechos de propiedad industrial e inmaterial, entre los cuales, aunque no esté citado, deben entenderse los nombres de dominio, como parte de la Propiedad intelectual que son.

Por consiguiente, queda claro que cualquier derecho de estas características así adquirido, debe corresponder, a la luz del Acuerdo marco referido, a la Demandante. A contrario, ello significa deslegitimar a la Demandada acerca de cualquier interés o derechos sobre el nombre de dominio cuestionado.

Consecuentemente, y a la vista de las pruebas presentadas por las partes, entiendo que se da el requisito exigido por el Parágrafo 4.a.(ii) de la Política Uniforme.

El requisito de la mala fe se estructura en la Política Uniforme sobre la base de las circunstancias previstas en su Parágrafo 4.(b). Fundamentalmente, de aquí se deriva que existe mala fe en el uso y registro del nombre de dominio disputado si se impide la legítima actividad comercial del Demandante o si el Demandado exige una cantidad de dinero (obtención de un lucro) a cambio de la transferencia del dominio, entre otros supuestos.

Siguiendo con el argumento traído del epígrafe anterior, es indudable que en el momento en el que el Demandado registró el nombre de dominio <reparalia.com>, lo hizo en funciones de Director Financiero de la entidad ahora Demandante. O dicho de otra manera, actuó en su nombre y representación en la medida en que se encargó de facto de todos los trámites necesarios para proceder al buen registro del nombre de dominio cuestionado. En este sentido, como se ha referido en los hechos, hay que llamar la atención sobre el hecho de que las direcciones de correo electrónico y de correo postal usadas por el Demandado a la hora de cumplimentar el formulario de registro del dominio, coinciden con la dirección del accionista mayoritario de la Demandante y con el domicilio social de esta última. Todo estas circunstancias indican indudablemente que el Demandado obraba por cuenta de la Demandante y en aras a cumplir con el espíritu y la letra del Acuerdo Marco de fecha 3 de agosto de 1999 antes referenciado. La buena fe le hubiera exigido registrar el nombre de dominio a nombre de la Demandante y, sin embargo, no lo hizo así. Ese acto, sin duda, debe considerarse como registro de mala fe, al margen de disputas o discrepancias internas societarias que, en ningún caso, legitiman a cualquier persona (ni siquiera a uno de los socios de la Demandante) para apoderarse de un bien que, por acuerdo previo entre los socios mayoritarios de la Demandante debió y debe pertenecer al activo de ésta.

Si a lo anterior le unimos el hecho de los contenidos ciertamente difamatorios y carentes de sentido comercial (teniendo en cuenta el ascendente probado que se quería dar a la página web correspondiente), la conclusión no puede ser otra que la de que el Demandado usa el nombre de dominio de mala fe, en la medida en que dicho contenido es susceptible de dañar la imagen comercial de la Demandante y llevar a confusión al público consumidor que pueda acceder a la misma respecto del origen de las prestaciones.

Por todo ello, el Panelista entiende que el nombre de dominio <reparalia.com> fue registrado y es usado de mala fe por el Demandado.

De acuerdo con lo dispuesto en los Parágrafos 4 (i) de la Política Uniforme y 15 del Reglamento, la Demandante ha probado que el nombre de dominio disputado es idéntico a los derechos de marca de los que es titular; que el Demandado carece de interés legítimo o derecho en el uso del nombre en cuestión; y que el Demandado usa y ha registrado dicho nombre de mala fe, todo lo cual no ha quedado desvirtuado por la prueba aportada por el Demandado.

Por consiguiente, conforme con los preceptos antes mencionados, se acuerda la transferencia del nombre de dominio <reparalia.com> a la Demandante, de acuerdo con los remedios jurídicos por ella solicitados.

Jose Carlos Erdozain
Panelista Único

Fecha: 22 de noviembre de 2001