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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

La Demandante es Canal Plus, una sociedad anónima de derecho francés con domicilio en 85/89 Quai André Citroën, 75015 París, Francia, representada en este procedimiento por el abogado señor Marc Sabatier, de la misma ciudad.

La Demandada es Canal Latino Plus, S.L., con sede en Varadero Center B, 102, Maspalomas, Gran Canaria 35109, España, una comercial en formación según lo declara su representante en este procedimiento, la abogada Dña. Sonia María Naranjo Gil, de Madrid, España.

El nombre de dominio en disputa es <canalplus.com>, registrado ante INTERDOMAIN S.A, de Madrid, España.

El 10 de octubre de 2001 la Demandante presentó su demanda por vía electrónica al Centro, que acusó recibo de ella el 15 de octubre de 2001. El 16 de octubre de 2001 el Centro envió a Bulkregister una solicitud de verificación de datos de registro, comunicando ese registrador el 19 de octubre de 2001 que el nombre de dominio <canalplus.com> estaba registrado ante Interdomain. El 22 de octubre de 2001 el Centro notificó a la Demandante deficiencias de la demanda relativas a la entidad registradora y al idioma del procedimiento. El 26 de octubre de 2001 el Centro envió a Interdomain una solicitud de verificación de datos del registro de <canalplus.com>, comunicando ese registrador el 31 de octubre de 2001 que el nombre de dominio <canalplus.com> estaba registrado ante Interdomain, que Canal Latino Plus, S.L. es el actual registrante del nombre de dominio, que se aplica la Política Uniforme de la ICANN, que el nombre de dominio está "on lock" y que la fecha de creación del registro es el 2 de marzo de 2000.

El 2 de noviembre de 2001, después que la Demandante subsanara las deficiencias señaladas por el Centro, este notificó a la Demandada la demanda modificada y el comienzo del procedimiento administrativo, fijando el día 22 de noviembre de 2001 como última fecha para enviar el escrito de contestación de demanda. El día 20 de noviembre de 2001 el Centro recibió un email de la Demandada, solicitando una extensión del plazo para contestar la demanda. El 21 de noviembre de 2001 el Centro concedió una extensión del plazo hasta el 2 de diciembre de 2001 para que se le enviara la contestación de demanda. Con fecha 2 de diciembre de 2001 la Demandada cumplió con esa carga.

El día 28 de enero de 2002, después de haber recibido las respectivas declaraciones de aceptación, imparcialidad e independencia, el Centro designó a la Sra. María Baylos Morales y al Sr. Daniel Peña como miembros del grupo administrativo de expertos (el "Panel"), y al Sr. Roberto A. Bianchi como presidente del mismo. Se estableció el 11 de febrero de 2002 como fecha límite para enviar la decisión al Centro.

Idioma del procedimiento. El acuerdo de registro del nombre de dominio está en español. La demanda subsanada y la contestación de demanda están en español. En consecuencia, el Panel decide que el idioma del procedimiento sea el español, conforme al Parágrafo 11 del Reglamento.

El Panel no dispuso prórrogas ni dictó órdenes de procedimiento.

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar apoyados por documentos no impugnados y/o por ser afirmaciones de hecho no cuestionadas:

CANAL PLUS es uno de los canales televisivos más importantes en Francia y en otros países como España, países del Benelux, Suiza y en varios paises de Africa. En 1999 en España estaban suscriptas 2,6 millones de familias a "canal plus" vía hertziana o vía satélite con "CANAL SATÉLITE DIGITAL". CANAL PLUS es líder en Europa en el sector de la televisión de pago. Los gastos de publicidad de CANAL PLUS en España fueron de 1.487 millones de pesetas en 1996, 1.145 millones de pesetas en 1997 y 763 millones de pesetas en 1998. Sus gastos publicitarios en Bélgica y Francia han sido muy considerables. La Demandante desarrolla una importante actividad relacionada con Internet según articulo de "El País" de 30 de enero de 1998 (Anexo III de la demanda).

La Demandante es titular de los siguientes registros de marca:

- Marca francesa denominativa nє 1380676 "CANAL PLUS" (en clases 1 a 42), de fecha 20 de noviembre de 1986 (ANEXO C de la demanda)

- Marca francesa denominativa "CANAL PLUS" (en clases 9, 25, 28, 35, 38, 41 y 42), de fecha 5 de noviembre de 1982 (ANEXO D de la demanda),

- Marca internacional denominativa (designando España) nє 509729 "CANAL PLUS" (en clases 9, 16, 35, 38 y 41) de fecha 16 de marzo de 1987 (ANEXO E de la demanda).

- Solicitud de registro de marca en Estados Unidos de América nє 75 758 318 "CANAL PLUS" (en clases 9, 16, 35, 38 y 41) de fecha 23 de julio de 1999" (en clases 9, 16, 35, 38 y 41). (ANEXO F de la demanda).

CANAL PLUS mantiene sitios web interactivos bajo los nombres de dominio siguientes: <canalplus.fr>, <canalplus.be>, <canalplus.dk>, <canalplus.fi>, según se acredita con impresiones en papel en anexo a la demanda.

El nombre de dominio <canalplus.com>, fue registrado por el señor Miguel García el 2 de marzo de 2000. Actualmente figura registrado a nombre de Canal Latino Plus, S.L. ante el registrador INTERDOMAIN S.A., cuyo acuerdo de registro se encuentra en idioma español, y prescribe la sujeción de disputas como la presente a la Política Uniforme de la ICANN.

- Existe evidente riesgo de confusión entre el nombre de dominio y la marca CANAL PLUS y nombre comercial CANAL PLUS de la Demandante, pues son idénticos.

- El demandado no ostenta ni derechos ni intereses legítimos sobre el signo <canalplus.com>. Su registro fue transferido por el señor García a Canal Latino Plus, S.L. con posterioridad al inicio del presente litigio. Las marcas CANAL PLUS gozan de notoriedad y han sido utilizadas profusamente entre otros países en España y Francia. La Demandante nunca ha consentido ni expresa ni tácitamente al uso de la marca CANAL PLUS por parte de la demandada. Tampoco otorgó ninguna licencia, contrato o autorización que le permita adoptar dicha marca como nombre de dominio.

- El antiguo titular Miguel García transfirió el dominio a Canal Latino Plus, S.L. infringiendo las disposiciones de la Política Uniforme de ICANN. De acuerdo a las búsquedas en la base de datos del Registro Mercantil Central de España, no se ha encontrado ninguna sociedad inscrita con el nombre de CANAL LATINO PLUS S.L.

- O bien la sociedad no existe, o bien es de tan reciente creación que sus datos no están todavía disponibles. Eso demuestra que la transferencia fue realizada con mala fe, en fraude de la ley y abuso de derecho con la única finalidad de evitar que prosperara la demanda contra Miguel García, intentando dar apariencia de legalidad a un acto contrario a disposiciones legales vigentes.

- Miguel García no utilizaba propiamente el nombre de dominio, sino que lo tenía re-direccionado a su página "teletexto.com", donde mostraba la programación de CANAL PLUS y CANAL SATELITE DIGITAL, pretendiendo atraer en forma premeditada, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, aprovechándose de la reputación de la demandante y creando confusión con la marca y nombre comercial de la demandante.

- Canal Latino Plus, S.L. es una sociedad en formación, de reciente creación. Por eso no está inscripta en el Registro Mercantil. Se cuenta con certificación de denominación social otorgada por ese Registro. El nombre de dominio fue adquirido por esa sociedad el 2 de marzo de 2000 porque no se pudo adquirir el dominio que realmente se correspondía con el de la sociedad, que ya se encontraba en manos de otra persona. Se compró <canalplus.com> porque de ese modo se unificarían todos los canales que se poseen en un solo proyecto: <canalperu.co>, <canalargentina.com>, <canalespana.com>, <canalparaguay.com>, <canalcuba.com>, <canalpuertorico.com>, <canalhonduras.com>, <canalvenezuela.com>, <canalcolombia.com<, <canalnicaragua.com>, <canalguatemala.com>, <canalcostarica.com>, <canalelsalvador.com>, <canalbolivia.com>, así como por el significado de ambas palabras genéricas y la denominación social de la demandada. Probablemente en febrero de 2002 se tendrá terminado el proyecto.

- El nombre de dominio tiene la misma similitud con la mercantil Canal Latino Plus S.L. No hay confusión porque el contenido de la página no tiene contenido idéntico en cuanto a productos y servicios del demandante.

- No hubo mala fe en el cambio de entidad registradora, a Interdomain, que es el que gestiona los dominios de la demandada.

- Los derechos marcarios del demandante no excluyen la protección que otorga el Registro Mercantil a las denominaciones sociales.

- El nombre de dominio no ha sido registrado fundamentalmente con el fin de transferirlo al demandante o a un competidor del mismo por un valor cierto que supere los costos diversos del demandado. Se registró para servir de identificador a la sociedad que surge al mercado, para que sea identificada por sus clientes.

- Tampoco se lo registró para impedir que el demandante refleje su marca en un nombre de dominio correspondiente. La actitud del anterior titular no lleva aparejada la de la demandada. La demandada no compite con el demandado (sic), ni se ha registrado el dominio para perturbar la actividad comercial del demandante: al contrario, ha pretendido identificar su propia actividad comercial.

Como se vio en el punto 4, la Demandante ha demostrado ser titular de sólidos derechos sobre la marca CANAL PLUS. Un simple cotejo entre el nombre de dominio en disputa y la marca hace concluir al Panel que el nombre de dominio es idéntico letra por letra a la marca, o teniendo en cuenta la adición del gTLD ".com", es por lo menos similar hasta el punto de resultar confundible con la marca de la Demandante. Con esto, el Panel tiene por cumplido el requisito de la Política, Parágrafo 4(a)(i).

La Demandante niega que la Demandada tenga derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio, ya que no autorizó de ningún modo el uso de la marca para que fuera registrada como nombre de dominio.

Por su parte la Demandada alega que el nombre de dominio tiene similitud con la propia denominación social, la que le habría sido otorgada por el Registro Mercantil, y que lo registró porque <canallatino.com> ya estaba registrado por un tercero.

El Panel considera que la alegada similitud entre el nombre de dominio en disputa y la denominación social de la Demandada es sólo parcial, coincidiendo efectivamente CANAL y PLUS con dos de las tres palabras que componen la parte significativa de la denominación social de la sociedad en formación. Sin embargo de la propia presentación de la Demandada surge que el nombre de dominio que entendió sí le correspondía era "canallatino", pero que no pudo adquirirlo porque ya estaba a nombre de otro registrante.

No explica la Demandada por qué no intentó entonces registrar directamente <canallatinoplus.com>, que sí corresponde completamente a la denominación de la sociedad en formación. Con fecha 31 de enero de 2002 uno de los integrantes de este Panel consultó la base de datos Whois de <www.uwhois.com>, resultando el mensaje: "No match for "CANALLATINOPLUS.COM"", lo que significa que dicho nombre de dominio está disponible para quien quiera registrarlo, y que presumiblemente esa era la situación al momento en que se contestó la demanda.

De allí se desprende que la Demandada no puede ampararse en la circunstancia de la Política, Parágrafo 4(c)(ii) – "usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios". Esta circunstancia requiere la evidencia de un elemento de hecho, el haber sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, lo que de ninguna manera ha sido probado por la Demandada, máxime cuando el nombre de dominio coincide letra por letra con la marca de la Demandante, evidentemente muy conocida en España (ver punto 4), país de domicilio de la Demandada y del anterior titular, señor Miguel García.

En el caso D2000-0226 Parfums Christian Dior v. Javier Garcia Quintas and Christiandior.net dijo el panelista señor Glas: "El panel está algo confundido por el hecho que el nombre de dominio chistiandior.net se registró a nombre de <christiandior.net>. Sin embargo, en ausencia de algún tipo de evidencia de la existencia de esta entidad, este hecho no crea por sí mismo un derecho o un interés legítimo en el nombre de dominio <christiandior.net>. A este respecto, el panel no puede excluir que los demandados, mediante el uso del nombre <christiandior.net> pueden haber tratado falsamente de crear la impresión falsa de que se permitía a los demandados usar tal nombre" (trad. del panel).

Resulta claro para el Panel que, al momento de contestarse la demanda, Canal Latino Plus, S.L. no existía como sociedad comercial de derecho español, por su falta de inscripción en el Registro Mercantil, lo que ha sido reconocido por la demandada. Del certificado acompañado por la Demandada sólo se desprende que la denominación está reservada para el interesado por los próximos 15 meses, pasados los cuales, si no se produce la inscripción de la sociedad, la denominación queda disponible para ser usada por cualquier otro interesado.

En fecha 31 de enero de 2002 un miembro del Panel se conectó con el sitio <www.canalplus.com>. Allí constató que la conexión era inmediatamente re-direccionada a <www.teletexto.com>, un sitio Web de Internet que, entre muchos otros contenidos, ofrece la programación televisiva de CANAL PLUS en España, y donde no consta en lugar alguno que pertenezca ni al señor Miguel García, ni a la aquí Demandada. De allí se desprende que esta última no opera un sitio web del que pueda inferirse que tiene algún tipo de derecho o interés legítimo al nombre de dominio en disputa.

Como ninguna otra circunstancia de derechos o intereses legítimos ha sido alegada o probada por la Demandada, el Panel considera que ella carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio (Política, Parágrafo 4(a)(ii)).

No existen elementos para pensar que sean aplicables en este caso los Parágrafos 4(b)(i) – registro con fin de transferencia de derechos con lucro ilegítimo – ni 4(b)(iii) – registro para perturbar a un competidor - de la Política. Ni la Demandante alegó ofrecimiento de venta, ni la Demandada es un competidor de la Demandante.

Sin embargo, sí hay elementos en el expediente para considerar que está presente la circunstancia de registro de mala fe de la Política, Parágrafo 4(b)(ii): "usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole".

En primer término, el nombre de dominio corresponde exactamente a la marca de la Demandante.

En segundo término, no existe independencia entre el anterior titular del nombre de dominio y la mercantil en formación. Por el contrario existen circunstancias que llevan a inferir que Miguel García y Canal Latino Plus, S.L. son en realidad una sola y misma persona. No hay prueba de compraventa alguna en el expediente, ni mención de que la mercantil haya pagado precio alguno al señor García por la transferencia del registro.

De acuerdo al certificado expedido por la Sección de Denominaciones del Registro Mercantil Central de España el 27 de septiembre de 2001, y aportado al expediente por la Demandada, quien reservó la denominación social CANAL LATINO PLUS, S.L. fue el señor Miguel García Quintas, quien así aparece como el principal interesado en obtener una denominación social que pueda tener alguna relación con el nombre de dominio en disputa. El certificado indica que "queda reservada dicha denominación a favor del citado interesado" por el plazo de quince meses.

En tercer término, y según surge de ese documento, el señor Miguel García resulta así ser Miguel García Quintas, un demandado frecuente en estos procedimientos de la ICANN. En los casos OMPI D2000-0140 Cortefiel, S.A. v. Miguel García Quintas y D2000-0141 Cortefiel, S.A. v. Javier García Quintas uno de los panelistas aquí actuantes determinó que el señor Miguel García Quintas había registrado, por sí o en forma concertada con el señor Javier García Quintas, los nombres de dominio <cortefiel.org>, <cortefiel.com> y <donalgodon.com> correspondientes a marcas ajenas.

En los casos D2000-0140 y D2000-0141 se estableció que "El hecho que los registrantes de <cortefiel.com> y <cortefiel.org> sean aparentemente dos personas distintas no puede ser un obstáculo para descorrer el velo de una voluntad clara de acción concertada entre los registrantes, para establecer la apariencia de una independencia recíproca, cuando se percibe la maniobra para registrar de mala fe" (trad. del panel). Allí también se estableció que "el demandado vive en España y es muy probablemente un ciudadano español. Vive por lo tanto dentro del área geográfica en la que CORTEFIEL es una marca famosa y los productos y tiendas CORTEFIEL se publicitan ampliamente en los medios y están presentes en el mercado, como que por cierto están en la provincia de residencia del demandado. Esto fue aseverado por el demandante y no fue contestado por el demandado. Esto lleva al panel a concluir que el demandado debe conocer y muy probablemente conoce los productos, servicios del demandante, y su renombre en el mercado español" (trad. del panel).

Del mismo modo, en el presente caso el Panel considera que tanto el anterior titular señor Miguel García Quintas como la actual registrante y aquí demandada residen en el país en el que la marca y los servicios de emisión de programas de televisión CANAL PLUS son muy conocidos, conforme se vio en el punto 4 supra.

En los casos OMPI D2000-0751 PORT AVENTURA, S.A. v. Miguel García Quintas y D2000-1042 Don Algodon H, S.A. v. Miguel García Quintas los paneles también decidieron contra el demandado entre otras cosas por haber registrado de mala fe los respectivos nombres de dominio en disputa, en condiciones similares a la de los casos OMPI D2000-0140 y D2000-0141.

En el presente caso mal puede escudarse la Demandada (o el Sr. García Quintas) detrás del velo societario. Canal Latino Plus, S.L. no está inscripta en España, y la conducta del señor Miguel García Quintas con relación al dominio aquí en disputa, y su conducta previa comprobada en otros procedimientos que se han citado más arriba, permiten concluir que el registro del dominio a nombre de la mercantil en formación no es sino un nuevo acto engañoso de Miguel García Quintas para tratar de burlar a la Política Uniforme de la ICANN y a los paneles que deben aplicarla.

En efecto, como una entidad que está siendo creada por García Quintas a esos fines engañosos no puede beneficiarse "Canal Latino Plus, S.L." de una personalidad jurídica distinta de la de su mentor y causante García Quintas. Más bien debe serle imputado a la entidad el patrón de conducta (o "conducta de esa índole") de García Quintas, consistente en haber registrado con anterioridad varias otras marcas ajenas, famosas o bien conocidas, como nombres de dominio, obligando a sus titulares a presentar demandas contra aquél.

Por lo expuesto el Panel tiene por cumplido el requisito de la Política, Parágrafo 4(a)(iii), de que el registro fue de mala fe.

Como se mencionó en el punto 6.2 supra, la conexión de uno de los panelistas el 31 de enero de 2002 con el sitio <www.canalplus.com> resultó en un re-direccionamiento automático con el sitio <www.teletexto.com>, un sitio Web de Internet que, entre otros contenidos, ofrece la programación televisiva de CANAL PLUS en España. Dicho sitio contiene además un "link" a <xexo.com>, un sitio destinado para adultos, que se paga por costo de conexión telefónica. Asimismo aparece en el sitio publicidad de venta de nombres de dominio, etc. A pesar de lo que alega la Demandante, no hay prueba en el expediente de que el sitio <www.teletexto.com> pertenezca a Miguel García. Sin embargo, no hay duda que el sitio <www.teletexto.com> tiene finalidad comercial, pertenezca a quien pertenezca. Resulta razonable pensar que quien re-direcciona un sitio web a otro sitio comercial, estará también motivado por una finalidad de lucro cuando el sitio web que es re-direccionado corresponde a un nombre de dominio que refiere a una marca ajena, y bien conocida, como en el presente caso (ver punto 4 supra). Un navegante de Internet que busca el sitio Web de la Demandante terminará en un sitio ajeno, creándose en él la confusión en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio en línea a que sea re-direccionado. Asimismo, según su representante, la actual titular del dominio es una mercantil en formación, por lo que debe presumirse que sus actos serán también de carácter comercial, y con finalidad de lucro.

En tales condiciones, el Panel considera que la Demandada incurre en utilización de mala fe del nombre de dominio, ya que le es plenamente aplicable la Política, Parágrafo 4(b)(iv), que dice: "al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea".

Por ello la Demandante ha probado que la Demandada usa de mala fe el nombre de dominio (Política, Parágrafo 4(a)(iii)).

El Panel considera unánimemente que el nombre de dominio <canalplus.com> es idéntico a la marca CANAL PLUS de la Demandante, o similar hasta el punto de resultar engañoso con respecto a ella, que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, y que este fue registrado y se usa de mala fe.

Por ello, el Panel Administrativo hace lugar al recurso solicitado por la Demandante y resuelve que el registro del nombre de dominio <canalplus.com> sea transferido a la Demandante, CANAL PLUS.

Roberto A. Bianchi
Panelista Presidente

María Baylos
Panelista

Daniel Peña
Panelista

Fecha: 6 de febrero de 2002