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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

1.1. Demandante: UICESA, Obras y Construcciones, S.A., con domicilio social en Calle Arturo Soria, nє 336 - 4Є Plta., 28033 Madrid, España.

1.2. Demandado: Unión Independiente, con domicilio en Mirador de Despeñaperros nє 14, Collado Villalba, 28400 Madrid, España.

2.1. La presente demanda tiene como objeto el nombre de dominio <uicesa.com>.

2.2. La entidad registradora del citado nombre de dominio es CORE, Internet Council Of Registrars, domiciliada en World Trade Center II; 29 Route Te Pre-Bois, CH-1215 Geneve, Switzerland.

3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio", en lo sucesivo denominada "Política Uniforme", según fue adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el reglamento igualmente adoptado por ICANN, en lo sucesivo denominado "el Reglamento", fue presentada ante el Centro Arbitraje y Mediación de la OMPI con fecha 7 de noviembre de 2001, vía correo electrónico, así como el siguiente día 15 de noviembre de 2001, en formato papel.

3.2. Tras la verificación registral correspondiente, con fecha 16 de noviembre se comunicó al demandante la existencia de una deficiencia al no coincidir la demandada identificada en el escrito inicial de demanda con la que consta como titular del dominio controvertido en la correspondiente base de datos "WHOIS".

3.3. Con fecha 20 de noviembre de 2001 el demandante procedió a subsanar la deficiencia mencionada procediéndose, después, con fecha 23 de noviembre de 2001 a notificar la demanda a la demandada.

3.4. Con fecha 1 de diciembre de 2001, la demandada envió su contestación a la demanda vía correo electrónico, recibiéndose después con fecha 4 de diciembre el citado escrito en formato papel.

3.5. Con fecha 13 de diciembre de 2001 se dio traslado a D. Luis H. de Larramendi, designado como panelista único en este procedimiento, del expediente completo, señalándose la fecha de 27 de diciembre de 2001, la expiración del plazo dentro del cual el Panel debe emitir su decisión.

Aunque ni la parte demandante ni la parte demandada han solicitado expresamente que la Decisión que resuelva este procedimiento sea dictada en español, teniendo en cuenta la común nacionalidad y residencia española de ambas partes, y la existencia de comunicaciones previas en el desarrollo de este procedimiento en dicho idioma, el Panel ha decidido dictar la presente Decisión en español, de acuerdo con la facultad que le confiere el párrafo 11-a) del Reglamento.

5.1. La entidad demandante, Uicesa, Obras y Construcciones, S.A., es titular del registro de nombre comercial nє 209.665 UICESA (mixto) que distingue "las transacciones mercantiles de su negocio dedicados a la construcción completa, reparación y conservación de edificaciones".

Dicho derecho tiene una prioridad del 16 de agosto de 1996.

5.2. La demandada viene constituida por una agrupación independiente, residente en Collado Villalba (Madrid), conformada por una agrupación de personas que se consideran perjudicadas por las obras que la entidad Uicesa ha realizado en Collado Villalba en el lugar de residencia de cada uno de los componentes.

5.3. A los efectos de este procedimiento son también tenidos en cuenta los siguientes hechos:

- Cuando el panel ha accedido al dominio uicesa.com, observa como primera frase destacada por su tamaño "Uicesa.....obras a medida o medias obras........".

- El resto de la página parece constituir un compendio de quejas expuestas por personas presuntamente afectadas por la realización de obras defectuosas llevadas a cabo por la demandante, siendo igualmente destacable el contenido del link "el por qué?" en el que aparentemente la firmante del escrito de contestación a la demanda, Raquel Pereira Gawendo, en representación de la agrupación explica las razones por las que ha decidido construir la página distinguida por el dominio controvertido y que se encuentra reproducida en el anexo III del escrito de demanda.

El demandante, en su escrito de demanda afirma lo siguiente:

- Que la entidad demandante, UICESA, Obras y Construcciones, S.A., es titular del registro de nombre comercial nє 209.665 UICESA (mixto).

- Que dicho nombre es usado por el demandante para distinguir las transacciones mercantiles de su negocio dedicado a la construcción, reparación y conservación de edificaciones.

- Que el demandado ha registrado un dominio idéntico al nombre comercial de la entidad demandante.

- Que la demandada usa el dominio controvertido para difamar a la firma demandante, perjudicando seriamente su imagen al haber sido visitada por más de 9.000 personas, desde mayo de 2000 hasta enero de 2001.

- Que la demandada conscientemente perjudica a la entidad demandante al valerse del dominio controvertido como medida de presión para conseguir un lucro injusto en contraprestación a unos supuestos defectos en la edificación de su vivienda, que en su día llevo a cabo UICESA, Obras y Construcciones, debiendo, si esa es su verdadera intención, acudir a la Jurisdicción Ordinaria.

- La mala fe de la demandada queda acreditada por contener la página web distinguida por el dominio controvertido expresiones difamatorias y denigrantes para la imagen de la demandante, como son "nefastos servicios de UICESA", "UICESA, obras a medida o medias obras......", "qué mentirosos.....", etc.

- Que la demandada no ha accedido a llegar a un acuerdo amistoso y que, al no haberse llevado a cabo por su parte un uso efectivo de buena fe, queda constatada la mala fe de su proceder.

Como consecuencia de todo ello la firma demandante solicita la cancelación del dominio controvertido.

6.2. El demandado

La demandada ha contestado a la demanda en base a las siguientes afirmaciones:

- Que la demanda formulada no constituye sino un intento de privar a la demandada de su legítimo derecho a la libertad de expresión, comunicación y de ideas, solicitando que se dicte una resolución de hostigamiento al buen uso del nombre de dominio.

- Que, como cuestión previa, se muestra disconforme con la capacidad del representante que suscribe el escrito de demanda para actuar en nombre de la entidad demandante.

- Que el demandado, llevando a cabo una "argucia" procedimental, ha cambiado la identidad de la demandada.

- Que la demandante no ha acreditado haber satisfecho el pago de las tasas correspondientes al mantenimiento del registro de nombre comercial nє 209.665, que debió efectuarse con fecha 16 de agosto de 2001 y que, por tanto, no puede admitirse la demanda.

- Que no existe identidad entre UI UICESA, que es la denominación protegida por el nombre comercial, y UICESA, al incluir aquélla, las vocales UI entrelazadas, y un gráfico caprichoso.

- Que no hubo mala fe en su actuación, pues el contenido de la página web distinguida por el dominio controvertido no es más que la constatación de hechos concluyentes cuya autoría es atribuible a la demandante o a sus técnicos.

- Que nunca ha tenido intención de "conseguir un lucro injusto por unos supuestos defectos" como pretende la entidad demandante.

- Que el contenido del dominio controvertido tiene como fundamento la riqueza del idioma español y su utilización literaria, habiendo la demandada pretendido que dicho contenido resulte grato a la lectura del visitante, haciendo uso del sarcasmo, la ironía, la comicidad y otros útiles lingüísticos.

- Que el dominio ha sido usado desde hace más de un año y en todo caso con anterioridad al requerimiento recibido de la entidad demandante, que a la página que distingue el citado dominio acuden numerosos internautas buscando consejo de cómo actuar al comprar una vivienda, y que el uso realizado no es comercial, ni presta ningún servicio ni ofrece ningún producto, ni por supuesto, entra en competencia con la actividad demandante.

En base a todo lo expuesto, la demandada solicita la desestimación de la demanda.

Aun cuando en su escrito de contestación a la demanda, la demandada plantea exclusivamente una cuestión previa, el Panel ha decidido resolverla también junto con las argumentaciones contenidas en los apartados 1є y 2є del escrito de contestación a la demanda.

7.1. Como cuestión previa propiamente dicha, la demandada plantea una duda sobre la legitimación del representante designado por la entidad demandante para actuar en su nombre.

A este respecto debe señalarse que el Reglamento no exige ningún tipo de prueba específica para que el que se dice representante de un demandante, acredite que lo es en realidad. Si la demandada pone en duda que el representante del demandante haya sido debidamente apoderado para actuar en este procedimiento, deberá probar tal circunstancia.

En cualquier caso, no parece que sea éste el supuesto que nos ocupa, considerando que D. Pablo González Gotor, que firma el escrito de demanda diciéndose representante del demandante, ya ha llevado a cabo actuaciones anteriores en nombre de ésta sin que se haya discutido su capacidad o mostrado disconformidad, por lo que no cabe negar dentro del procedimiento lo que se acepta fuera de él.

Se consideran, por consiguiente, de todo punto irrelevantes las manifestaciones de la demandada en relación con esta cuestión.

7.2. Igualmente, la demandada califica de "argucia" el cambio habido respecto de la identificación de la entidad demandada en este procedimiento.

La demanda se presentó inicialmente frente a la firmante del escrito de contestación a la demanda, Dña. Raquel Pereira Gawendo. Al no coincidir la identidad de la demandada con la de quien figura como titular del dominio controvertido en la base de datos correspondiente, el Centro procedió a conceder un plazo de cinco días al Sr. González Gotor para que subsanara dicha deficiencia, subsanación que en efecto tuvo lugar cuatro días después, con fecha 20 de noviembre de 2001.

Una vez el Centro recibió vía correo electrónico el correspondiente escrito de subsanación, decidió dar curso a la demanda, que por consiguiente, se considera válida a todos los efectos.

No es misión de este Panel determinar si quien figura como titular de este dominio puede calificarse o no de "entelequia" tal y como pretende la demandada, pues si se admitió como titular inscrito del dominio por el registrador correspondiente, ha de admitirse también como destinataria de una demanda presentada en relación con tal dominio, al amparo de la Política Uniforme; ello con independencia de que no pueda valorarse como proceder de buena fe el faltar a la veracidad en la identificación de los datos de quien registra un dominio.

7.3. Por último, tampoco pueden entenderse relevantes las alegaciones de la demandada basadas en la falta de acreditación del pago de las tasas de mantenimiento del registro de nombre comercial nє 209.665.

En todo caso, podría analizarse el valor de tal alegación si hubiera sido debidamente documentada por la demandada quien, evidentemente, no contrastó cuanto señala, pues en consulta efectuada por el Panel a la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, consta como debidamente pagado el segundo quinquenio del citado registro de nombre comercial, el mismo día 16 de agosto de 2001.

8.1. Reglas aplicables

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al Panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- o dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común residencia de demandante y demandado, son de especial astinencia, junto con las reglas de la "Política Uniforme", las Leyes y Principios del Derecho Nacional Español.

8.2. Examen de los supuestos para la estimación de la demanda, contenidos en el párrafo 4 a) de la "Política Uniforme"

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

8.2.1. Identidad o semejanza entre el nombre de dominio y marca

De la documentación que obra en el expediente resulta evidente que la denominación UICESA, en que consiste la razón social de la demandante, y que es elemento principal de su registro de nombre comercial español 209.665, ha sido utilizada como signo distintivo a título de marca.

A juicio del Panel, no puede discutirse, por tanto, la concurrencia del primer requisito de la Política Uniforme, al producirse una identidad total entre el dominio controvertido (a excepción de la partícula <.com> identificativa del nivel superior del dominio genérico), y el elemento de mayor peso distintivo del signo del que el demandante es titular.

El hecho de que, tal y como pretende la demandada, éste último incluya un gráfico caprichoso conformado por las vocales "UI" o el de que las letras que componen el vocablo UICESA se representen en una especial tipografía, no constituyen elementos de trascendencia suficiente como para impedir que exista confundibilidad entre el dominio controvertido y la denominación de aquel.

No debe olvidarse, que el párrafo 4 a) i) de la Política Uniforme, no exige que exista una identidad total entre dominio y marca sino que basta con que sean similares hasta el punto de crear confusión.

El demandante ha acreditado, por consiguiente, la concurrencia del primer requisito recogido en el párrafo 4 a) i) de la Política Uniforme.

8.2.2. Posible existencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado, titular del dominio controvertido.

La Política Uniforme recoge en el párrafo 4-c), en relación no limitativa, las circunstancias que debidamente probadas por el demandado, determinan la existencia de un derecho o interés legítimo a su favor en el dominio controvertido.

Esas circunstancias concretas son:

- antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, el demandado ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o de un nombre correspondiente a un nombre de dominio, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o

- el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido sobre él derechos de marca de productos o de servicios; o

- el demandado hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión, con ánimo de lucro.

8.2.2.1. Consideraciones previas.

No ha sido probada, ni tan siquiera argumentada, la concurrencia total de cualquiera de las tres circunstancias transcritas.

El argumento aducido por la demandada mediante el que ha tratado de demostrar la existencia de un derecho o interés legítimo a su favor, podría sintetizarse, según sus propias palabras, en la siguiente afirmación:

"La reclamante tiene legítimo interés en tanto en cuanto el dominio de su propiedad constituye un claro ejercicio de la libertad de expresión y comunicación; no siendo competencia de la reclamante, ni ofertando servicio alguno similar al que se dedica ésta".

Aunque el Panel capta sobradamente el sentido que la demandada ha querido dar a sus palabras, debe ponerse de manifiesto la escasa claridad con la que han sido plasmadas en su escrito de contestación a la demanda, no sólo en este pasaje, sino también en otros, al identificar indistintamente al demandante y demandada con idénticos términos, como en este caso es el de "reclamante".

En relación con la cuestión de fondo, el Panel debe hacer las siguientes observaciones:

No puede negarse a la demandada su derecho a expresarse en la red en los términos que considere más oportunos y convenientes. Ahora bien, tampoco puede resultar aceptable que la vía a través de la cual se articule ese derecho sea una mención, denominación o nombre sobre el que un tercero ostenta derechos de propiedad industrial oficialmente reconocidos.

En otras palabras, nunca el ejercicio de un derecho puede conllevar la vulneración de otro derecho ajeno.

En el presente supuesto, resulta procedente transcribir aquí el contenido del artículo 13, apartado b), primer inciso, de la vigente Ley española de Marcas, que impide el registro como marca de:

"El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, así como el nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro medio que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante, a menos que medie la debida autorización".

A mayor abundamiento, resulta también relevante lo reflejado en la nueva Ley española de marcas que entrará en vigor el próximo 31 de julio de 2002, que establece en su artículo 34.3 e) que el titular de la marca podrá impedir que terceros sin su consentimiento puedan "usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio".

- Debe igualmente precisarse que tampoco es necesario para ejercer el derecho a la libertad de expresión en la red, que la página web en la que se incluyan las manifestaciones derivadas de ese derecho sea identificada con un nombre de dominio idéntico o semejante a una marca o nombre comercial registrada por un tercero.

- Por último, si además esas manifestaciones califican, evalúan o critican las actividades de un tercero, y es precisamente ese tercero quien ostenta los derechos sobre el signo distintivo registrado como dominio, no ofrece duda de que no puede existir más intención que la de perjudicar a ese tercero, ya sea de forma directa mediante ataques frontales, ya sea de forma indirecta haciendo públicas unas opiniones sobre su actividad a través de un nombre que precisamente a él le identifica y cuyos derechos sobre el mismo sólo a él pertenecen y todo ello con independencia de que las manifestaciones citadas puedan ser ciertas o mendaces.

El examen del contenido de la página web identificada por el dominio controvertido llevado a cabo por el Panel, pone de manifiesto que la demandada está efectivamente valiéndose del citado dominio para verter opiniones que perjudican o pueden perjudicar la imagen del demandante.

Señala la demandada que en dicha página se ha limitado a dar cuenta de sus desgracias, desilusiones y alegrías cuando adquirió su vivienda actual, construida por entidad demandante, pero lo cierto es que también incluye expresiones difamatorias contra ésta, que ciertas o no (y éste es un aspecto de todo punto irrelevante en el contexto de este procedimiento) no constituyen justificación de la existencia de un derecho o interés legítimo en el registro y uso del dominio controvertido. La consecuencia más lógica y razonable de la presencia de ese dominio en la red es que aquellos que visiten la página distinguida por dicho dominio pretendan contactar con la entidad demandante, con la consecuencia adicional de que si su intención era contratar sus servicios, ésta podrá quedar mediatizada por las opiniones allí vertidas, a las que se ha accedido a través de su propio nombre.

Como no hay ninguna razón, además, para que el derecho a la crítica deba ejercerse necesariamente a través de la utilización de la marca de un tercero, cuando puede prestarse a través de dominios diferentes; se considera de aplicación la doctrina contenida en los casos OMPI D2000-0071 CSA Internacional a.k.a. Canadian Standards Association v. John O. Shannon et al y OMPI D2000-0299 y 300 Monty and Pat Roberts, Inc. c. Bill Keith y J. Bartell y la de la decisión en español OMPI D2000-0768. <metromadrid.com>.

8.2.2.2. Conclusiones

El Panel concluye que:

- La demandada no ha usado el dominio controvertido ni ha efectuado actos preparatorio tendentes a ese uso, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, circunstancia reconocida por la propia demandada.

- La demandada no ha sido comúnmente conocida por el nombre de domino controvertido.

- La demandada no hecho un uso legítimo del dominio, por cuanto, a pesar de no haber existido ningún ánimo de lucro, su proceder puede, empañar el buen nombre de la marca.

Al no haber acreditado la demandada la existencia de derechos e intereses legítimos que la asistan, se considera que, por tanto, que la demandante ha probado también la concurrencia del segundo requisito exigido por la Política Uniforme.

8.2.3. Posible existencia de mala fe en el registro y uso del dominio controvertido.

Lo cierto es que el supuesto de hecho aquí planteado no es subsumible con exactitud en ninguna de las cuatro circunstancias recogidas en el párrafo 4 b) de la Política Uniforme, por cuanto:

- No se han llevado a cabo manifestaciones ni aportado pruebas por ninguna de las partes que acrediten que el dominio fue registrado para venderlo, alquilarlo o cederlo por precio alguno.

- Tampoco puede deducirse del expediente recibido por el Panel que el dominio se haya registrado para impedir que el titular refleje su marca en el nombre de dominio correspondiente, aunque indudablemente ese impedimento es una consecuencia cierta del proceder de la demandada.

- Tampoco cabe determinar que es aplicable el supuesto del párrafo 4 b) iii) por cuanto la demandada no es un competidor del demandante, aunque con el contenido de la página distinguida por el dominio controvertido puede indudablemente perturbar la actividad comercial de ésta.

- La ausencia de ánimo de lucro, en el registro y uso del dominio controvertido impide igualmente aplicar lo dispuesto en el último de los apartados del párrafo 4 de la Política Uniforme.

No obstante, en la redacción del propio apartado 4, se señala que las cuatro circunstancias o supuestos de que consta, no son los únicos que puede determinar que se registre y use el dominio controvertido de mala fe, dejando abierta la posibilidad de que el Panel aprecie la concurrencia de este requisito con base en otros fundamentos.

A este respecto, el Panel desea manifestar lo siguiente:

8.2.3.1. Se han dictado ya algunas resoluciones por otros Paneles en relación con supuestos similares (<bridgestone-firestone.net> – Decisión D2000-0190; o <saint-gobain.net> – Decisión D2000-0020), curiosamente en diversos sentidos.

En el caso D2000-0190 se consideró que la libertad de expresión sirve como causa para justificar la existencia de un derecho o interés legítimo del demandado en el dominio <bridgestone-firestone.net>. También es cierto, no obstante, que dicha Decisión reconoce que la versión <.com> es la fundamental en las actividades comerciales de una entidad a través de la red, concluyendo, entre otras razones porque el dominio controvertido se registró en la extensión <.net> que el proceder del demandado, en cuya página criticaba también las actividades del demandante, no incidía en ninguna de las cuatro circunstancias numeradas, sin limitación en el párrafo 4 b) de la Política Uniforme.

Por el contrario, en la Decisión D2000-0020 se señala, a pesar de que el dominio controvertido tampoco incluía la extensión <.com> (se trataba del dominio, tal y como ya se ha indicado, <saint-gobain.net>) lo siguiente (traducido al español):

"El asunto en cuestión no es, en cambio, el que pretende el demandado –la libertad de expresión-, sino la mera elección del nombre de dominio usado para ejercitar esa inalienable libertad de expresión".

"Al registrar el nombre de dominio, el demandado eligió conscientemente un nombre que es idéntico y se circunscribe a la marca del demandante..."

Y finaliza diciendo:

"Al no hacerlo así, y eligiendo conscientemente un dominio que consiste solamente en la marca del demandante, el demandado ha creado intencionadamente una situación que no es acorde con los derechos y obligaciones de las partes".

Pues bien, el Panel se inclina por esta última interpretación teniendo además en cuenta, que en el presente caso, el demandado ha registrado como dominio la marca del demandante en la extensión <.com>, esto es, la más popular y más indicativa de que, a través de la página distinguida , se llevan a cabo actividades comerciales.

8.2.3.2. Si bien por las razones expuestas en el punto precedente, el Panel entiende que tanto el registro como el uso del dominio controvertido se han llevado a cabo de mala fe por la demandada, procede también, en íntima conexión con todo ello, traer a colación el criterio contenido en la Decisión D2000-0239 en la que expresamente se señalaba que:

"Quien actúe de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando sin causa legítima a los derechos de un tercero".

El Panel concluye, por consiguiente, que el registro y uso del dominio controvertido se llevó a cabo de mala fe.

8.2.3.3. Por último, el Panel no quiere dejar de poner de manifiesto que las conclusiones aquí alcanzadas son fruto de la aplicación tanto de las normas de la Política Uniforme como de las facultades que ésta le concede.

No se discute la veracidad de las razones esgrimidas por la demandada para justificar su actuación, ni la justicia de su indignación, que muy bien pudiera estar plenamente fundada, sino sólo su procedencia respecto del mero registro y uso de un nombre de dominio coincidente con la marca sobre la que un tercero ostenta derechos reconocidos.

El Panel decide que la demandada ha registrado un dominio idéntico en lo esencial a la denominación del signo distintivo de la demandante, sin que le asista derecho o interés legítimo alguno, habiéndose llevado a cabo tanto el registro como el uso del mismo, de mala fe.

Se estima, por consiguiente, la demanda presentada por UICESA, Obras y Construcciones, S.A. ordenándose mediante la presente Decisión la cancelación del dominio <uicesa.com.>.

Se desestima, además, la pretensión de la demandada de que se declare que la presentación de la citada demanda constituye una conducta de hostigamiento por haber sido planteada de mala fe.

Luis H. de Larramendi
Panelista Único

Fecha: 27 de Diciembre de 2001