Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

1.1. Demandante: Scholastic Inc., con domicilio en 555 Broadway, New York, New York, E.U.A., C.P. 10012-3999.

1.2. Demandado: D. Alejandro Hurtado Gómez, con domicilio en Paseo del Pedregal 940, México, D.F.

2.1. La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <escolastica.com.mx> .

2.2. La entidad registradora del nombre de dominio es NIC-México / www.nic.mx / Departamento de Telecomunicaciones y Redes, ITESM, Campus Monterrey, Av. Eugenio Garza Sada – 2501 Sur – Monterrey, N.L. - México.

3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Política de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio .MX", en lo sucesivo "la Política", y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por NIC México, en lo sucesivo "el Reglamento", fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, en lo sucesivo "El Centro de Arbitraje" de acuerdo con el artículo 6 a) de"el Reglamento".

3.2. El proveedor de Solución de Controversias para el dominio <.mx>, el Centro de Arbitraje, ha comprobado que:

- La demanda ha sido formulada de acuerdo con los requisitos de "la Política" y "el Reglamento".

- El pago de las tasas se ha efectuado de forma adecuada.

- La demanda cumple con los requisitos formales.

- La notificación hecha al demandado de la demanda lo ha sido de acuerdo con el artículo 7 de "el Reglamento".

- La contestación a la demanda fue formulada en tiempo oportuno, y

- el panel administrativo, compuesto de tres miembros, fue adecuadamente constituido.

El Panel acepta el análisis realizado por el "Centro de Arbitraje" en relación con el cumplimiento de esos requisitos.

3.3. Los miembros del Panel han suscrito la declaración de imparcialidad e independencia.

3.4. No se han formulado por las partes otros escritos distintos de los de demanda y contestación.

3.5. La fecha para dictar una resolución fue inicialmente prevista para el día 21 de Octubre de 2001, habiendo el Panel solicitado dos extensiones, para compaginar la agenda de sus miembros y poder discutir el contenido, habiéndose ampliado éste hasta el día 10 de Noviembre de 2001, de acuerdo con el artículo 15 de "el Reglamento".

3.6. El lenguaje del procedimiento es el español, de acuerdo con el artículo 16 de "el Reglamento".

4.1. La entidad demandante, Scholastic Inc., es titular del registro <scholastic.com>, siendo su principal actividad la edición de libros infantiles en todo el mundo, y de publicaciones educacionales, realizando actividades que fomentan la afición a la lectura en los niños, con unidades operativas en Argentina y en México, habiendo ésta última llevado a cabo actividades tales como la implantación de clubes de lectura, la realización de "ferias del día del libro escolar", ofreciendo un amplio catálogo de libros infantiles en español.

4.2. La demandante es titular de marcas registradas en México para la denominación SCHOLASTIC, y esa misma denominación incluyendo el gráfico de un libro abierto, o de un niño con un libro abierto, en las clases 9, 16, 41 y 42 del Nomenclátor Internacional de marcas.

4.3. El demandado es una persona física, que ha participado en la constitución de la sociedad "Corporación México Escolástica, S.A. de C.V.", como socio, accediéndose en la página www.escolástica.com.mx a la página que esa entidad ofrece en la creación a centros escolares de una "Intranet" propia de éstos, para que puedan acceder a ella alumnos, profesores, padres y otras autoridades de cada centro, gestionadas a través de un portal educativo, siendo titular la citada empresa "Corporación México Ecolástica, S.A. de C.V." de marcas en México para la denominación ECOLASTICA y logo, para tales actividades en clases 35 y 38 del Nomenclátor Internacional, registradas con fecha 23 de Junio de 2000.

5.1. El demandante.

El demandante, que alega un uso extendido de la denominación SCHOLASTIC dentro del área editorial, incluyendo el sector educativo, alega que:

- El dominio <escolastica.com.mx> es similar, hasta el punto de resultar engañoso, con la marca SCHOLASTIC.

- Que D. Alejandro Hurtado Gómez carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación ESCOLASTICA, y

- que el dominio <escolastica.com.mx> ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

5.2. El demandado.

5.2.1. Alega el demandado en primer lugar que debe estimarse la excepción procesal de falta de personalidad del demandante porque en el poder con que sus representados actúan en el procedimiento administrativo no se especifica la facultad de estos para representarle ante el "Centro de Arbitraje".

5.2.2. Pide que se traiga al procedimiento a la entidad Corporación México Escolástica, S.A. de C.V. por entender que podría resultar afectada por el tenor de la resolución que se dicte en este procedimiento.

5.2.3. Afirma que no hay similitud, hasta el punto de resultar engaño, entre el dominio <escolastica.com.mx> y la marca SCHOLASTIC por prestarse servicios diferentes bajo esas denominaciones, ya que en la página <escolastica.com.mx> no se venden ni editan libros, sino que se prestan determinados servicios bajo contrato, para acceso restringido de las personas autorizadas por el contratante.

Sostiene también que no se impiden ni obstaculizan, con el dominio <escolastica.com.mx>, las actividades desarrolladas en la página <SCHOLASTIC.COM> y no hay posibilidad de engaño entre una y otra página, para el caso de que alguien entrara en la página <escolastica.com.mx> por error, ni tampoco de beneficio para el titular de esa página por el hecho de que accediera a la misma quien buscara referencias editoriales de SCHOLASTIC.

Igualmente manifiesta que el registro <escolastica.com.mx> no se ha registrado ni se usa de mala fe, por no darse ninguno de los supuestos del punto 1, b) de "la Política".

6.1. Reglas aplicables

Los artículos 19 y 23 de "el Reglamento" encomiendan al Panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- Unicamente aquello que consta en el expediente, aunque de manera excepcional el grupo administrativo de expertos, haciendo uso de sus facultades exclusivas, podrá determinar que se realice una vista con la participación de las partes,

- lo dispuesto en "la Política", y "el Reglamento", y

- de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que el Panel considere aplicables.

6.2. Excepción de falta de personalidad

Analizado el poder otorgado por la firma Scholastic Inc., se aprecia la amplitud de facultades que otorga a quienes actúan como sus representantes en el presente procedimiento.

La aplicación del principio de que quien está autorizado a lo más, está autorizado a lo menos, hace decidir al panel que existe suficiencia en el poder otorgado por Scholastic Inc.

6.3. Llamamiento al procedimiento a la entidad licenciataria Corporación México Escolástica, S.A. de C.V.

El panel considera que las responsabilidades en que pueda incurrir el demandado frente a la empresa Corporación México Escolástica, S.A. de C.V., como consecuencia de la decisión que se adopte en este procedimiento, deriva de las relaciones entre el demandado y esa entidad, pero que ello es ajeno a la sustancia del procedimiento.

Tampoco existe licencia inscrita de las marcas ESCOLASTICA a favor del demandado que pudiera establecer un vínculo que obligara a analizar más en profundidad sobre esa petición.

El panel rechaza por tanto el "litisconsorcio" que el demandado promueve.

6.4. Consideraciones previas en cuanto al fondo.

6.4.1.Del latín "schola", equivalente al español "escuela", relativo al lugar público donde se da cualquier tipo de instrucción, derivan numerosas palabras, entre las cuales:

- la inglesa "scholastic", y

- la española "escolástica".

En español la palabra "escolástica" evoca a las universidades medievales, y a la enseñanza de origen aristotélico que en ellas se impartía, que alcanza su grado máximo con la escolástica tomista, de Santo Tomás de Aquino, abreviadamente conocida como "teología escolástica".

En cualquier caso, es evidente que tanto la palabra SCHOLASTIC como la española ESCOLASTICA, tiene una connotación evocadora al campo de la docencia y la enseñanza.

6.4.2.El Panel se ha planteado el análisis de la posible notoriedad de la marca SCHOLASTIC, pero ha decidido no efectuar ningún pronunciamiento expreso sobre ello, porque ni la invocación ni la acreditación de esa notoriedad por el demandante se estiman suficientemente claras.

6.5. Examen de los supuestos para la estimación de la demanda contenidos en el artículo 1 a) de la "Política".

Estos son:

I. El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de resultar engañoso con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos,

II. el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, y

III. el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

6.5.1. Identidad o semejanza del nombre de dominio y marca y posibilidad de que éste resulte engañoso.

El análisis de este primer requisito de "la Política", obliga a diseccionar:

- La similitud intrínseca de marca y dominio, y

- la utilización y ámbito aplicativo de marca y dominio, para analizar el carácter engañoso.

En lo que hace a las denominaciones SCHOLASTIC y ESCOLASTICA es claro que ofrecen similitud, derivada de su común origen latino, pero al resultar esa evocación de algún modo descriptiva del ámbito respectivo de actividad, no puede ser considerada por sí misma relevante.

En lo que hace al carácter engañoso el Panel considera que las áreas de actividad no son coincidentes, al tratarse de una actividad fundamentalmente de editorial la que se desarrolla por Scholastic Inc., aunque se apoye en el fomento de la lectura como instrumento favorecedor de su negocio, mientras que la creación de Intranets privadas para entidades educativas, que se realiza en el dominio <escolastica.com.mx>, y ofrece con carácter restringido el acceso a tales servicios de <ESCOLASTICA> por terceros, y el hecho de que éstos, para ser contratados, requieran documentación escrita, impide ese carácter engañoso que la normativa exige.

6.5.2. Posible existencia de derechos e intereses legítimos a favor del demandado.

El Panel considera que el demandado ostenta derechos legítimos como consecuencia de su intervención el 15 de Junio de 2000, antes de que se iniciara la controversia, en la constitución de la compañía Corporación México Escolástica, S.A. de C.V., de la que es socio, y que es quien utiliza el dominio <escolastica.com.mx> (y el dominio <escolastica.com>), y que a su vez es titular de marcas válidamente registradas en México para la denominación ESCOLASTICA en relación con los servicios que realiza.

6.5.3. Análisis de la existencia o no de mala fe en el registro y el uso del dominio <escolastica.com>.

El demandante Scholastic Inc. no ha acreditado que D. Alejandro Hurtado Gómez haya registrado el dominio <escolastica.com.mx> de mala fe, ni que lo utilice de mala fe:

- no se ha afirmado o probado que la adquisición del dominio <escolastica.com.mx> fuera con objeto de su venta a la demandante,

- nada induce a pensar que se haya registrado el dominio <escolastica.com.mx> para impedir que el titular de las marcas SCHOLASTIC pueda reflejar su marca en un dominio correspondiente siendo de hecho Scholastic Inc. titular de dominios consistentes en la palabra SCHOLASTIC,

- de cuanto consta en el expediente no parece que pueda entenderse que se ha registrado el dominio <escolastica.com.mx> para perturbar la actividad comercial de Scholastic Inc., ni a nivel general, ni en particular en México, y

- no existen indicios acreditativos de que se haya registrado el dominio <escolastica.com.mx> para atraer a navegantes a su página web, con ánimo de lucro, a través de la posible confusión con la marca del demandante, y

El único aspecto en el que la conducta de D. Alejandro Hurtado / Corporación México Escolástica, S.A. de C.V. pudiera, en opinión del Panel, considerarse poco clara, es en el hecho de la inclusión tanto en el nombre de la empresa Corporación México Escolástica, S.A. de C.V., como en la página web <escolastica.com.mx>, de la mención ESCOLASTICA MEXICO, que podría dar a entender que ESCOLASTICA es, en México, la versión local de una entidad extranjera, que quizá podría ser SCHOLASTIC.

Aunque ese aspecto no resulta claro, no se considera dentro del contexto general de hechos lo suficientemente relevante como para decretar la mala fe del demandado.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Panel Administrativo decide que el demandante no ha probado la concurrencia de los requisitos del artículo 1 a) de "la Política", por lo que se desestima la demanda formulada contra D. Alejandro Hurtado Gómez, en reclamación del dominio <escolastica.com.mx>.

Luis H. de Larramendi
Panelista Presidente

Mauricio Jalife Daher
Panelista

D. Martín Michaus Romero
Panelista

Fecha: 10 de Noviembre de 2001