Источник информации:
официальный сайт ВОИС

Для удобства навигации:
Перейти в начало каталога
Дела по доменам общего пользования
Дела по национальным доменам

Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Action Park Multiforme Grupo, S.L. v. Amusement Logic, S.L.

Case No. D2004-0444

1. Las Partes

La Demandante es la mercantil Action Park Multiforma, S.L., con domicilio enValencia, Espaсa.

El Demandado es la tambiйn mercantil Amusement Logic, S.L., con domicilio en Valencia, Espaсa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <action-park.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Network Solutions, Inc., con domicilio en HERNDON, VA 20172-0447.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 15 de junio de 2004. El 15 de junio de 2004 el Centro enviу al registrador vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 17 de junio de 2004 el registrador enviу al Centro, por correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, tйcnico y de facturaciуn, y seсalando, ademбs, que no habнa recibido copia de la demanda. Por medio de correo electrуnico de 15 de junio de 2004, el Centro puso de manifiesto al Demandante la necesidad de subsanar un error en la demanda, consistente en no haber expresado la jurisdicciуn ante la que someterse el demandante ante una eventual acciуn judicial por parte del demandado, asн como en no haber especificado el idioma a seguir en el procedimiento y la justificaciуn de que fuera en espaсol. Por medio de correo electrуnico de nuevo escrito recibido en fecha 23 de junio de 2004, el Demandante procediу a subsanar los errores enumerados, solicitando que la jurisdicciуn fuese la de los juzgados y tribunales correspondientes a Torrente (Valencia), por ser el domicilio del demandado, y que, asimismo, el procedimiento se siguiese en espaсol por ser idioma comъn a las partes y estar ambas domiciliadas en Espaсa. A continuaciуn, el Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 23 de junio de 2004. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 13 de julio de 2004. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 13 de julio de 2004.

El Centro nombrу un Panel formado por tres miembros, dado que el Demandado asн lo solicitу expresamente. A tal efecto, se nombrу a Josй Carlos Erdozain como Presidente del Grupo Administrativo de Expertos, asн como a Бngel Garcнa Vidal y Montiano Montiguado, como Panelistas el dнa 8 de septiembre de 2004, recibiendo las correspondientes Declaraciones de aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia de cada uno de ellos, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Grupo de Expertos considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El demandante es titular de una serie de marcas, referenciadas en los Documentos por йl aportados, bajo los nъmeros 5 a 9. Dichas marcas son las siguientes:

- Marca espaсola denominativa 2.505.623, “Action Park Multiforme Grupo” (para materiales de construcciуn no metбlicos; tubos rнgidos no metбlicos para la construcciуn, asfalto, pez y betъn; construcciones transportables no metбlicas; monumentos no metбlicos, especialmente piscinas no metбlicas). Fecha concesiуn: 24 marzo 2003.

- Marca espaсola mixta 2.166.645, “Action Park” (mбs grбfico) (para servicios de telecomunicaciones). Fecha concesiуn: 20 octubre 1998.

- Marca espaсola mixta 2.288.635, “Action Park” (mбs grбfico) (para piscinas no metбlicas). Fecha concesiуn: 5 julio 2000.

- Marca espaсola mixta 2.288.636, “Action Park” (mбs grбfico) (para servicios de parque de atracciones acuбtico). Fecha concesiуn: 5 julio 2000.

- Marca espaсola denominativa 2.407.639 “Action Park” (para servicios de venta al detalle en comercios y servicios de venta al detalle de redes mundiales informбticas). Fecha concesiуn: 5 diciembre 2001.

El demandante es titular de diversos dominios, entre los que destacan el siguiente por su importancia para este caso, a saber: <actionpark.es>. Contrariamente a lo que indica el demandante en su demanda, el dominio <actionpark.com> estб registrado a nombre de otra persona.

La entidad demandante se dedicaba originalmente a comercializar productos de poliйster reforzado, tales como piscinas, mesas, sillas o cascos de barcos. A partir del aсo 2000 desarrolla tambiйn parques acuбticos.

El nombre de dominio disputado fue registrado en fecha de 15 de noviembre de 2002.

La entidad demandada estб especializada en la industria del ocio, y en la construcciуn de parques acuбticos, temбticos y de animales, coincidiendo su objeto social con el de la demandante.

La demandada iniciу su actividad comercial el 18 de noviembre de 1996.

El demandado es titular de diversos nombres de dominio entre los que destaca el siguiente: <actionpark-news.com>.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Segъn el Demandante:

El nombre de dominio es idйntico a la marca de la que es titular, creбndose una evidente confusiуn entre la marca y el dominio objeto de disputa.

El Demandado carece de derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio disputado. Alega que el demandado no es conocido en el comercio con la denominaciуn Action Park; que los productos y servicios que ofrece la demandada son los mismos que los que ofrece la demandante, por lo que su objetivo es crear confusiуn en el consumidor y que, ademбs, es conocedor de la infracciуn cometida merced a un requerimiento que a tal efecto le mandу. Aсade que el objeto social de la demandada es idйntico al de la demandante, y que el administrador solidario y apoderado general de la demandada, respectivamente, don Juan Enrique Zamora Pйrez y don Amos Casas Lizcaнno, fueron en su momento director comercial y delegado de ventas respectivamente de la entidad demandante, por lo que, en opiniуn de esta ъltima, ambos poseen informaciуn de gran trascendencia competitiva en la actividad concurrencial de este mercado.

El demandado usa y registrу el nombre de dominio de mala fe, en la medida en que ha intentado atraer con бnimo de lucro a los usuarios de internet a su sitio web, aprovechando la posibilidad de crear confusiуn con la marca del demandante, al dedicarse ambos a la misma actividad.

B. Demandado

Segъn el Demandado:

El demandante no ha acreditado que el demandado carezca de interйs legнtimo para el registro del nombre de dominio objeto de disputa, ni que dicho dominio haya sido registrado de mala fe.

La denominaciуn “action park” es descriptiva de un servicio determinado consistente en un tipo de parque de atracciones, caracterizado por ser un parque de acciуn y aventuras.

Aunque existe coincidencia entre el nombre de dominio disputado y la marca de la que el demandante es titular, disiente en que de ello se derive una confusiуn o riesgo de asociaciуn entre ellos, ya que la denominaciуn “action park” es descriptiva de los servicios y carece de distintividad. En opiniуn del demandado, el registro de una denominaciуn genйrica no puede tener el mismo alcance que una denominaciуn de fantasнa, por lo que rechaza que el demandado pueda arrogarse un monopolio de exclusividad sobre la denominaciуn “action park”.

Existen otros registros marcarios en Estados Unidos de Amйrica que probarнan la falta de distintividad de la denominaciуn “action park”.

La demandante se limita a seсalar los supuestos que contempla la Polнtica Uniforme respecto de la existencia o inexistencia de intereses legнtimos o derechos. Que no es conocida la demandada por la denominaciуn Action Park sino por su propia denominaciуn social, Amusement Logic, SL; utilizando el dominio en relaciуn con una oferta legнtima de sus productos, destinados a la construcciуn de parques de ocio, no habiendo nunca intentado desviar o equivocar a los consumidores sobre la procedencia empresarial o titularidad del dominio.

Que el hecho de que algunas personas, antes relacionadas con la demandante, ahora tengan relaciуn jurнdica con la demandada, no debe interpretarse como un indicio de uso de mala fe, sino como un ejercicio legнtimo de libertad de actividad empresarial.

Se niega, por ъltimo, que el nombre de dominio disputado haya sido registrado o adquirido fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera su registro al demandante.

6. Debate y conclusiones

El Pбrrafo 15.(a) del Reglamento establece que el Panel Administrativo resolverб la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados, de conformidad con la Polнtica uniforme y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. En atenciуn a esta facultad concedida, el Grupo de Expertos basarб su decisiуn no sуlo en el Reglamento o en la Polнtica uniforme, sino tambiйn en las normas y principios de Derecho que sean aplicables a ambas partes a la vista de su comъn nacionalidad (Caso OMPI No. D2000-0001, Robert Ellenbogen v. Mike Pearson, y Caso OMPI No. D2000-0896, Creative Labs (UK), Ltd. y Creative Labs, S.L. v. Pilar Caсas Curto), constando, ademбs, que las mismas residen en el mismo paнs.

En el presente caso, por consiguiente, serбn de aplicaciуn junto con las reglas de la Polнtica uniforme y del Reglamento, la legislaciуn espaсola sobre protecciуn de marcas y signos distintivos, la regulaciуn sobre prohibiciуn de prбcticas consideradas como desleales.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

A la vista de las marcas registradas por el Demandante y del nombre de dominio cuestionado, no puede haber duda de que existe o se da el requisito de la identidad entre unas y otro (Caso OMPI No. D2003-1014, TV Globo Ltda. v. Web Soft, y Caso OMPI No. D2003-1010, Paynova AB v. Akram Mehmood), ya que existe una identidad plena entre las letras que conforman ambos. Si se sustituye la parte denominativa de las marcas en cuestiуn con el nombre de dominio objeto de controversia es claro que existe una total identidad y se da acceso en Internet a la pбgina web del Demandado.

El solo hecho de que exista un guiуn de separaciуn entre la primera palabra (“Action”) y la segunda (“Park”) no aсade ni resta diferencia alguna, siendo la del requisito de la identidad a examinar una cuestiуn meramente fonйtica.

En cuanto a la argumentaciуn de la demandada, relativa al carбcter “dйbil” de la marca opuesta por la demandante, estima este Grupo de Experto que dicha cuestiуn excede del mero examen que debe llevarse a cabo en relaciуn con el requisito previsto en el Pбrrafo 4.a.(i) de la Polнtica Uniforme, en donde el panel ъnicamente se debe limitar a constatar la existencia de una identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn entre el dominio disputado y la marca o nombre comercial del demandante. Dada la existencia de un derecho de marca, vбlidamente registrado, la labor del Grupo de Expertos se limita, pues, a comprobar la existencia de ese requisito, sin entrar en mayores disquisiciones. Menos aъn cuando el caso analizado se refiere a la comprobaciуn de una “identidad” y no tanto a la de una “similitud hasta el punto de causar confusiуn”. No obstante, mбs adelante, se volverб sobre esta cuestiуn.

Por tanto, el Grupo de Expertos entiende que se cumple el requisito previsto en el Pбrrafo 4.a.(i) de la Polнtica uniforme.

B. Derechos o intereses legнtimos

Ciertamente, conforme a lo dispuesto en el Pбrrafo 4.a.(ii) de la Polнtica Uniforme, la carga de la prueba para el demandante se torna harto difнcil, al consistir bбsicamente en demostrar una actividad (la del demandado) que, la mayorнa de las ocasiones, serб mбs fбcil demostrar al propio demandado por ser el que, indudablemente, mejor conoce su reputaciуn en el mercado o los usos que haya podido hacer del domino cuestionado.

Sin embargo, pese al reconocimiento de esa dificultad en el onus probandi no debe quedar exento el demandante de aportar algъn elemento de juicio o probatorio que permita colegir la inexistencia de derechos o intereses legнtimos en el demandado en relaciуn con el nombre de dominio objeto de controversia.

En este sentido, el demandante se limita, en un primer momento, a poner de manifiesto simplemente los supuestos previstos por la Polнtica Uniforme, sin siquiera hacer un esfuerzo por encontrar una conexiуn entre la actividad del demandado previa al uso del dominio y la utilizaciуn actual del mismo.

Asн, aceptamos el argumento del demandado de que utiliza el nombre de dominio como medio para ofrecer comercialmente, con una apariencia de legitimidad, productos propios. Asimismo, y como se ha podido observar a partir de la documental aportada por la demandada, una vez introducida la palabra “action park” en los buscadores mбs conocidos, el resultado que aparece es favorable al demandante, en la medida en que su pбgina web bajo el ccTLD (es) aparece en primer lugar en la mayorнa de los casos. Por consiguiente, no parece que el demandado quiera atraer clientela del demandante o tenga una predisposiciуn consciente a ello.

Por otra parte, el hecho de que ambas empresas tengan un mismo objeto social no debe ser determinante de que la demandada pretenda crear confusiуn, ni tampoco puede limitarse la capacidad que tienen los seсores don Juan Enrique Zamora Pйrez y don Amos Casas Lizcaнno de poder crear empresas por su cuenta y riesgo y competir en el mercado con la demandante o con otras empresas del sector con un comportamiento regido por parбmetros de lealtad. Otro razonamiento serнa tanto como restringir la libertad de empresa (y consecuentemente de concurrencia) que reconoce el artнculo 38 de la Constituciуn.

En este sentido, no ha probado el demandante que el demandado se haya hecho con clientes tradicionales de aquйl de forma desleal, ni tampoco ha aportado cifras de pйrdidas a consecuencia del uso por el demandado del nombre de dominio, mбxime cuando йste lleva registrado dos aсos, y cuando la actividad del demandado dio comienzo en noviembre de 1996. Por consiguiente, de las pruebas aportadas, no se deduce que el demandado haya cometido algъn tipo de deslealtad sancionable por el Ordenamiento para con el demandante.

En este sentido, merece traer a colaciуn la cuestiуn del carбcter genйrico de la expresiуn “action park” a la que hace alusiуn la demandada. En efecto, tal y como ha demostrado la demandada, la expresiуn “action park” es utilizada, con carбcter general, en el mercado para designar parques de atracciones especiales. Ello disminuye el carбcter distintivo que pueda tener la marca opuesta, el cual se ve reforzado, desde un punto de vista registral, al haberse solicitado y concedido una marca mixta (en la que se protege una parte denominativa junto con una parte grбfica).

Asн, es cierto que existe un derecho de marca previo en Espaсa sobre un signo en el que se incluye el tйrmino “action park”. Pero no es menos cierto que el demandado sуlo estб utilizando dicha expresiуn para describir sus servicios. De hecho, si aplicбsemos la Ley de Marcas de 2001, este supuesto podrнa entrar en la hipуtesis prevista en su art. 37, el cual permite usar un signo coincidente o confundible con una marca ajena con fines descriptivos.

Asimismo, el resultado obtenido de la introducciуn de las palabras “action park” en los buscadores pone de manifiesto, igualmente, que esas palabras son ciertamente usuales para designar un determinado tipo de actividades lъdicas y de esparcimiento (vйanse Documentos Nъms. 3 y 4 de los aportados por el demandado).

Teniendo en cuenta el carбcter territorialmente ilimitado de Internet y el uso que el demandado ha hecho del nombre de dominio, aparentemente de buena fe, no parece apropiado que el demandante pueda arrogarse un uso exclusivo de la denominaciуn “action park”.

Consecuentemente, el Grupo de Expertos entiende que no se da el requisito exigido por el Pбrrafo 4.a.(ii) de la Polнtica uniforme.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

En la medida en que no se da el requisito previsto en el apartado anterior, y teniendo en cuenta que para que la demanda prospere es necesaria la concurrencia cumulativa de los tres requisitos previstos en la Polнtica Uniforme en su Secciуn 4, este Grupo de Expertos entiende que no tiene sentido entrar a analizar la concurrencia del requisito relativo al registro y uso de buena fe del dominio objeto del procedimiento.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio <action-park.com> no sea transferido al Demandante, ya que el Demandante no ha demostrado que el Demandado carezca de derechos o intereses legнtimos en relaciуn con el nombre de dominio objeto de este procedimiento.

Josй Carlos Erdozain
Panelista Presidente

Montiano Monteagudo
Panelista

Бngel Garcнa Vidal
Panelista

Fecha: 1 de octubre de 2004