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Centre d'arbitrage et de mйdiation de l'OMPI

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

SOPAL society contre PACKALPHA

Litige n° D2004-0568

1. Les parties

Le requйrant est SOPAL society, M. Dominique Durand, Dax, France, reprйsentй par Fidal Law Society, France.

Le dйfendeur est PACKALPHA, Annezin Lez Bethune, France.

2. Nom de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <sopal.com>.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine est enregistrй est Melbourne IT trading as Internet Name Worldwide.

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par SOPAL society auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 29 juillet 2004.

En date du 30 juillet 2004, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Melbourne IT trading as Internet Name Worldwide, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du2 aoыt 2004.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 10 aoыt 2004, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 30 aoыt 2004. Le dйfendeur n’a fait parvenir aucune rйponse. En date du 2 septembre 2004, le Centre notifiait le dйfaut du dйfendeur.

En date du 17 septembre 2004, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert-unique Martine Dehaut. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

Langue de la procйdure

Comme le lui autorise le paragraphe 11.a) des Rиgles d’application, la Commission administrative rend la prйsente dйcision en franзais.

L’adoption du franзais comme langue de procйdure a йtй expressйment demandйe par le Requйrant. Le Dйfendeur ne l’a pas contestйe. L’adoption du franзais comme langue de procйdure est parfaitement justifiйe dиs lors que les parties sont йtablies en France.

4. Les faits

Les faits dйtaillйs ci-aprиs ont dыment йtй йtablis par le Requйrant.

Le Requйrant, la sociйtй franзaise SOPAL, est immatriculй au Registre du Commerce et des Sociйtйs de Dax sous le numйro 312 757 347.

La sociйtй SOPAL est une des principales filiales du groupe GASCOGNE, et exerce ses activitйs plus particuliиrement dans le domaine de l’emballage souple. D’autres sociйtйs du groupe reprennent le terme SOPAL dans leur dйnomination sociale, concrиtement SOPAL BV aux Pays-Bas, SOPAL PANOVAL en Suisse, SOPAL PKL en Allemagne.

Le terme SOPAL n’a pas fait l’objet de dйpфt а titre de marque.

Le Dйfendeur, la sociйtй Packalpha, exerce йgalement ses activitйs dans le domaine de l’emballage. Cette sociйtй annonзait sa prйsence, sur son site Internet “www.packalpha.com”, а un salon de l’emballage devant se tenir en France, а Paris-Nord Villepinte, en 2002.

Le Requйrant a demandй le transfert du nom de domaine <sopal.com> а son profit.

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant invoque les droits suivants а l’appui de sa plainte :

- Un droit sur sa dйnomination sociale SOPAL, adoptйe depuis de nombreuses annйes;

- Un droit sur le nom commercial SOPAL, sous lequel il exerce ses activitйs, et jouit d’une notoriйtй dans son secteur d’activitйs auprиs de ses 2.000 clients, rйpartis dans pas moins de 70 pays;

- Un droit sur la marque non enregistrйe SOPAL, pour dйsigner ses activitйs d’emballage souple.

Le Requйrant considиre que le nom de domaine <sopal.com> est identique aux droits susmentionnйs, et que le Dйfendeur n’a aucun intйrкt lйgitime au dйpфt et а l’usage de ce nom de domaine, qui ne correspond а aucune de ses marques.

Enfin, le Requйrant estime que les йlйments et circonstances suivants prouvent la mauvaise foi du Dйfendeur :

- Le nom de domaine litigieux a йtй enregistrй en 2000, sans avoir йtй exploitй depuis;

- Le Dйfendeur a enregistrй le nom de domaine <sopal.com> alors qu’il ne pouvait ignorer l’existence, et la notoriйtй, du Requйrant;

- Le Dйfendeur a proposй au Requйrant de lui revendre le nom de domaine litigieux, en indiquant avoir reзu une offre d’une sociйtй tunisienne pour un montant de 10.000 euros.

Le Requйrant joint un certain nombre de documents а sa plainte, а savoir, principalement :

- Un organigramme du Groupe Gascogne mentionnant plusieurs sociйtйs SOPAL;

- Un document intitulй “2002 - Chiffres clйs du groupe”, dans lequel on peut notamment lire “La filiale suisse Sopal Panoval (…) a connu un exercice conforme aux prйvisions”, “la filiale allemande Sopal PKL est devenue bйnйficiaire en six moins d’exploitation”, “Lors du salon LabelExpo а Bruxelles (…) Sopal et Sopal Panoval ont prйsentй leurs plus rйcentes innovations”, “en quelques annйes Sopal est devenu l’un des grands spйcialistes des papiers protecteurs siliconйs”, ou encore “Sopal a toujours eu la volontй de dйvelopper ses produits dans des domaines d’application multiples”;

- Un extrait du site Internet du Groupe Gascogne, imprimй en juillet 2004, mentionnant en particulier que “Le Groupe Gascogne йtait prйsent au salon de l’emballage (…). Les sociйtйs filiales du Groupe : papeteries de Gascogne, Gascogne Emballage, Sopal, Cenpac et leurs activitйs y йtaient reprйsentйes”.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a pas rйpondu а la plainte.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requйrant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont rйunies cumulativement :

- Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prкter а confusion, а une marque de produits ou de services sur laquelle le Requйrant a des droits,

- Le Dйfendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y attache,

- Le nom de domaine est enregistrй et utilisй de mauvaise foi.

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, rappelй ci-dessus, impose que le nom de domaine litigieux soit identique ou similaire а “une marque de produits ou de services” dйtenue par le Requйrant.

Il rйsulte d’une application littйrale des Principes directeurs que seuls les droits de marque - enregistrйs ou non- peuvent кtre invoquйs а l’appui d’une plainte dйposйe auprиs du Centre d’Arbitrage et de Mйdiation de l’OMPI.

Certes, il est vrai que la question de l’extension de la procйdure а d’autres signes distinctifs, tels que les noms commerciaux ou les dйnominations sociales qui ne sont pas dйjа protйgйs en tant que marques, a йtй longuement dйbattue, mais cette possibilitй est aujourd’hui exclue.

En effet, bien que des signes distinctifs autres que les marques soient eux aussi susceptibles d’кtre usurpйs а titre de nom de domaine par des tiers, il a nйanmoins йtй dйcidй de ne pas les inclure, pour l’instant, dans la procйdure UDRP, en raison principalement de la disparitй des conditions de protection desdits signes - noms commerciaux et dйnominations sociales - au niveau international.

A cet йgard, nous renvoyons les parties au Rapport concernant le deuxiиme processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet du 3 janvier 2001, et au rapport consйcutif de la session spйciale du Comitй permanent du droit des marques, des dessins et modиles industriels et des indications gйographiques , tenue а Genиve du 21 au 24 mai 2002.

Plusieurs dйcisions ont йgalement constatй l’impossibilitй de fonder une plainte sur la seule base d’un nom commercial ou d’une dйnomination sociale. Peuvent кtre notamment mentionnйes les affaires D2000-1019, Music United.com v. J. Nauta, D2001-0507 Sintef v. Sintef.com, et D2001-0744, University of Konstanz v. uni-konstanz.com.

Dans ces conditions, prйalablement а toute comparaison des signes, la Commission administrative doit dйterminer si le Requйrant dispose d’un droit de marque sur le terme SOPAL.

La dйnomination sociale et le nom commercial SOPAL, invoquйs notamment comme fondements de la plainte, ne peuvent кtre pris en compte en tant que tels pour les motifs exposйs ci-dessus. Les arguments du Requйrant tirйs de la protection en France des dйnominations sociales et noms commerciaux par l’article L 711.4 du Code de la Propriйtй Intellectuelle sont donc inopйrants.

En l’absence de dйpфt ou d’enregistrement de marque portant sur le signe SOPAL, le Requйrant a йgalement invoquй, а l’appui de sa plainte, un droit sur la marque SOPAL non enregistrйe, en se rйfйrant dans sa plainte а l’expression “common law brand”.

L’acquisition du droit sur la marque par l’usage, auquel se rйfиre le Requйrant par la mention de “common law brand”, est limitйe а certaines juridictions de droit anglo-saxon. A cet йgard, la Commission note que le Requйrant n’a pas prйcisй le ou les territoires dans lesquels il aurait acquis un droit de “common law” sur la marque SOPAL.

Par ailleurs, s’il est vrai que certaines dйcisions, invoquйes par le Requйrant, reconnaissent la lйgitimitй de plaintes fondйes sur un nom patronymique cйlиbre, c’est uniquement aprиs avoir constatй que lesdits noms patronymiques donnaient йgalement naissance а un droit de marque de common law.

En France, si l’on excepte le cas particulier des marques dites “notoires”, protйgйes au titre de l’Article 6bis de la Convention d’Union de Paris, le droit de marque s’acquiиre exclusivement par l’enregistrement. Le Requйrant n’a pas joint а sa plainte de documents susceptibles de prouver une йventuelle notoriйtй de la marque SOPAL.

Au surplus, force est de constater que les nombreux documents joints par le Requйrant а sa plainte ne prouvent pas un usage du signe SOPAL а titre de marque, mais exclusivement а titre de nom commercial ou de dйnomination sociale.

En effet, le Requйrant n’a pas apportй de documents propres а montrer que le signe SOPAL est utilisй comme marque sur certains de ses produits, comme il est affirmй dans la plainte. Au contraire, au vu des documents dont dispose la Commission administrative, et dont quelques extraits ont йtй citйs ci-dessus, la sociйtй SOPAL exerce ses activitйs sous la dйnomination SOPAL, sans dйsigner directement sous ce nom les produits qu’elle commercialise. L’individualisation du Requйrant, aux yeux de sa clientиle et des tiers, sous le nom SOPAL, caractйrise un usage de ce terme а titre de nom commercial.

L’existence d’un droit de marque йtant une condition sine qua non de l’application des Principes Directeurs, la Commission administrative ne peut que rejeter la plainte, sans qu’il soit nйcessaire de comparer les signes, de s’exprimer sur l’absence d’intйrкt lйgitime du Dйfendeur, ou d’йvaluer son йventuelle mauvaise foi.

La Commission ajoute que les questions de ce dossier seraient mieux abordйes devant un tribunal franзais.

7. Dйcision

Pour les motifs exposйs ci-dessus, et en application du Paragraphe 4(i) des Principes directeurs, et du Paragraphe 15 des Rиgles d’application, la Commission administrative rejette la plainte.

Martine Dehaut
Expert Unique

Le 30 septembre 2004