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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Metro de Madrid, S.A. v. Javier Palomares

Caso No. D2004-0767

1. Las Partes

La Demandante es Metro de Madrid, S.A., Madrid, Espaсa, representada por Helena Fernбndez Gonzбlez, Madrid, Espaсa.

El Demandado es Javier Palomares, con domicilio en Madrid, Espaсa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <metrosur.com>, registrado el 25 de julio de 1999.

El registrador del citado nombre de dominio es Network Solutions, LLC.

3. Iter Procedimental

La demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 23 de septiembre de 2004. El mismo dнa, el Centro enviу a Network Solutions, LLC via correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 24 de septiembre de 2004, Network Solutions, LLC enviу al Centro, via correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como titular del registro, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 4 de octubre de 2004. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 24 de octubre de 2004. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 24 de octubre de 2004.

El Centro nombrу a Antonia Ruiz Lуpez como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 4 de noviembre de 2004, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto Ъnico (en adelante “Panel”) considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Ambas partes en el procedimiento se han dirigido al Centro en espaсol, son de nacionalidad espaсola y tienen su domicilio en Espaсa, por lo que este Panel considera procedente que el espaсol sea el idioma del presente procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los hechos no controvertidos se resumen a continuaciуn:

La Demandante es una sociedad espaсola, con domicilio social en Madrid, cuya principal actividad consiste en la gestiуn del ferrocarril metropolitano de la Comunidad Autуnoma de Madrid. Dicha sociedad es titular de numerosos registros espaсoles de la marca METROSUR, cuya prioridad se remonta al 30 de septiembre de 1998, para distinguir productos y servicios de todas las clases del Nomenclбtor Internacional.

La marca METROSUR se corresponde con el nombre dado, desde la йpoca en que se proyectу, a la gestiуn del servicio de transporte pъblico de metro en la zona Sur de la Comunidad de Madrid, proyecto que fue objeto de noticia en la prensa nacional desde 1998 (“El Paнs”, 29 de septiembre de 1998).

El Demandado registrу el nombre de dominio <metrosur.com> el 25 de julio de 1999 y lo ha utilizado para una pбgina web cuyo contenido ha cambiado en los ъltimos meses.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- que goza del derecho exclusivo sobre la denominaciуn METROSUR, por ser la titular de registros espaсoles de marca, nombre comercial y rуtulo, todos ellos consistentes en dicha denominaciуn e identificados en anexo 3;

- que dicha marca es notoria y renombrada a nivel nacional;

- que el Demandado conocнa perfectamente la marca METROSUR, por haber tenido su domicilio en Getafe, zona de influencia del transporte asн llamado;

- que el Demandado no tiene ningъn interйs legнtimo o derecho en relaciуn con la denominaciуn “Metrosur” y que con su registro como nombre de dominio solo pretendнa aprovecharse de la notoriedad de la marca, por lo que fue registrado y se ha utilizado de mala fe; y

- que, por tanto, solicita que dicho nombre de dominio le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado ha contestado como se resume a continuaciуn:

- que <metrosur.com> es un dominio dedicado gratuitamente y por iniciativa propia a un centro comercial de San Salvador llamado Metrosur, por lo que su registro y uso no lo ha sido de mala fe;

- que las noticias que aludнan en 1998 al Metrosur no eran oficiales y que dicha denominaciуn era provisional;

- que el contenido de su web al que alude la Demandante sуlo estuvo un mes online y que ello se debiу a una casualidad que coincidiу con sus vacaciones; y

- que mбs de la mitad de las marcas de la Demandante fueron concedidas despuйs del 25 de julio de 1999.

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

El pбrrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Panel la decisiуn de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la Polнtica y en el propio Reglamento, y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comъn nacionalidad y domicilio espaсoles de Demandante y Demandado, son de especial atingencia, junto con las reglas de la Polнtica, las leyes y los principios del Derecho nacional espaсol.

6.2. Examen de los presupuestos para la estimaciуn de la Demanda contenidos en el pбrrafo 4.a) de la Polнtica

Segъn el pбrrafo 4.a) de la Polнtica, un nombre de dominio podrб ser transferido sуlo cuando la Demandante haya probado la concurrencia de los siguientes requisitos:

(i) que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea idйntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusiуn con una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tenga derechos;

(ii) que el Demandado carezca de derecho o interйs legнtimo en relaciуn con el nombre de dominio; y

(iii) que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

La citada norma aсade que el Demandante deberб probar que se cumplen tales requisitos.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El Panel considera fuera de toda duda que existe identidad entre la marca METROSUR de la Demandante y el nombre de dominio del Demandado ya que la partнcula “com” carece de relevancia para la aplicaciуn de la Polнtica, pбrrafo 4.a)(i).

B. Derechos o intereses legнtimos

De acuerdo con el pбrrafo 4.c) de la Polнtica, el Demandado puede demostrar que ostenta derechos o legнtimos intereses sobre el nombre de dominio, probando que se dan, entre otras, determinadas circunstancias posibles.

Numerosas decisiones anteriores de la OMPI han considerado que, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que йste haya acreditado la falta de derechos o intereses legнtimos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses legнtimos.

El Demandado no ha formulado ninguna alegaciуn ni ha aportado prueba alguna que permita concluir que existe algъn vнnculo entre el nombre de dominio controvertido y sus actividades, tampoco ha aludido a algъn posible derecho o interйs legнtimo, por lo que no es menester entrar en mayores consideraciones para dar por cumplido este segundo requisito de la Polнtica, pбrrafo 4.a)(ii).

Cabe advertir que, al contestar a la demanda, el Demandado ha reconocido la existencia de las marcas del Demandante, aunque solo sea para indicar que mбs de la mitad de los registros citados en la demanda se concedieron despuйs de que йl registrara el nombre de dominio controvertido. Es decir, admite que existen registros de la marca METROSUR anteriores a dicho nombre de dominio. Esto es lуgico, puesto que la marca ya era, en aquella fecha, notoria en Espaсa y, por tanto, cabe presumir que la conocнa perfectamente. La Recomendaciуn Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protecciуn de las Marcas Notoriamente Conocidas (aprobada en septiembre de 1999 por la Asamblea de la Uniуn de Parнs para la Protecciуn de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI, en la trigйsima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI), en su Artнculo 2, ofrece las pautas para la determinaciуn de si una marca es notoriamente conocida en un Estado miembro; de acuerdo con estas pautas, podemos concluir que en el caso de la marca METROSUR se han acreditado, mediante documentos e informaciуn exhaustiva, los factores pertinentes en el presente caso.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Conforme al pбrrafo 4.b) de la Polнtica, constituyen prueba suficiente del registro y utilizaciуn de mala fe de un nombre de dominio determinadas circunstancias que se enumeran de forma no exhaustiva o limitativa.

En el presente caso, la Demandante ha aportado abundantes pruebas que acreditan que la marca METROSUR era ya muy conocida por la mayorнa de los madrileсos en la йpoca anterior al registro del nombre de dominio; entre dichas pruebas destacan artнculos, anunciando ya en 1998 el proyecto METROSUR, en “El Paнs” y en “El Mundo”.

Obviamente, la Demandante no concediу ninguna licencia o autorizaciуn al Demandado para usar dicha marca o para registrarla como nombre de dominio.

Por otra parte, llama la atenciуn el hecho de que el Demandado haya ocultado en todo momento su segundo apellido, lo que ha sido tambiйn valorado negativamente en otras decisiones de OMPI (ejemplo: Caso No. D2000-0768, Metro de Madrid, S.A. v. D. Ignacio Allende Fernбndez).

El Panel estб persuadido de que, en realidad, el Demandado sуlo pretendнa beneficiarse de algъn modo y de forma ilegнtima con tal registro; en todo caso, el Demandado era consciente de que con la adopciуn del mismo impedнa el registro a su legнtimo dueсo. Por tanto, los diversos usos indebidos que se han realizado del repetido nombre de dominio tan sуlo podнan perjudicar al titular de la marca, creando en los usuarios de METROSUR, cuanto menos, inquietud o confusiуn, con mensajes tales como “sin miedo, no hay misericordia”, todo lo cual evidencia una clara mala fe.

El hecho de que actualmente el Demandado haya dejado de usar el nombre de dominio, como ha quedado acreditado por la Demandante, no le exime de responsabilidad ni enerva las consecuencias que acarrea tal uso indebido; mбs bien supone un reconocimiento tбcito del Demandado, que ha recurrido a una nueva estratagema cuando ha tenido conocimiento de que se estaba tramitando el presente procedimiento ante la OMPI.

En conclusiуn, es obvio que al ser METROSUR una marca notoria, su registro y uso como nombre de dominio difнcilmente pueden obedecer a una actuaciуn basada en la buena fe del Demandado; recordemos que las marcas notorias gozan de una especial protecciуn, conforme al artнculo 6bis del CUP (Convenio de la Uniуn de Parнs), al artнculo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas (Primera Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1998) y al artнculo 8 de la Ley de Marcas espaсola (Ley 17/2001, de 7 de diciembre de 2001).

Finalmente, tambiйn cabe recordar que el artнculo 4 de la Recomendaciуn Conjunta sobre la Protecciуn de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre signos, en Internet (adoptada por la Asamblea de la Uniуn de Parнs y la Asamblea General de la OMPI durante la trigйsima sexta serie de reuniones del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2001), dice textualmente:

“Artнculo 4

Mala fe

(1) [Mala fe] A los efectos de la aplicaciуn de las presentes disposiciones, se tendrб en cuenta cualquier circunstancia pertinente para determinar si un signo fue usado, o si un derecho fue adquirido, de mala fe.

(2) [Factores] En particular, la autoridad competente deberб considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

(i) si la persona que usу el signo o adquiriу el derecho sobre el signo tenнa conocimiento de la existencia de un derecho sobre un signo idйntico o similar perteneciente a otro, o no podнa razonablemente ignorar la existencia de ese derecho, en el momento en que, por primera vez, la persona haya usado el signo, adquirido el derecho o presentado una solicitud para la adquisiciуn del derecho, cualquiera sea la que haya ocurrido en primer tйrmino; y

(ii) si el uso del signo redundarнa en un aprovechamiento indebido del carбcter distintivo o de la reputaciуn del signo objeto del otro derecho, o lo menoscabarнa injustificadamente.”

Finalmente y remitiйndonos al Derecho espaсol, procede tener en cuenta que tal uso constituye una violaciуn de los derechos derivados del registro de la marca METROSUR; concretamente, la Ley de Marcas espaсola prevй que el titular de la marca podrб prohibir “usar el signo en redes de comunicaciуn telemбticas y como nombre de dominio”. Por otra parte, la Ley espaсola de competencia desleal prescribe:

Artнculo 5

“Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”;

Artнculo 6

“Se considera desleal todo comportamiento que resulte idуneo para crear confusiуn con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.

El riesgo de asociaciуn por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestaciуn es suficiente para fundamentar la deslealtad de una prбctica.”

Artнculo 12

“Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputaciуn industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivo ajenos (...)”

En consecuencia, el Panel considera que la Demandante tambiйn ha cumplido con la carga de probar que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe, tal y como lo requiere la polнtica, pбrrafo 4.a)(iii).

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Panel ordena que el nombre de dominio <metrosur.com> sea transferido al Demandante.

Antonia Ruiz Lуpez

Experto Ъnico

Fecha: 17 de noviembre de 2004