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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Antonio Durбn Piсero v. Disven2003, S.L. y Comercio Electrуnico OJAL, S.L.

Caso No. D2004-0868

1. Las Partes

El Demandante es D. Antonio Durбn Piсero, que actъa en su propio nombre asн como en representaciуn de las mercantiles Franquired, S.L., La Tienda del Espнa, S.L., y Productos de Telecomunicaciones, S.L., con domicilio en Madrid, Espaсa.

Las Demandadas son Disven2003, S.L. y Comercio Electrуnico Ojal S.L., con domicilio en Madrid, Espaсa, y representadas por Lucas Sбenz de Buruaga y Castillo.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <tiendadelespia.com>, <tiendaespia.com>, y <tiendaespia.net>.

El registrador de los citados nombres de dominio es Network Solutions, LLC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 21 de octubre de 2004.

El 21 de octubre de 2004, el Centro enviу a Network Solutions, LLC, via correo electrуnico, una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con los nombres de dominio en cuestiуn. El 22 de octubre de 2004, Network Solutions, LLC enviу al Centro su respuesta, via correo electrуnico, , confirmando que Disven2003, S.L. figura como registrante de los nombres de dominio <tiendadelespia.com> y <tiendaespia.net>, y que Comercio Electrуnico OJAL S.L. figura como registrante del nombre de dominio <tiendaespia.com>, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, tйcnico y de facturaciуn.

En respuesta a una notificaciуn del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentу una modificaciуn a la Demanda el 3 de noviembre de 2004. En su subsanaciуn a la Demanda, el Demandante indicу que, teniendo en cuenta la presentaciуn de las paginas web y los datos suministrados a Network Solutions, Disven2003, S.L. y Comercio Electrуnico OJAL, S.L. son empresas conectadas.

El Centro verificу que la Demanda junto con la modificaciуn a la Demanda cumplнan los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda a las Demandadas, dando comienzo al procedimiento el 8 de noviembre de 2004. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 28 de noviembre de 2004. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fuй presentado ante el Centro el 26 de noviembre de 2004.

El Centro nombrу a Mario Sol Muntaсola como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 13 de diciembre de 2004, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar apoyados por documentos no impugnados o por ser afirmaciones de hecho no cuestionadas:

El Demandante es titular de una marca nacional espaсola mixta, compuesta por la denominaciуn “La Tienda del Espia” mбs un grбfico. Esta marca la tiene registrada en diversas clases, entre ellas la clase correspondiente a los productos que comercializa, tanto en su local comercial como a travйs de Internet.

Concretamente, la marca estб registrada en las clases 9, 16 y 35, todas ellas solicitadas y registradas con mucha anterioridad al registro de los nombres de dominio en cuestiуn por las Demandadas.

La marca del Demandante es utilizada para identificar y distinguir los productos comercializados por las mercantiles que aquйl representa. Tal explotaciуn se lleva a cabo tambiйn por medio de Internet, a travйs de un sitio web cuya direcciуn electrуnica se corresponde con la denominaciуn “latiendadelespia”. Asimismo, la denominaciуn social de una de las referidas mercantiles (“La Tienda del Espia, S.L.”) coincide igualmente con la denominaciуn de la marca.

Los nombres de dominio <tiendadelespia.com> y <tiendaespia.com> fueron registrados el 28 de marzo de 2000. El nombre de dominio <tiendaespia.net> fue registrado el dнa 3 de abril de 2000.

A la vista de la informaciуn presentada por el Demandante relativo a la conexiуn entre las sociedades Disven2003, S.L. y Comercio Electrуnico OJAL, S.L., el Experto considera que estб justificado que se haya presentado la Demanda contra ambas entidades demandadas.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante afirma que los nombres de dominio de las Demandadas son idйnticos a su marca y que existe riesgo de confusiуn entre la marca y los nombres de dominio en disputa. Afirma tambiйn que las Demandadas carecen de derechos o intereses legнtimos sobre los nombres de dominio y que los ha registrado y usado de mala fe, con el fin de aprovecharse con бnimo de lucro del conocimiento pъblico del que goza su marca.

Asimismo, manifiesta el Demandante haber recibido de las Demandadas una oferta de venta de los nombres de dominio por importe de 12.000 €, si bien, no aporta elemento o indicio probatorio alguno.

Solicita la transferencia de los nombres de dominio a su favor.

B. Demandadas

Por su parte, las Demandadas reconocen los derechos de marca del Demandante, pero alega que los tйrminos “tienda” y “espнa” son genйricos y descriptivos y que, sin la adiciуn de los elementos grбficos que componen la marca, dichos tйrminos no tienen el carбcter distintivo suficiente para ejercer las funciones propias de toda marca.

Sostiene que utiliza los nombres de dominio en cuestiуn para la presencia en Internet de su negocio de venta de productos de espionaje, de manera legнtima y legal. Asimismo, manifiesta que en ningъn momento se ha puesto en contacto con el Demandante para ofertar la venta de los nombres de dominio, ni ha sido probada por el Demandante ninguna otra circunstancia acreditativa de su mala fe.

Cabe notar que el representante de las Demandadas no mentiona la conexiуn entre ambas sociedades que alega el Demandante.

6. Debate y conclusiones

A la vista de las diversas alegaciones y pruebas aportadas por las partes, y con base en lo establecido en la Polнtica, el Reglamento y el Reglamento Adicional, asн como en el derecho sustantivo aplicable, el Panel obtiene las siguientes conclusiones:

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

En primer lugar, hay que recordar que no es el objeto de este procedimiento plantearse la eventual falta de distintividad de la marca registrada del Demandante, ni corresponde a esta sede cuestionarse la hipotйtica nulidad de la misma. En ese sentido, acreditados los derechos de marca en los que el Demandado basa su demanda, reconocidos incluso por las Demandadas, no cabe atender las disquisiciones que йsta efectъa sobre el carбcter genйrico y descriptivo de los tйrminos que componen la marca, ni las pretendidas consecuencias que de ello se desprenden.

En esa misma lнnea de razonamiento, resulta indiscutible que a la hora de reflejar una marca en Internet como nombre de dominio –por evidentes razones tйcnicas, al menos por el momento– sуlo cabe considerar su parte denominativa, de manera que la comparaciуn que nos ocupa debe efectuarse necesariamente, en este caso, en relaciуn con la denominaciуn “La Tienda del Espia”.

Efectuadas tales salvedades, debe concluirse que los nombres de dominio registrados por las Demandadas son confundiblemente similares a la marca registrada del Demandante, en los tйrminos del pбrrafo 4.a.(i) de la Polнtica. Las diferencias entre unos y otra se reducen simplemente a la no inclusiуn en los nombres de dominio del artнculo “la”, que figura al inicio de la denominaciуn, asн como de la contracciуn “del” que separa los dos tйrminos que componen la marca. Estas mнnimas diferencias no impiden que se produzca una impresiуn de coincidencia entre los nombres de dominio y la marca, reforzada ademбs por la gran similitud de los productos ofrecidos a travйs de dichos signos.

Igualmente resulta irrelevante a los efectos de la similitud analizada la adiciуn del sufijo ‘.com’ o ‘.net’, como es criterio reiterado por decisiones anteriores. En consecuencia, el Panel entiende que se cumple el requisito previsto en el pбrrafo 4.a.(i) de la Polнtica.

B. Derechos o intereses legнtimos

Las Demandadas sostienen que desde la fecha del registro de los nombres de dominio viene llevando a cabo a travйs de los mismos la comercializaciуn de sus productos y servicios en Internet, lo cual pretende poner en relaciуn con lo previsto en el pбrrafo 4.c. de la Polнtica, al efecto de considerar con ello suficientemente probado que dispone de derechos e intereses legнtimos sobre los nombres de dominio.

No obstante, para que la referida circunstancia pueda considerarse prueba de derecho alguno, deberб tratarse de una utilizaciуn de los nombres de dominio en relaciуn con “una oferta de buena fe de productos o servicios” –punto i)–, o “sin intenciуn de desviar a los consumidores de manera equнvoca [y] con бnimo de lucro” –punto iii)–.

Esto nos conduce necesariamente al examen del tercero de los requisitos –objeto del subapartado siguiente–, tras el cual este Panel concluye, como veremos, que el uso de los nombres de dominio en cuestiуn por las Demandadas responde a la intenciуn de atraer usuarios hacia su propio sitio web, con бnimo de lucro, aprovechбndose precisamente del conocimiento del que goza la marca del Demandante entre el pъblico del sector. Esta circunstancia, ademбs de ser muestra de que los nombres de dominio han sido registrados y usados de mala fe, impide tambiйn la posibilidad de fundamentar en tal utilizaciуn, como hacen las Demandadas, la existencia de derechos o intereses legнtimos por su parte sobre los nombres de dominio reivindicados.

Ninguna otra de las circunstancias que rodean este caso, puestas de manifiesto por las partes, o de las que ha podido tener conocimiento este Panel, permite suponer que las Demandadas ostenten derecho o interйs legнtimo alguno sobre los nombres de dominio en cuestiуn, de manera que se entiende cumplido el requisito previsto en el pбrrafo 4.a.(ii) de la Polнtica.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El pбrrafo 4.b de la Polнtica establece que, a los efectos del cumplimiento del tercero de los requisitos previstos en la misma, constituirб prueba del registro y utilizaciуn de mala fe de un nombre de dominio la constataciуn de la presencia de cualquiera de las circunstancias que expresamente se contemplan, sin perjuicio de cualquier otra que pueda ser considerada como prueba de este hecho.

Entre dichas circunstancias se seсalan aquellas que indiquen que el nombre de dominio ha sido registrado fundamentalmente con la intenciуn de venderlo, alquilarlo o cederlo de otra forma al titular de la marca en conflicto, por un valor superior al de los costes directamente relacionados con el nombre de dominio. Al respecto, si bien el Demandante ha manifestado haber recibido de las Demandadas una oferta de venta por importe de 12.000 euros, lo cierto es que no se ha aportado prueba alguna acerca de la realidad de dicha oferta, cuya existencia ha sido negada por las Demandadas.

Sн ha quedado probado, en cambio, que la intenciуn de las Demandadas al utilizar los nombres de dominio en cuestiуn para direccionar al sitio web a travйs del cual comercializa sus productos es la de atraer usuarios con бnimo de lucro, aprovechбndose del conocimiento que goza la marca del Demandante entre el pъblico del sector, y con el riesgo implнcito a su conducta de que exista confusiуn con la marca.

En ese sentido, debe tenerse en cuenta la gran similitud que existe entre el tipo de productos que comercializan ambas partes, dirigidos a un mismo grupo de destinatarios y a un pъblico muy especнfico. Se trata, ademбs, de un sector de dimensiуn reducida, en el cual los competidores que participan en el mismo se conocen perfectamente, de manera que no puede considerarse como fruto de la casualidad el hecho que las Demandadas hayan optado por utilizar una denominaciуn tan claramente asociada a uno de sus competidores e identificativa de sus productos, y que es incluso usada para la comercializaciуn de los mismos a travйs de la red.

Tales circunstancias llevan a descartar que el registro de los nombres de dominio pueda obedecer a otra causa que no sea la de atraer hacia su propia web a aquellos usuarios que con base en el conocimiento de la marca del Demandante puedan acceder al mismo, con el riesgo de que se genere confusiуn entre los usuarios acerca de quien estб realmente detrбs del sitio web y de los productos ofrecidos por йste. El consiguiente incremento de visitantes de su pбgina que consigue con ello, y por tanto, de potenciales clientes de sus productos, obtenidos de manera ilegнtima, no deja lugar a dudas acerca del бnimo de lucro que preside la conducta de las Demandadas.

Esta conclusiуn se ve reforzada tambiйn por la forma en la que las Demandadas hacen uso de dos de los tres nombres de dominio en cuestiуn, que utiliza simplemente como medio para redireccionar a su web, accesible a travйs de la direcciуn electrуnica <portalespia.com>, y mediante la cual las Demandadas vienen comercializando una gama de productos muy similar a la ofrecida por el Demandante.

De hecho, las Demandadas ъnicamente justifican la elecciуn de la denominaciуn reivindicada por lo que afirma ser su carбcter descriptivo de la actividad que realiza. Sin embargo, sin entrar a valorar esta cuestiуn, olvidan las Demandadas que se trata de una marca registrada por un competidor con mucha anterioridad a su registro de los nombres de dominio, que otorga al Demandante derechos exclusivos para la utilizaciуn de tal denominaciуn, incluyendo el derecho a reflejar la marca en las actividades realizadas a travйs de Internet.

En definitiva, de acuerdo con el pбrrafo 4.b.(iv) de la Polнtica, acreditada la intenciуn de las Demandadas de atraer usuarios a su web, con бnimo de lucro, y de forma ilegнtima, queda probado que los nombres de dominio han sido registrados y son usados de mala fe, de manera que tambiйn se cumple en este caso el requisito previsto en el pбrrafo 4.a.(iii) de la Polнtica.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Panel ordena que los nombres de dominio <tiendadelespia.com>, <tiendaespia.com> y <tiendaespia.net> sean transferidos al Demandante.

Mario Sol Muntaсola
Panelista Ъnico

Fecha: 4 de enero de 2005