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Centro de Arbitragem e Mediaзгo da OMPI

DECISГO DO PAINEL DE ESPECIALISTAS

Nasamotor - Veнculos e Peзas, Lda. v. Albertino Cancudaza

Demanda Nє D2004-0885

1. As Partes

O Reclamante й Nasamotor - Veнculos e Peзas, Ltda., com sede em Porto, Portugal, representada neste procedimento por seu advogado Miguel Pupo Correia, Lisboa, Portugal.

O Reclamado й Albertino Cancudaza, a/c Network Solutions, L.L.C., com sede em Herndon, VA, Estados Unidos.

2. O Nome de Domнnio e o Registrador

O nome de domнnio й <nasamotor.com>, registrado com Network Solutions, L.L.C.

3. Histуrico do Procedimento

A reclamaзгo foi apresentada por Nasamotor – Veнculos e Peзas, Lda. em 25 de outubro de 2004, em via impressa.

Em 3 de novembro de 2004, o Reclamante foi intimado para cumprir irregularidade na Reclamaзгo, a fim de apresentar a Reclamaзгo em formato eletrфnico ao Centro de Mediaзгo e Arbitragem da OMPI, o que foi cumprido em 8 de novembro de 2004.

Este Centro verificou que a reclamaзгo atende aos requisitos formais, ou seja, Parбgrafo 4(a) do Regulamento (o “Regulamento”) da Polнtica Uniforme de Soluзгo de Disputas Relativas a Nomes de Domнnio e Regulamento Suplementar para a Polнtica Uniforme de Soluзгo de Disputas Relativas a Nomes de Domнnio (a “Polнtica”). O Reclamante efetuou pagamento da quantia devida ao Centro.

Em 9 de novembro de 2004, o Reclamado foi intimado e deu-se inнcio ao procedimento administrativo.

Em 30 de novembro de 2004, o Reclamado foi notificado sobre o seu inadimplemento, jб que nгo respondeu а Reclamaзгo dentro do prazo.

Em 14 de dezembro de 2004, deu-se a intimaзгo da nomeaзгo do Painel de Especialistas, formado por um sу membro, que aceitou sua nomeaзгo, assinando sua Declaraзгo de Imparcialidade e Independкncia.

Em 5 de janeiro de 2005, o Reclamado contatou o Centro, alegando nгo ter recebido qualquer comunicaзгo de que seu nome de domнnio era objeto de uma disputa e que somente tomou conhecimento deste fato em 28 de dezembro de 2004, atravйs da Network Solutions. Nesta mesma data, a Network Solutions enviou e-mail ao Centro, reconhecendo que havia fornecido а OMPI o endereзo genйrico de contato do Reclamado, e nгo seu endereзo privado, o que nгo permitiu que ele recebesse a Reclamaзгo.

Diante destes fatos, em 11 de janeiro de 2005 o Painel de Especialistas emitiu uma ordem, concedendo ao Reclamado um prazo para apresentaзгo de sua contestaзгo, com tйrmino em 31 de janeiro de 2005, ficando o prazo para apresentaзгo da decisгo pelo Painel de Especialistas adiado para 14 de fevereiro de 2005.

4. Questхes de Fato

O Reclamante й Nasamotor – Veнculos e Peзas, Lda., sociedade portuguesa constituнda em 17 de setembro de 1996, dedicada а importaзгo, exportaзгo e comйrcio de automуveis, suas peзas e acessуrios e respectiva indъstria de reparaзгo.

O Reclamante й titular do nome de domнnio <nasamotor.pt>, registrado em 13 de marзo de 2000.

O Reclamante alega que, desde sua constituiзгo, vem usando amplamente e habitualmente o nome “NASAMOTOR” para identificar os seus serviзos, tendo investido significativos recursos e esforзos na promoзгo da marca “NASAMOTOR”, embora sу tenha solicitado o registro desse nome como marca em 15 de outubro de 2004.

O Reclamado й Albertino Cancudaza, a/c de Network Solutions, L.L.C., com endereзo em Herndon, VA, Estados Unidos.

O Nome de Domнnio foi registrado por Ana Alves, com endereзo em Gaia, Portugal, em 06 de novembro de 2003. Posteriormente, o Nome de Domнnio foi transferido ao Reclamado.

5. Alegaзхes das Partes

A. Reclamante

O Reclamante alega que o elemento fundamental do Nome de Domнnio (a palavra “nasamotor”) й idкntico а sua marca de serviзos, ao seu nome comercial ao seu nome de domнnio <nasamotor.pt>, registrado anteriormente, em 13 de marзo de 2000.

O Reclamante alega que tem usado ampla e habitualmente o nome “NASAMOTOR” como marca, para identificar e fazer publicidade de seus serviзos, tendo investido significativos recursos, esforзos e dinheiro na promoзгo da marca “NASAMOTOR” ao longo de oito anos, atravйs de anъncios na imprensa e outros meios publicitбrios, em papel timbrado e em materiais promocionais dos seus negуcios.

O Reclamante ressalta que, apesar de a marca “NASAMOTOR” nгo se encontrar ainda registrada, ele tem direitos sobre ela devido ao uso continuado, conforme previsto pelo direito portuguкs. Ademais, o fato de ter requerido o registro da marca “NASAMOTOR” recentemente conferiria ao Reclamante uma proteзгo provisуria sobre esse sinal.

O Reclamante alega que vendeu а Ana Alves (primeiro titular do Nome de Domнnio) um automуvel “Mercedes-Benz” em junho de 2003 e, alguns dias apуs a entrega do veнculo, a compradora retornou ao Reclamante porque o veнculo apresentou problemas, mas estes teriam sido prontamente sanados.

O Reclamante alega que, alguns meses apуs o fato acima descrito, Ana Alves comunicou ao Reclamante que abrira um sнtio na internet - “www.nasamotor.com” - onde relatava as divergкncias entre ela e o Reclamante.

O Reclamante alega que esse sнtio exibe, com destaque, a marca “NASAMOTOR”, a marca “MERCEDES-BENZ” e respectivo logotipo e foto da fachada do stand de vendas do Reclamante. Quanto ao conteъdo, o sнtio narra as desavenзas ocorridas entre o Reclamante e a Sra. Ana Alves e faz afirmaзхes atentatуrias а reputaзгo do Reclamante. Porйm, mesmo apуs a transferкncia do domнnio da Sra. Ana Alves para o Reclamado, o referido sнtio continuou a exibir o mesmo conteъdo. Com base nesses fatos, o Reclamante conclui que o Reclamado nгo tem qualquer direito ou interesse legнtimo sobre a expressгo “NASAMOTOR”.

O Reclamante alega que o Reclamado nunca usou o Nome de Domнnio em relaзгo a uma oferta de boa fй de quaisquer bens ou serviзos, que o Reclamado nгo й comumente conhecido pela expressгo “NASAMOTOR”, que o Reclamado nгo й titular nem usuбrio de nenhuma marca ou nome comercial contendo a expressгo “NASAMOTOR”, exceto o Nome de Domнnio em questгo, nem foi autorizado pelo Reclamante a usar essa marca.

O Reclamante alega, ainda, que o sнtio do Reclamado tem o ъnico objetivo de denegrir a imagem do Reclamante e o uso da marca “NASAMOTOR” na primeira pбgina do sнtio pode confundir e enganar os consumidores. Alйm disso, o uso da terminaзгo “.com” faz presumir uma atividade comercial, o que nгo ocorre, jб que o Nome de Domнnio identifica um sнtio que visa somente fazer crнticas sobre o Reclamante. Diante desses fatos, o Reclamante conclui que o uso por parte do Reclamado й ilegнtimo e de mб fй.

B. Reclamado

O Reclamado apresentou sua contestaзгo dentro do prazo previsto na Ordem do Painel, alegando o que segue.

O Reclamado nгo й fictнcio, mas sim pessoa natural, e seu vнnculo com a Sra. Ana Alves decorre de relaзхes profissionais e de amizade.

O Reclamado contesta a alegaзгo do Reclamante de que o conteъdo do sнtio nгo sofreu alteraзхes apуs a transferкncia da Sra. Ana Alves para o Reclamado, esclarecendo que o sнtio passou a incluir histуrias de terceiros, anбlogas а ocorrida com a Sra. Ana Alves, e que pretende incluir outras tantas.

O Reclamado alega que o objetivo do seu sнtio nгo й prejudicar comercialmente a empresa Nasamotor, mas sim evidenciar vantagens de outros concessionбrios em desfavor da Nasamotor. Quanto а questгo se o conteъdo do sнtio й difamatуrio ou nгo, cabe aos tribunais decidir, diz o Reclamado. Segundo ele, o objetivo do sнtio й simplesmente narrar uma histуria, exercendo a liberdade de expressгo, e que isto nгo constitui crime.

O Reclamado contesta a alegaзгo do Reclamante de que o uso do .com faz presumir que o sнtio tem finalidades comerciais. Segundo ele, a terminaзгo .com й usada para os mais diversos fins e .pt seria a mais adequada ao Reclamante, jб que suas atividades comerciais se restringem ao territуrio portuguкs.

Quanto а alegaзгo do Reclamante de que sua imagem comercial teria sido afetada em face do grande nъmero de visitas recebidas pelo sнtio nasamotor.com, o Reclamado se queixa da falta de provas do declнnio das vendas do Reclamante desde que o sнtio foi criado pelo Reclamado.

Finalmente, o Reclamado alega que o Reclamante nгo comprovou que possui direitos sobre a marca NASAMOTOR, pois nгo possui registro nem mesmo em Portugal, apesar de a empresa jб existir hб mais de 8 anos. Alйm disso, o Reclamado diz nгo ser aplicбvel neste caso o Direito Portuguкs, conforme alegado pelo Reclamante, jб que o nome de domнnio foi registrado e alojado nos Estados Unidos por um cidadгo moзambicano.

6. Anбlise e Conclusхes

Este procedimento administrativo requer a constataзгo de trкs circunstвncias previstas no parбgrafo 4(a) da Polнtica Uniforme de Soluзгo de Disputas:

i) o Nome de Domнnio й igual ou semelhante а marca sobre a qual o Reclamante tem direitos, podendo com ela ser confundido; e

ii) o Reclamado nгo tem direitos ou interesses legнtimos sobre o Nome de Domнnio; e

iii) o Nome de Domнnio foi registrado e estб sendo utilizado de mб fй.

Quanto ao primeiro requisito da Polнtica, verifica-se que o Reclamante nгo й titular de nenhum registro para a marca “NASAMOTOR”, havendo somente requerido seu registro em 15 de outubro de 2004, ou seja, 10 dias antes de dar inнcio а sua Reclamaзгo. Por outro lado, com base nas informaзхes e documentos anexados а Reclamaзгo, verifica-se que o Reclamante vem fazendo uso da expressгo “NASAMOTOR” ora como marca, ora como nome comercial, para identificar suas atividades, e promover os serviзos da empresa, atravйs de publicidade.

O uso contнnuo da expressгo NASAMOTOR como parte do nome comercial do Reclamante, nгo confere a este, em princнpio, o direito de impedir o uso dessa expressгo pelo Reclamado, jб que o item 4(a)(i) se aplica a uma marca sobre a qual o Reclamante teria direitos. Embora quase todas as leis nacionais e a prуpria Convenзгo de Paris (artigo 8є) confiram proteзгo aos nomes comerciais contra tentativas de usurpaзгo, a Polнtica se limita a verificar se o nome de domнnio conflita com marca. Portanto, este Painel se limita a avaliar a questгo sob este prisma.

Analisando as provas apresentadas pelo Reclamante, este Painel verificou que NASAMOTOR tem sido usado nгo sу como parte do nome comercial mas tambйm como marca de serviзo do Reclamante, conforme comprovam os anexos L, N, Q e R.

Alйm disso, o Direito Portuguкs, confere aos titulares de pedidos de registro de marca direitos provisуrios sobre a marca (CPI, artigo 5є). Como o item (i) do parбgrafo 4(a) da Polнtica nгo requer que a marca do Reclamante esteja registrada em seu nome, mas que seja, sim, uma marca sobre a qual o Reclamante tem direitos, este Painel conclui que a condiзгo prevista no item (i) foi cumprida.

Em seguida, cabe analisar se o Reclamado tem direitos ou interesse legнtimo sobre o Nome de Domнnio. Conforme parбgrafo 4(c) da Polнtica, algumas circunstвncias, dentre outras, caracterizariam o legнtimo interesse do Reclamado sobre o Nome de Domнnio, a saber: o Reclamado fez preparativos para utilizaзгo do Nome de Domнnio em relaзгo a uma oferta de boa fй de produtos e serviзos; o Reclamado й usualmente conhecido atravйs do Nome de Domнnio; o Reclamado faz uso legнtimo e nгo comercial do Nome de Domнnio, sem intenзгo de desviar consumidores ou denegrir a marca em questгo.

O Nome de Domнnio visa identificar um sнtio com o ъnico propуsito de fazer crнticas aos serviзos prestados pelo Reclamante. Nгo estб relacionado, assim, com nenhuma oferta de produtos ou serviзos.

O primeiro titular do Nome de Domнnio (Sra. Ana Alves) nгo й senгo uma ex-cliente do Reclamante, insatisfeita com os serviзos prestados por aquele por ocasiгo da compra de um veнculo. O atual titular do Nome de Domнnio, Sr. Albertino Cancudaza (Reclamado), nгo tem nem nunca teve qualquer relaзгo com o Reclamante. Portanto, nem a Sra. Ana Alves nem o Sr. Albertino Cancudaza sгo normalmente conhecidos ou identificados com a expressгo “NASAMOTOR”.

Cabe, ainda, analisar se o Reclamado estб fazendo uso legнtimo e nгo comercial do Nome de Domнnio, sem intenзгo de desviar consumidores com o intuito de lucro ou denegrir a marca..

Conforme bem ressaltado na decisгo OMPI No. D2001-0477, Banque Cantonale de Genиve v. Primatex Group S.A., os sнtios de protestos refletem um interesse legнtimo, baseado no direito que cada cidadгo tem de expressar suas opiniхes. No entanto, esse direito deve ser usufruнdo de forma nгo-abusiva. No presente caso, embora o Reclamado esteja exercendo seu direito de criticar a empresa Nasamotor Veнculos e Peзas, Lda., e nгo esteja fazendo uso comercial do Nome de Domнnio, o conteъdo do sнtio faz duras crнticas visando denegrir a imagem daquela empresa, desestimulando o pъblico a contratar os seus serviзos. Ademais, nгo hб qualquer elemento no Nome de Domнnio que o caracterize como um sнtio dedicado a crнticas. O Reclamado usa a prуpria marca do Reclamante para tal. Assim, o consumidor, ao tentar buscar informaзхes sobre o Reclamante, й inocentemente encaminhado para uma pбgina onde encontra somente crнticas ao Reclamante. Assim sendo, constata-se que hб intenзгo de desviar os consumidores, embora sem intuito de lucro, e, principalmente, a intenзгo de denegrir a marca e a imagem do Reclamante.

Nessas circunstвncias, este Painel acredita que o Reclamado nгo tem direitos ou legнtimo interesse sobre o Nome de Domнnio, conforme requer o item 4(a)(ii) da Polнtica.

Finalmente, cabe verificar se o item 4(a)(iii) da Polнtica estб presente neste caso, ou seja, se o Nome de Domнnio foi registrado e estб sendo usado de mб fй. O referido item 4(b) da Polнtica prevк algumas circunstвncias que podem caracterizar a mб fй por parte do Reclamado. Essas circunstвncias sгo apenas exemplificativas e nгo й necessбrio que todas estejam presentes.

A princнpio, nenhuma das hipуteses previstas no item 4(b) parecem se adequar perfeitamente ao presente caso. A que mais se aproxima й a hipуtese prevista no item (iii), ou seja, quando o nome de domнnio foi registrado com o objetivo de prejudicar os negуcios de um concorrente. No caso do Nome de Domнnio <nasamotor.com>, nгo hб duvida de que o Reclamado, ao registrar o Nome de Domнnio, tinha o objetivo de fazer crнticas severas аs atividades do Reclamante, denegrindo sua imagem perante o pъblico e, conseqьentemente, prejudicando seus negуcios. Contudo, nгo existe uma relaзгo de concorrкncia entre Reclamante e Reclamado, jб que nem o primeiro titular do Nome de Domнnio e criador do sнtio “www.nasamotor.com” (Sra. Ana Alves), nem o atual Reclamante, Sr. Albertino Cancudaza, prestam qualquer serviзo na бrea de veнculos, peзas e acessуrios.

Por outro lado, como jб dito anteriormente, as quatro hipуteses previstas no item 4(b) da Polнtica nгo sгo exaustivas, podendo haver outras hipуteses que caracterizariam mб fй por parte do Reclamado. Assim, embora no caso ora em exame as partes nгo sejam concorrentes entre si, porque nгo atuam no mesmo segmento de mercado, nгo resta dъvida de que o registro teve o objetivo de prejudicar as atividades do Reclamante e que houve mб fй pelo fato de o Reclamado se utilizar da marca “NASAMOTOR”, pertencente ao Reclamante, para atrair internautas para o seu sнtio de protestos contra a empresa Nasamotor Veнculos e Peзas, Lda.. Esse artifнcio foi, de fato, eficaz, pois, segundo o Reclamante, o sнtio em questгo teve cerca de 430 mil pбginas visitadas no perнodo de um ano, um nъmero que pode ser considerado excessivamente alto para um sнtio de protesto.

Outros painйis da OMPI reconheceram a existкncia de mб fй em casos semelhantes, conforme decisхes proferidas nos casos OMPI No. D2001-0477, Banque Cantonale de Genиve v. Primatex Group S.A.,e No. D2003-0372, Delta Air Transport NV (trading as SN Brussels Airlines) v. Theodule De Souza. No entanto, tivesse o Reclamado agregado а marca alguma outra palavra indicativa de que seu sнtio era um sнtio de protesto contra o Reclamante em vez de usar a prуpria marca do Reclamante, talvez nгo se configurasse a mб fй, como nгo o foi no caso OMPI No. D2004-0206, Covance, Inc. and Covance Laboratories Ltd. v. The Covance Campaign, referente ao nome de domнnio “www.covancecampaign.com”, onde o acrйscimo da palavra “campaign” fez a diferenзa.

Com base nas consideraзхes acima, o Painel conclui que o Nome de Domнnio foi registrado e й utilizado de mб fй.

7. Decisгo

Tendo em vista que o Nome de Domнnio й idкntico а marca sobre a qual o Reclamante tem direitos, que o Reclamado nгo tem direitos ou legнtimo interesse em relaзгo ao Nome de Domнnio e que o Nome de Domнnio foi registrado e estб sendo utilizado de mб fй, este Painel decide, de acordo com o Parбgrafo 4(i) da Polнtica e 15 do Regulamento, que o Nome de Domнnio <nasamotor.com> deve ser transferido para o Reclamante.

Peter Dirk Siemsen
Panelista

Data: 14 de fevereiro de 2005