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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Speed-Hobbys S.L. vs. Contrast Records, S.L. / D.Christian Schulze-Frey

Caso No. D2004-0963

1. Las partes

1.1. Demandante: SPEED-HOBBYS S.L., con domicilio social en Madrid, Espaсa, representada por DЄ Ana Carrasco Arellano y D. Juliбn Plaza Garcнa, Audiconsulting, S.A., con domicilio en Madrid, Espaсa.

1.2. Demandado: CONTRAST RECORDS, S.L. y D. CHRISTIAN SCHULZE-FREY, ambos con domicilio en Orba, Null, Espaсa.

2. El Nombre de Dominio y el Registro

2.1. Esta demanda tiene como objeto el nombre de dominio <speed-hobbys.com>.

2.2. La entidad registradora del citado nombre de dominio es Melburne IT, Ltd., con domicilio en Madrid, Espaсa y con domicilio en Melbourne, Australia.

3. Iter procedimental

3.1. Una demanda, de acuerdo con la Polнtica Uniforme de Soluciуn de Controversias en Materia de Nombres de Dominio, en lo sucesivo denominada “Polнtica Uniforme”, adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento adoptado tambiйn por ese Organismo para desarrollo de esa “Polнtica Uniforme”, en lo sucesivo “El Reglamento”, fue presentada ante el Centro de Mediaciуn y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo el “Centro de Arbitraje”, el dнa 15 de Noviembre de 2004 en formato electrуnico, mientras que su presentaciуn en formato papel tenнa lugar el 17 de Noviembre de 2004.

3.2 Con fecha 18 de noviembre de 2004, se enviaba una copia de la demanda a la firma demandada.

3.3 Con fecha 3 de diciembre de 2004, la representaciуn de la demandante solicita al Centro la suspensiуn del procedimiento tras haber recibido la comunicaciуn de la demandada al propio Centro, manifestando su decisiуn de transferir el dominio al demandante

3.4 Con fecha 6 de diciembre de 2004, el Centro notificу a la parte demandante la suspensiуn del procedimiento hasta el siguiente dнa 3 de enero de 2005.

3.5. Con fecha 28 de diciembre de 2004, y al no haberse materializado la transferencia del dominio a favor de la demandante, a pesar de los intentos realizados, la representaciуn de dicha parte solicitу al Centro la renovaciуn del procedimiento.

3.6. Con fecha 29 de diciembre de 2004, el Centro notificу a las partes la renovaciуn del procedimiento fijando el 7 de enero de 2005, como fecha final para que la demandada presentara su escrito de contestaciуn a la demanda.

3.7. Con fecha 12 de enero de 2005, el Centro notificу a las partes que no se habнa recibido la personaciуn ni el escrito de contestaciуn del demandado.

3.8. Con fecha 20 de enero de 2005, el expediente fue trasladado a D. Luis H. de Larramendi, Panelista Ъnico, que lo recibiу en formato papel el dнa 21 de enero de 2005.

3.9. Finalmente, con fecha 22 de enero de 2005, el Centro transmitiу al Panel vнa correo electrуnico copia del escrito presentado el anterior dнa 20 de enero de 2005 por la representaciуn de la parte demandante informando de que el demandado habнa manifestado nuevamente su voluntad de transferir el dominio y que a pesar de ello, dicha transferencia continuaba sin materializarse.

4. Idioma del procedimiento

La parte demandante ha solicitado expresamente que la decisiуn que resuelva este procedimiento sea dictada en espaсol.

Lo cierto es que ha quedado debidamente probado en la documentaciуn acompaсada por la demandante a su escrito de demanda, que las comunicaciones y relaciones habidas entre ambas partes previas a la realizaciуn de este procedimiento se han cursado siempre en espaсol, por lo que este Panel, teniendo en cuenta dicha circunstancia y ademбs la comъn residencia espaсola de ambas partes, ha decidido dictar la presente decisiуn en espaсol, de acuerdo con la facultad que le confiere el pбrrafo 12(a) del Reglamento.

5. Antecedentes de hecho

5.1. La entidad demandante, Speed-Hobbys, S.L., no dispone de ningъn registro de marca que proteja dicha denominaciуn, pero йsta ha servido para distinguir sobradamente sus productos y servicios desde su fecha de constituciуn en el aсo 1994. Es ademбs titular de la solicitud de registro de marca nє 2.622.182 SPEED-HOBBYS (grбfica) con prioridad 11 de noviembre de 2004, asн como del dominio <www.speed-hobbys.es> desde el 5 de mayo de 1997.

5.2. La denominaciуn SPEED-HOBBYS puede considerarse notoria en el sector del aeromodelismo, de acuerdo con la documentaciуn aportada con el escrito de demanda.

5.3. La demandada es la firma Contrast Records, S.L. asн como D. Christian Schulze-Frey que consta como administrador de aquella y que mantuvo en su momento relaciones comerciales con la demandante, Speed-Hobbys, S.L., con quien suscribiу un contrato de distribuciуn.

Con relaciуn a la persona fнsica identificada junto a la menciуn Contrast Records, S.L., D. Christian Schulze-Frey, debe considerarse que es la misma persona que D. Christian Geigger a quien alude repetidamente la representaciуn de la parte demandante en su escrito de demanda, habida cuenta de la coincidencia entre el domicilio del Sr. Geigger y el de la sociedad Contrast Records, S.L.; de la coincidencia entre la direcciуn de correo electrуnico de ambos; y de que estando el dominio controvertido registrado a favor de Contrast Records S.L., la oferta de venta cursada a la demandante (anexo 12) fuera formulada simplemente por “Christian”.

5.4. A los efectos de este procedimiento debe tambiйn tenerse en cuenta los siguientes hechos:

- Con fecha 23 de septiembre de 2004, esto es, con sobrada antelaciуn a la iniciaciуn del presente procedimiento, se levantу acta notarial por el Ilustre Notario de Madrid D. Pedro de la Herran Matorras, en la que se describe con detalle la actividad del portal identificado en aquel momento por el dominio controvertido, y en el que se ofrecнa servicios y productos pertenecientes al mismo sector de actividad que la demandante, quedando ademбs sobradamente demostrada la relaciуn existente entre la demandada y el Sr. Christian Geigger.

- Cuando, tras la recepciуn del expediente correspondiente al presente procedimiento, el Panel ha tratado de acceder al dominio <speed-hobbys.com> ha encontrado simplemente un aviso o menciуn plasmada en idioma alemбn, indicando que la pбgina carece de contenido.

- A pesar de las sucesivas manifestaciones de la parte demandada de su deseo de transferir el dominio controvertido, e incluso de su afirmaciуn contenida en el correo electrуnico dirigido con fecha 22 de enero de 2005, en el que manifestaba haber “cancelado la cuenta”, el Panel ha accedido a la base de datos del registrador del dominio controvertido con fechas 25, 26, 27, 28 y 31 de enero, asн como 1 de febrero de 2005, constando aъn el citado dominio inscrito a favor de Contrast Records, S.L.

6. Pretensiones de las partes

6.1. Demandante

El demandante, en su escrito de demanda, afirma lo siguiente:

- Que Speed-Hobbys, S.L. ha venido concentrando sus actividades en el sector del aeromodelismo importando, exportando, distribuyendo y comercializando sus productos desde su constituciуn en 1994, hasta alcanzar una innegable notoriedad y aumentando aсo tras aсo sus нndices de crecimiento.

- Que para alcanzar la situaciуn anteriormente descrita, Speed-Hobbys, S.L., ha tenido que realizar importantes inversiones en promociуn, publicidad y estrategia comercial.

- Que una vez resuelto el contrato de distribuciуn de productos de la demandante suscrito entre йsta y Christian Geigger, йste procediу a registrar el dominio controvertido a nombre de la sociedad Contrast Records, S.L., de la que es administrador.

- Que cuando se solicitу la transferencia del dominio controvertido a D. Christian Geigger, йste respondiу que la cantidad a satisfacer por su recuperaciуn era de 11.600 euros.

- Que la vinculaciуn entre Contrast Records, S.L., sociedad demandada, y D. Christian Geigger, con quien quedу suscrito el contrato de distribuciуn anteriormente mencionado, no ofrece duda alguna teniendo en cuenta que el domicilio de йste, que figura en el citado contrato, y el de la sociedad Contrast Records, S.L. es el mismo, teniendo ademбs ambos la misma direcciуn de correo electrуnico y coincidiendo dichos datos con los correspondientes al dominio controvertido.

- Que el dominio controvertido es idйntico a la marca SPEED-HOBBYS de la demandante que, aъn no habiendo sido registrada, ha venido siendo usada desde 1994 alcanzado la notoriedad descrita, siendo asн que la Polнtica Uniforme no hace expresa menciуn al requisito de que una marca que sirva de base a una demanda presentada a su amparo deba estar registrada.

- Que la demandada no tiene derechos o interйses legнtimos en el dominio controvertido, al no haber sido conocido por la denominaciуn SPEED-HOBBYS, ni ostentar derecho alguno sobre una marca que proteja esa misma denominaciуn.

- Que la demandada registrу el dominio controvertido de mala fe siendo conocedora de que identificaba a una entidad distinta y que, adicionalmente, ha ofrecido a la demandante su venta por un precio que excede desproporcionadamente de los costes que habitualmente conlleva el registro de un dominio.

- Que la demandada ha venido usando el dominio controvertido convirtiйndose en un competidor directo de la demandante al ofrecer idйnticos servicios y la venta de artнculos de la misma naturaleza.

En base a todo ello, la firma demandante solicita la transferencia a su favor del dominio controvertido.

6.2. La demandada

Una copia de la demanda ha sido remitida a la demandada de acuerdo con lo previsto en el Artнculo 2.a) del Reglamento, vнa correo electrуnico a todas las direcciones de contacto proporcionadas por el demandante.

En el presente caso, ademбs, la sociedad demandada ha disfrutado de dos oportunidades para presentar su escrito de contestaciуn a la demanda sin que йsta haya sido recibida por el Centro ni durante los plazos establecidos al efecto, ni con posterioridad.

Las manifestaciуnes de la demandada acerca de su voluntad de transferir el dominio controvertido a la demandante resultan de todo punto irrelevantes en tanto en cuanto dicha transferencia no ha sido materializada.

El Panel considera, por consiguiente, que el demandado no ha contestado a la demanda.

7. Debate y conclusiones

7.1. Reglas aplicables

El pбrrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Panel la decisiуn de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la Polнtica Uniforme y en el propio Reglamento, y

- de acuerdo con cualesquieras reglas y principios de derecho que el Panel considere aplicables.

eniendo en cuenta la comъn residencia en Espaсa de demandante y demandado, son de especial atinencia, junto con las Reglas de la Polнtica Uniforme, las Leyes y Principios del Derecho Nacional Espaсol.

7.2. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el pбrrafo 4 de la Polнtica Uniforme

7.2.1. Cuestiуn previa

Ante de analizar la concurrencia de los tres requisitos exigidos por la Polнtica Uniforme, el Panel considera imprescindible analizar, al menos de forma somera, si la firma demandante es titular de un derecho susceptible de ser amparado por la propia Polнtica.

La necesidad descrita surge si se tiene en cuenta que el dominio controvertido fue registrado por la demandada con fecha 15 de diciembre de 2003, mientras que la solicitud de registro de marca nє 2.622.182 SPEED-HOBBYS (mixta) fue depositada a registro con fecha 11 de noviembre de 2004, esto es, con posterioridad a la fecha de registro del citado dominio.

El Panel, en relaciуn con todo ello, ha llegado a las siguientes conclusiones:

- La Polнtica Uniforme, tal y como bien menciona en su escrito de demanda la firma demandante, no hace referencia alguna ni a la necesidad de que la marca o marcas en las que se fundamenta una demanda hayan tenido que ser solicitadas o registradas antes de que lo fuera el dominio controvertido. Esa ausencia de menciуn expresa a criterios de temporalidad y formalidad registral respecto de una o varias marcas en las que se base una demanda al amparo de la Polнtica Uniforme, exime al Panel de la obligaciуn de tener que exigir su concurrencia considerando, adicionalmente, que hay uso anterior a tнtulo de marca de la denominaciуn a la que se refiere el dominio controvertido, por parte de la firma demandante, segъn ella misma ha acreditado.

Esos mismos criterios han sido ya seguidos en otras decisiones emanadas del Centro, como es en el Caso OMPI No. D2002-0648, Residencial Urbemar, S.A. vs. YT TY.

- En otras decisiones emanadas del Centro la mera solicitud de marca ha sido ya aceptada como derecho susceptible de ser amparado por la Polнtica Uniforme. Un claro ejemplo es la decisiуn OMPI No. D2000-0795, Banco Atlбntico S.A. vs. Infomax 2020 S.L..

En el supuesto que nos ocupa, hay que tener ademбs en cuenta que se ha llevado a cabo de manera muy extendida el uso por parte de la demandante de su razуn social con anterioridad al registro del dominio controvertido, y que ese uso ademбs puede considerarse realizado tambiйn a tнtulo de signo distintivo, y por tanto de marca en sentido amplio.

Todo ello no puede llevar al Panel a otra conclusiуn que la de que el dominio controvertido fue registrado cuando la denominaciуn de que es objeto ya identificaba en el trбfico mercantil a una persona distinta del solicitante, y podrнa considerarse, por tanto, como una marca usada en el comercio, aunque no registrada.

A este respecto resulta de todo punto aplicable lo dispuesto en la Ley de Marcas 17/2001, de 17 de diciembre de 2001, que seсala en su Artнculo 9.1-a) que sin la debida autorizaciуn, no podrбn registrarse como marcas:

“el nombre civil o la imagen que identifica a una persona distinta del solicitante de la marca”

Por todas las razones expuestas, el Panel entiende que al demandante le asiste un verdadero derecho amparable por la Polнtica Uniforme y que la demanda, por consiguiente, debe ser examinada a todos los efectos.

A continuaciуn se examina la concurrencia de los tres requisitos exigidos por el pбrrafo 4.a) de la Polнtica Uniforme.

7.2.2 Identidad o semejanza entre nombre de dominio o marca

No sуlo no puede discutirse que exista identidad entre el dominio controvertido y la solicitud de marca nє 2.622.182 puesto que el elemento relevante de ambos es la denominaciуn “speed-hobbys”.

Evidentemente, no puede considerarse a efectos comparativos la presencia de la partнcula “.com” que identifica el nivel superior del dominio genйrico.

El demandante ha acreditado, por consiguiente, la concurrencia del primer requisito exigido en el pбrrafo 4.a) de la Polнtica Uniforme.

7.2.3. Posible existencia de derechos o intereses legнtimos a favor del demandado

Con el fin de efectuar el anбlisis de la concurrencia de este segundo requisitos, el Panel ha de considerar las siguientes premisas:

- El hecho de que el demandado no haya presentado escrito de contestaciуn a la demanda impide conocer cualquier versiуn o argumento acerca de cual era su verdadera intenciуn al registrar el dominio controvertido, o la posible existencia de derechos o intereses legнtimos que pudieran asistirle a la hora de adoptar y registrar el citado dominio.

- Al no poderse disponer de argumento alguno de la demandada, el Panel entiende que el registro del dominio controvertido proviene sin duda, en primer tйrmino, del conocimiento adquirido sobre la existencia de la denominaciуn SPEED-HOBBYS merced a la notoriedad que dentro del sector del aeromodelismo ya habнa alcanzado, segъn ha acreditado la demandante, la denominaciуn SPEED-HOBBYS antes del 15 de diciembre de 2003 y, en todo caso, de la relaciуn comercial habida entre las partes, formalizada a travйs del contrato de distribuciуn que con esa fecha se suscribiу entre Speed-Hobbys, S.L. y D. Christian Geigger.

La conclusiуn del Panel es, por consiguiente, que al no haber acreditado el demandado la existencia de derechos o de intereses legнtimos que le asistan, se considera que la demandante ha probado la concurrencia del segundo requisito exigido por el pбrrafo 4.a) de la Polнtica Uniforme.

7.2.4. Posible existencia de mala fe en el uso del dominio controvertido

Al analizar el supuesto planteado, el Panel ha concluido que existen diversas razones por las cuales debe determinarse que tanto el registro como el uso del dominio controvertido se han llevado a cabo de mala fe por parte de la demandada.

- En primer lugar, hay que destacar la oferta econуmica de venta del dominio controvertido a la demandante, realizada por escrito y debidamente acredita en este procedimiento, por un coste muy superior al razonablemente derivado del registro del citado dominio.

- A este respecto, el anexo nє 12 del escrito de demanda resulta determinante y definitivo por cuanto contiene la respuesta del Sr. Geigger a la peticiуn de transferencia del dominio a la demandante indicando que el precio por su recuperaciуn era de 11.600 euros.

Esta circunstancia resulta ya, de por sн, mбs que suficiente como para que se determine la concurrencia del tercer requisito establecido por el pбrrafo 4.a) de la Polнtica Uniforme por ser el supuesto subsumible de forma directa en el contemplado por el pбrrafo 4.b i) de la citada Normativa.

- De igual manera, el contenido del sitio web reflejado con detalle en el anexo nє 14 del escrito de demanda, reflejado en el acta notarial levantada por el Ilustre Notario de Madrid D. Pedro de la Herran Matorras acredita de forma clara que el nombre de dominio fue registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor, al ofrecer productos y servicios de idйntica naturaleza, por lo que el comportamiento de la demandada incide tambiйn directamente en lo establecido en el pбrrafo 4b)iii) de la Polнtica Uniforme.

- Ese mismo anexo 14 sirve tambiйn para concluir de forma indubitada que el registro del dominio controvertido se produjo con la intenciуn de atraer con бnimo de lucro usuarios de Internet a dicho sitio web “o a cualquier otro sitio en lнnea”, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn de su sitio web, lo que hace, por consiguiente, tambiйn aplicable lo dispuesto en el pбrrafo 4.b)iv) de la Polнtica Uniforme.

- Por ъltimo, no debe ser ignorada por el Panel la consideraciуn de la denominaciуn SPEED-HOBBYS como marca notoria en el sector del aeromodelismo.

- Dicha circunstancia, aсadida ademбs a la relaciуn comercial habida entre las partes, obliga a concluir que la demandada era perfecta conocedora de la existencia de la denominaciуn SPEED-HOBBYS, a quien identificaba y a quien pertenecнa, asн como del perjuicio que se causarнa materializando en la prбctica, como de hecho se hizo, la conducta de la demandada y D. Christian Geigger en el escrito de demanda.

A este respecto y siguiendo el criterio tambiйn contemplado en otras decisiones como en el caso OMPI No. D2001-0151, Casatarradellas, S.A. / D. Jose Tarradellas Arcarons vs. Нndices de Gestiуn, S.L., debe considerarse que dicho comportamiento constituye tambiйn una infracciуn de la Ley 3/1991 de 10 de Enero de Competencia Desleal que seсala de forma categуrica en su Artнculo 5 y como clбusula general que:

“Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena”.

Tambiйn en dicho texto legal se seсala en su Artнculo 6 “Actos de Confusiуn”, que:

“Se considera desleal todo comportamiento que resulte idуneo para crear confusiуn con la actividad, las prestaciones o el establecimientos ajenos. El riesgo de asociaciуn por parte de los consumidores respecto de la procedencia o de la prestaciуn, es suficiente para fundamentar la deslealtad de una prбctica”.

Por todas las razones anteriormente expuestas, el Panel concluye que, asimismo, concurre el tercer requisito exigido por el Pбrrafo 4.a) de la Polнtica Uniforme.

8. Decisiуn

El Panel decide, por todas las razones expuestas anteriormente, que la demandada ha obtenido el dominio <speed-hobbys.com>, siendo idйntico a la marca SPEED-HOBBYS de la que es titular la firma demandante; que dicho registro se produzco sin existir derecho o interйs legнtimo alguno, y que el registro y el uso de dicho dominio ha sido llevado a cabo de mala fe.

En consecuencia, el Panel ordena la transferencia del dominio <speed-hobbys.com> a la firma demandante, Speed-Hobbys, S.L..

Luis H. de Larramendi
Panelista Ъnico

3 de Febrero de 2005