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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Banco de Occidente S.A. v. Fernando Dнaz Bueno - Esreal.com Inc.

Caso No. D2004-1108

1. Las Partes

La Demandante es la sociedad Banco de Occidente S.A. representada por Wilson Rafael Rнos Ruiz, con domicilio en Bogotб, Colombia.

La Demandada es Fernando Dнaz Bueno - Esreal.com Inc., con domicilio en Bogotб, Colombia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <bancodeoccidente.net>.

El registrador del citado nombre de dominio es Tucows.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 30 de diciembre de 2004. El 3 de enero de 2005, el Centro enviу a Tucows, vнa correo electrуnico, una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 4 de enero de 2004, Tucows enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 17 de enero de 2005. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 6 de febrero de 2005. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 2 de febrero de 2005.

El Centro nombrу a Daniel Peсa como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 11 de febrero de 2005, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El Experto nombrado considera que teniendo en cuenta que ambas partes del procedimiento tienen origen y estбn localizadas en Colombia y con el fin de garantizar plenamente los derechos de defensa y debido proceso, la decisiуn en este caso serб proferida en idioma espaсol.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante iniciу operaciones en Colombia como sociedad anуnima comercial de naturaleza bancaria, debidamente constituida, el 3 de mayo de 1965.

Su orientaciуn y su rango conservaron inicialmente el matiz regional durante los primeros aсos, perнodo durante el cual el desarrollo del sector bancario fue realmente lento.

Las primeras oficinas fuera de Cali se abrieron en Palmira, Pereira y Armenia. En 1970, la Demandante contaba con una red de 15 oficinas, un patrimonio aproximadamente 74 millones de pesos y activos totales del orden de 685 millones de pesos.

En 1973, la Demandante iniciу una nueva etapa bajo la orientaciуn del grupo econуmico Sarmiento Angulo, el cual lo fortaleciу con recursos de capital y su reconocida experiencia, transformando profundamente la instituciуn y ampliando sus horizontes, hasta convertirla en una entidad de proyecciуn nacional e internacional.

A finales de 1976, el Banco lanzу su propio sistema de tarjeta de crйdito Credencial, inspirado en el potencial bancario de este instrumento como medio para hacer compras y realizar toda clase de pagos en distintos establecimientos adscritos a la red.

Durante la segunda mitad de los aсos 70, el sector bancario en Colombia enfrentaba ya de manera incipiente algunos de los retos que hoy son grandes y desafiantes realidades. La modernizaciуn tecnolуgica como fuente de productividad y de capacidad para la prestaciуn de servicios cada vez mayores y mбs exigentes y la creciente competencia sobre los recursos del pъblico, con un grave impacto sobre los costos financieros y el margen de intermediaciуn del sector.

Al llegar 1980, la Demandante desarrollу su red de oficinas y su envergadura financiera, lo que lo lleva a formar Direcciones Regionales. En diciembre de ese aсo el Banco contaba con 80 oficinas, activos por 16,000 millones de pesos y un patrimonio de 1,875 millones de pesos.

En junio de 1982 el Banco inaugurу su filial Banco de Occidente de Panamб, como respuesta a la necesidad de nuevos recursos para el financiamiento externo.

En 1993 se iniciу el proyecto de modernizaciуn de operaciones bajo el enfoque de reingenierнa, con el cual se busca eliminar las tareas que no generan valor agregado al cliente.

Para el cierre de diciembre de 1996, la Demandante contaba con un patrimonio real de 219,940 millones de pesos, activos totales por 1,375,447 millones de pesos y una red de 112 oficinas, distribuidas en 34 ciudades diferentes del paнs.

En junio de 1997, la Demandante inaugurу su nueva sede principal en el sector histуrico de Cali, donde se concentra la Direcciуn General del Banco, el “Staff” de la Regiуn Sur occidental, asн como sus filiales y tambiйn sus demбs oficinas vinculadas.

El Banco de Occidente es titular del registro de la marca BANCO DE OCCIDENTE, otorgada desde mil novecientos noventa y dos (1992) en la clase 36 de la clasificaciуn internacional de Niza. Esta marca estб vigente hasta el 11 de julio del aсo 2010.

El Banco de Occidente S.A., es titular del registro del nombre de dominio de nivel local (ccTLD) <bancodeoccidente.com.co>.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que el nombre de dominio registrado por la Demandada es idйntico a los registros de marcas de la Demandante con lo que se crea confusiуn entre el pъblico, clientes y consumidores.

La Demandante considera que “para un ciudadano Colombiano, residente ademбs en la ciudad de Bogotб, como lo es el Sr. Fernando Dнaz Bueno, es un hecho notorio que existe en nuestro paнs una instituciуn financiera conocida como EL BANCO DE OCCIDENTE, pues aparte de ser una marca notoriamente conocida en el territorio Colombiano e inclusive fuera de йl, tiene una amplia cadena de sucursales (Mбs de 124 oficinas en todo el Paнs, en 36 ciudades de Colombia, de las cuales 38 se encuentran en Bogotб) y una serie de productos que reciben publicidad constante en toda clase de medios de comunicaciуn”.

Para la Demandante “solo las personas jurнdicas constituidas como sociedades anуnimas pueden ejercer la actividad de intermediaciуn financiera y de captaciуn de recursos del pъblico, aceptaciуn de depуsitos, apertura de cuentas de ahorro y corrientes, otorgar adelantos y conceder prйstamos etc., y solo ellas podrбn denominarse y utilizar la expresiуn BANCO para el ejercicio de tal cometido”.

El apoderado del Banco de Occidente, con base en una comunicaciуn enviada el 7 de noviembre de 2003 por la empresa esreal.com al gerente corporativo del Grupo Aval se refiere a la intenciуn del Demandado de la siguiente manera: “el interйs de esreal.com Inc. y del Sr. Fernando Dнaz Bueno como su contacto administrativo y tйcnico, no es otro que el de haber registrado el nombre de dominio <bancodeoccidente.net> con el бnimo de ofrecerlo en venta o comercializaciуn conjunta a quien en verdad detenta un legнtimo interйs por йl, es decir el Banco de Occidente S.A., asн como el de evitar y perturbar los servicios y negocios que el banco desea comercializar en red para sus clientes; y le evita de paso poder reflejar su marca en Internet, ocasionando una diluciуn de la marca y marcas del Banco de Occidente S.A.”

Finalmente, la Demandante presenta como prueba una comunicaciуn vнa correo electrуnico de fecha 3 de septiembre de 2004, del Sr. Fernando Dнaz Bueno en escrito dirigido al Sr. Winsor Leonardo Ruiz, Coordinador de Telecomunicaciones del Banco de Occidente, en la que le informa que el precio de venta actual del nombre de dominio <bancodeoccidente.net> es de 12,500 dуlares americanos. De acuerdo por lo expresado por la Demandante: “esta suma supera muy por encima los precios reales y promedio de registro y mantenimiento de un nombre de dominio bajo la extensiуn.”

B. Demandado

El Demandado afirma que en junio 14 de 2000, actuando como consultor de una empresa europea que provee servicios de alojamiento, correo electrуnico y software, registrу el nombre de dominio en disputa con el ъnico propуsito de prestar servicio de correo electrуnico a los clientes y empleados del Banco de Occidente. Como consecuencia de lo anterior enviу una oferta de servicios al Grupo Aval.

La marca Banco de Occidente no es de exclusiva propiedad de la Demandante por cuanto, dice el Demandado, existen otros dos bancos en Latinoamйrica, mбs especнficamente en Guatemala y Honduras con el mismo nombre.

El Banco de Occidente, afirma el Demandado, utiliza el nombre Banco de Occidente Credencial y no solamente Banco de Occidente.

El nombre de dominio <bancodeoccidente.com> es propiedad de una corporaciуn establecida en las Islas de Gran Caimбn y no del Demandante.

El Demandado, segъn su opiniуn, no ha utilizado el nombre de dominio para crear confusiуn a los clientes de la Demandante. De hecho, regularmente lo ha direccionado al sitio de internet del Demandante.

En febrero de 2004, teniendo en cuenta que el Banco de Occidente no aceptу la oferta se decidiу vender el nombre de dominio. Como consecuencia de lo anterior, el Demandado recibiу dos ofertas, una de una entidad financiera hondureсa y otra del propio Banco de Occidente. Frente a esta ъltima el Demandado manifiesta extraсeza en cuanto a que la oferta del demandado significarнa una legitimaciуn de su conducta previa y un reconocimiento de sus derechos. Tambiйn considera que el principio de uti possidetis podrнa ser aplicado por analogнa a este caso.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El nombre de dominio en disputa <bancodeoccidente.net>, registrado por el Demandado reproduce totalmente la parte distintiva del registro de la marca <bancodeoccidente> invocado por el Banco de Occidente S.A. de manera especнfнca, como base de este procedimiento.

La Demandante ha demostrado que es titular de varios registros de marca sobre la expresiуn <Banco de Occidente>, uno de ellos en la clase 36 (Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios) de la clasificaciуn internacional de marcas, de acuerdo a la publicaciуn de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Este registro es vбlido hasta julio de 1010. Estas marcas se estбn utilizando actualmente en el mercado y su reconocimiento en el pъblico es amplio y extendido.

El Demandado no ha probado ningъn derecho marcario sobre la expresiуn “Banco de Occidente” y tampoco ha demostrado ningъn derecho de licencia otorgado por el titular de la marca en Colombia o en cualquier otro paнs respecto de tal expresiуn.

El Demandado alega la existencia de derechos de propiedad industrial respecto de la expresiуn <Banco de Occidente> en cabeza de otras entidades financieras de Latinoamйrica, sin que tal situaciуn de hecho pueda considerarse como suficiente para afectar los derechos exclusivos de propiedad industrial acreditados por el demandado y mucho menos como fundamento vбlido para desvirtuar la aplicaciуn del primer requisito de la Polнtica.

El Demandado tampoco acredita tener algъn derecho contractual de las entidades financieras hondureсa y guatemalteca cuya existencia reseсa en la contestaciуn de la demanda. Para el Experto es evidente que el hecho de que coexistan las mismas marcas en varios paнses no significa que la Demandante pierda total o parcialmente sus derechos de propiedad industrial en Colombia, fundamento del presente procedimiento.

En el presente caso, la identidad entre las marcas registradas de la Demandante y el dominio en controversia estб debidamente acreditada, asн como los derechos de propiedad industrial de la Demandante que sirven de fundamento a la demanda, cumpliйndose, por ende, a cabalidad con el primer requisito de la Polнtica.

B. Derechos o intereses legнtimos

La Demandante presenta al proceso sus antecedentes histуricos que reflejan la tradiciуn de esta instituciуn financiera. Tambiйn se presenta evidencia relevante respecto del reconocimiento a esa instituciуn en el бmbito financiero de Colombia. Esta historia asн como los hechos y cifras que la respaldan se han mantenido durante varias dйcadas y alcanzan la йpoca actual en la que la instituciуn demuestra gran dinamismo y presencia nacional. Lo anterior no es desvirtuado en forma alguna por el Demandado.

El nъmero de sucursales y las actividades constantes en ramo financiero, asн como la publicidad constante a las mismas en territorio colombiano permiten a este Experto afirmar que es un hecho notorio que en Colombia existe una instituciуn financiera conocida como Banco de Occidente y que esta entidad posee suficiente interйs como para tener el nombre de dominio <bancodeoccidente.net>. A pesar de que este Experto no es competente para definir si la marca Banco de Occidente es notoria, de las pruebas presentadas aparece de manera incuestionable que esta marca tiene una connotaciуn especial y amplio reconocimiento para distinguir servicios financieros en Colombia. Tal calidad y caracterнsticas en cuanto a signo distintivo han sido adquiridas por el constante esfuerzo econуmico y publicitario de la Demandante.

El Demandado no ha demostrado en manera alguna tener un interйs legнtimo respecto de la expresiуn <banco de occidente>. No existe prueba alguna sobre la intenciуn de utilizar tal expresiуn en la red global o fuera de ella. El argumento segъn el cual se registrу el nombre de dominio para proveer servicios electrуnicos a los empleados y clientes del banco no revela una intenciуn distinta de la de participar, sin derecho alguno, en la estrategia tecnolуgica del Banco de Occidente. No existe razуn veraz por la cual un prestador de servicios deba apoderarse del nombre de dominio de un tercero para cumplir con su labor o para ofrecer sus servicios. Esta argumentaciуn lo que pretende ocultar es la intenciуn del Demandado de aprovechamiento ilegнtimo de los derechos de propiedad intelectual de la Demandante.

El Experto otorga validez al argumento de la Demandante segъn el cual las actividades de los bancos en Colombia estбn reguladas, vigiladas y supervisadas por el Estado Colombiano mediante entidades administrativas establecidas para tal efecto. El Demandado no demostrу haber solicitado a las autoridades colombianas ninguna autorizaciуn para utilizar la expresiуn <banco de occidente> en actividades financiera ni la intenciуn de uso efectivo de tal expresiуn en la red global o fuera de ella. En cambio, como se ha dicho, la Demandante demostrу que es una entidad tradicional en el sistema financiero colombiano que se ha distinguido con ese nombre y que tiene registrados derechos de propiedad industrial que amparan sus servicios.

De todo lo anterior se deriva que al interйs legнtimo argumentado y probado por la Demandante se contrapone a la carencia de legitimidad del Demandado para continuar detentando el registro del nombre de dominio en controversia. Con lo anterior se cumple el segundo requisito de la Polнtica.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El Experto ha examinado las diversas pruebas presentadas por la Demandante en las que se acredita el бnimo de lucro que directa e indirectamente animaba al Demandado tanto al momento del registro como con la incipiente pero ilegнtima utilizaciуn que ha hecho del nombre de dominio registrado. En relaciуn con las pruebas aportadas por la Demandante se presta particular atenciуn y se le concede la debida importancia a las comunicaciones electrуnicas del 7 de noviembre de 2003 y del 3 de septiembre de 2004 enviada por el Demandado al Grupo Aval y a la Demandante, en las que solicita una contraprestaciуn por demбs excesiva a la transferencia del dominio. Frente a tales comunicaciones en las que se manifiesta el бnimo directo de obtener lucro, no se ha encontrado rйplica convincente del Demandado.

El Experto infiere que siendo el Demandado un ciudadano colombiano y con direcciуn de contacto ubicada en este paнs debнa conocer con certeza de las actividades y reputaciуn del Banco de Occidente en el бmbito colombiano. Lo anterior se confirma por el hecho de que el propio Demandado ha direccionado, sin autorizaciуn alguna, el dominio en disputa al principal sitio de internet de la Demandante.

Para el Experto, en la evaluaciуn del tercer requisito, tampoco es creнble la hipуtesis planteada por el Demandado en virtud de la cual la razуn del registro era un supuesto interйs por prestar servicios de correo electrуnico al Banco. La manera leal y de buena fe de lograr tal tipo de relaciуn comercial no es apropiarse de nombres de dominio que correspondan a los signos distintivos del posible “cliente”. Por el contrario, en este caso subyace la intenciуn del Demandado de beneficiarse de la reputaciуn de la Demandante para obtener directa o indirectamente lucro.

Para el Experto no es aplicable ni por analogнa ni por cualquier otro medio de interpretaciуn la figura del derecho internacional conocida como uti possidetis. Por el contrario, en lugar de dar validez a cualquier tipo de derecho posesorio adquirido sin justo tнtulo y de mala fe, la Polнtica, como expresiуn de la regulaciуn internacional del ciberespacio, permite resolver una controversia bajo sus reglas propias y determinar quien tiene el derecho a conservar o no un determinado nombre de dominio. Segъn las reglas y supuestos de la Polнtica se confrontan el registro de un dominio frente a los posibles derechos previamente adquiridos de propiedad industrial, los que una vez demostrados, junto a los otros requisitos de la Polнtica, permiten la soluciуn del conflicto.

En este caso, precisamente, la Demandante ha logrado demostrar que cualquier posesiуn del nombre de dominio idйntico a su propiedad industrial por parte del Demandado ha sido ilegнtima y de mala fe, en los tйrminos y bajo los propios supuestos de la Polнtica.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio, <bancodeoccidente.net> sea transferido a la Demandante.

Daniel Peсa
Experto Ъnico