Источник информации:
официальный сайт ВОИС

Для удобства навигации:
Перейти в начало каталога
Дела по доменам общего пользования
Дела по национальным доменам

WIPO Arbitration and Mediation Center

EXPERTENENTSCHEID

Silvio Dudli v. Seelitho AG

Verfahren Nr. DCH 2004-0023

1. Die Parteien

Gesuchsteller ist Dr. med. Silvio Dudli, St. Gallen, vertreten durch Andreas Dudli, St. Gallen.

Gesuchsgegnerin ist die Seelitho AG, Stachen, vertreten durch RA Dr. iur. J. Kugler und lic.iur. Christoph Spahr, Bollag, Kugler & Wydler, Arbon.

2. Streitiger Domain-Name

Die Parteien streiten um den Domain-Namen <backstage.ch> (der “streitige Domain-Name”), welcher bei der SWITCH, Zьrich (“Registerbetreiberin”), registriert ist.

3. Prozessuales

Das vom Gesuchsteller in deutscher Sprache eingereichte Gesuch um Ьbertragung des streitigen Domain-Namens ist beim WIPO Arbitration and Mediation Center (dem “Center”) am 28. Dezember 2004 per E-Mail und am 3. Januar 2005 per Post eingegangen. Das Gesuch stьtzt sich auf das Verfahrensreglement fьr Streitbeilegungsverfahren fьr .ch und .li Domain-Namen vom 1. Mдrz 2004 (“Verfahrensreglement”).

Die Registerbetreiberin hat auf Anfrage des Centers am 3. Januar 2005 bestдtigt, dass die Gesuchsgegnerin Halterin des streitigen Domain-Namens ist und dass das Verfahrensreglement auf den streitigen Domain-Namen Anwendung findet. Ausserdem hat die Registerbetreiberin bestдtigt, dass der streitige Domain-Name nach Massgabe des Verfahrensreglements blockiert bleibt.

Das Center hat das Gesuch auf Ьbereinstimmung mit den Formerfordernissen des Verfahrensreglements ьberprьft und der Gesuchsgegnerin am 6. Januar 2005 ьbermittelt. Die Frist zur Einreichung der Gesuchserwiderung wurde auf den am 26. Januar 2005 festgelegt.

Am 21. Januar 2005 ist die Gesuchserwiderung per E-Mail und am 25. Januar 2005 per Post beim Center eingegangen, welches den Parteien den Erhalt sowie die Bestellung eines Schlichters am 25. Januar 2005 bestдtigt hat. Die Gesuchserwiderung wurde dem Gesuchsteller am 26. Januar 2005 ьbermittelt.

Nachdem die telefonische Schlichtungsverhandlung vom 8. Februar 2005 nicht zu einem Vergleichsabschluss gefьhrt hat, beantragte der Gesuchsteller am 10. Februar 2005 die Bestellung eines Experten sowie die Fortsetzung des Verfahrens.

Am 18. Februar 2005 teilte das Center den Parteien mit, dass fьr das vorliegende Verfahren Michael A.R. Bernasconi zum Experten bestimmt worden sei und dass dieser sein Amt mit einer Annahme- sowie einer Unabhдngigkeitserklдrung bestдtigt habe.

Am 18. Februar hat der Gesuchsteller dem Experten den Antrag gestellt, weitere Darlegungen zuzulassen. Diesem Antrag wurde mittels der Verfahrensleitenden Anordnung Nr. 1 am 25. Februar 2005 unter Ansetzung einer Frist bis zum 7. Mдrz 2005 entsprochen.

Der Gesuchsteller reichte dem Experten seine weiteren Ausfьhrungen am 3. Mдrz 2005 ein. In der Folge wurde der Gesuchsgegnerin bis zum 12. Mдrz 2005 Frist eingerдumt, sich zu den ergдnzenden Ausfьhrungen des Gesuchstellers zu дussern.

Als die Gesuchsgegnerin bis zum 5. April 2005 keinen ergдnzenden Sachvortrag eingereicht hatte, zeigte das Center den Parteien an, dass die Entscheidung des Experten innerhalb der nдchsten zwei Wochen ergehen wьrde.

Sofort nach Empfang dieser Mitteilung beantragte die Gesuchsgegnerin, es sei ihr die Frist zur Einreichung einer Stellungnahme bis zum 30. April 2005 wiederherzustellen. Der Experte hat der Gesuchsgegnerin in der Folge eine Frist zur Stellungnahme bis zum 15. April 2005 gewдhrt.

Die Gesuchsgegnerin ьbermittelte ihre ergдnzende Stellungnahme am 13. April 2005, was das Center am 14. April 2005 bestдtigte.

Das vorliegende Verfahren wird – obwohl die Registrierung des streitigen Domain-Namens in englischer Sprache erfolgte – in der deutschen Sprache gefьhrt. Zum einen ist das Gesuch in deutscher Sprache verfasst worden. Zum andern hat die Gesuchsgegnerin ihren Sitz in der deutschsprachigen Schweiz.

4. Sachverhalt

Der Gesuchsteller unterhдlt einen Gastronomiebetrieb mit Diskothek in St. Gallen. Gemдss dem ins Recht gelegten Handelsregisterauszug ist er seit dem 27. Februar 2003 als Einzelfirma “Backstage S. Dudli” als Betreiber dieses Lokals eingetragen. Der Gesuchsteller macht keine Markenrechte geltend.

Die Gesuchsgegnerin ist eine schweizerische Aktiengesellschaft. Der streitige Domain-Name wurde von ihr am 31. Mдrz 1997 registriert. Unter dem streitigen Domain-Namen wird per Datum dieses Entscheids keine aktive Webseite betrieben.

5. Parteivorbringen

A. Gesuchsteller

Der Gesuchsteller behauptet aus Namensrecht, subsidiдr aus Firmenrecht, ein besseres Recht am strittigen Domain-Namen zu haben als die Gesuchsgegnerin. Obwohl die Einzelfirma des Gesuchstellers “Backstage S. Dudli” heisse, dьrfe nicht davon ausgegangen werden, dass nur die ganze Bezeichnung als solche geschьtzt sei. Geschьtzt sei ebenfalls die von der Einzelfirma verwendete Geschдftsbezeichnung. Aus kennzeichenrechtlicher Sicht sei der Begriff “backstage” differenzierend, weshalb dieser zu Gunsten des Gesuchstellers geschьtzt werden mьsse. Der Gesuchsteller beantragt darum die Ьbertragung des streitigen Domain-Namens.

B. Gesuchsgegnerin

Die Gesuchsgegnerin argumentiert, dass zwar auch Einzelfirmen in den Genuss des Namens- und Firmenschutzes kommen. Dies gelte aber nur fьr Firmenbezeichnungen insgesamt, im vorliegenden Fall also fьr “Backstage S. Dudli”. Einzelnen Bestandteilen der Bezeichnung einer Einzelfirma eine individuelle Namensfunktion zuzuschreiben sei hцchstens dann mцglich, wenn fьr diesen Bestandteil das hinter der Einzelfirma stehende Rechtssubjekt identifiziert werden kцnne. Die Bezeichnung “backstage” sei aber ein Begriff des allgemeinen Sprachschatzes und stehe mit der Person des Gesuchstellers nicht in Verbindung. Ausserdem sei “backstage” fьr die Firma des Gesuchstellers die Bezeichnung einer Цrtlichkeit, der Diskothek “Backstage” und damit im besten Fall eine Enseigne, die den Schutz des Namensrechts nicht geniesse. Die Gesuchsgegnerin beantragt eine Abweisung des Gesuchs.

6. Entscheidungsgrьnde

Gemдss Paragraph 24 (a) des Verfahrensreglements hat der Experte ьber das Gesuch auf Lцschung oder Ьbertragung eines Domain-Namens aufgrund der Vorbringen beider Parteien und der eingereichten Schriftstьcke und unter Beachtung des Verfahrensreglements zu entscheiden.

Der Experte gibt dem Gesuch statt, wenn die Registrierung oder Verwendung des Domain-Namens eine klare Verletzung eines Kennzeichenrechts darstellt, das dem Gesuchsteller nach dem Recht der Schweiz oder Liechtensteins zusteht (Paragraph 24 (c) des Verfahrensreglements).

Eine solche Verletzung liegt gemдss Paragraph 24 (d) insbesondere dann vor, wenn

(i) sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer anerkannten Auslegung des Gesetzes und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen sind; und

(ii) der Gesuchsgegner keine relevanten Verteidigungsgrьnde schlьssig vorgetragen und bewiesen hat; und

(iii) die Rechtsverletzung, je nach dem im Gesuch erhobenen Rechtsbegehren, die Ьbertragung oder Lцschung des Domain-Namens rechtfertigt.

A. Der Gesuchsteller kann sich bezьglich des Begriffs “backstage” nicht auf die Verletzung eines Kennzeichenrechts berufen

Der Gesuchsteller leitet sein am strittigen Domain-Namen behauptetes Recht in erster Linie aus Namensrecht (Art. 29 Abs. 2 ZGB) ab und stьtzt sich alternativ auf das Firmenrecht (Art. 956 OR). Markenrechte macht der Gesuchsteller nicht geltend.

1.  Firmenrecht

Wie aus dem ins Recht gelegten Handelsregisterauszug hervorgeht, betreibt der Gesuchsteller das Lokal “Backstage” als Einzelfirma unter dem Namen “Backstage S. Dudli”. Damit entspricht die Firmenbezeichnung des Gesuchstellers den gesetzlichen Vorschriften von Art. 945 OR, gehцrt zum wesentlichen Bestandteil der Bezeichnung einer Einzelfirma doch zwingend der Familienname des Inhabers.

Gemдss Art. 956 Abs. 1 OR kommen auch die im Handelsregister eingetragenen und im SHAB verцffentlichten Einzelfirmen in den Genuss des Firmenschutzes. Der Gesuchsteller geht jedoch fehl, wenn er daraus fьr sich ein ausschliessliches Recht am Begriff “backstage” ableiten will. Der Firmenschutz des Gesuchstellers bezieht sich auf seine Firma “Backstage S. Dudli” und es wдre einem Dritten im Rechtsverkehr nach Massgabe von Art. 956 OR einzig nicht gestattet, eine Firma zu fьhren, die sich von dieser nicht genьgend unterscheidet.

Der kennzeichnungskrдftige Teil der Firma des Gesuchstellers ist jedoch der Bestandteil “S. Dudli”. Der Begriff “backstage” ist eine beschreibende Bezeichnung in englischer Sprache fьr Aktivitдten hinter einer Bьhne oder einer Kulisse. Damit ist an sich bereits erstellt, dass der Gesuchsteller an der Bezeichnung “backstage” kein absolutes Firmenrecht geltend machen kann und dass damit auch keine offensichtliche Verwechslungsgefahr zwischen der Firma des Gesuchstellers und dem streitigen Domain-Namen besteht.

Abgesehen von der grundsдtzlichen Frage, ob sich ein beschreibender Begriff wie “backstage” firmenrechtlich ьberhaupt monopolisieren lдsst, hat der Gesuchsteller auch in keiner Weise glaubhaft gemacht, dass es sich beim Begriff “backstage” um einen (auf dem gesamten Gebiet der Schweiz) durchgesetzten, unterscheidungskrдftigen Begriff handelt, der im Rechtsverkehr zwingend mit dem Gesuchsteller assoziiert wird. Eine solche Verkehrsdurchsetzung wьrde voraussetzen, dass das Zeichen aufgrund eines intensiven Gebrauchs von einem erheblichen Teil der massgeblichen Verkehrskreise als Trдger eines bestimmten Unternehmens aufgefasst wird (vgl. dazu Hilti, SIWR III (1996), 312). Nachdem der Gesuchsteller diesbezьglich keine Beweismittel vorbringt sondern es bei einfachen Behauptungen bewenden lдsst, bleibt die Bezeichnung “backstage” hinsichtlich des vorliegenden Verfahrens eine gemeinfreie Bezeichnung, deren Verwendung nach allgemeinen kennzeichenrechtlichen Grundsдtzen jedem Rechtstrдger zur Verfьgung steht (siehe dazu auch BGE 117 II 201).

Dass der Teil “S. Dudli” des Firmennamens des Unternehmens des Gesuchstellers, wie dieser ausfьhrt, im Rechtsverkehr angeblich nicht von Bedeutung sei, дndert an den oben ausgefьhrten Ausfьhrungen nichts. Tritt der Gesuchsteller mit seiner Firma auf dem Markt einzig unter der Bezeichnung “Backstage” in Erscheinung, bezeichnet er seine Firma also nach aussen nicht, wie dies vom Gesetz vorgesehen ist, vollstдndig, kann er fьr sich aus einem solchen Verhalten allein – ohne die Glaubhaftmachung der entsprechenden (langjдhrigen) Durchsetzung – aus Firmenrecht nichts ableiten, was seiner Position dienlich wдre.

2.  Namensrecht

Damit stellt sich noch die Frage einer unbefugten Namensanmassung durch die Gesuchstellerin im Sinne von Art. 29 Abs. 2 ZGB, die bekanntlich strukturell mit der Firmenvorschrift des Art. 956 Abs. 2 OR ьbereinstimmt.

Voraussetzung einer unbefugten Namensanmassung ist gemдss Bundesgericht, dass rechtlich schьtzenswerte Interessen des betroffenen Namenstrдgers beeintrдchtigt werden, was wiederum eine Verwechslungsgefahr erfordert (BGE 116 II 469). Eine vollstдndige Ьbereinstimmung der Namen ist dazu zwar nicht vorausgesetzt; die Anmassung eines Namens ist auch im Verwenden дhnlicher Zeichen mцglich (BGE 116 II 469).

Wie bereits oben ausgefьhrt wurde, steht beim (Firmen)Namen des Gesuchstellers aber der Ausdruck “S. Dudli” im Vordergrund und der Gesuchsteller hat nicht dargelegt, wie der Begriff “backstage” als durchgesetzte Bezeichnung zu betrachten ist. Allein aus dem vom Gesuchsteller behaupteten Umstand, dass sich Gдste des Lokals “Backstage” unter Nennung dieses Wortes auf die Firma des Gesuchstellers beziehen, genьgt fьr sich nicht. Ohne einen rechtserzeugenden Namensgebrauch kann der Gesuchsteller fьr die von Haus aus nicht geschьtzte Bezeichnung “backstage” fьr sich kein absolutes Recht herleiten (vgl. dazu Bьhler, Basler Kommentar, Art. 29 ZGB N. 16).

Vor diesem Hintergrund behдlt im vorliegenden Verfahren das Prioritдtsprinzip seine Geltung. Die Gesuchsgegnerin hat den streitigen Domain-Namen zuerst registriert und ist in ihrer Rechtsposition zu schьtzen. Dieser Schluss stimmt im Ergebnis auch mit dem wegweisenden Entscheid BGE 126 III 239 ьberein. Darin hat das Bundesgericht festgehalten, dass ein Erstanmelder eines Domain-Namens bezьglich eines freihaltebedьrftigen (geographischen) Namens nur dann nicht in den Genuss des Prioritдtsprinzips kommen soll, wenn eine gemeinfreie Bezeichnung durch langen Gebrauch zum Individualzeichen geworden ist und eine Verwechslungsgefahr geschaffen wird, welcher nicht mit geeigneten Zusдtzen oder auf andere Weise begegnet werden kцnne. Diese beiden Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall, wie ausgefьhrt wurde, nicht erfьllt.

B. Lauterkeitsrechtliche Erwдgungen

1.  Liegt eine Verletzung des UWG vor?

Verletzt die Gesuchsgegnerin mit dem Domain-Namen kein Kennzeichenrecht, findet der Gesuchsteller bei seinem Antrag auf Ьbertragung des streitigen Domain-Namens auch keine Rechtsgrundlage im Lauterkeitsrecht, denn bekanntlich beurteilt sich die Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht nach den gleichen Kriterien wie im Lauterkeitsrecht (BGE 117 II 201, 116 II 370). Zu Recht stьtzt der Gesuchsteller seinen Antrag darum nicht auf eine Verletzung des UWG.

2.  Zum Nichtgebrauch des streitigen Domain-Namens

Der Gesuchsteller stцsst sich daran, dass die Gesuchstellerin den streitigen Domain-Namen seit Jahren registriert hat und nicht betreibt.

Dazu ist zunдchst festzustellen, dass dem Experten keine Gesetzesbestimmung bekannt ist, wonach fьr einen Domain-Namen eine allgemeine Gebrauchspflicht besteht. Eine solche liesse sich hцchstens aus dem Grundsatz von Treu und Glauben ableiten, was aber aus zwei Grьnden im vorliegenden Verfahren nicht in Frage kommt.

Zum einen liegen dem Experten keinerlei Hinweise auf ein bцsglдubiges Verhalten der Gesuchsgegnerin vor. Der streitige Domain-Name wurde bereits im Jahr 1997 registriert, also rund 6 Jahre, bevor der Gesuchsteller seine Firma im Handelsregister eingetragen hat. Dabei spielt es auch keine Rolle, dass das Lokal “Backstage” nach Ausfьhrungen des Gesuchstellers bereits im Jahre 1996 begrьndet wurde, denn beim streitigen Domain-Namen handelt es sich im Wesentlichen um eine beschreibende Bezeichnung. Die Registrierung erfolgte – der Gesuchsteller hat nichts anderes bewiesen – damit nicht erkennbar zu Lasten eines Dritten und kann nicht per se als unlauter angesehen werden (vgl. dazu BGE 126 III 239). Ьberdies hat der Experte auch keinen Grund zur Annahme, dass die Gesuchsgegnerin den streitigen Domain-Namen in der Absicht erworben hдtte, diesen an einen (an sich am Namen berechtigten) Dritten zu verkaufen oder sich durch die Registrierung anderweitig unzulдssige Vorteile zu verschaffen.

Zum andern ist der Experte der Auffassung, dass dieses Verfahren, in welchem gemдss Paragraph 24(c) des Verfahrensreglements ьber das Vorliegen einer klaren Verletzung von Kennzeichenrechten entschieden werden soll, nicht das geeignete Forum ist, um ьber diese Frage zu entscheiden.

7. Entscheidung

Das Gesuch, den strittigen Domain-Namen <backstage.ch> auf den Gesuchsteller Silvio Dudli zu ьbertragen, wird gestьtzt auf Paragraph 24 des Verfahrensreglements abgewiesen. Der Gesuchsgegnerin werden – wie dies gemдss Paragraph 11 des Verfahrensreglements vorgesehen ist – keine Parteikosten zugesprochen.

Michael A.R. Bernasconi
Experte

Datum: 3. Mai 2005