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1. Las Partes

El Demandante en el presente procedimiento es Berol S. de R.L. de C.V. (BEROL), una empresa constituida y operando de conformidad con las leyes mexicanas, con domicilio en el Estado de México, México.

El Demandado en este procedimiento es One to One de México, S.A. de C.V. (ONE TO ONE), una empresa constituida y operando de conformidad con las leyes mexicanas que tiene su domicilio en el Distrito Federal, México.

2. Nombre de Dominio y Entidad Registradora

El nombre de dominio objeto de la presente controversia es: <berol.com.mx>.

La Entidad ante la cual se ha registrado el nombre de dominio en disputa es: Network Information Center México, S.C. (Nic-México), sita en Monterrey, Nuevo León, México.

3. Historia Procesal

El 20 de enero de 2004, se recibió vía electrónica por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en lo sucesivo "el Centro") una solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio, de conformidad con la Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX (la Política LDRP) y el Reglamento de la Política LDRP (el Reglamento).

En cumplimiento de sus obligaciones bajo la Política LDRP, con fecha 4 de febrero de 2004, el Centro solicitó de la Entidad Registradora la provisión de información contenida en su base de datos relacionada con el nombre de dominio en disputa, así como la confirmación de otros datos contenidos en la solicitud. Por su parte, la Entidad Registradora contestó a dicha comunicación mediante correo electrónico de igual fecha.

Posteriormente, el Demandante presentó una solicitud modificada con fecha 3 de marzo de 2004, y el original de la misma junto con cuatro copias fueron recibidas por el Centro el 12 de marzo de 2004.

Con fecha 16 de marzo de 2004, después de haber examinado la solicitud, el Centro comunicó a las partes la conformidad de aquella con los requisitos formales previstos en la Política LDRP y su Reglamento y en consecuencia, según lo dispuesto por el artículo 4.c) del Reglamento de la Política LDRP, el Centro les informó asimismo que el 16 de marzo de 2004, sería considerada como la fecha formal de inicio del presente procedimiento administrativo. Aunado a lo anterior, a través del mismo comunicado, el Centro le hizo saber al Demandado su derecho para presentar la contestación a la solicitud del Demandante en un plazo de 20 días naturales, misma contestación que fue presentada en tiempo y forma y respecto de la cual se acusó recibo con fecha 5 de abril de 2004, por lo que hace a su remisión electrónica y el 13 del mismo mes y año por lo que atañe a la recepción de la misma en forma impresa.

Por otra parte, habiendo las partes manifestado su voluntad para que la controversia fuera decidida por un panel unipersonal y habiéndose cubierto por parte del Demandante las tasas contenidas en el Reglamento Adicional del Centro, éste último notificó a las partes la designación del suscrito como Panelista Único en el presente procedimiento, previa recepción de su correspondiente Declaración de Aceptación, Imparcialidad e Independencia.

Finalmente, con fundamento en el artículo 17 del Reglamento de la Política LDRP, el Panelista Único notificó a las partes mediante comunicación remitida vía electrónica el 14 de mayo de 2004, su decisión de dar por concluido el presente procedimiento, pasando el expediente a estado de resolución a efecto de emitir la Resolución que en Derecho corresponda dentro del plazo que al efecto establece el artículo 20 del propio Reglamento, cuyo término en la especie habría de fenecer el 21 de mayo de 2004.

No obstante haberse producido el Cierre del Procedimiento, con fecha 21 mayo de 2004, el Panel recibió vía electrónica una comunicación por parte de la Lic. Ana Laura Morales formulando en favor del Demandado una serie de consideraciones de hecho para ser analizadas por el Panel previo a la emisión de su Decisión.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante BEROL, es una empresa que tiene por objeto social entre otros, la fabricación, exportación, importación, adquisición y comercialización de artículos escolares en general, en el territorio de la República Mexicana.

"Berol" es una marca registrada en México desde 1968 bajo el expediente número 146704 en clase 16 a nombre de Berol Corporation (antes Eagle Pencil Company), una compañía estadounidense de la cual BEROL es subsidiaria.

El Demandado ONE TO ONE por su parte, es una empresa cuyo objeto social se describe en los respectivos Estatutos Sociales de forma generalmente aplicable a todas las empresas en cualquier rama de la industria y el comercio.

De acuerdo con la información contenida en la base de datos WHOIS, con fecha 22 de noviembre de 2001, se registró a nombre del Demandado el nombre de dominio objeto de esta controversia que había sido solicitado. A este respecto, el Demandado manifiesta que el nombre de dominio en cuestión le fue asignado por primera vez el 22 de octubre de 1997, y que la razón por la cual Nic-México tiene registrada en su base de datos una fecha posterior es que en septiembre de 2001, al no manifestarse por su parte la intención de pago por la conservación del nombre de dominio en forma oportuna, el mismo quedó vacante por treinta días, situación que después se restableció en favor del Demandado luego de haber efectuado el pago correspondiente.

5. Argumentos de las Partes

A. Demandante

Los argumentos en que el Demandante apoya la procedencia de su acción de transferencia del nombre de dominio en controversia son los siguientes:

i. El nombre de dominio <berol.com.mx> en disputa, es idéntico a la marca "Berol" sobre la cual BEROL como subsidiaria de Berol Corporation tiene derechos previos, únicos y exclusivos.

ii. El Demandado no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en controversia ya que no es titular de ningún registro marcario que ampare la marca "Berol".

iii. El Demandado solicitó el nombre de dominio y lo viene utilizando de mala fe desde su asignación ya que en ningún momento desde entonces ha desarrollado Portal de Internet alguno (encontrándose simplemente un anuncio indicando que la página se encuentra en construcción), obstaculizando e impidiendo de esta manera su uso por parte del Demandante.

iv. Al Demandado no le interesa desarrollar ninguna página de Internet sino que lo único que pretende es vender el registro del nombre de dominio en cuestión al Demandante.

B. Demandado

En síntesis, las excepciones y defensas hechas valer por el Demandado son las siguientes:

i. No obstante el nombre de dominio en controversia es quizá semejante a la marca que lleva el mismo nombre y de la cual es titular el Demandante, el primero fue registrado de manera legítima y de buena fe el 22 de octubre de 1997.

ii. El nombre de dominio objeto de este procedimiento fue registrado conforme a las reglas que operaban en ese momento, de tal forma que en caso de que las actuales Políticas Generales de nombres de dominio perjudiquen a su titular, cabe la excepción a favor del mismo bajo el argumento de que ninguna ley es retroactiva.

iii. Es de extrañarse que el Demandante, siendo una empresa internacional como se dice, intente obtener el registro del nombre de dominio correspondiente a su marca, en un dominio <.com.mx> y no en un dominio <.it>

iv. Es ilógico que sea hasta el 2004 que el Demandante pretenda la transferencia del nombre de dominio en controversia, ya que bien pudo haberlo solicitado directamente a la Entidad Registradora desde el 1 de febrero de 1989, año en que nace o se crea Nic-México, o bien en el año 1993 cuando se crearon los subdominios <.com.mx>

v. La cesión de derechos del nombre de dominio que solicita el Demandante debe apegarse a lo dispuesto por los artículos 2031 a 2033 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia Federal, cuyos numerales prevén las formalidades que el acto jurídico de cesión de derechos habrá de revestir, así como cumplir con el artículo 2084 del propio ordenamiento que establece la necesidad de satisfacer la contraprestación pactada en favor del cedente por parte del cesionario.

vi. El Demandado,- asegurando ser una empresa que se dedica a proveer servicios de Internet-, afirma tener derechos e interés legítimo respecto del nombre de dominio en controversia en virtud de que lo ha venido utilizando para suministro de correo a clientes suyos que comercializan productos "Berol", siendo éstos aproximadamente 1500.

vii- El derecho e interés legítimo del Demandado sobre el nombre de dominio deriva de los múltiples contratos que tiene celebrados con los clientes a los que les provee el servicio de correo usando dicho nombre de dominio, y que en caso de ceder los derechos, estaría incurriendo en penalizaciones establecidas en los mismos, así como se vería afectado por cancelaciones por parte de muchos de ellos, repercutiendo así en su patrimonio.

viii. El nombre de dominio que nos ocupa no fue registrado ni usado de mala fe en virtud de que no es ni nunca ha sido interés del Demandado venderlo a terceros o incluso al Demandante como falsamente lo manifiesta en su escrito de demanda.

6. Análisis y Conclusiones

Preliminar

El Panel desea poner de manifiesto que para el análisis de los elementos adelante señalados, lo mismo que para llegar a la Resolución correspondiente, se consideraron todos los argumentos aducidos y elementos de prueba ofrecidos por las partes, con excepción de los señalamientos formulados en favor del Demandado mediante la comunicación referida en el último párrafo del punto 3 de esta Decisión, en atención a las consideraciones que enseguida se exponen.

En efecto, este Panel estima ajustado a Derecho su proceder consistente en abstenerse de considerar el contenido de la comunicación a que se refiere la última parte del párrafo que antecede debido a cuatro razones principales:

i La extemporaneidad de la comunicación y su falta de justificación. De una interpretación sistemática de los artículos 14 y 17 del Reglamento de la Política LDRP se colige que con posterioridad a la presentación de los escritos de demanda y contestación, quedará a la sola discreción del Panel admitir la presentación de otros escritos en que las partes viertan argumentos u ofrezcan pruebas, con mayor razón si dicha presentación extemporánea se realiza una vez que se ha cerrado el Procedimiento. En la especie, resulta inadmisible la presentación el día mismo previsto para la remisión de la Decisión por parte del Panelista al Centro de Arbitraje y Mediación de la O.M.P.I., que sin justificación se realiza de un escrito conteniendo alegatos.

ii La condición de unilateralidad con que se presentó el escrito tardío. Según lo disponen los numerales 2H y 10 del Reglamento de la Política LDRP, de toda comunicación que realice una parte deberá correrse traslado simultáneamente a la otra parte, al Grupo Administrativo de Expertos y al Centro de Arbitraje y Mediación de la O.M.PI., de tal suerte que se prohíbe cualquier comunicación unilateral por una de las partes con el Grupo Administrativo de Expertos como ocurrió en el presente caso. Sentado lo anterior, cabe señalar que de considerarse por este Panel los señalamientos formulados el 21 de mayo de 2004, en las condiciones en que se presentaron, se correría el riesgo de dejar en estado de indefensión al Demandante al negársele la oportunidad de conocer el contenido de las alegaciones presentadas y tener la posibilidad de objetarlas, lo que conllevaría a la apertura de una etapa más en el Procedimiento Administrativo no prevista en el propio Reglamento de la Política LDRP.

iii La naturaleza de los señalamientos formulados. Con independencia de lo anterior, este Panel estima irrelevantes y reiterativas las alegaciones vertidas en favor del Demandado en cuanto al fondo.

iv La falta de acreditamiento de la personalidad por parte de la promovente. Por último, la presentación de los alegatos de mérito resulta improcedente, toda vez que en su escrito de Contestación de Demanda, el Demandado no faculta a persona alguna para que en su nombre y representación lo patrocine en el presente Procedimiento. A mayor abundamiento, es de hacer notar que la Lic. Ana Laura Morales no acredita la personalidad con que se ostenta.

General

Según lo dispuesto por el Artículo 1a. de la Política LDRP, para que un Demandante pueda prevalecer en su acción de cancelación de registro o transmisión de la titularidad del registro de un nombre de dominio, deberá acreditar cada uno de los extremos siguientes:

i El nombre de dominio es idéntico o similar en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y

ii El titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

iii El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o Similitud en Grado de Confusión

Como ha quedado sentado desde Nicole Kidman v John Zuccarini, d/b/a Cupcake Party, Caso OMPI No. D2000-1415, el objeto de este tipo de análisis no es determinar si existe la posibilidad de que se presente la confusión en la forma que acontece en el campo de las marcas (esto es, confusión en cuanto a la procedencia causada por el nombre de dominio y su uso en relación con un portal de Internet) sino dilucidar si el nombre de dominio per se se confunde lo suficiente con la marca del Demandante como para justificar la procedencia de una acción bajo la Política LDRP.

En este orden de ideas, en el caso que nos ocupa puede apreciarse que el nombre de dominio <berol.com.mx> incluye en su totalidad la marca "Berol" que sirve de base a la acción incoada por el Demandante.

Al respecto cabe apuntar que la jurisprudencia en la materia ha definida y repetidamente establecido que la presencia de dominios (sean de nivel superior genéricos "gTLDs"como .com o relativos a códigos de países "ccTLDs"como .mx) al obedecer su existencia a razones técnicas, no constituyen elementos relevantes jurídicamente para desestimar la confusión entre una marca y un nombre de dominio. Véanse por ejemplo: Busy Body, Inc. v. Fitness Outlet Inc., Caso OMPI No. D2000-0127; Infinity Broadcasting Corp. v. Quality Services, Inc., Caso OMPI No. D2000-0361 y Sky Software Corp. v. Digital Sierra Inc., Caso OMPI No. D2000-0165.

Por lo anterior se concluye que el nombre de dominio en controversia es idéntico a la marca de que el Demandante se vale para justificar la procedencia de su acción, actualizándose por tanto la hipótesis contenida en el artículo 1.a inciso i de la Política LDRP. A mayor abundamiento, es de destacarse que el Demandado no combate en su escrito de contestación la conclusión que antecede.

B. Interés Legítimo respecto del Nombre de Dominio

Con relación a este punto, el Demandante aduce que el Demandado no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en controversia ya que no es titular de ningún registro marcario que ampare la marca "Berol".

Por su parte, el argumento principal del Demandado sobre este aspecto consiste en afirmar tener derechos e interés legítimo respecto del nombre de dominio objeto de este procedimiento en virtud de que lo ha venido utilizando para suministro de correo a clientes suyos que comercializan productos "Berol".

A este respecto, el Panel observa en primera instancia que la actividad primordial de la Demandada -que según su dicho es "proveer servicios de Internet"-, no se acredita fehacientemente a la luz de los Estatutos Sociales exhibidos a efecto de justificar su interés legítimo en proporcionar servicios de suministro de correo electrónico a clientes que comercializan productos de la Demandante. Por el contrario, la naturaleza de los "servicios de Internet" que describe no justifica en absoluto la necesidad de su parte en registrar nombres de dominio correspondientes a empresas conocidas con las que no mantenga ningún tipo de relación, como en la especie la Demandante. Lo anterior se corrobora de la lectura del correo electrónico ofrecido por el propio Demandado de fecha 22 de octubre de 1997, marcado como Anexo 2, en el cual se le informa que además del dominio en disputa, los relativos a <teamexico.com.mx> y <multipack.com> han sido solicitados o registrados.

Por otra parte, el Demandado pretende excepcionarse del cumplimiento de la Política LDRP, alegando una pretendida retroactividad de la Política LDRP en su perjuicio bajo el argumento de que el nombre de dominio fue inicialmente registrado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Política Uniforme para la Resolución de Controversias (UDRP), en cuyo texto se apoya fielmente la Política LDRP.

Sobre el particular, el Panel estima inoperante el argumento del Demandante por las siguientes consideraciones:

Es importante precisar que la naturaleza de la Política LDRP no es la de una norma legislativa (cuya aplicación retroactiva en perjuicio de persona alguna está prohibida en México por mandato constitucional) sino la de un acuerdo de voluntades entre la Entidad Registradora y el Solicitante del Nombre de Dominio, ya que la propia Política se incorpora por referencia al Acuerdo de Registro del nombre de dominio en controversia celebrado entre Nic-México y el Demandado. Así, de conformidad con dicho Acuerdo, al solicitar, registrar, usar, mantener, reactivar, cancelar o recuperar el nombre de dominio, el solicitante o titular de un nombre de dominio se obliga en los términos de la Política LDRP y su Reglamento. Por tanto, este Panel considera intrascendente la alegación del Demandado encaminada a controvertir la fecha de creación del nombre de dominio señalada en la base de datos de libre consulta WHOIS, que de conformidad con el Acuerdo de Registro constituye la única fuente de información sobre un nombre de dominio que surte plenos efectos jurídicos, cuya falsedad o inexactitud le correspondía en todo caso objetar oportunamente al propio Demandado.

Por otra parte, este Panel considera ineficaces e irrelevantes las declaraciones vertidas por el Demandado -identificadas bajo el punto 5 B. incisos iii y iv de esta Decisión-, toda vez que las mismas no resultan idóneas para justificar un Interés Legítimo de su parte para haber registrado o utilizar el nombre de dominio en controversia.

A propósito del argumento señalado en el inciso v del punto 5 B de esta Decisión, es pertinente aclarar que las disposiciones relativas a la Cesión de Derechos contenidas en el Código Civil, sea para el Distrito Federal, algún otro Estado o para la Federación no resultan aplicables para determinar la procedencia de una acción de transferencia de nombre de dominio solicitada en relación con una controversia que se ubica dentro del ámbito de la Política LDRP, cuya observancia ha sido aceptada por las partes y por consiguiente debe ser respetada en atención a la máxima jurídica contractual "pacta sunt servanda" (santidad en el respeto a lo pactado), recogida en el propio ordenamiento invocado por el Demandado. Con independencia de lo anterior, debe desestimarse la interpretación infundada que infiere el Demandado de los numerales transcritos, ya las disposiciones legales vigentes no establecen la necesidad de establecer una contraprestación para la existencia o validez de un "contrato" de cesión de derechos -como serían aquéllos derivados de un registro de nombre de dominio-, mismas disposiciones que como ya se expuso, no resultan aplicables para decidir una "controversia" sobre un nombre de dominio.

Por todo lo expuesto, este Panel concluye que el Demandado, -al no acreditar alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 1c de la Política LDRP o alguna otra análoga-, no tiene ningún derecho o interés legítimo que justifique el registro que ha efectuado o el uso que ha venido haciendo del nombre de dominio en disputa.

C . Registro o Uso del Nombre de Dominio de Mala Fe

El argumento central del Demandante con relación a este apartado versa en el hecho de que el Demandado, desde el momento en que le fue asignado el nombre de dominio en disputa, no lo ha utilizado a través de la creación de un Portal de Internet activo.

Este Panel advierte que el Demandado no refuta la afirmación hecha por el Demandado respecto a la inactividad del sitio de Internet correspondiente al nombre de dominio en controversia.

Sentado lo anterior, es oportuno destacar que es de explorado derecho considerar la inactividad o detentación pasiva de un nombre de dominio como indicativa de mala fe en su registro o uso. Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003; TPI Holdings Inc. v. JB Design, Caso OMPI No. D2000-0216; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. N/A, Caso OMPI No. D2003-0996.

En la especie, este Panel llama la atención sobre los siguientes factores que a su juicio, corroboran la mala fe del Demandado para haber registrado o usar el nombre de dominio en controversia:

- La fuerte reputación de que goza la marca "Berol" en territorio nacional como consecuencia de su ya larga presencia en el mercado y su grado de identificación por el público consumidor de productos escolares en el país;

- La falta de derecho o interés legítimo por parte del Demandado para registrar o usar el nombre de dominio;

- La falta de justificación por parte del Demandado para desarrollar un sitio de Internet destinado a algún fin lícito específico relacionado con el nombre de dominio, a partir del momento en que éste último le fue atribuido;

- El Demandado no ha ofrecido prueba alguna destinada a acreditar un uso plausible de buena fe que pretenda hacer en el futuro del nombre de dominio;

En el mismo sentido, este Panel considera que la inactividad del sitio de Internet correspondiente al nombre de dominio en controversia no pudo obedecer a otra causa más que a esperar a que el Demandante tarde o temprano se diera cuenta de la ocupación del nombre de dominio coincidente con su marca [Gaggia S.p.A. v. Yokngshen Kilang, Caso OMPI No. D2003-0982], lo que en efecto ocurrió y propició la iniciación de este procedimiento.

Por consiguiente, haciendo notar que de acuerdo con el texto de la Política LDRP, las causales ahí descritas para acreditar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio son enunciativas más no limitativas, este Panel concluye en atención a lo arriba motivado, que el Demandado ha registrado y usado de mala fe el nombre de dominio en controversia.

7. Resolución

En mérito de todo lo expuesto y fundado anteriormente, este Panel concluye que el Demandante ha acreditado los extremos de su acción intentada y en consecuencia, se determina que el nombre de dominio <berol.com.mx> sea transferido al Demandante.

Reynaldo Urtiaga Escobar
Panelista Único

Fecha: 24 de Mayo de 2004