El nombre de dominio en disputa, <mercury.com.mx>, fue registrado el 25 de abril de 2004.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

A.1. Identidad o Semejanza en Grado de Confusiуn

El Demandante argumenta lo siguiente:

El dominio controvertido <mercury.com.mx> es idйntico en grado de confusiуn a sus marcas, puesto que los elementos “.com” y “.mx” no son suficientemente distintivos y son partes comunes en casi todos los nombres de dominio.

La marca “MERCURY” es notoriamente conocida por el pъblico, y el Demandante presenta, como prueba para intentar acreditar esta afirmaciуn, un estudio estadнstico elaborado por la empresa GRUPO IDM, en donde se proporcionan detalles sobre el cuestionario y la muestra utilizados en dicho estudio. Algunos de los resultados reflejan que 56% de los encuestados asociaron la palabra MERCURY a un coche/auto; que el 80% de los encuestados relacionaron dicha palabra con automуviles, mientras que el 4% con cosmйticos y el 16% restante con otros productos o servicios; y que el 68% de los encuestados reconocieron haber oнdo hablar de los automуviles MERCURY.

A.2. Ausencia de Derechos o Intereses Legнtimos de la Demandada Respecto del Nombre de Dominio.

El Demandante presentу los siguientes argumentos:

Antes de que la Demandada recibiera cualquier notificaciуn del Demandante, el nombre de dominio en disputa <mercury.com.mx> resolvнa a un sitio Web en el que solamente se podнa observar una imagen con la palabra “Mercury”.

Despuйs de haber sido contactada por el Demandante, la Demandada sustituyу dicha imagen por una serie de “filminas” elaboradas con base en el programa Power Point de Microsoft, respecto de informaciуn de carбcter aparentemente comercial.

La sustituciуn de la mencionada imagen por dichas filminas es sуlo una maniobra de la Demandada para aparentar un uso legнtimo, lo cual se confirma con los siguientes indicios:

- El tнtulo que aparece en la barra superior del navegador (Internet Explorer) al abrirse el sitio al que resuelve el dominio en disputa dice: “Banca Remota PC”, lo cual nada tiene que ver con el supuesto negocio que la Demandada pretende promocionar a travйs del nombre de dominio <mercury.com.mx>, puesto que la Demandada afirma que mediante dicho dominio promocionarб un programa de software para la administraciуn efectiva de la fuerza de ventas por Internet.

- El sitio Web que se despliega al teclear el nombre de dominio en disputa no tiene ninguna informaciуn de contacto (domicilio, telйfono, correo electrуnico) para que el consumidor interesado pueda ponerse en contacto con la empresa para adquirir el supuesto programa de software que dice ofrecer la Demandada. Esto es una violaciуn al artнculo 76 bis de la Ley Federal de Protecciуn al Consumidor vigente en Mйxico.

- El sitio Web de referencia, carece de logotipo, tanto del software como de la empresa, asн como de cualquier tipo de informaciуn (nombre de la empresa que lo vende o distribuye, direcciуn, telйfono, fax, correo electrуnico, forma de contacto, etc.) para que el consumidor haga contacto con la empresa en caso de estar interesado por el supuesto software.

- Desde la primera comunicaciуn enviada por el Contacto Administrativo de la Demandada, Sr. Benitez, al apoderado del Demandante (el 13 de julio de 2004) a la fecha de presentaciуn de la Demanda, han transcurrido casi tres (3) meses sin que la Demandada haya modificado en lo absoluto el sitio con el dominio en disputa en el que pretende promocionar el software de referencia.

- Ningъn comerciante o empresario con un interйs legнtimo en promover o comercializar un producto, publica una pбgina de Internet SIN informaciуn que pueda conducir a la venta de dicho producto. No se puede vender sin publicar un precio, direcciуn, telйfono u otros medios de contacto para cerrar la transacciуn.

El Demandante ha realizado bъsquedas de marcas y de reservas de derechos, y no ha encontrado ningъn derecho exclusivo relativo a “MERCURY” respecto de las primeras o las segundas, cuyo titular sea la Demandada.

A.3 Registro o Uso de Mala Fe.

El Demandante ha presentado los argumentos seсalados a continuaciуn:

- La Demandada ha manifestado al Demandante que estarнa en disposiciуn de ceder el nombre de dominio controvertido <mercury.com.mx>, a cambio de USD 4,000.00 (cuatro mil dуlares, moneda de curso legal en Estados Unidos de Amйrica), en virtud de los gastos en que habнa incurrido para promover su software.

Esta cantidad supera los costos diversos que estбn relacionados directamente con el nombres de dominio (Polнtica, Pбrrafo 1.b) i)), puesto que el ъnico costo asociado al registro de un nombre de dominio en el Registrador NIC-Mйxico es de USD 35.00 (treinta y cinco dуlares 00/100, moneda de curso legal en Estados Unidos de Amйrica).

La Demandada, en su pбgina inicial, ha intentado de manera intencionada atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn del sitio Web de la Demandada (Polнtica, Pбrrafo 1.b)(iv).

Si bien los signos distintivos presentados con anterioridad no son idйnticos, es notoriamente conocido que una de las marcas de la Demandante, FORD, es la lнnea de automуviles MERCURY. No es coincidencia que el titular use la palabra MERCURY encerrada en un уvalo azul, muy similar al logotipo y marca registrada FORD del Demandante.

La Demandada no ha registrado marca alguna relacionada con la palabra MERCURY, no cumple con las obligaciones de ley para informar y orientar a los consumidores, no ha modificado en lo absoluto el sition web con el dominio en disputa desde que fue contactado por el Demandante para solicitarle la cesiуn del mismo, y no es posible vender un programa de cуmputo si no se tiene ningъn tipo de dato de contacto, domicilio o precio publicado en el sitio Web donde se pretenda vender йste.

B. Demandada

La Demandada no contestу a las argumentaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

Cuestiуn previa

Debido a que la Demandada no ha presentado una contestaciуn vбlida a la Demanda, en tйrminos del pбrrafo 5 del Reglamento, el Panel puede calificar de ciertos los argumentos del Demandante (ver, por ejemplo, Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk, Caso OMPI No. D2002-0487, 12 de agosto de 2002; Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Caso OMPI No. D2000-0009, 29 de febrero de 2000).

Marco general

De conformidad con la Polнtica, el Demandante deberб acreditar que los siguientes tres extremos se cumplen (Polнtica, Pбrrafo 1.a)):

i) el nombre de dominio es idйntico o semejante en grado de confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y

ii) el titular no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio; y

iii) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o semejanza en grado de confusiуn

El Demandante ha presentado pruebas suficientes para acreditar la titularidad de derechos marcarios respecto de la palabra MERCURY, derivados de tres registros de marca otorgados en Mйxico.

El Demandante tambiйn ha probado que la marca MERCURY es conocida e identificada por miembros del pъblico consumidor en Mйxico, mediante un muestreo y una encuesta realizados en dicho paнs.

En la opiniуn de este Panel, el nombre de dominio en disputa <mercury.com.mx> es idйntico a la marca MERCURY del Demandante, puesto que tanto el primero como la segunda estбn compuestos de los mismos elementos, salvo por la adiciуn en el primero del dominio de cуdigo de paнs (por sus siglas en inglйs: ccTLD) “.mx”, y el dominio de nivel secundario (por sus siglas en inglйs SLD) “.com”, inmediatamente despuйs del ccTLD “.mx”, leyйndolo de derecha a izquierda. La adiciуn de los mencionados ccTLD y SLD al nombre de dominio de la Demandada carece de significaciуn jurнdica alguna que pudiera distinguir al nombre de dominio <mercury.com.mx> de la marca MERCURY, debido a que dichos ccTLD y SLD no cumplen la funciуn de identificar a determinado proveedor como la fuente de ciertos productos y/o servicios (ver, mutatis mutandis, Antena 3 de Televisiуn S.A. c/ D. Javier Garcнa Quintas, Caso OMPI No. D2002-0537, 6 de septiembre de 2002, ver tambiйn CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc., Caso OMPI No. D2000-0834, 4 de septiembre de 2000).

Por tanto, el Demandante ha cumplido con el primer requisito de la Polнtica.

B. Derechos o intereses legнtimos

De acuerdo con el Pбrrafo 1.c) de la Polнtica, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, puede servir para demostrar que la Demandada tiene derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio en cuestiуn:

i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilizaciуn, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurнdicamente tutelado por alguna reserva de derechos;

ii) el titular (en calidad de particular, empresa u otra organizaciуn) ha sido conocido comъnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos; o

iii) se hace un uso legнtimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intenciуn de desviar a los consumidores de manera equнvoca o de empaсar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos en cuestiуn con бnimo de lucro.

La Demandada no ha presentado formalmente su contestaciуn conforme a la Polнtica y el Reglamento, motivo por el cual dicha Demandada no ha alegado ni demostrado tener derecho y/o interйs legнtimo alguno sobre el dominio en disputa, en tйrminos del Pбrrafo 1.c) de la Polнtica.

La Demandada no ha contestado ni desvirtuado las aseveraciones del Demandante, en el sentido de que el ъnico elemento que contenнa el sitio Web de la Demandada, antes de ser contactada por el Demandante era la imagen de la palabra MERCURY encerrada en un уvalo de color azul (ver punto 5, supra), y que poco tiempo despuйs de haber sido contactada por el Demandante, con motivo de la invitaciуn que йste le hizo para cancelar el dominio en disputa, la Demandada almacenу o “subiу” en el servidor correspondiente, respecto del sitio Web al que resuelve el dominio controvertido, una presentaciуn en Power Point de Microsoft, relativa a un programa de cуmputo para la gestiуn de ventas. Tampoco ha negado la Demandada la afirmaciуn del Demandante respecto de que las anteriormente mencionadas acciones de la Demandada fueron simplemente “maniobras” de йsta para aparentar un “uso legнtimo” del dominio en cuestiуn.

A la luz de lo anterior, y tomando en cuenta que la Demandada no ha controvertido ni negado las afirmaciones del Demandante en el sentido de que la Demandada carece de derechos o intereses legнtimos respecto del dominio <mercury.com.mx>, y a que la Demandada no ha invocado ninguno de los supuestos establecidos en el pбrrafo 1 c) de la Polнtica, ni ha presentado formalmente en el presente procedimiento ningъn argumento o prueba que permita a este Panel encontrar la existencia de derechos o intereses legнtimos, y considerando que en virtud de Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk y precedentes similares (ver punto sobre Cuestiуn previa, supra) el Panel estima que el segundo requisito de la Polнtica ha sido cumplido por el Demandante.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

De acuerdo con el Pбrrafo 1.b) de la Polнtica, las circunstancias siguientes, entre otras, constituirбn la prueba del registro o utilizaciуn de mala fe de un nombre de dominio:

i) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al promovente que es el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos a un competidor del promovente, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que estбn relacionados directamente con el nombre de dominio; o

ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos refleje su denominaciуn en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el titular haya desarrollado una conducta de esa нndole; o

iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv) se ha utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a un sitio Web o a cualquier otro sitio en lнnea, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la denominaciуn del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn del sitio Web o del sitio en lнnea o de un producto o servicio o bien jurнdicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en el sitio en lнnea.

Cabe mencionar que esta Polнtica, es decir la relativa a disputas originadas con motivo de dominios con terminaciуn .mx, seсala que la mala fe puede encontrarse en el registro у uso del nombre de dominio en disputa, con lo cual es suficiente probar aisladamente la mala fe en el registro, o bien en el uso del dominio para cumplir con el tercer requisito.

Aunque el presente Panel no estб facultado, ni tiene competencia para decidir sobre la notoriedad de la marca MERCURY (ver, mutatis mutandis, The Nasdaq Stock Market, Inc., v. Hamid Reza Mohammad Pouran, Caso OMPI No. D2002-0770, 16 de octubre de 2002; ver tambiйn The Nasdaq Stock Market, Inc. v. Global America, Caso OMPI No. DNU2002-0002, 14 de mayo de 2002), sн existen pruebas suficientes en el expediente que permiten acreditar que el Demandante tiene derechos exclusivos al uso de dicha marca, y que la misma goza de reconocimiento entre el pъblico consumidor de Mйxico (ver puntos 5 y 6 A, supra). Dichas pruebas tambiйn permiten presumir que el Demandante ha hecho un uso considerable de la marca MERCURY en Mйxico.

Por tanto, el Panel ha arribado a una presunciуn iuris tantum de que la Demandada conocнa o debнa haber conocido la marca MERCURY del Demandante al momento de solicitar el registro del dominio controvertido. Esta presunciуn no ha sido desvirtuada por alegato o prueba alguna presentada por la Demandada. Debido a que la Demandada no ha acreditado tener derechos o intereses legнtimos sobre el dominio en disputa, y a que existe una presunciуn respecto de que dicha Demandada sabнa o debiу haber sabido respecto de las marcas del Demandante, aunado al hecho de que no existen en el expediente pruebas o explicaciones que permitan establecer que la Demandada hubiese registrado el nombre de dominio controvertido de buena fe, este Panel concluye que no existen motivos o razonamientos suficientes para determinar que el dominio <mercury.com.mx> fue registrado de buena fe.

Adicionalmente y en conjunciуn a la anterior presunciуn de conocimiento de la marca del Demandante, en vista de que la Demandada no negу ni desvirtuу la afirmaciуn que hizo el Demandante, en cuanto a que la Demandada solicitу, a cambio de la transmisiуn del dominio en disputa, la cantidad de USD 4,000.00 (cuatro mil dуlares, moneda de curso legal en Estados Unidos de Amйrica), alegando gastos de promociуn de su supuesto programa de cуmputo, y considerando que en virtud de Encyclopaedia Britannica, Inc. v. null John Zuccarini, Country Walk y precedentes similares (ver punto sobre Cuestiуn previa, supra) los argumentos del Demandante que no han sido contestados pueden calificarse de ciertos, la conducta atribuida a la Demandada por el Demandante cae dentro del supuesto del Pбrrafo 1.b)i) de la Polнtica, referente a registrar un nombre de dominio fundamentalmente con el fin de venderlo o cederlo al titular de una marca, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que estбn relacionados directamente con el nombre de dominio (ver, por ejemplo, World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, Caso OMPI No. D1999-0001 (14 de enero de 2000); Educational Testing Service v. TOEFL, Caso OMPI No. D2000-0044 (16 de marzo de 2000); Jordan Grand Prix Ltd. v. Gerry Sweeney, Caso OMPI No. D2000-0233 (11 de mayo de 2000); y Capcom Co. Ltd. and Capcom U.S.A. Inc. v. Dan Walker trading as “Namesale”, Caso OMPI No. D2000-0200 (1 de mayo de 2000)).

Por tanto, el Demandante ha cumplido con el tercer requisito de la Polнtica y el Panel determina que el dominio en disputa ha sido registrado o se usa de mala fe.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el Artнculo 1 de la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” y los Artнculos 19 y 20 del Reglamento, el Panel ordena que el nombre de dominio <mercury.com.mx> sea transferido al Demandante.

Kiyoshi I. Tsuru
Experto Ъnico

Fecha: 6 de diciembre de 2004

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