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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Terra Networks, S.A. v. Alvaro Baillo Osorio

Caso No. D2005-0180

1. Las Partes

La Demandante es Terra Networks, S.A., con domicilio en Pozuelo de Alarcуn (Madrid), Espaсa, representada por Javier Ungrнa Lуpez.

El Demandado es Alvaro Baillo Osorio, con domicilio en Madrid, Espaсa.

2. Los Nombres de Dominio y los Registradores

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <terralegal.com>, <terralegal.net>, y <terralegal.org>.

El registrador del nombre de dominio <terralegal.com> es Melbourne IT Ltd., y el de los nombres de dominio <terralegal.net> y <terralegal.org> es Arsys Internet, S.L. dba nicline.com.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 16 de febrero de 2005, por correo electrуnico, y el 17 de febrero de 2005 por correo urgente. El 17 de febrero de 2005, el Centro enviу a los registradores de los nombres de dominio en cuestiуn, vнa correo electrуnico, una solicitud de verificaciуn registral. El 17 y el 18 de febrero de 2005 el Centro recibiу respuesta de ambos registradores, vнa correo electrуnico, confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contacto(s) administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 28 de febrero de 2005. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 20 de marzo de 2005. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 21 de marzo de 2005 a las 02’07’’, aunque consta remitido desde el domicilio de la Demandante el 20 de marzo. El Panelista considera que el documento debe aceptarse.

El Centro nombrу a Mario Sol Muntaсola como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 29 de marzo de 2005, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante ostenta numerosos registros de marca de la denominaciуn “TERRA”:

- La marca espaсola nъmero 2.259.366, denominativa, solicitada el 24 de septiembre de 1999 y concedida el 22 de mayo de 2000 en clase 42 para distinguir, entre otros, servicios jurнdicos.

- La marca comunitaria nъmero 1.347.227, denominativa, solicitada el 13 de octubre de 1999 y concedida el 22 de enero de 2003 en diversas clases, entre ellas en clase 42 para distinguir, entre otros, servicios jurнdicos.

- La marca espaсola nъmero 2.261.489, mixta, solicitada el 4 de octubre de 1999 y concedida el 5 de abril de 2000 en clase 42 para distinguir, entre otros, servicios jurнdicos.

- La marca comunitaria nъmero 1.332.691, mixta, solicitada el 4 de octubre de 1999 y concedida el 14 de mayo de 2003 en diversas clases, entre ellas en clase 42 para distinguir, entre otros, servicios jurнdicos.

Ademбs de estos registros, la Demandante ostenta otros registros que contienen la denominaciуn “TERRA”, en prбcticamente todas las clases del nomenclator internacional, para distinguir, entre otros, servicios jurнdicos.

No consta que el Demandado haya usado nunca efectivamente ninguna de estas marcas para distinguir servicios jurнdicos.

El Demandado registrу el nombre de dominio <terralegal.com> el 19 de junio de 2000, y el 23 de mayo de 2003 registrу los nombres de dominio <terralegal.net> y <terralegal.org>.

Posteriormente, el Demandado presentу tres solicitudes de registro de la marca “TERRALEGAL”:

- Solicitud de marca denominativa en clase 42 para distinguir servicios de consultorнa en materia jurнdica, incluyendo la consultorнa a travйs de medios telemбticos, solicitada en abril de 2001. Inicialmente concedida por la OEPM, con la oposiciуn de la Demandante, fue posteriormente rechazada tras la estimaciуn del recurso de alzada presentado por la Demandante contra la concesiуn. Actualmente es objeto de un recurso contencioso-administrativo pendiente de resoluciуn.

- Solicitud de marca denominativa en clase 45, solicitada en julio de 2002 y denegada por la OEPM.

- Solicitud de marca mixta en clase 42, para distinguir, entre otros, servicios jurнdicos, solicitada en junio de 2003 y denegada por la OEPM.

En junio de 2002, el Demandado (abogado de profesiуn) inicia el desarrollo de un sitio web denominado “TERRALEGAL” destinado a la prestaciуn de servicios jurнdicos en lнnea –existe constancia documental de sus preparativos–. Tambiйn ha quedado suficientemente acreditado –fundamentalmente, a travйs de la publicidad del mismo– que este sitio web, al que se accede a travйs del nombre de dominio “TERRALEGAL, estб operativo desde enero de 2003, si bien, a la fecha la mayor parte de sus contenidos no son accesibles, reduciйndose el funcionamiento del sitio, sobre todo, a proporcionar enlaces a recursos de terceros.

En mayo de 2003 el Demandado solicitу y obtuvo la reserva de la denominaciуn “TERRALEGAL Law Services, S.L.” para designar con ese nombre una sociedad limitada. Dicha reserva caducу sin haber sido utilizada. Recientemente, en marzo de 2005, solicitу y obtuvo la reserva de la denominaciуn “TERRALEGAL de Servicios Jurнdicos, S.A.” para designar con ese nombre una sociedad anуnima. No obstante, no se ha acreditado que a la fecha se haya constituido ninguna sociedad con ese nombre.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante reclama la transferencia a su favor de los nombres de dominio con base en sus derechos sobre los distintos registros de la marca “TERRA”, al entender que los nombres de dominio del Demandado son similares a sus marcas y producen confusiуn, en la medida que coinciden en su tйrmino distintivo, y alegando que asн lo ha declarado la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas.

Asimismo, la Demandante niega que el Demandado tenga derechos o intereses legнtimos sobre los nombres de dominio, seсalando que no existe ninguna sociedad legalmente constituida con dicha denominaciуn, y que tampoco dispone de marcas que lo amparen. Precisamente, la Demandante basa en la denegaciуn por la OEPM de las solicitudes de registro presentadas por el Demandado de la marca “TERRALEGAL” la prueba de que los nombres de dominio han sido registrados y son usados de mala fe, por cuanto a pesar de ello sigue haciendo un uso marcario de esta denominaciуn.

B. Demandado

Con caracter previo, el Demandado solicita que se rechace la Demanda con base en la falta de legitimaciуn del representante de la Demandante, por cuanto el poder aportado por dicho representante (procurador de los Tribunales) no lleva la apostilla de la Haya, lo cual vulnera normas imperativas de derecho pъblico internacional.

Por otro lado, alega tambiйn el Demandado que la Demandante no menciona en su demanda que el rechazo de la OEPM a su solicitud de registro de la marca “TERRALEGAL” estб siendo objeto en la actualidad de un recurso contencioso-administrativo que se tramita por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo cual supone una vulneraciуn del pбrrafo 3, apartados xi y xiv del Reglamento.

En cuanto al fondo, el Demandado alega disponer de derechos o intereses legнtimos sobre la denominaciуn “TERRALEGAL” y niega que se produzca la pretendida confusiуn entre sus nombres de dominio y la marca “TERRA” de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Con carбcter previo, antes de entrar en el fondo del asunto, es necesario despejar dos cuestiones ajenas al Procedimiento planteadas de adverso por el Demandado.

1. Acreditaciуn del representante del Demandante

El presente procedimiento es un procedimiento de carбcter privado, cuya fuerza proviene de los contratos suscritos entre las partes y los registradores, y cuya reglamentaciуn no contiene ninguna previsiуn especнfica acerca de la forma en la que ha de producirse la acreditaciуn del representante de las partes, ni mucho menos exige a йste ostentar condiciуn alguna (por ejemplo, no impone que deba tener la condiciуn de abogado). De hecho, ni siquiera se exige acreditar la condiciуn de representante mediante documento pъblico, e incluso, la representaciуn se presume por la mera ratificaciуn tбcita del representado. Por lo tanto, entiende este panelista que no cabe estimar la pretensiуn de rechazo de la Demanda por falta de legitimaciуn del representante de la Demandante.

2. Ocultaciуn por el Demandante de un procedimiento judicial

Respecto a la ocultaciуn del recurso contencioso-administrativo por parte de la Demandante, entiende este panelista que, si bien no supone una vulneraciуn en sentido estricto del Reglamento (que obliga al Demandante a identificar en la Demanda “cualquier otro procedimiento jurнdico que se haya comenzado o terminado en relaciуn con el nombre o nombres de dominio objeto de la demanda”), la existencia de dicho recurso tiene consecuencias relevantes para la resoluciуn de este procedimiento, por cuanto no puede considerarse como un hecho definitivo la decisiуn de la OEPM de rechazar la convivencia de las marcas TERRALEGAL y TERRA, para designar servicios jurнdicos, tal como ha pretendido la Demandante con una cierta “mala fe”.

En cuanto al anбlisis de las cuestiones de fondo:

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

(a) El apartado 15.a) del “Reglamento” encomienda al panel la decisiуn de la demanda sobre la base de:

- Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.

- Lo dispuesto en la “Polнtica” y en el propio “Reglamento”, y

- De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el panel considere aplicables.

(b) Las normas o principios aplicables al procedimiento que no sean la Polнtica, el Reglamento y el Reglamento Adicional, no deben suponer un trato diferente o desigual en relaciуn con los nacionales de paнses que no sean parte en la controversia concreta y cuyas normas o principios nacionales puedan ser diferentes a los aplicados. En tal sentido, deberбn aplicarse normas internacional y convencionalmente uniformes, como tambiйn lo son las que rigen en el procedimiento administrativo, y sуlo en su defecto las legislaciones nacionales podrбn tenerse en cuenta a efectos interpretativos o aclaratorios.

Por lo tanto, debe quedar claro que los principios que rigen en materia de marcas y de nombres de dominio son distintos, y por tanto que, a la hora de valorar los derechos ostentados por el titular de una marca frente a quien ha registrado un nombre de dominio que pudiera entrar en conflicto con esa marca, no cabe una aplicaciуn sistemбtica de la normativa marcaria, como si de una infracciуn del derecho exclusivo de marca se tratara, de acuerdo con la legislaciуn que resulte aplicable. Y eso es especialmente asн, cuando se trata de resolver el conflicto entre marcas y nombres de dominio bajo la уptica de la Polнtica, que es lo que corresponde hacer a este panelista.

Dicho esto, tambiйn es cierto que, para la valoraciуn del primero de los requisitos exigidos por la Polнtica, los criterios que rigen el derecho de marcas en el territorio donde los signos en conflicto vayan a operar (en este caso Espaсa) constituirбn una referencia esencial a la hora de su comparaciуn.

Se trata de determinar si existe riesgo de confusiуn entre TERRA y TERRALEGAL, comparando ambos signos, asн como los servicios que designan.

En cuanto a la comparativa de los signos existe identidad en la raнz de ambos (TERRA). Sin embargo, la utilizaciуn del genйrico LEGAL completando la denominaciуn utilizada por el Demandado ofrecerнa suficiente distancia con la denominaciуn reivindicada por la Demandante si no fuera por el carбcter, cuanto menos, notorio, de la marca de la Demandante.

No hay duda que la marca TERRA es una marca registrada notoria, de manera que su бmbito de protecciуn debe extenderse mбs allб del mero бmbito objetivo en el cual se aplica. Es decir, el derecho de marca de la Demandante se extiende tambiйn a aquellos servicios que presentan una proximidad relativa con los servicios que designa la marca, de forma que cuanto mayor sea el grado de notoriedad reconocido a la marca, mayor deberб ser su бmbito de protecciуn objetivo. La cuestiуn a valorar es si existe una proximidad suficiente en el sentido indicado entre los servicios designados por esa marca por la Demandante (portal de noticias y contenidos de muy diversa нndole, asн como servicios de telecomunicaciones) y los servicios jurнdicos prestados por el Demandado a travйs del nombre de dominio, como para apreciar el riesgo de confusiуn alegado por la Demandante.

En esa valoraciуn, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

(a) Es un hecho acreditado a tener en cuenta que existen diversos registros marcarios que distinguen servicios jurнdicos y que incluyen en su denominaciуn el prefijo TERRA. Se trata de numerosos registros que estando en pleno vigor conviven con la marca de la Demandante.

(b) En lнnea con el anterior, es tambiйn reseсable que la denominaciуn TERRA, por mбs que figure inscrita a favor de la Demandante, no es un tйrmino de fantasнa, sino que se trata de una voz comъn, frecuentemente utilizada, por lo que debe establecerse y delimitarse con suma precisiуn el espacio privativo que conforma el signo registrado del espacio de libre utilizaciуn.

(c) Siguiendo con el razonamiento, la Demandante deberнa probar con especial claridad las razones en las que fundamenta su alegaciуn de que el Demandado toma conocimiento de la denominaciуn TERRA de las marcas de la Demandante y no del acerbo comъn.

(d) Y por fin, de los propios actos de la Demandante, quien tiene inscritas numerosas marcas compuestas por la raнz TERRA acompaсada de un adjetivo (TERRANET, TERRATEL, TERRALIBRE…) se debe deducir su conocimiento de que la denominaciуn que utiliza no puede extenderse a cualesquiera combinaciones que incluyan el tйrmino TERRA.

Por lo que se refiere a la comparativa de los servicios designados, si bien es cierto que la Demandante tiene su marca registrada para designar servicios jurнdicos, hay que destacar que en realidad ha pretendido ocupar la totalidad del espectro del nomenclator de clases, sin que de entrada pueda admitirse una apropiaciуn absoluta y en exclusiva de un tйrmino, especialmente cuando se trata de un tйrmino comъn como es йste, y ademбs, cuando no consta (porque no se ha alegado ni probado) que en los ъltimos cinco aсos haya sido o estй siendo usada efectivamente en ese campo.

En consecuencia, no se aprecia en este бmbito identidad, aunque objetivamente hay similitud. Otra cosa serб si dicha similitud es capaz de poder generar confusiуn habida cuenta de los servicios que efectivamente han demostrado que prestan cada una de las Partes. Ello nos lleva a seguir con el anбlisis de los restantes requisitos.

B. Derechos o intereses legнtimos

Contra las alegaciones de la Demandante, el Demandado defiende que dispone de derechos o intereses legнtimos sobre la denominaciуn TERRALEGAL.

Por un lado, el nombre de dominio se viene utilizando, desde mucho tiempo antes de que se presentara la Demanda, para direccionar al servicio web TERRALEGAL, en el cual se ofrecen diversos contenidos de carбcter jurнdico. El desarrollo de este servicio empezу, al menos, en junio de 2002. Incluso se ha acreditado la existencia de preparativos para su puesta en marcha anteriores a esa fecha (e-mail dirigido a una editorial jurнdica solicitando una posible colaboraciуn). Y consta tambiйn el pago de los servicios de hospedaje del sitio web desde enero de 2003. Otro elemento a valorar es el de la publicidad del sitio web TERRALEGAL, efectuada tanto por medios convencionales (pбginas amarillas impresas) como electrуnicos (incluso, a travйs del propio portal de Terra).

Es cierto que no parece ser un sitio web que cuente detrбs con una base sуlida de contenidos, ya que a la fecha se reduce a ofrecer enlaces a recursos de terceros (muchos de los cuales ni siquiera funcionan), pero lo cierto es que la pбgina web existe y que el servicio se identifica con el nombre TERRALEGAL.

Ademбs, la reserva de una denominaciуn que contiene como elemento principal el tйrmino TERRALEGAL para ser usada como nombre de una sociedad mercantil, si bien esta sociedad no ha llegado a constituirse formalmente, puede ser considerado tambiйn como una muestra de la existencia de indicios o preparativos en el sentido seсalado por la Polнtica.

Puesto que como veremos el Demandante no demuestra que los nombres de dominio fueron registrados y usados de mala fe no es necesario determinar la existencia de un interйs legнtimo.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El pбrrafo 4.b de la Polнtica establece que, a los efectos del cumplimiento del tercero de los requisitos previstos en la misma, constituirб prueba del registro y utilizaciуn de mala fe de un nombre de dominio la constataciуn de la presencia de cualquiera de las circunstancias que expresamente se contemplan, sin perjuicio de cualquier otra que pueda ser considerada como prueba de este hecho.

Sobre la existencia de mala fe por parte del Demandado, la Demandante le imputa los siguientes hechos:

(a) La intenciуn de atraer usuarios con бnimo de lucro a su sitio web, creando riesgo de confusiуn con la marca del demandante.

No obstante, esta imputaciуn no se fundamenta. Nada se dice acerca de los hechos o circunstancias en los que se basa para entender que existe voluntad de aprovecharse. De hecho, si visitamos la pбgina del Demandado no se observa ningъn elemento que permita apreciar una voluntad por su parte de querer buscar algъn tipo de asociaciуn con el demandante. La ъnica “similitud” proviene del propio nombre del servicio web (TERRALEGAL), y estб claro que a la hora de analizar la eventual existencia de mala fe, este elemento no resulta suficiente, si no viene acompaсado de otros que permitan deducir esa voluntad de aprovecharse de la marca del Demandante.

(b) La utilizaciуn del nombre TERRALEGAL en funciones de marca, cuando su registro le ha sido denegado por la OEPM.

Al respecto hay que hacer dos reflexiones. Primero, y muy importante, que la decisiуn de la OEPM no es firme, por cuanto se encuentra aъn pendiente de resoluciуn judicial. Y segundo, que la denegaciуn del registro conlleva que el Demandado no adquiere derechos exclusivos para el uso de esa denominaciуn, pero nada prejuzga acerca de que ese uso suponga la infracciуn de los derechos marcarios de un tercero (en particular de la Demandante), porque ese no es el objeto ni del procedimiento administrativo seguido ante la OEPM, ni del vigente procedimiento judicial contencioso-administrativo (que sуlo debe revisar la decisiуn administrativa).

Si la Demandante considera que los contenidos de la web TERRALEGAL infringen sus derechos de marca, puede requerir al Demandado su cesaciуn, y en todo caso, interponer la correspondiente demanda en vнa civil. Pero hasta ahora no lo ha hecho (o por lo menos no consta).

En definitiva, no puede considerarse como prueba de la mala fe del Demandado su pretendido conocimiento de una eventual vulneraciуn de los derechos de marca del Demandante, cuando йsta ni siquiera ha sido declarada.

Al margen de los dos extremos anteriores, no se aprecia en este caso ninguna otra de las circunstancias que la Polнtica considera como prueba de la existencia de mala fe.

7. Decisiуn

En base a lo expuesto el Panel resuelve que la demandante no ha probado, de acuerdo con el artнculo 4 apartado a) de la Polнtica Uniforme que concurran los tres requisitos contemplados en dicho apartado. En consecuencia la demanda es desestimada.

Dr. Mario Sol Muntaсola
Experto Ъnico

Fecha: 26 de abril de 2005