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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

116 Intrade, S.L. v. Poseidon Online, S.L. y CV Intrade, S.L.

Caso No. D2005-0222

1. Las Partes

La Demandante es 116 Intrade, S.L., con domicilio en L’Estartit (Girona), Espaсa, representada por Alvaro Cuesta Sбnchez de la empresa X-Novo Legal and Web Solutions, S.L., con domicilio en Madrid, Espaсa.

Los Demandados son Poseidon Online, S.L., con domicilio en L’Estartit (Girona), Espaсa y CV Intrade, S.L, cuyos datos registrales no permiten confirmar su domicilio.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <scubastore.ws>, <diveinn-scubastore.com> y <diveinn-scubastore.info>.

El registrador de los tres nombres de dominio es Arsys Internet, S.L. dba nicline.com.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 28 de febrero de 2005 por correo electrуnico, y el 16 de marzo de 2005 por correo postal. El 1 de marzo de 2005, el Centro enviу al Registrador de los nombres de dominio, mediante correo electrуnico, una solicitud de verificaciуn registral. El 2 de marzo de 2005, el Centro recibiу respuesta del Registrador, por correo electrуnico, por la que seсalaba que el Demandado indicado en la Demanda (el Sr. Roland Den Hartog) no correspondнa con el Registrante de ninguno de los nombres de dominio, al tiempo que proporcionaba los datos de contacto que figuraban en el registro de cada uno de dichos nombres de dominio como Registrante de los mismos, y de los respectivos contactos administrativo, tйcnico y de facturaciуn.

No obstante, el Centro considerу que la Demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”), de manera que, conforme a los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Sr. Roland Den Hartog, dando comienzo al procedimiento el 17 de marzo de 2005, y fijando el plazo para contestar la Demanda para el 5 de abril de 2005.

A raнz del Escrito de Contestaciуn a la Demanda presentado por el Sr. Roland Den Hartog el 4 de abril de 2005, por el que bбsicamente alegaba no ser el titular registral de ninguno de los nombres de dominio, el 4 de mayo de 2005 el Centro notificу al Demandante la existencia de deficiencias formales en la Demanda, en relaciуn con la designaciуn como Demandado de quien no figuraba como titular de los nombres de dominio, dando un plazo de cinco dнas naturales al Demandante para que subsanara dichas deficiencias.

La segunda Demanda se presentу ante el Centro el 6 de mayo de 2005 por correo electrуnico, y el 6 de junio de 2005 por correo postal. Esta segunda Demanda se dirige contra Poseidon Online, S.L., que conforme a los datos facilitados por el Registrador es sуlo el Registrante del nombre de dominio <scubastore.ws>. El Centro efectuу una nueva notificaciуn de la Demanda e inicio del procedimiento el 23 de junio de 2005, fijando un nuevo plazo para contestar la Demanda para el 13 de julio de 2005, de conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento. El Demandado Poseidon Online, S.L. no contestу la Demanda.

El Centro nombrу a Mario Sol Muntaсola como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el 17 de agosto de 2005, habiendo recibido la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el Pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El 1 de septiembre de 2005, el Experto Ъnico recibiу la documentaciуn completa del caso, y una vez examinada, con fecha 13 de septiembre de 2005 йste notificу al Centro que aъn no siendo el Demandado titular de dos de los nombres de dominio objeto de este procedimiento, la vinculaciуn existente entre el Demandado y el que figura como Registrante de dichos nombres de dominio permite la acumulaciуn de todos ellos en un ъnico procedimiento, si el Centro lo consideraba procedente, y siempre que ambos titulares tuvieran la consideraciуn de Demandados, y por tanto, debiendo notificar la Demanda al segundo de ellos, dбndole la oportunidad de contestar a la Demanda en el plazo reglamentario. En otro caso, el procedimiento debнa entenderse reducido ъnicamente al nombre de dominio <scubastore.ws>. Este Experto llega a dicha conclusiуn despuйs de analizar diversas decisiones adoptadas en supuestos similares en el marco de la Polнtica (Gateway, Inc. v. James Cadieux, el Caso OMPI Nє D2000-0198; Microsoft Corporation v. Global Net 2000, Inc., el Caso OMPI Nє D2000-0554; Caesars World, Inc. v. Starnet Communications and Atlantic West Gaming Entertainment, Ltd., el Caso OMPI Nє D2002-0066; International Hospitality Management - IHM S.p.A. v. Enrico Callegari Ecostudio, el Caso OMPI Nє D2002-0683; Asset Marketing Systems, LLC v. SmartBuy Corporation, Chan Organization, Mitchell de la Cruz, Gongju Jung et. al., el Caso OMPI Nє D2004-0492; Sharman License Holdings, Limited v. Dustin Dorrance/Dave Shullick/Euclid Investments, el Caso OMPI Nє D2004-0659 y Caesars World, Inc. v. Chester Vargas/Latin American Financial Holdings Group, el Caso OMPI Nє D2005-0362).

Con base en las indicaciones efectuadas por el Experto, el Centro optу por considerar dirigida la Demanda contra Poseidon Online, S.L. y contra CV Intrade, S.L., teniendo ambos la condiciуn de Demandados, y por tanto notificу la Demanda al segundo de ellos, no incluнdo en la anterior notificaciуn de inicio de procedimiento de fecha 23 de junio de 2005, seсalando el 4 de octubre de 2005 como nuevo plazo lнmite para contestar la Demanda por su parte, de conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento. El Demandado CV Intrade, S.L. tampoco contestу a la Demanda.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es titular de los siguientes registros de marca:

- La marca espaсola nъmero 2.390.350, correspondiente a la denominaciуn SCUBASTORE, concedida el 16 de noviembre de 2001 en clase 35 para distinguir servicios de publicidad, gestiуn de negocios comerciales y administraciуn comercial.

- La marca espaсola nъmero 2.390.349, denominativa con grбfico, correspondiente a la denominaciуn DIVEINN, concedida el 16 de noviembre de 2001 en clase 9 para designar aparatos y artнculos de submarinismo.

La Demandante dispone ademбs de otros signos distintivos relevantes a los efectos de la presente Demanda:

- El nombre comercial registrado nъmero 229.756, denominativo con grбfico, correspondiente a la denominaciуn DIVEINN, concedida el 1 de mayo de 2002 para identificar servicios de intermediaciуn en el comercio, es decir, poner en contacto compradores y vendedores, o bien, realizar actos de comercio por cuenta propia en todas las fases de comercializaciуn de toda clase de productos.

- Los nombres de dominio <scubastore.com> y <diveinn.com>.

El Demandante utiliza los mencionados signos distintivos para la comercializaciуn de sus productos, y en particular, para realizar a travйs de Internet actividades de compra, venta y distribuciуn de equipos y material de buceo, asн como clases y promociones relacionadas con el buceo.

Los Demandados registraron los nombres de dominio en 2004: <scubastore.ws> el 5 de noviembre, <diveinn-scubastore.com> el 8 de julio y <diveinn-scubastore.info> el 28 de diciembre.

A la fecha ninguno de estos tres nombres de dominio estб en uso, si bien, el primero de ellos ha sido utilizado por el Demandado Poseidon Online, S.L. para promocionar en Internet productos relacionados con el buceo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante reclama la transferencia a su favor de los tres nombres de dominio con base en sus derechos de marca y demбs signos distintivos, al entender que en uno de los casos existe identidad con sus marcas, mientras que respecto a los otros dos nombres de dominio la confusiуn se produce con respecto a uno de los nombres de dominio registrados por el Demandante.

Asimismo, el Demandante niega que los Demandados tengan derechos o intereses legнtimos sobre los nombres de dominio, seсalando que no disponen de marcas que los amparen, y argumenta que los nombres de dominio han sido registrados y son usados de mala fe por los Demandados, bбsandose, fundamentalmente, en su condiciуn de competidores del Demandante y en su conocimiento de los derechos de marca ostentados por el Demandante y que los usa para la comercializaciуn de productos y servicios relacionados con el buceo.

B. Demandados

Ninguno de los Demandados ha contestado a la Demanda. El escrito presentado por el Sr. Roland Den Hartog –quien no tiene la condiciуn de Demandado en el presente procedimiento– en contestaciуn a la Demanda inicial no puede tenerse en consideraciуn a tal efecto, a pesar de su probada relaciуn con los Demandados, por cuanto lo hace a tнtulo personal y ъnicamente para manifestar que no es titular de ninguno de los nombres de dominio.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Respecto al nombre de dominio <scubastore.ws> se constata la existencia de identidad total en relaciуn con una de las marcas registradas por el Demandante, habida cuenta de que es criterio consolidado en numerosas decisiones basadas en la Polнtica que en la comparaciуn no debe tenerse en cuenta la partнcula correspondiente al dominio de primer nivel (en este caso “.ws”).

En relaciуn con los otros dos nombres de dominio <diveinn-scubastore.com> y <diveinn-scubastore.info>, este Experto no comparte el criterio del Demandante, quien afirma que la similitud requerida se produce en relaciуn con los nombres de dominio registrados a su nombre, o mejor dicho, que en todo caso no es esa la circunstancia cuya acreditaciуn se requiere para estimar la demanda de transferencia, de acuerdo con la Polнtica, sino que es en relaciуn con los derechos de marca que ha acreditado disponer el Demandante que debe efectuarse tal comparaciуn, valorando si la misma se da en grado suficiente para causar riesgo de confusiуn.

Asн, la denominaciуn objeto de anбlisis (que en los dos nombres de dominio es la misma, al eliminar de la comparaciуn la partнcula correspondiente al dominio de primer nivel, esto es, “.com” e “.info”, respectivamente) es el resultado de la combinaciуn de las palabras ‘diveinn’ y ‘scubastore’, simplemente separadas por un guiуn, siendo cada una de ellas idйnticas a sendas marcas registradas del Demandante (en el primer caso, la identidad se produce respecto de la parte denominativa de la marca). Tal combinaciуn no sуlo no aporta un elemento de distintividad que eliminara la confusiуn, sino que precisamente por estar ambas denominaciones claramente vinculadas al Demandante, ello comporta la existencia de un mayor riesgo de confusiуn.

Por tanto, debe concluirse que existe una similitud entre los nombres del dominio y las marcas del Demandante suficiente para causar riesgo de confusiуn en el pъblico destinatario de los productos y servicios que identifican. A dicha conclusiуn contribuye tambiйn, por supuesto, el hecho que los Demandados sean competidores del Demandante, y por tanto, que presumiblemente los nombres de dominio serбn utilizados para el ejercicio de actividades muy similares –de hecho, asн ha sucedido ya–, asн como el resto de signos distintivos sobre los que el Demandante tiene derechos –en particular, los nombres de dominio <scubastore.com> y <diveinn.com>–.

Consecuentemente, entiendo acreditado el cumplimiento del requisito exigido por el Pбrrafo 4.a) (i) de la Polнtica.

B. Derechos o intereses legнtimos

Si bien la mera afirmaciуn del Demandante negando que los Demandados dispongan de derechos o intereses legнtimos sobre los nombres de dominio no resulta suficiente para considerar acreditado el segundo de los requisitos exigidos por el Pбrrafo 4.a) de la Polнtica, lo cierto es que no cabe apreciar en este caso circunstancia alguna que lo contradiga. Ademбs, el hecho que los Demandados no hayan contestado a la Demanda refuerza esa conclusiуn, pues es a ellos a quien corresponde fundamentalmente aportar al procedimiento elementos que permitan constatar la existencia de tales derechos o intereses sobre los nombres de dominio.

En cualquier caso, las comprobaciones efectuadas han permitido determinar con escaso margen de duda que, como sostiene el Demandante, los Demandados no disponen de registros marcarios u otros en los que puedan basar la existencia de derechos o intereses legнtimos sobre los nombres de dominio.

Por otro lado, como se ha podido comprobar, ninguno de los nombres de dominio estб siendo usado por los Demandados. Ciertamente, al parecer el nombre de dominio <scubastore.ws> ha sido utilizado en algъn momento para direccionar a una pбgina web en la que se ofrecнan productos y servicios relacionados con el buceo. Asн lo manifiesta el propio Demandante, si bien, no parece que esta utilizaciуn pueda calificarse como un uso legнtimo y leal del nombre de dominio, dado que su condiciуn de competidores del Demandante, la similitud de los productos y servicios ofrecidos, asн como la propia estructura formal de la pбgina web lleva a este Experto a la conclusiуn que los Demandados buscaban captar la atenciуn de los consumidores de manera equнvoca, aprovechбndose de la confusiуn creada con respecto al Demandante.

Consecuentemente, entiendo acreditado el cumplimiento del requisito exigido por el Pбrrafo 4.a) (ii) de la Polнtica.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Considerando este Experto probada la relaciуn que el Sr. Roland Den Hartog tuvo con el Demandante en el pasado, asн como su actual vinculaciуn con los Demandados (los documentos aportados con la Demanda, asн como las propias comunicaciones por йl enviadas que obran en el procedimiento asн lo acreditan), no cabe duda que los Demandados conocнan perfectamente los derechos marcarios que amparan al Demandante y el uso de los mismos en su actividad comercial consistente en la oferta de productos y sevicios relacionados con el buceo, incluнda su comercializaciуn a travйs de Internet. A ello hay que aсadir, lуgicamente, que los Demandados son competidores del Demandante y confluyen en un sector de бmbito reducido, en el que cabe presumir que todos se conocen.

Ese conocimiento por los Demandados supone que resulta razonable pensar que la enorme similitud que presentan los nombres de dominio en cuestiуn con las marcas del Demandante no es fruto de la casualidad, sino que, contrariamente, el registro de los mismos obedece a una estrategia dirigida a perturbar de alguna forma la actividad comercial del Demandante, y probablemente, a aprovecharse del conocimiento y prestigio de las marcas del Demandante entre el pъblico, a fin de atraer potenciales clientes a su propia oferta de esos mismos productos y servicios. Unas circunstancias que, de conformidad con el Pбrrafo 4.b.) de la Polнtica, constituyen una prueba de que el registro y utilizaciуn de los nombres de dominio se ha producido de mala fe.

La posterior inactividad de los nombres de dominio (en dos de ellos, el hecho de que no hayan estado nunca activos) confirma asimismo dicha conclusiуn. A este respecto, numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Polнtica se han pronunciado acerca de la inactividad de los nombres de dominio como prueba de su registro y utilizaciуn de mala fe, cuando viene acompaсada de determinadas circunstancias (veбse el Caso OMPI Nє D2000-0003, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, cuya decisiуn analizу con detalle esta cuestiуn y marcу una lнnea seguida por otras muchas decisiones posteriores). En el supuesto que nos ocupa, la inactividad de uno de los nombres de dominio aparece precedida de un uso anterior considerado abusivo, que cesa a raнz de que el Demandante presente la Demanda, toda vez que no ha sido atendido su requerimiento previo. Ademбs, los Demandados muestran no tener ningъn interйs en dar explicaciones dirigidas a justificar su conducta o probar que tienen un interйs legнtimo sobre los nombres de dominio, o cuando menos, evidencias de que contemplan en el futuro llevar a cabo un uso de buena fe de los mismos, lo que permite inferir razonablemente que tales explicaciones y justificaciones no existen (vйase Air Austral v. WWW Enterprise, Inc., el Caso OMPI Nє D2004-0765, cuya decisiуn valora especнficamente circunstancias como las que se acaban de seсalar).

Consecuentemente, entiendo acreditado el cumplimiento del requisito exigido por el Pбrrafo 4.a) (iii) de la Polнtica.

7. Decisiуn

Teniendo en cuenta los fundamentos expuestos, el Experto considera probada la concurrencia de los tres requisitos exigidos en el Pбrrafo 4.a) de la Polнtica, y en consecuencia, de conformidad con el Pбrrafo 4.i) de la Polнtica, y Pбrrafo 15 del Reglamento, resuelve estimar la Demanda y ordenar que los nombres de dominio <scubastore.ws>, <diveinn-scubastore.com> y <diveinn-scubastore.info> sean transferidos a la Demandante 116 Intrade, S.L.

Mario Sol Muntaсola
Experto Ъnico

Fecha: 15 de diciembre de 2005