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Centre d'arbitrage et de mйdiation de l'OMPI

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Lilly ICOS LLC contre Benachour Hami

Litige n° D2005-0405

1. Les parties

Le Requйrant est Lilly ICOS LLC, Wilmington, Delaware, Etats-Unis dґAmйrique. Le requйrant est reprйsentй par Baker & Daniels, Etats-Unis dґAmйrique.

Le Dйfendeur est Benachour Hami, Strasbourg, France. Monsieur Hami n’a pas indiquй de reprйsentant.

2. Nom de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <cialis-apcalis.com>.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine est enregistrй est Gandi SARL.

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par Lilly ICOS LLC auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 15 avril 2005, par email et le 19 avril 2005, sur support papier.

En date du 18 avril 2005, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 19 avril 2005, et a prйcisй qu’il avait des contrats d’enregistrement en franзais et en anglais et ne savait pas lequel avait йtй signй par le Dйfendeur.

Le Centre a notifiй aux parties le 28 avril 2005, que la plainte comportait une dйfaillance, car dans le contrat d’enregistrement le Dйfendeur n’est pas soumis а la juridiction du lieu du siиge de Gandi SARL, l’unitй d’enregistrement. Le Requйrant a adressй au Centre une modification de sa plainte le 28 avril 2005, par email et le 4 mai 2005, sur support papier.

Le 28 avril 2005, suite а diffйrents courriers йlectroniques du mкme jour envoyйs par le Dйfendeur indiquant qu’il ne parlait pas l’anglais, le Centre a йgalement йcrit aux parties pour leur indiquer que la plainte avait йtй dйposйe en anglais, mais que conformйment au Paragraphe 11 des Rиgles d’application, la plainte doit кtre rйdigйe dans la langue du contrat d’enregistrement, et que d’aprиs les йlйments dont le Centre avait connaissance, ce contrat йtait en franзais. Le Centre a donc demandй au Requйrant soit d’apporter la preuve que le Dйfendeur a acceptй que la procйdure soit en anglais soit d’envoyer la plainte en franзais. Le 28 avril 2005, le Requйrant a йcrit au Centre pour indiquer que la langue du contrat d’enregistrement de Gandi йtait disponible а la fois en anglais et en franзais. Le mкme jour, le Centre lui a rйpondu qu’il fallait tenir compte du contrat d’enregistrement signй par le Dйfendeur, et que celui-ci йtant en franзais, la plainte devait йgalement кtre en franзais.

Le Requйrant a envoyй la plainte en franзais au Centre le 9 mai 2005, par email et le 17 mai 2005, sur support papier. Le Centre a envoyй la plainte en franзais et en anglais au Dйfendeur le 19 mai 2005.

Le Centre a vйrifiй que la plainte ainsi que la modification de la plainte rйpondent bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 19 mai 2005, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 9 juin 2005. Le dйfendeur a fait parvenir des courriers йlectroniques de rйponse le 11 mai 2005, et le 1^er juin 2005.

En date du 21 juin 2005, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert unique Thomas Webster. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

4. Langue de la procйdure

Conformйment au paragraphe 11 des Rиgles d’application, et en l’absence d’un accord entre les parties, la langue de la procйdure doit кtre celle du contrat d’enregistrement. En l’espиce, celui-ci est en franзais, et la procйdure doit donc кtre suivie en langue franзaise.

Conformйment au paragraphe 11 des Rиgles d’application, la Commission a le droit de demander la traduction des piиces jointes. En l’espиce les traductions n’йtaient pas nйcessaires parce que les йlйments de faits tel que l’existence des marques et le marketing pour la marque CIALIS n’йtaient pas contestй.

5. Les faits

Le Requйrant est Lilly ICOS LLC, une sociйtй а responsabilitй limitйe constituйe dans l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amйrique. La sociйtй Lilly ICOS a procйdй au dйpфt de la marque de commerce CIALIS auprиs de l’Office de la propriйtй industrielle des Etats-Unis le 17 juin 1999, et la marque CIALIS a йtй enregistrйe dans le registre principal le 10 juin 2003, (Enregistrement n°2,724,589).

Au total, le Requйrant a obtenu plus de 87 enregistrements pour la marque CIALIS dans plus de 117 pays.

Le Requйrant a commencй а vendre des produits pharmaceutiques pour les troubles de l’йrection identifiйs par la marque CIALIS le 22 janvier 2003. En 2004, le Requйrant a dйpensй environ 39 millions de dollars pour commercialiser et vendre son produit de la marque CIALIS а travers le monde, et les ventes de produits de la marque CIALIS dans le monde entier ont йtй supйrieures а 550 millions de dollars.

De plus, le Requйrant a enregistrй le nom de domaine <cialis.com> le 10 aoыt 1999 et utilise cette adresse pour promouvoir le produit CIALIS et informer le consommateur.

Le Dйfendeur a enregistrй le nom de domaine litigieux le 17 janvier 2005. Cette adresse permet l’accиs а une pharmacie en ligne.

6. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant affirme que la marque CIALIS est “un terme inventй qui a un degrй d’individualitй йlevй et une originalitй inhйrente sans кtre utilisй de faзon courante dans la langue ordinaire”. Pour le Requйrant, “la marque CIALIS est un identifiant distinctif de la source du produit pharmaceutique de la Partie demanderesse, et l’ajout par la Partie dйfenderesse du terme ‘apcalis’ ne supprime pas cette caractйristique de la marque”.

Selon le Requйrant “l’ajout d’un terme а la marque de commerce CIALIS de la Partie demanderesse n’empкche pas de trouver une similaritй prкtant а confusion” et “quand un nom de domaine incorpore une marque distinctive dans sa totalitй, ceci crйe suffisamment de similaritй entre une marque et un nom de domaine pour produire de la confusion avec la marque”.

Par ailleurs, le Requйrant affirme que “la Partie dйfenderesse n’a pas de droits ou d’intйrкts lйgitimes en rapport avec le nom de domaine”. Selon le Requйrant, “la Partie dйfenderesse tente de profiter de l’excellente rйputation et de la cote d’estime de la marque CIALIS pour diriger les utilisateurs de l’Internet vers un site web sur lequel de la publicitй est faite pour une version gйnйrique du produit CIALIS de la Partie demanderesse”.

Le Requйrant ajoute qu’il “n’a pas donnй а la Partie dйfenderesse la permission, l’autorisation, le consentement ou une licence pour l’utilisation de sa marque CIALIS et que malgrй cela, le nom de domaine est associй а un site web permettant а la Partie dйfenderesse de gagner de l’argent en utilisant la rйputation de la marque CIALIS de la Partie demanderesse et celle de la prйparation pharmaceutique а laquelle la marque CIALIS est associйe”.

De plus, le Requйrant estime que “l’utilisation par la Partie dйfenderesse du nom de domaine dont la similaritй avec la marque crйe de la confusion pour vendre la version gйnйrique du produit CIALIS ne correspond pas а une offre de bonne foi de biens ou de services en vertu de l’Article 4(c)(i) de la Politique”. Selon lui, “lorsque le dйtenteur d’un nom de domaine dont la similaritй avec une marque йtablie crйe de la confusion utilise le nom de domaine pour dйtourner les utilisateurs de l’Internet en direction de son propre site web concurrent pour obtenir un profit commercial, une telle utilisation ne constitue ni une offre de bonne foi de biens ou de services, ni un emploi йquitable ou non commercial lйgitime en vertu des Paragraphes 4(c)(i) et (iii) de la Politique”.

Par ailleurs, le Requйrant ajoute que “la sйcuritй d’une version gйnйrique du produit de la marque CIALIS de la Partie demanderesse est suspecte et est йgalement la preuve que l’emploi du nom de domaine par la Partie dйfenderesse n’est pas une offre de bonne foi”.

Enfin, le Requйrant affirme que selon la Politique paragraphe 4(b)(iv), un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi sont йtablis “lorsque l’enregistrement d’un nom de domaine est effectuй dans le but d’utiliser une marque de commerce bien connue d’une autre personne ou entitй en attirant les utilisateurs de l’Internet vers un site web pour rйaliser un profit commercial”.

B. Dйfendeur

Les rйponses du Dйfendeur ne conteste pas les йlйments essentiels de la plainte mais consiste en une “liste de factures d’investissements sur le nom de domaine <cialis-apcalis.com>” et des remarques sur la diffйrence de position йconomique des deux parties.

7. Discussion et conclusions

Conformйment aux Principes directeurs, paragraphe 4 (a), le Requйrant doit йtablir que les trois йlйments suivants sont rйunis pour obtenir gain de cause :

(i) le nom de domaine est identique ou similaire au point de crйer la confusion, а une marque de commerce sur laquelle la Partie demanderesse a des droits

(ii) la Partie dйfenderesse n’a pas de droits ou d’intйrкts lйgitimes en rapport avec le nom de domaine

et

(iii) le nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

Le nom de domaine litigieux est composй du mot CIALIS, lequel est suivi du mot ‘apcalis’.

Or, la prйsence du terme ‘apcalis’ dans le nom de domaine <cialis-apcalis.com> n’est pas de nature а йcarter le risque de confusion avec la marque antйrieure du requйrant en ce qu’il ne revкt aucun caractиre distinctif.

Par ailleurs, comme dans l’affaire Lilly ICOS v. Jay Kim, Litige OMPI No. D2004-0891 concernant la marque CIALIS, la Commission estime que le mot CIALIS est distinctif et n’a pas d’usage courant.

En consйquence, la Commission considиre que le nom de domaine <cialis-apcalis.com> est semblable а la marque CIALIS dйtenue et exploitйe par le Requйrant, au point de prкter а confusion avec celle-ci.

B. Droits ou lйgitimes intйrкts

Le Dйfendeur n’a pas rйpondu а la plainte dйposйe contre lui, mais a simplement fourni а la Commission la preuve des investissements qu’il a apportйs. Ces preuves dйmontrent que le Dйfendeur a investi dans le nom de domaine litigieux, mais aucunement qu’il en avait le droit. Le Dйfendeur n’a donc apportй aucun йlйment de nature а dйmontrer qu’il dйtiendrait sur le nom de domaine litigieux des droits ou intйrкts lйgitimes.

Par ailleurs, si la revente de produits de marque peut faire naоtre un dйbat autour du caractиre nominatif de l’usage de la marque, et de ce fait autour de sa lйgitimitй en droit des marques amйricain, la revente de produits ‘gйnйriques’ en concurrence directe avec les produits du Requйrant sur le mкme site web rend l’usage de la marque illйgitime, et ce principe peut avoir une importance particuliиre dans le cadre de la revente de produits pharmaceutiques, mettant en jeu la santй publique, et ne se prйsentant dиs lors pas comme une offre de bonne foi. (Voir Lilly ICOS LLC v. Dan Eccles, Litige OMPI No. D2004-0750)

De plus, l’utilisation par le Dйfendeur d’une pharmacie en ligne suggиre qu’il a pu recevoir une contrepartie financiиre pour rediriger le consommateur, ce qui ne correspond pas а un usage commercial lйgitime du nom de domaine. (Voir G.D Searle & Co.v. Fred Pelham, National Arbitration Forum Claim No. FA00117911)

En consйquence, la Commission considиre que n’est pas йtablie l’existence d’un intйrкt lйgitime du Dйfendeur а la dйtention du nom de domaine <cialis-apcalis.com>.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Il ressort des йlйments communiquйs que le Requйrant a йtabli les droits qui lui appartiennent sur la marque CIALIS depuis 1999, et a йgalement йtabli que la marque CIALIS est connue du public et a fait l’objet de publicitй avant l’enregistrement du nom de domaine par le Dйfendeur. Dans ces conditions, la Commission considиre que le nom de domaine a йtй enregistrй de mauvaise foi.

La Commission a visitй le site web concernй et a remarquй qu’au premier juillet 2005, le site propose un lien а un site proposant des services internet. Toutefois, en Annexe 11 et 12 de la plainte, le Requйrant a soumis des extraits provenant du site indiquant que le site йtait utilisй pour proposer divers produits pharmaceutiques. Donc la Commission estime que le Dйfendeur fait commerce de la notoriйtй et de la valeur de la marque du Requйrant. Le Dйfendeur utilisait la marque du Requйrant dans le nom de domaine pour rediriger les internautes vers une pharmacie en ligne oщ ils peuvent acheter les produits dйcrits comme des йquivalents aux produits CIALIS.

Or, tel qu’il a йtй rappelй dans Lilly ICOS LLCv. East Coast Webs, Sean Lowery, Litige OMPI No. D2004-1101, le Paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs prйvoit que l’enregistrement d’un nom de domaine afin d’utiliser la notoriйtй d’une autre marque en attirant les internautes vers un site dans le but d’en percevoir les bйnйfices constitue une forme de mauvaise foi.

En consйquence, au vu de l’ensemble de ces йlйments, la Commission considиre que le nom de domaine <cialis-apcalis.com> a йtй enregistrй et utilisй de mauvaise foi.

D. Remиdes

Le Requйrant demande le transfert du nom de domaine. Le nom de domaine comporte l’expression “apcalis” qui ne fait pas partie de la marque du Requйrant. Mais, il n’existe aucune indication qu’un tiers dйtient un droit quelconque sur ce nom. Donc, en l’occurrence le transfert du nom de domaine apparemment ne porterait pas prйjudice а un droit d’un tiers.

8. Dйcision

Pour toutes les raisons susmentionnйes, et conformйment aux Paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Rиgles d’application, la Commission dйcide que le nom de domaine <cialis-apcalis.com> doit кtre transfйrй au Requйrant.

Thomas Webster
Expert Unique

Le 4 juillet 2005