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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Fundaciуn Laboral de la Construcciуn del Principado de Asturias v. Eagerbiz S.L.

Caso No. D2005-0519

1. Las Partes

La Demandante es Fundaciуn Laboral de la Construcciуn del Principado de Asturias representada por Dнaz-Varela Abogados, Espaсa, con domicilio en Ribera de Arriba, Oviedo-Asturias, Espaсa.

La Demandada es Eagerbiz S.L., con domicilio en Mas de Gaminde, Las Palmas de Gran Canaria, Espaсa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <flcnet.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es iHoldings.com Inc. d/b/a DotRegistrar.com.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 13 de mayo de 2005. El 17 de mayo de 2005 el Centro enviу a iHoldings.com Inc. d/b/a DotRegistrar.com via correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 23 de mayo de 2005 iHoldings.com Inc. d/b/a DotRegistrar.com enviу al Centro, via correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 31 de mayo de 2005. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 20 de junio de 2005. El Demandado no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 22 de junio de 2005.

El Centro nombrу a Marнa Baylos Morales como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 5 de julio de 2005, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Idioma del procedimiento. El escrito de demanda se presentу en lengua espaсola, el Demandado no ha contestado la demanda, pero ambas partes son espaсolas y por tanto comprenden dicha lengua. Teniendo en cuenta estas circunstancias, el Panel, haciendo uso de la facultad contenida en el artнculo 11.a) del Reglamento, estima que el espaсol debe ser la lengua del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una Fundaciуn, sin бnimo de lucro, constituida en 1988 con fines asistenciales y sociales.

La Demandante es titular de 12 marcas constituidas por la denominaciуn “FLC”de fechas que van desde 1988 hasta 1993. Tambiйn es titular desde 1994 de la Marca “FLCNET” desde 10 de agosto de 1994.

Igualmente tiene registrados los dominios: <flcnet.es> (el 10 de junio 1997), <flcnet.org> (el 6 de julio de 2000), <flcnet.net> (el 6 de julio de 2000), <flc.es> (el 8 de agosto de 2000) y <flcnet.info> (el 9 de octubre de 2001)

La fecha en que se registrу el nombre de dominio impugnado <flcnet.com> es 6 de septiembre de 2001.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante bбsicamente alega:

Que es una instituciуn, sin бnimo de lucro, constituida en 1988 mediante un pacto fundacional suscrito en el marco del convenio colectivo de trabajo por las representaciones empresarial y de los trabajadores del sector de la construcciуn, cuyo бmbito de actuaciуn es el sector de la construcciуn de la Comunidad Autуnoma del Principado de Asturias, en Espaсa, cuya finalidad es prestar servicios sociales, asistenciales y formativos a los trabajadores.

Que es titular de 12 marcas registradas ante la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas, consistentes en la denominaciуn “FLC”, para distintas clases del Nomenclбtor Internacional, inscritas a lo largo de los aсos 1988 a 1993, justificando dicha titularidad con los certificados de registro que acreditan la vigencia de los mismos.

Que igualmente es titular de una Marca registrada en 1994, consistente en la denominaciуn “FLCNET” que se encuentra en vigor, como se comprueba en el certificado que acompaсa.

Que es tambiйn titular de los nombres de dominio relacionados en los Antecedentes.

Que el nombre de dominio <flcnet.com> es idйntico a las marcas “FLC” porque las ъnicas diferencias consisten en el sufijo “net” que es un tйrmino genйrico frecuentemente usado en los nombres de dominio que por sн mismo no es diferenciador y, en consecuencia, no elimina el equнvoco; y el sufijo “com” es consecuencia de las restricciones tйcnicas que actualmente tiene el DNS, como numerosas Decisiones que cita, tienen afirmado.

Que respecto a la marca “FLCNET” Existe una absoluta identidad hasta el punto de crear confusiуn por diferenciarse exclusivamente en el sufijo “com”, sin relevancia a efectos comparativos, como antes ha indicado.

Que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio objeto de controversia porque no ha sido usado ni se utiliza para hacer una oferta de productos o servicios de buena fe ni hay indicio de que lo vaya a realizar en el futuro. Tampoco el Demandado ha sido ni es conocido por dicho nombre de dominio ni ha mantenido ningъn tipo de relaciуn con la Demandante.

Que el Demandado no posee registro de marcas “FLC” ni “FLCNET” ni estб autorizado por la Demandante para usar estas denominaciones ni desarrolla una actividad relacionada con la que caracteriza a la Demandante.

Que el dominio impugnado ha sido registrado de mala fe porque ha permanecido inactivo, salvo la oferta pъblica de venta que el Demandado hace cuyo precio debe ser superior a los costes de registro pues, de otro modo, no desarrollarнa esta actividad. Cita Decisiones del Centro que sostienen estas afirmaciones.

Que el dominio en cuestiуn es utilizado de mala fe porque a travйs de йl se llega a un redireccionamiento a la pбgina web de la entidad EAGERBIZ S.L. (Demandada) en la que claramente se exhibe la leyenda “Dominios en venta, alquiler o intercambio”, entre los que se incluye el dominio <flcnet.com>

Que la mala fe se hace aъn mбs patente porque el Demandado conoce desde agosto de 2004, en que la Demandada le enviу una carta de requerimiento, los derechos de йsta, sin haber contestado a la misma e incluso, despuйs de ella, ha renovado el nombre de dominio por otro aсo.

Que la existencia de Fundaciones Laborales en Espaсa no es un hecho desconocido por lo que el Demandado no podнa desconocer la existencia de estas instituciones sino, por el contrario, debнa conocer su prestigio y notoriedad y sabrнa que los mбs interesados en el dominio registrado serнan estas Fundaciones.

Que el nombre de dominio <flcnet.com> debe ser transferido a la Demandante.

B. Demandado

El Demandado no contestу a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

La Demandante sostiene que concurre el requisito de identidad hasta el punto de crear confusiуn respecto a sus marcas “FLC” porque la partнcula “net” que contiene el nombre de dominio es un tйrmino genйrico y usual en los nombres de dominio que no es diferenciador ni impide el equнvoco. Asimismo, alega que el sufijo “com” del nombre de dominio impugnado tampoco hace desaparecer la identidad porque se refiere a las restricciones tйcnicas actuales del DNS y a efectos de comparaciуn es indiferente, como han interpretado numerosas Decisiones, algunas de las cuales cita.

En cuanto a la marca consistente en la denominaciуn “FLCNET” afirma la absoluta identidad, no debiendo tenerse en cuenta el sufijo “com” del nombre de dominio por las razones apuntadas. Todo lo cual avala la asociaciуn de los usuarios interesados que deseen conocer los servicios que ofrece la Demandante.

El Experto considera que las marcas “FLC” de la Demandante no pueden considerarse idйnticas al nombre de dominio aunque la partнcula “net” que йste contiene se refiera a una de las terminaciones de los dominios genйricos, porque en el dominio no se utiliza de esta forma sino siendo parte de la denominaciуn que se ha registrado. Sin embargo, ha de entenderse que se produce una destacada similitud productora de confusiуn, por ser las letras “FLC” la caracterнstica mбs destacada de las marcas de la demandante, ademбs de obedecer a las iniciales de la Fundaciуn.

En cuanto a la marca “FLCNET” el Experto afirma que hay identidad absoluta hasta el punto de crear confusiуn por ser exactamente igual a la denominaciуn registrada como nombre de dominio.

Respecto a la extensiуn “com”, caracterнstica de un dominio genйrico, tiene razуn la Demandante al afirmar que numerosas Decisiones del Centro han concluido que йste es un tйrmino que por ser obligatoria su inclusiуn en este tipo de dominios, no debe entrar en la comparaciуn. En efecto, en la comparaciуn entre la marca y el nombre de dominio, la inclusiуn en йste de los elementos .com, .net .org, biz., etc, indicadores del primer nivel, no pueden llegar a significar en absoluto una diferente calificaciуn en cuanto a la identidad o confundibilidad, puesto que el usuario internauta ъnicamente centrarб su atenciуn en los elementos contenidos en el segundo nivel del nombre de dominio.

El Experto entiende, por tanto, cumplido el requisito contenido en el apartado 4.a) 1) de la Polнtica.

B. Derechos o intereses legнtimos

La Demandante razona el cumplimiento de este segundo requisito aduciendo que el Demandado no utiliza ni ha utilizado el dominio para una oferta de productos o servicios de buena fe, puesto que no puede considerarse como tal la oferta pъblica de venta de nombres de dominio que йste realiza. Alega ademбs que el Demandado no es conocido por el nombre de dominio <flcnet.com> ni ha mantenido relaciones comerciales, laborales o profesionales con la Demandante. Argumenta que tampoco posee registro de marcas con esa denominaciуn ni autorizaciуn por parte de los legнtimos titulares para utilizarla.

El artнculo 4.c) de la Polнtica establece las orientaciones necesarias para juzgar si existe derecho o interйs legнtimo para usar un nombre de dominio. El Panel entiende que ninguna de las circunstancias que se enumeran en este artнculo, concurre en el presente caso porque no existe prueba de que el Demandado haya realizado con el nombre “flcnet” una oferta de buena fe de bienes y servicios ni que haya utilizado el dominio ni fuera conocido por tal nombre ni lo use de manera legнtima y leal no comercial. Tampoco hay evidencia de que el Demandante haya autorizado al demandado a registrar tal dominio; por el contrario, lo que existe es un requerimiento remitido por la Demandante en el que pone en conocimiento del Demandado sus registros de marca y le insta para que cancele el dominio.

Por otra parte, el Experto ha usado su facultad para consultar documentos o pruebas que le ayuden a resolver y ha consultado la pбgina web de <flcnet.com> habiendo comprobado que se trata de una pбgina en la que se hacen ofertas de venta de dominios y entre ellos el que es objeto de la demanda, no habiendo encontrado ninguna informaciуn ni prueba de que el Demandado tenga derecho o interйs legнtimo en el nombre de dominio.

Ademбs, el Demandado no ha contestado a la demanda lo que pone de manifiesto, cuando menos, su falta de interйs en este procedimiento y en la defensa de su posible derecho o interйs legнtimo.

Por tanto, a juicio del Panel, se cumple el segundo presupuesto del artнculo 4.a)ii) de la Polнtica.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

La Demandante alega que el registro se ha hecho de mala fe porque desde que fue registrado ha permanecido inactivo y a la venta, lo cual representa un indicio de mala fe pues parece lуgico que si el Demandado se dedica a la venta de dominios, lo harб por una cantidad superior a los costes de registro. Cita varias Decisiones del Centro que se han pronunciado en este sentido.

La Demandante justifica la mala fe en el uso en el hecho de que el nombre de dominio redirecciona a la pбgina de la entidad EAGERBIZ S.L. y esta pбgina anuncia la venta, alquiler e intercambio de dominios en cuyo listado se encuentra el nombre de dominio objeto de este procedimiento.

Destaca tambiйn que a pesar de haber sido requerido, haciendo caso omiso, procediу a renovar el dominio impugnado.

Examinadas todas estas alegaciones y circunstancias, el Experto entiende que el Demandado aprovechу que la extensiуn .com no habнa sido registrada por la Demandante para acceder a dicho dominio de primer nivel. En efecto, teniendo la demandante ya registrados dominios denominados “flcnet”, bajo los sufijos .net y .org e incluso dos dominios con extensiуn del cуdigo de paнs Espaсa .es, no puede decirse que sea fruto de la casualidad que registrara la misma denominaciуn para el sufijo .com sino que lo hizo despuйs de haber comprobado que esta extensiуn tan habitual no habнa sido registrada por la Demandante y lo puso a la venta con el indudable objetivo de obtener con este dominio un lucro econуmico.

Ademбs, la Ley espaсola de Marcas de 7 de diciembre de 2001, en su Tнtulo V que regula el “Contenido del derecho de marca”, contiene el artнculo 34 en cuyo apartado e), consagra el derecho del titular de la marca para prohibir: “usar el signo en redes de comunicaciуn telemбtica y como nombre de dominio”

Por tanto, segъn el Derecho interno espaсol constituye un uso ilнcito de marca reflejar йsta como nombre de dominio sin autorizaciуn del titular de aquйlla.

A la vista de todo ello, es evidente que el demandado, al registrar como nombre de dominio un vocablo idйntico, en un caso, y semejante, en los demбs, a las marcas de la Demandante, sin derecho o interйs legнtimo para ello, actuу de mala fe, poniendo de manifiesto que su ъnico propуsito era obstaculizar el derecho de la Demandante a reflejar sus marcas como nombre de dominio bajo el sufijo que desee, para obtener un lucro econуmico al poner a la venta este dominio, mediante el desarrollo de un negocio de venta o alquiler de los mismos.

El Experto concluye, por tanto, que el registro del nombre de dominio objeto de este procedimiento ha sido efectuado de mala fe.

En cuanto a si, ademбs, el uso de este registro tambiйn lo es de mala fe, el Experto entiende que tal calificaciуn debe atribuirse al hecho de que el Demandado no usa el dominio sino que lo tiene a la venta entre una larga lista de nombres de dominio que se pueden comprar por cualquiera. Hay que suponer que el precio de esa venta serб superior a los costes de registro pues de otro modo no estarнa el Demandado desarrollando ese negocio. Son numerosas las resoluciones del Centro que ya han considerado que ha de entenderse como uso de mala fe de un dominio el consistente en la oferta pъblica de su venta. La Demandante cita algunas de ellas, a las que se podrнa aсadir la Decisiуn D2003-0405 “Venturum GMBH vs. Coventry Investments Ltd., Domain Collection Inc.

Ademбs, el Demandado no atendiу el requerimiento recibido sino que, por el contrario, renovу el registro del dominio, conocedor de los derechos de la Demandante.

Por estas razones, el Experto concluye que tambiйn se cumple el tercer requisito exigido en la Regla 4.a)iii) de la Polнtica.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio, <flcnet.com> sea transferido al Demandante.

Marнa Baylos
Experto Ъnico

Fecha: 13 de julio de 2005