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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Vallsegur, S.A. v. Valira Seguretat, S.L.

Caso N° D2005-0695

1. Las Partes

La Demandante es Vallsegur, S.A. con domicilio en Andorra la Vella, Andorra, representada por Cuatrecasas Abogados, Barcelona, Espaсa.

La Demandada es Valira Seguretat, S.L., Andorra la Vella, Andorra, representada por Socorу & Auto, Barcelona, Espaсa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <vallsegur.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 30 de junio de 2005. El 1 de julio de 2005 el Centro enviу a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM via correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 1 de julio de 2005 Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM enviу al Centro, via correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como titular del registro, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 11 de julio de 2005. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 31 de julio de 2005. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 29 de julio de 2005.

El Centro nombrу a Antonia Ruiz Lуpez como Miembro Ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 26 de agosto de 2005, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Ambas partes se han dirigido al Centro en espaсol y los respectivos representantes tienen su domicilio en Espaсa, por lo que este Panel considera procedente que el espaсol sea el idioma del presente procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los hechos no controvertidos se resumen a continuaciуn:

La Demandante es una sociedad andorrana, con domicilio en Andorra la Vella, cuya actividad estб vinculada al sector de la seguridad, siendo titular de la marca mixta “VALLSEGUR”, registrada ante la Oficina de Marcas del Principado de Andorra con nє 684. Dicha marca fue registrada el 11 de diciembre de 1996 en las Clases 36, 37, 39 y 42 del Nomenclбtor Internacional.

La Demandada es una sociedad andorrana, tambiйn domiciliada en Andorra la Vella, que igualmente desarrolla actividades vinculadas al sector de la seguridad.

La Demandada registrу el nombre de dominio <vallsegur.com> el 12 de agosto de 2003, y tan sуlo se usa para una pбgina web “www.vallsegur.com” en la que aparece el texto “www.vallsegur.com” dos veces.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- que desde su constituciуn en 1986, ha venido prestando a sus clientes servicios de seguridad, habiйndose convertido en una de las empresas de referencia de dicho sector en Andorra, y que presta servicios a clientes tanto andorranos como extranjeros;

- que como fruto de sus actividades, se ha convertido en una de las principales empresas de seguridad de Andorra;

- que su denominaciуn social estб registrada como marca desde 1996, en diversas clases (antes citadas), siendo tal denominaciуn idйntica al nombre de dominio registrado por la Demandada;

- que la Demandada no tiene ningъn interйs legнtimo o derecho sobre la denominaciуn “Vallsegur” y que al registrarla como nombre de dominio solo pretendнa obstruir la actividad de quien tiene derecho al mismo, por lo que fue registrado de mala fe;

- que la tenencia pasiva del nombre de dominio constituye un uso de mala fe; y

- que, por tanto, solicita que dicho nombre de dominio le sea transferido.

B. Demandado

La Demandada, ha contestado como se resume a continuaciуn:

- que su empresa opera en el sector de los sistemas y servicios de seguridad, como sociedad, desde 1990, si bien sus orнgenes se remontan a los aсos 60;

- que admite la identidad del nombre de dominio con la marca de la Demandante, cuyo registro desconocнa;

- que admite “un mejor derecho” a favor de la Demandante sobre el mencionado signo, por lo que no se opone a que sea transferido a la Demandante;

- que la adopciуn de dicha denominaciуn como nombre de dominio no obedece a la intenciуn de impedir que la Demandante pueda utilizar su marca y denominaciуn social en el бmbito de Internet, sino que se corresponde con el acrуnimo de Valira Seguretat, por lo que ha sido fruto de la casualidad y que, por tanto, no se le puede atribuir mala fe; y

- que, al ser ahora consciente de un mejor derecho a favor de la Demandante, reitera su manifestaciуn en el sentido de no oponerse a que le sea transferido el nombre de dominio a la sociedad Vallsegur, S.A.

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

El pбrrafo 15.a) del Reglamento encomienda al Panel la decisiуn de la Demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la Polнtica y en el propio Reglamento, y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.

6.2. Examen de los presupuestos para la estimaciуn de la Demanda contenidos en el pбrrafo 4.a) de la Polнtica

Segъn el pбrrafo 4.a) de la Polнtica, un nombre de dominio podrб ser transferido sуlo cuando la Demandante haya probado la concurrencia de los siguientes requisitos:

(i) que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea idйntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusiуn con una marca de productos o servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; y

(ii) que el Demandado carezca de derecho o interйs legнtimo en relaciуn con el nombre de dominio; y

(iii) que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

La citada norma aсade que el Demandante deberб probar que se cumplen tales requisitos.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El Panel considera fuera de toda duda, y asн lo ha admitido la Demandada, que existe identidad entre la marca VALLSEGUR de la Demandante y el nombre de dominio objeto de la Demanda, ya que la partнcula “com” carece de relevancia para la aplicaciуn de la Polнtica, pбrrafo 4.a)i).

B. Derechos o intereses legнtimos

De acuerdo con el pбrrafo 4.c) de la Polнtica, el Demandado puede demostrar que ostenta derechos o legнtimos intereses sobre el nombre de dominio, probando que se dan, entre otras, determinadas circunstancias posibles.

Numerosas decisiones anteriores de la OMPI han considerado que, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que йste haya acreditado la falta de derechos o intereses legнtimos prima facie -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses legнtimos.

La Demandada no ha formulado ninguna alegaciуn que resulte verosнmil ni ha aportado prueba alguna que permita concluir que existe algъn vнnculo entre el nombre de dominio controvertido y sus actividades, tampoco ha aludido a algъn posible derecho o interйs legнtimo, por lo que no es menester entrar en mayores consideraciones para dar por cumplido este segundo requisito de la Polнtica, pбrrafo 4.a)ii).

Cabe advertir que, en el escrito de contestaciуn a la Demanda, la Demandada ha reconocido que la Demandante tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio objeto del presente procedimiento.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Conforme al pбrrafo 4.b) de la Polнtica, constituyen prueba suficiente del registro y utilizaciуn de mala fe de un nombre de dominio determinadas circunstancias que se enumeran de forma no exhaustiva o limitativa.

En el presente caso, la Demandante ha aportado suficientes pruebas que acreditan que la marca VALLSEGUR era ya muy conocida en el sector, en la йpoca anterior al registro del nombre de dominio, como perteneciente a la sociedad del mismo nombre.

Obviamente, la Demandante no concediу ninguna licencia o autorizaciуn al Demandado para usar dicha marca o para registrarla como nombre de dominio.

Por otra parte, se ha de tener en cuenta que la Demandada y la Demandante tienen sus respectivas sedes sociales en la misma calle de Andorra la Vella, por lo que es poco convincente la hipуtesis de que, perteneciendo al mismo sector, la Demandada desconociera la existencia anterior de la sociedad demandante, cuya denominaciуn social coincide con su marca. En efecto, ha quedado acreditado que la Demandante ostenta, desde su constituciуn en 1986, la denominaciуn social VALLSEGUR y que esta misma denominaciуn fue registrada y usada como marca desde al menos una dйcada, siendo ya la Demandada, por aquellas fechas e incluso mucho antes, una empresa del mismo sector, tal y como se ha reconocido expresamente en el escrito de contestaciуn a la Demanda.

El Panel estб persuadido de que, en realidad, la Demandada sуlo pretendнa beneficiarse de algъn modo y de forma ilegнtima con el registro del repetido nombre de dominio; en todo caso, la Demandada era consciente de que con la adopciуn del mismo impedнa el registro a su legнtimo dueсo.

Respecto a la tenencia pasiva del nombre de dominio, numerosas resoluciones del Centro han considerado que, en supuestos como el que nos ocupa, cuyas caracterнsticas y circunstancias conducen a la imposibilidad de imaginar un uso de buena fe del nombre de dominio, se ha de concluir que el hecho de que no sea activamente usado equivale a mala fe, en el sentido de la Polнtica (entre otras cabe citar las siguientes resoluciones: Telstra Corporporation Limitation v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI N° D2000-0003, y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A. v. Victor Edet Okon, Caso OMPI N° D2004-0245).

Finalmente, tambiйn cabe recordar que en el mismo sentido se pronuncia la Recomendaciуn Conjunta sobre la Protecciуn de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre signos, en Internet (adoptada por la Asamblea de la Uniуn de Parнs y la Asamblea General de la OMPI durante la trigйsima sexta serie de reuniones del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2001), que, respecto a la mala fe, dice textualmente:

“Artнculo 4 - Mala fe

(1) [Mala fe] A los efectos de la aplicaciуn de las presentes disposiciones, se tendrб en cuenta cualquier circunstancia pertinente para determinar si un signo fue usado, o si un derecho fue adquirido, de mala fe.

(2) [Factores] En particular, la autoridad competente deberб considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

(i) si la persona que usу el signo o adquiriу el derecho sobre el signo tenнa conocimiento de la existencia de un derecho sobre un signo idйntico o similar perteneciente a otro, o no podнa razonablemente ignorar la existencia de ese derecho, en el momento en que, por primera vez, la persona haya usado el signo, adquirido el derecho o presentado una solicitud para la adquisiciуn del derecho, cualquiera sea la que haya ocurrido en primer tйrmino; y

(ii) si el uso del signo redundarнa en un aprovechamiento indebido del carбcter distintivo o de la reputaciуn del signo objeto del otro derecho, o lo menoscabarнa injustificadamente.”

En consecuencia, el Panel considera que la Demandante tambiйn ha cumplido con la carga de probar que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe, tal y como lo requiere la polнtica, pбrrafo 4.a)iii).

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Panel ordena que el nombre de dominio <vallsegur.com> sea transferido a la Demandante.

Antonia Ruiz Lуpez
Experto Ъnico

Fecha: 8 de septiembre de 2005