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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Gestiуn de Electrodomйsticos, SA (Gestesa) v. Fastroson, SL

Caso N° D2005-0990

1. Las Partes

La Demandante es Gestiуn de Electrodomйsticos, SA (Gestesa) representada por Tecnoderecho SL, Madrid, Espaсa.

La Demandada es Fastroson, SL con domicilio en A Coruсa, Espaсa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <mastercadena.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es OnlineNic, Inc. d/b/a China-Channel.com.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 15 de septiembre de 2005. El 15 de septiembre de 2005 el Centro enviу a OnlineNic, Inc. d/b/a China-Channel.com vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 16 de septiembre de 2005 OnlineNic, Inc. d/b/a China-Channel.com enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn.

El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 3 de octubre de 2005. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 23 de octubre de 2005.

El 11 de octubre de 2005, el OnlineNic, Inc. d/b/a China-Channel.com remite al centro un mensaje de correo electrуnico en el que afirma que el actual titular del nombre de dominio <mastercadena.com> es Fastroson, SL, y reconoce haber cometido un error al confirmar que el titular del dominio <mastercadena.com> era D. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez. No obstante, Fastroson, SL, por medio de su administrador ъnico, contesta a la demanda. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 23 de octubre de 2005.

Tras la recepciуn por parte del Centro del escrito de contestaciуn a la demanda, el 24 de octubre de 2005 el Demandante remite al Centro un correo electrуnico en el que realiza nuevas alegaciones y aporta nuevas pruebas, a la vista de las cuales, los dнas 25 y 26 de octubre de 2005 el Demandado envнa al Centro dos correos electrуnicos en los que contesta a las afirmaciones y alegaciones suplementarias de la Demandante, adjuntando asн mismo nuevos medios de prueba.

El Centro nombrу a Бngel Garcнa Vidal como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 9 de noviembre de 2005, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Idioma del procedimiento: El Demandante solicita en la demanda que el procedimiento se desarrolle en espaсol. A la vista de las circunstancias del caso (las dos partes del procedimiento son espaсolas y estбn domiciliadas en Espaсa; la demanda y la contestaciуn estбn redactadas en espaсol y las notificaciones que el Centro ha dirigido a las partes se han realizado en ese idioma), este Experto, en virtud de la facultad que le confiere el pбrrafo 11 a) del Reglamento, decide que el idioma del procedimiento sea el espaсol, razуn por la cual esta decisiуn se dicta en esa lengua.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:

- Gestiуn de electrodomйsticos, SA (Gestesa) es titular de la Marca Internacional denominativa nє 580915, compuesta por el signo “MASTER CADENA” y registrada para distinguir servicios de la clase 39 del Nomenclбtor internacional.

- Gestiуn de electrodomйsticos, SA (Gestesa) es titular de las marcas espaсolas con nъmero de registro M 1535071 (mixta con denominativo “MASTER CADENA”, registrada para servicios de la clase 39); M 1724697 (mixta con denominativo “MASTER CADENA”, registrada para productos de la clase 7); M 1724698 (mixta con denominativo “MASTER CADENA”, registrada para productos de la clase 9); M 1724699 (mixta con denominativo “MASTER CADENA” registrada para productos de la clase 11); M 2468406 (mixta con denominativo “MASTER CADENA”, registrada para productos de la clase 7); M 2468407 (mixta con denominativo “MASTER CADENA”, registrada para productos de la clase 9); M 2468408 (mixta con denominativo “MASTER CADENA”, registrada para productos de la clase 11); M 2468409 (mixta con denominativo “MASTER CADENA”, registrada para productos de la clase 16); M 2468410 (mixta con denominativo “MASTER CADENA”, registrada para productos de la clase 39); M 2375610 (denominativa, compuesta por el signo “CADENA MASTER” y registrada para productos de la clase 7); M 2375611 (denominativa, compuesta por el signo “CADENA MASTER”, y registrada para productos de la clase 9); M 2375612 (denominativa, compuesta por el signo “CADENA MASTER” y registrada para productos de la clase 11).

- Gestiуn de electrodomйsticos, SA (Gestesa) ha solicitado las siguientes marcas espaсolas: M 2661975 (mixta con denominativo “MASTER CADENA VEN Y ACERTARAS”, para servicios de las clases 35 y 39); M 2661976 (mixta con denominativo “MASTER CADENA” para servicios de la clase 35); M 2661977 (mixta con denominativo “MASTER CADENA” para servicios de la clase 35); M 2661972 (mixta con denominativo “CADENA MASTER” para servicios de la clase 35).

- El actual titular del nombre de dominio <mastercadena.com> es la sociedad Fastroson, SL. El dominio fue registrado con fecha 29 de febrero de 2000. Dicho nombre de dominio fue registrado ante el registrador OnlineNic, Inc. d/b/a China-Channel.com, constando en el acuerdo de registro la sujeciуn de disputas como la presente a la Polнtica Uniforme de la ICANN.

- En la pбgina web “http://www.mastercadena.com” se contiene un aviso en el que se comunica a los usuarios que el dominio “http://www.mastercadena.com” ha quedado desactivado a efectos de la prestaciуn de servicios de Fastroson, SL y se contiene un enlace a la pбgina web “http://www.fastroson.com”.

- Mбster Electrodomйsticos del Noroeste, SA es una sociedad que recibiу por parte de Gestiуn de electrodomйsticos, SA (Gestesa) una autorizaciуn de uso de la marca “Master Cadena”, en virtud de la cual recibiу el derecho a utilizarla y a ceder su uso a los comerciantes minoristas de la zona geogrбfica comprendida en las provincias espaсolas de A Coruсa, Lugo, Orense y Pontevedra. Mбster Electrodomйsticos del Noroeste, SA concertу, en enero de 2001, un contrato de licencia de la marca “Master Cadena” con D. Serafнn Rodrнguez Deaсo, quien actuaba en nombre propio. En dicho contrato no se autoriza expresamente a D. Serafнn Rodrнguez Deaсo a registrar la marca “Master Cadena” como nombre de dominio; impidiйndosele grabar las marcas comerciales en productos, ofrecer servicios bajo dichas marcas o incluirlas en el nombre comercial con el que D. Serafнn ejerza su actividad empresarial.

- El 10 de mayo de 2005, la pбgina web de la Demandante “http://www.mastercadena.es” incluнa a Fastroson, SL entre las tiendas de la cadena “Master Cadena”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En la demanda, el Demandante alega, resumidamente, lo siguiente:

- Hay identidad entre las marcas de su titularidad compuestas por el signo “Master Cadena” y el nombre de dominio <mastercadena.com>.

- El Demandado carece de derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio <mastercadena.com>, habiйndolo registrado con posterioridad a la existencia de derechos de propiedad industrial sobre la marca “Master Cadena” y todo ello sin haber obtenido previa o posteriormente autorizaciуn del Demandante.

- El Demandado ha registrado el nombre de dominio <mastercadena.com> con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al Demandante a cambio de un precio que supera el normal del registro, y a tal efecto, el Demandado se ha puesto en varias ocasiones en contacto con el Demandante para realizar diversas ofertas de compraventa.

- No es la primera vez que D. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez realiza el registro de nombres de dominio con la clara intenciуn de defraudar a los titulares legнtimos de derechos de propiedad industrial, habiendo perdido ya varios procedimientos administrativos de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio.

- El nombre de dominio <mastercadena.com> ha venido siendo utilizado de manera intencionada para atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del Demandado, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la marca del Demandante y aprovechбndose de esta manera de su reputaciуn. Al incluir en el dominio <mastercadena.com> un link a la pбgina web “http://www.fastroson.com”, el Demandado se estarнa aprovechando deslealmente del nombre de dominio <mastercadena.com>, ofreciendo servicios que se corresponden con los que habitual y notoriamente ofrece el Demandante.

Por su parte, en las alegaciones suplementarias, el Demandante mantiene lo siguiente:

- El actual titular del nombre de dominio <mastercadena.com> es D. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez, tal como aparece en la base de datos “Whois”.

- La Demandante nunca cediу el uso de su marca ni a D. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez ni a la sociedad Fastroson, SL. Ъnicamente autorizу el uso de sus marcas a D. Serafнn Rodrнguez Deaсo, pero dicha autorizaciуn no permitнa registrar la marca como nombre de dominio. Ademбs no se ha producido ninguna subrogaciуn por parte de Fastroson, SL en el contrato de cesiуn de uso de la marca a D. Serafнn Rodrнguez Deaсo; y ademбs el contrato de autorizaciуn a D. Serafнn Rodrнguez Deaсo estб extinguido.

B. Demandado

En la contestaciуn a la demanda, el Demandado alega, resumidamente, lo siguiente:

- D. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez no es el actual titular del nombre de dominio <mastercadena.com>, sino la sociedad Fastroson, SL, de la cual D. Serafнn Rodrнguez es administrador ъnico.

- Fastroson es una empresa con mбs de 30 aсos de experiencia en sectores como la venta de aparatos electrodomйsticos, los muebles de cocina y hogar o las radiocomunicaciones profesionales. La empresa Fastroson “ha operado bajo la titularidad de un profesional autуnomo (persona fнsica) y con motivo de la jubilaciуn del mismo recientemente la empresa se transforma en Sociedad Limitada (Fastroson, SL)”.

- La persona fнsica responsable inicialmente de la empresa concertу contratos de autorizaciуn de uso de la marca “Mastercadena” con la concesionaria de la marca para Galicia “Uniуn Gallega de electrodomйsticos, SA, UGESA” y posteriormente con la nueva concesionaria “Master Elestrodomйsticos del Noroeste, SA”. Fastroson, SL renovу automбticamente todos los contratos comerciales suscritos anteriormente por la persona fнsica responsable de la empresa Fastroson; y Master Electrodomйsticos del Noroeste, SA asн lo admitiу con la renovaciуn automбtica del contrato existente. Por ello, afirma el Demandado “Fastroson (primero como profesional autуnomo y posteriormente como sociedad) ha sido autorizada por las empresas concesionarias de la Demandante para el uso de la marca ‘Master Cadena’)”.

- En la fecha de registro del nombre de dominio <mastercadena.com> la Demandante venнa haciendo uso de su marca “Cadena master” y no “Master Cadena”. Es posteriormente, cuando ya se habнa registrado el nombre de dominio <mastercadena.com>, cuando el Demandante intenta obtener de Fastroson, SL la cesiуn de dicho dominio, a lo cual se negу en todo momento dicha sociedad.

- El 30 de julio de 2005, Mбster Electrodomйsticos del Noroeste, SA hace efectiva la posibilidad de revocaciуn del contrato de autorizaciуn de uso de la marca a efectos de que la titular de dicha marca pueda emprender las acciones para obtener el nombre de dominio. Pero Fastroson, SL continъa teniendo legнtimo derecho al registro, mantenimiento y uso del nombre de dominio <mastercadena.com> por haber solicitado el registro de la marca “Master Cadena” en la United States Patent and Trademark Office de los Estados Unidos de Norteamйrica para distinguir la prestaciуn de servicios a travйs de Internet.

- Por todo ello, el Demandado solicita que el caso sea rechazado por incumplimiento de la Polнtica en lo tocante a la determinaciуn del Demandado, y en su defecto, que se resuelva el caso como “hostigamiento” a favor de la titular del nombre de dominio, debido a la utilizaciуn de mala fe de la Polнtica por parte de la Demandante con la finalidad de privar al Demandado de la titularidad del nombre dominio objeto de la controversia.

Por su parte, en las alegaciones suplementarias, el Demandado sostiene lo siguiente:

- Master Electrodomйsticos del Noroeste, SA renovу con la empresa Fastroson, SL, el contrato de cesiуn de marca que tenнa suscrito con D. Serafin Rodrнguez Deaсo, con la renovaciуn de la informaciуn de sus sistemas informбticos y al continuar facturando y cobrando la correspondiente cuota de asociado a Fastroson, SL. Ademбs, la Demandante reconociу a Fastroson, SL en la lista de tiendas oficiales de “Master Cadena” publicada por la misma hasta junio de 2005 en su pбgina web y suministradas entre otros, a revistas especializadas del sector.

- A fecha de 25 de octubre de 2005 Fastroson, SL no tiene notificaciуn formal de ninguna resoluciуn de contrato por parte de Mбster Electrodomйsticos del Noroeste, SA, pero el Demandado entiende que la misma ha resuelto el contrato en el momento en que cesу en la facturaciуn de la cuota mensual y en el suministro de mercancнas a Fastroson, SL (a partir del mes de junio de 2005).

- Desde el 30 de junio de 2005 Fastroson, SL ha cesado en el uso de la marca “Master Cadena”, retirбndola tanto de su publicidad como de los elementos de decoraciуn, iluminaciуn y vehнculos.

- De forma cautelar y de buena fe, Fastroson, SL ha optado por desactivar desde el pasado 30 de junio de 2005 todos los servicios de comercio electrуnico que venнa prestando desde la pбgina web <mastercadena.com> a la espera de la resoluciуn de la United States Patent andf Trademark Office con respecto a la solicitud de marca presentada por Fastroson, SL.

- Los enlaces a la web de Fastroson, SL que se contiene en la desactivada pбgina <mastercadena.com>, figuran en cumplimento de las obligaciones impuestas por la Ley de la Sociedad de la Informaciуn y del Comercio Electrуnico espaсola.

6. Cuestiones previas de procedimiento

A. Determinaciуn del Demandado

En la demanda se indica como Demandado, literalmente, a “SERAFнN RODRнGUEZ RODRнGUEZ, FASTROSON, SL, con domicilio Porto do Son, A Coruсa (Espaсa). En el Anexo 1 de la Demanda se aporta copia del resultado de la bъsqueda efectuada en la base de datos (Whois) del registrador, en la que constan los siguientes datos en torno al titular del nombre de dominio:

El 15 de septiembre de 2005, el registrador confirma al Centro que D. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez es el actual titular del nombre de dominio <mastercadena.com>. No obstante, el 4 de octubre de 2005 D. Serafнn Rodrнguez comunica por correo electrуnico al Centro que la empresa titular y registrante ъnico del nombre de dominio <mastercadena.com> es la sociedad Fastroson, SL; advertencia йsta que reitera en dнas y correos electrуnicos sucesivos, en los que insiste en que al registrar el nombre de dominio actuу en representaciуn de la sociedad Fastroson, SL.

D. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez tambiйn se pone en contacto con el registrador (OnlineNic, Inc. d/b/a China-Channel.com) solicitбndole que corrija la verificaciуn de registro que йste habнa realizado al Centro. El 8 de octubre de 2005 OnlineNic, Inc. d/b/a China-Channel.com comunica por correo electrуnico a D. Serafнn Rodrнguez que йl figura como titular del nombre de dominio junto a la sociedad Fastroson, S.L. Sin embargo (y tras las explicaciones que D. Serafнn Rodrнguez realiza en un correo electrуnico posterior a OnlineNic, Inc. d/b/a China-Channel.com), el registrador remite al Centro -el 11 de octubre de 2005- un mensaje de correo electrуnico en el que afirma que el actual titular del nombre de dominio <mastercadena.com> es Fastrroson, SL, y reconoce haber cometido un error al confirmar que el titular del dominio <mastercadena.com> era D. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez.

Ante este hecho, en la contestaciуn a la demanda presentada por D. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez йste reitera su alegaciуn de que no es titular del nombre de dominio <mastercadena.com>. Pero tras exponer esta circunstancia, D. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez, como representante del titular del nombre de dominio, la sociedad Fastroson SL y en nombre de la misma, procede a contestar los argumentos de la Demandante.

A la vista de estos hechos, y a efectos de resolver esta cuestiуn de procedimiento, debe tenerse presente que en la base de datos del Whois, en el apartado en el que se identifica al titular del nombre de dominio consta en primer lugar el nombre de D. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez y en segundo lugar la denominaciуn social Fastroson, SL. Asimismo, hay que recordar que como administrador ъnico de la sociedad Fastroson, SL, D Serafin puede representarla en juicio y fuera de йl. [Segъn el artнculo 61 de la Ley espaсola de sociedades de responsabilidad limitada de 23 de marzo de 1995, “la representaciуn de la sociedad, en juicio y fuera de йl, corresponde a los administradores”].

Pues bien, D. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez afirma que la solicitud del nombre de dominio <mastercadena.com> la hizo representando a la sociedad y que йsta es la titular de dicho dominio. La determinaciуn de si actuу en nombre propio o como representante de la sociedad es un problema propio del acuerdo de registro. El registrador ha confirmado que cometiу un error al comunicar que el titular era D. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez, y que el verdadero titular del dominio es la sociedad Fastroson, SL. Es cierto que inicialmente esa no era su postura, pero ha corregido su afirmaciуn. Este Experto se considera vinculado por la afirmaciуn del registrador en la que identifica a la sociedad Fastroson, SL como el actual titular del nombre de dominio <mastercadena.com>. (En el caso Nilfisk-Advance A/S v. CLD and Mark & Marie Claire Morton, OMPI Nє D2000-1297 el Grupo de expertos tambiйn considera necesario sujetarse a la afirmado por el registrador en la verificaciуn de registro en torno al titular del nombre de dominio).

En definitiva, ambas partes del contrato de registro afirman que el contrato de registro se hizo en representaciуn de la sociedad Fastroson, SL y que por lo tanto que йsta es su titular, sin que existan razones para dudar de la veracidad de la afirmaciуn realizada por el registrador del nombre de dominio <mastercadena.com>.

Ahora bien, el hecho de que el actual titular del nombre de dominio <mastercadena.com> sea Fastroson, SL y no D. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez no implica, como pretende D. Serafнn Rodrнguez, rechazar la demanda y no entrar a analizar el fondo del asunto.

El Demandante ha presentado la demanda de conformidad con los datos del Whois, reproduciendo los datos que constan en dicho registro. Lo que sucede es que dichos datos no estбn lo suficientemente claros, pues, al aparecer en primer lugar el nombre de D. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez parece que йl es el titular del nombre de dominio. Buena prueba de que la base de datos del Whois es confusa son los mensajes de correo electrуnico entre el registrador y D. Serafнn Rodrнguez hasta aclarar este extremo. Pero aun siendo cierto que el Demandante cree, y sostiene, que el ъnico titular del nombre de dominio <mastercadena.com> es D. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez, la verdad es que en la Demanda cita tanto a D. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez como a la sociedad Fastroson, SL.

Un caso similar al presente es el caso TV4 AB and TV4.COM, OMPI Nє D2000-0735. Tambiйn en йl, en la base de datos del Whois aparecнa como titular del nombre de dominio en disputa una persona fнsica y una supuesta sociedad, razуn por la cual en la demanda se mencionaba a ambos. Pero el registrador confirmу que el titular del dominio sуlo era la sociedad, la entidad TV4.COM. Por ello, el Experto ordenу un cambio en el rуtulo del procedimiento y siguiу con el mismo con el nuevo Demandado. En este caso, la compaснa era ficticia, pero aъn asн el Experto, a la vista de la declaraciуn del registrador, considerу que el Demandado debнa ser la compaснa y no la persona fнsica que supuestamente la representaba. En este caso el Experto entendiу que el defecto de la demanda en cuanto a la identificaciуn del Demandado era un mero defecto formal que no impedнa entrar a analizar el fondo del asunto, porque el verdadero titular del nombre de dominio habнa contestado la demanda. Pues bien, en el presente caso se debe dar la misma soluciуn, sobre todo si tenemos en cuenta que la sociedad Fastroson, SL no es ficticia.

De hecho, aunque el Demandante cree que el ъnico titular del nombre de dominio <mastercadena.com> es D. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez, en la demanda se cita tambiйn a Fastroson, SL. Ademбs, no se puede desconocer que el verdadero titular del nombre de dominio (Fastroson, SL) ha sido notificado adecuadamente de la demanda interpuesta. Tanto es asн que ha contestado dicha demanda actuando por medio de su representante legal, que es el propio Sr. Serafнn Rodrнguez Rodriguez. Resulta pues, que si bien la demanda presenta un defecto formal en la determinaciуn del Demandado, dicho defecto es un defecto de forma y no de sustancia y puede ser corregido tratando a Fastroson, SL como ъnico Demandado. Esto es lo que propone hacer este Experto, de modo que decide la carбtula del presente caso en cuanto al nombre de las partes sea: Gestiуn de Electrodomйsticos, SA (Gestesa) v. Fastroson, SL.

B. Admisiуn de alegaciones y pruebas suplementarias

Como ha quedado expuesto en el apartado referente al iter procedimental, tras la recepciуn por parte del Centro del escrito de contestaciуn a la demanda, el 24 de octubre de 2005 el Demandante remite al Centro un correo electrуnico en el que aporta nuevos datos y pruebas. A la vista de esas nuevas alegaciones y pruebas, el Demandado envнa al Centro dos correos electrуnicos (uno el 25 de octubre de 2005 y otro el dнa siguiente) en los que contesta a las afirmaciones y alegaciones suplementarias de la Demandante.

De conformidad con lo dispuesto en el pбrrafo 12 del Reglamento, “ademбs de la demanda y del escrito de contestaciуn, el grupo de expertos, haciendo uso de sus facultades, podrб exigir otras declaraciones o documentos de cualquiera de las partes”. Nada se dice en la Polнtica ni en el Reglamento sobre las alegaciones y pruebas no solicitadas presentadas por las partes, razуn por la cual mъltiples Grupos de expertos han rechazado su admisiуn y se han negado a valorarlas (Asн, entre otros, los casos Easyjet Airline Company Ltd v. Andrew Steggles, OMPI Nє D2000-0024; Avanade Inc. v. Robert Tansey, OMPI Nє D2001-0824; u Deutsche Post AG v. MailMij LLC, OMPI Nє D2003-0128).

No obstante, en otros casos, los Grupos de expertos han admitido y entrado a valorar las pruebas y alegaciones suplementarias no solicitadas, a la vista de las circunstancias del caso y de la relevancia e importancia de dichas pruebas y argumentos (Es lo que ocurre, entre otros muchos, en los casos Nabor B.V. Stanhome S.P.A. v. Organization Francisco Vicente, OMPI Nє D2000-0757; Wollongong City Council v. Viva La Gong, OMPI Nє D2003-0113; Sociйtй pour l’oeuvre et la mйmoire d’Antoine de Saint Exupйry-Succession Saint Exupйry-D’Agay v. The Holding Company, OMPI Nє D2005-0165).

En opiniуn de este Experto, las circunstancias que concurren en el presente caso aconsejan la admisiуn de los nuevos argumentos y pruebas aportados por las partes de forma suplementaria tras la Demanda y la Contestaciуn a la Demanda. Todo ello teniendo en cuenta que, actuando de este modo, no se ve afectado, en modo alguno, el principio de igualdad de trato de las partes que establece el pбrrafo 10 b) del Reglamento, pues tanto el Demandante como el Demandado han presentado alegaciones y pruebas suplementarias.

7. Debate y conclusiones

De acuerdo con el pбrrafo 4 de la Polнtica, el Demandante debe probar: i) que el nombre de dominio en litigio es idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio y iii) que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El primer requisito que establece el pбrrafo 4 de la Polнtica para que prospere la pretensiуn del Demandante es que el nombre de dominio sea “idйntico o similar hasta el punto de crear confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”. Este requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y una marca ajena, y que el Demandante tenga derechos sobre dicha marca.

Ha quedado suficientemente acreditado que la Demandante es titular registral de una marca internacional que protege la denominaciуn “Master Cadena”, asн como de varias marcas espaсolas compuestas por el signo “Master Cadena”.

De igual modo, este Experto ъnico considera que existe identidad entre el nombre de dominio <mastercadena.com> y las marcas de la Demandante constituidas por la denominaciуn “Master Cadena”. La comparaciуn entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria. Asimismo, deben obviarse los elementos grбficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes tйcnicos de los nombres de dominio impiden en йstos la existencia de esos elementos. Y del mismo modo, cuando la marca estб formada por dos o mбs palabras, es irrelevante que en el nombre de dominio se omitan los espacios que las separan, dada la imposibilidad tйcnica de incluir espacios en los dominios [Christian Dior Couture SA v. Liage International Inc, caso OMPI N° D2000-0098; United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business Matters.com) and Dave Evans, caso OMPI N° D2000-1199]. Y tampoco es importante, que el nombre de dominio reproduzca en minъsculas, una marca en la que figuran letras mayъsculas [United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business Matters.com) and Dave Evans, caso OMPI N° D2000-1199]. Con estos presupuestos, es clara la identidad entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa.

Sobre la base de lo expuesto, se considera probada la concurrencia del primer requisito exigido por la Polнtica.

B. Derechos o intereses legнtimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga йxito la reclamaciуn del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legнtimos del Demandado sobre el signo), lo cual, como toda prueba negativa es prбcticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabolica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legнtimos. (Asн se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos como las de los casos EAuto Inc v. Available-Domain-Names.com d/b/a Intellectual-Assets.com, Inc., OMPI Nє D2000-0120; Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, OMPI Nє D2001-0017; o Caja de Ahorros del Mediterrбneo v. Antonio Acuсa Racero, OMPI Nє D2002-1037, por citar sуlo algunas). Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses legнtimos, tal como dispone expresamente el pбrrafo 4 c) de la Polнtica.

Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legнtimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca serнa posible dictar una resoluciуn favorable a los demandantes. Y esta interpretaciуn debe ser rechazada por absurda (En este sentido, entre otras, las decisiones de los casos Motorola, Inc. v. NewGate Internet, Inc, OMPI Nє D2000-0079; Soria Natural, S.A. v. Vincenc Roig Ribas, OMPI Nє D2004-0803).

La Demandante afirma en su demanda que ni D. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez, ni Fastroson, S.L, poseen derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio objeto de la demanda, siendo registrado dicho dominio con posterioridad a la existencia de derechos de Propiedad Industrial sobre la marca “Master Cadena” de los que es titular el Demandante, todo ello sin que el Demandado hubiese obtenido previa o posteriormente autorizaciуn del Demandante. Ello, unido a las alegaciones sobre la actuaciуn de mala fe de la Demandado, permite concluir que la parte Demandante ha aportado indicios razonables de la inexistencia de dichos derechos o intereses legнtimos por parte del Demandado.

Llegados a este punto, debe analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legнtimos, pues de tenerlos, su prueba la resultarб ciertamente sencilla.

Para intentar probar sus derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio controvertido, el Demandado alega, en primer lugar la existencia de un contrato de licencia de uso de las marcas “Master Cadena”. Segъn el Demandado, Fastroson, SL renovу automбticamente todos los contratos comerciales suscritos por parte de D. Serafнn Rodrнguez Deaсo con Uniуn Gallega de Electrodomйsticos, S.A y con Master Electrodomйsticos del Noroeste, SA, sociedades licenciatarias de la Demandante; contratos en virtud de los cuales D. Serafнn Rodrнguez Deaсo era autorizado a usar la marca “Master Cadena”. Esta afirmaciуn, en cambio, es rebatida por el Demandante segъn el cual no es cierto que Fastroson, SL se haya subrogado en los contratos de cesiуn de uso de las marcas “Master Cadena” concertados con D. Serafнn Rodrнguez Deaсo.

Pues bien, este Experto no considera necesario entrar a analizar la existencia o no de dicho contrato de licencia de marca entre Demandante y Demandado (para lo cual, por lo demбs, carece de competencia, por ser йsta una cuestiуn que las partes deberбn dilucidar ante los Tribunales de Justicia competentes). A los efectos del presente procedimiento administrativo lo relevante es que, aъn en la hipуtesis de que se admitiese la existencia de dicho contrato de licencia de marca, dicho contrato habrнa quedado ya sin efectos, tal como reconoce el Demandado. En efecto, en el correo electrуnico enviado por el Demandado al Centro con fecha de 25 de octubre de 2005 y en el que se contienen alegaciones suplementarias, el Demandado reconoce que “a fecha de hoy, 25 de octubre de 2005, Fastroson SL no tiene notificaciуn formal de ninguna resoluciуn de contrato por parte de Master Electrodomйsticos del Noroeste SA, sin embargo, entendemos que la misma ha resuelto el contrato en el momento que cesу en la facturaciуn de la cuota mensual y el suministro de mercaderнas a nuestra empresa (a partir del mes de Junio de 2005)”. [Y en la demanda, se afirma que el 30 de julio de 2005, Mбster Electrodomйsticos del Noroeste, SA, hace efectiva la posibilidad de revocaciуn del contrato de autorizaciуn de uso de la marca a efectos de que la titular de dicha marca pueda emprender las acciones para obtener el nombre de dominio]. Resulta, pues, que el Demandado reconoce que en la actualidad carece de cualquier tipo de autorizaciуn o licencia por parte del legнtimo titular de las marcas “Master Cadena”.

Esto supone que la alegaciуn del Demandado sobre la existencia de un contrato de licencia que le autoriza a usar las marcas de la Demandante no puede ser tenida en cuenta a efectos de lo dispuesto en el pбrrafo 4 a) ii) de la Polнtica. En virtud de este pбrrafo de la Polнtica, la Demanda prosperarб si, entre otras condiciones, el Demandado “no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio”. Y nуtese bien que la Polнtica utiliza el verbo “tener” en tiempo presente, de donde se deriva que es indiferente el hecho de que el Demandado haya podido tener en el pasado derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio en disputa. Lo relevante a efectos del pбrrafo 4 a) ii) de la Polнtica es que el Demandado carezca en el momento presente dichos derechos o intereses legнtimos.

Es cierto que el pбrrafo 4 c) i) de la Polнtica dispone que el Demandado demostrarб sus derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio cuando pruebe que antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, “ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilizaciуn, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios”. Pero a la vista del pбrrafo 4 a) ii) de la Polнtica hay que entender que si en el pasado el Demandado ha utilizado el nombre de dominio al amparo de un contrato de licencia, y dicho contrato ya no estб en vigor, no podrб el Demandado alegar como derechos o intereses legнtimos, la circunstancia de haber usado en el pasado el nombre de dominio en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios. En suma, y como se afirma en la decisiуn del caso PPG Industries Ohio, Inc. v. MultiPro Limited, Thames Global Internet Services, Rejel Automotive Limited, OMPI Nє D2004-0950, un contrato de licencia sуlo puede ser relevante a efectos del pбrrafo 4 c) i) de la Polнtica si todavнa estб en vigor. [En el mismo sentido la decisiуn del caso PepsiCo, Inc. v. QWO, OMPI Nє D2004-0865].

Como prueba de sus derechos o intereses sobre el nombre de dominio <mastercadena.com> el Demandado en el presente procedimiento tambiйn invoca la solicitud de la marca “Master Cadena” presentada el 18 de junio de 2005 en la United States Patent and Trademark Office, con nъmero de serie 78653676, para distinguir actividades de prestaciуn de servicios a travйs de Internet.

Es cierto que la titularidad de un derecho de marca sobre el signo en conflicto ha sido reconocida por algunos Grupos de expertos como un elemento suficiente para demostrar la tenencia por parte del Demandado de intereses legнtimos en el sentido de la Polнtica de la ICANN. Pero para ello se exige que el registro de la marca se haya obtenido de buena fe y con el propуsito de usarla en la jurisdicciуn en la que se haya registrado, y no simplemente para evitar la aplicaciуn de la Polнtica (Vid, por ejemplo, el caso Madonna Ciccone p/k/a Madonna v. Dan Parisi and “Madonna.com”, OMPI N° D2000-0847).

Pues bien, dejando a un lado que en el presente caso el Demandado sуlo es titular de una solicitud de marca, sujeta por tanto a la eventual denegaciуn de registro por parte de la United States Patent and Trademark Office; este Experto considera que el Demandado no ha probado la existencia de preparativos serios para el uso de dicha marca en los Estados Unidos de Norteamйrica. Esta circunstancia, unida al hecho de que la solicitud de marca se presenta en el mismo mes (junio de 2005) en que, segъn el Demandado, se extinguiу el contrato de licencia que (siempre segъn el Demandado), lo autorizaba a usar la marca “Master Cadena”, hace que la referida solicitud de marca no puede ser considerada mбs que como un intento de impedir la aplicaciуn de la Polнtica. Por ello, la alegaciуn de la parte Demandada no constituye una prueba suficiente de sus derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio en conflicto.

A la vista de todo lo expuesto, se considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el pбrrafo 4 a) de la Polнtica de la ICANN.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Para dictar una resoluciуn favorable a la parte Demandante es necesario finalmente que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe. La mala fe debe afectar al registro y ademбs al uso del nombre de dominio. Asн se deriva claramente de la dicciуn literal de los pбrrafos 4) a) iii) y 4) b) de la Polнtica, y asн lo resaltan varias decisiones de Grupos de expertos. Destaca en este sentido la primera de las decisiones dictadas por un Grupo de expertos designado por el Centro de Mediaciуn y Arbitraje en aplicaciуn de la Polнtica de la ICANN: caso World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman, OMPI N° D1999-0001, donde se indica que los trabajos de elaboraciуn de la Polнtica de la ICANN confirman la necesidad de que la mala fe afecte al registro y a la utilizaciуn del nombre de dominio. Procede, por tanto, analizar separadamente si el nombre de dominio <mastercadena.com> ha sido registrado y usado de mala fe.

La mala fe a la hora de registrar y de usar el nombre de dominio disputado ha de ser probada por el Demandante, que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes. Sin embargo, la mala fe es un elemento interior y eminentemente subjetivo, razуn por la cual basta con que el Demandante muestre indicios de la existencia de mala fe, correspondiendo entonces al Demandado aportar evidencias de la buena fe (En este sentido se manifiestan, entre otras, la resoluciуn del caso INTOCAST AG v. LEE DAEYOON, OMPI N° D2000-1467; o la resoluciуn del caso Caja de Ahorros del Mediterrбneo v. Antonio Acuсa Racero, OMPI N° D2002-1037).

Registro de mala fe

El Demandante argumenta que el Demandado ha registrado el nombre de dominio <mastercadena.com> fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al Demandante a cambio de un precio que supera el normal de registro, y a tal efecto, mantiene el Demandante que el Demandado se ha puesto en contacto en varias ocasiones con йl para realizar diversas ofertas de compraventa. No obstante, el Demandante no realiza el mбs mнnimo intento para probar esta afirmaciуn, razуn por la cual este Experto no puede, en modo alguno, tenerla en cuenta.

En segundo lugar, sostiene el Demandante que el hecho de que D. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez haya perdido varios procedimientos administrativos de la ICANN es una muestra de la mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio <mastercadena.com>.

Ante esta alegaciуn, este Experto quiere recordar que, efectivamente, en diferentes resoluciones de Grupos de Expertos, se tiene en cuenta el resultado de otros procedimientos en los que ha intervenido el Demandado. Asн, en la resoluciуn del caso Recoletos Grupo de Comunicaciуn, S.A. v. Thomas Wolf/Agustinos Recoletos, OMPI Nє D2003-0225, se considera suficiente para reconocer la existencia de mala fe el hecho de que el demandado haya perdido dos procedimientos anteriores. Y en sentido similar cabe citar, entre otras, la resoluciуn del caso PORT AVENTURA, S.A. v. Miguel Garcнa Quintas, OMPI N° D2000-0751.

Ahora bien, el hecho de que en casos anteriores se haya considerado que el Demandado ha ocupado de forma abusiva nombres de dominio, aun siendo un indicio de mala fe en el registro de otros nombres de dominio, no puede ser elevado a la categorнa de presunciуn iuris et de iure, de modo que ese indicio puede ser desvirtuado por el Demandado.

En el presente procedimiento el titular del nombre de dominio <mastercadena.com> es Fastroson, SL y no D. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez. No obstante, esto no priva de relevancia a la circunstancia de que D. Serafнn Rodrнguez Rodriguez haya perdido otros procedimientos anteriores. Porque D. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez es el administrador ъnico de la sociedad que registrу y estб usando el nombre de dominio <mastercadena.com>, siendo la persona que actuу en nombre de tal sociedad. Es por ello que los casos anteriores en los que D. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez figuraba como Demandado han de ser tenidos en cuenta como a la hora de valorar la mala fe de la sociedad “Fastroson, SL” en el momento de registrar el referido dominio.

Acreditada por el Demandante la existencia de indicios de mala fe en la actuaciуn del Demandado, corresponde a dicho Demandado aportar pruebas de su buena fe. A este respecto, afirma el Demandado que registrу el nombre de dominio de buena fe y en base a una autorizaciуn para usar la marca de la que es titular la Demandante. En efecto, el Demandado mantiene que Master Electrodomйsticos del Noroeste, SA como entidad autorizada para ceder el uso de las marcas de la Demandante, renovу con Fastroson, SL el contrato de cesiуn de marca que tenнa suscrito con D. Serafin Rodrнguez Deaсo, al renovar la informaciуn de sus sistemas informбticos y al continuar facturando y cobrando la correspondiente cuota de asociado a Fastroson, SL. Este extremo, sin embargo, es discutido por la Demandante, que afirma que ъnicamente autorizу el uso de sus marcas a D. Serafнn Rodrнguez Deaсo, que no se ha producido ninguna subrogaciуn por parte de Fastroson, SL en el contrato de cesiуn de uso de marca a D. Serafнn Rodrнguez Deaсo; que el contrato de autorizaciуn a D. Serafнn Rodrнguez Deaсo estб extinguido y que ademбs dicho contrato no permitнa registrar la marca como nombre de dominio.

Este Experto no puede entrar a decidir si existiу o no la renovaciуn o subrogaciуn de dicho contrato de licencia, cuestiуn йsta para la cual no tiene competencia en los reducidos mбrgenes de procedimientos como йste. Lo ъnico que puede hacer el Grupo de expertos en un procedimiento ICANN es valorar si en la actuaciуn del Demandado se observa mala fe en el momento de registro del nombre de dominio. Y a estos efectos este Experto considera que en la actuaciуn de Fastroson, SL se aprecia mala fe, y ello con independencia de la conclusiуn a la que se pudiera llegar en un Tribunal de Justicia, sobre la existencia o no de una licencia de uso de las marcas “Master Cadena”.

En efecto, uno de los factores que es tenido en cuenta por los Grupos de expertos a la hora de apreciar la mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio idйntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca por parte del Demandado. [Asн, por ejemplo, las resoluciones de los casos Soria Natural, S.A. v. Vicenc Roig Ribas, OMPI Nє D2004-0803, Iberdrola, S.A. v. Astobiza Gracia, Francisco Josй, OMPI Nє D2003-0675]. Pues bien, en el momento de solicitar el nombre de dominio <mastercadena.com>, Fastroson, SL era consciente de la coincidencia de dicho nombre de dominio con la marca “Master Cadena”. Por ello, si se entendiese que la Demandante no ha autorizado a la Demandada el uso de la marca “Master Cadena”, el registro del nombre de dominio <mastercadena.com> se habrнa producido de mala fe.

Si en cambio el contrato de licencia en virtud del cual D. Serafнn Rodrнguez Deaсo era autorizado a usar las marcas “Master Cadena” se entendiese renovado a favor de Fastroson, SL, cabrнa apreciar igualmente mala fe en el momento en que esta sociedad, actuando por medio de su administrador ъnico D. Serafнn Rodrнguez Rodrнguez, registrу el nombre de dominio <mastercadena.com>. Ello es asн porque en el contrato de autorizaciуn de uso de la marca “Master Cadena” a D. Serafнn Rodrнguez Deaсo no se incluye clбusula alguna en la que se permita expresamente el registro de la marca como nombre de dominio. Aunque Fastroson, SL se hubiese subrogado en el referido contrato de autorizaciуn de uso de la marca “Master Cadena”, en dicho contrato no se autoriza el registro de la marca como nombre de dominio. Y el registro de la marca como nombre de dominio sin autorizaciуn expresa del titular legнtimo de la marca, constituye un comportamiento oportunista y de mala fe que pretende el beneficio exclusivo de uno de los integrantes de la red de establecimientos usuarios de la marca “Master Cadena”. Ademбs, con dicho registro se estarнa facilitando una expansiуn ilнcita de la zona territorial en la que el uso estarнa autorizado, haciendo accesible los productos o servicios al pъblico que accede a Internet desde zonas en las que el sujeto que registra el nombre de dominio no tiene autorizaciуn para usar la marca.

Uso de mala fe

Por lo que se refiere a la mala fe en el uso del nombre de dominio <mastercadena.com>, mantiene la Demandante que el nombre de dominio ha venido siendo utilizado de manera intencionada para atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del Demandado, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la marca del Demandante y aprovechбndose de esta manera de su reputaciуn. A juicio del Demandante, al incluir en el dominio <mastercadena.com> un link a la pбgina web “http://www.fastroson.com”, el Demandado se estarнa aprovechando deslealmente del dominio <mastercadena.com>, ofreciendo servicios que se corresponden con los que habitual y notoriamente ofrece el Demandante.

Este Experto considera que, efectivamente, el nombre de dominio <mastercadena.com> se estб usando de mala fe. Porque permite a “Fastroson, SL” aumentar considerablemente el nъmero de potenciales clientes en detrimento del titular de la marca y de todas las personas a la que йste ha autorizado el uso de la marca “Master Cadena”.

El Demandado alega que el enlace a la web “http://www.fastroson.com” figura en cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley espaсola de servicios de la sociedad de la informaciуn (Ley 34/2002, de 11 de julio). Pero las obligaciones de informaciуn que los artнculos 9 y siguientes de esta Ley imponen a los prestadores de servicios de la sociedad de la informaciуn podrнan cumplirse sin necesidad del establecimiento de dicho hipervнnculo, a lo que, en modo alguno, obliga el referido texto legal.

En suma, este Experto estima que tambiйn se cumple la tercera de las condiciones fijadas en la Polнtica, al haber sido registrado y haber sido usado de mala fe el nombre de dominio.

Manifestбndose todas las condiciones fijadas en el pбrrafo 4a) de la Polнtica para que prospere la demanda es obvio que dicha demanda no ha sido presentada de mala fe. Debe por tanto rechazarse la pretensiуn del Demandado de que se resuelva el presente caso como “hostigamiento” del Demandante al Demandado. Como ya ha quedado expuesto, el defecto formal a la hora de identificar al Demandante no obedece a una actuaciуn maliciosa del Demandante para privar al Demandado del nombre de dominio en conflicto. Por el contrario, responde a la poca claridad con la que aparecen los datos sobre el titular del nombre de dominio <mastercadena.com> en la base de datos “Whois” del registrador.

8. Decisiуn

Por las razones expuestas, de conformidad con los pбrrafos 4 i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Experto Ъnico ordena que el nombre de dominio <mastercadena.com> sea transferido al Demandante.

Бngel Garcнa Vidal
Experto Ъnico

Fecha: 23 de noviembre de 2005