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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

Compagnie Gйnйrale des Йtablissements Michelin – Michelin et Cie contre EUROSTATIC Ltd.

Litige n° DFR2005-0013

 

1. Les parties

Le requйrant est la Compagnie Gйnйrale des Йtablissements Michelin – Michelin et Cie, Clermont-Ferrand, France reprйsentй par le Cabinet Dreyfus & Associйs, France.

Le dйfendeur est la sociйtй Eurostatic LTD, Neuilly S/Seine, France.

 

2. Nom de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <guidemichelin.fr>.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine est enregistrй est Safenames LTD, Royaume Uni.

 

3. Rappel de la procйdure

Conformйment au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution de litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs dйsignй “le Rиglement”), le Requйrant a dйposй une plainte auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) reзue par le Centre sous forme йlectronique le 13 septembre 2005, et par courrier postal le 4 octobre 2005.

Le Centre a accusй rйception de la plainte le 14 septembre 2005, et a adressй le mкme jour une requкte а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (“l’AFNIC”) aux fins de vйrification des йlйments du litige et le gel des opйrations. L’AFNIC a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 20 septembre 2005.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le ”Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la “Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, le Centre a adressй en date du 5 octobre 2005 une notification de la plainte au Dйfendeur, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative. Faute de recevoir une rйponse du Dйfendeur dans les dйlais impartis par le Rиglement, le Centre a adressй le 26 octobre 2005, aux parties une notification d’un dйfaut du Dйfendeur.

En date du 7 novembre 2005, le Centre a nommй Dina Founes comme expert unique dans le prйsent litige. L’expert constatant qu’il a йtй dйsignй conformйment au Rиglement, a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation, et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance conformйment а l’article 4 du Rиglement.

 

4. Les faits

Le Requйrant, la Compagnie Gйnйrale des Йtablissements Michelin – Michelin et Cie, est une sociйtй crйe il y a plus d’un siиcle (le 28 mai 1889) et qui est rйputйe tant en France que sur le plan mondial pour la fabrication et la commercialisation de pneus pour l’industrie automobile.

Le Requйrant a par la suite йtendu son champ d’activitй pour s’impliquer dans les courses de motos et de Formule 1, mais йgalement pour couvrir des secteurs connexes а l’automobile tels que les services d’assistance automobile, ainsi que l’йdition de cartes routiиres et de guides de restauration, d’hфtellerie et de voyage connus du public sous l’appellation de “guides Michelin”.

Le Requйrant est prйsent dans 170 pays et propose plus de 36000 produits а la vente. La marque MICHELIN est extensivement exploitйe en France et а l’йtranger, et le Requйrant a pris soin de protйger sa marque par de nombreux enregistrements en France et а l’йtranger.

Le Requйrant utilise йgalement le nom MICHELIN а titre de nom commercial, dйnomination sociale et enseigne et dйtient de nombreux noms de domaines comprenant le vocable MICHELIN.

Le Requйrant ayant constatй l’affichage par la sociйtй Sedo GmbH de la dйnomination MICHELIN а titre de nom de domaine au sein d’un systиme de parcage pointant vers une page listant des liens hypertextes publicitaires couvrant des produits et services relatifs au tourisme, hфtellerie, et libraires (parmi lesquels un lien faisant rйfйrence au Guide MICHELIN), a adressй le 7 avril 2005 une lettre de mise en demeure а cette sociйtй lui enjoignant de bloquer et supprimer le nom de domaine contestй de son programme d’hйbergement lucratif. Cette sociйtй a accйdй а la demande du Requйrant en supprimant le nom de domaine litigieux de son systиme d’hйbergement qui pointe aujourd’hui vers une page vierge. Le Requйrant a nйanmoins poursuivi ses recherches et constatй, suite а une recherche effectuйe dans les bases de donnйes WHOIS en date du 19 avril 2005, la rйservation du nom de domaine <guidemichelin.fr> par la sociйtй franзaise Safenames Ltd. Suite а cette constatation, une premiиre lettre de mise en demeure fut adressйe le 19 avril 2005 par le Requйrant а la sociйtй Safenames Ltd lui demandant de lui rйtrocйder а l’amiable le nom de domaine litigieux. Le dйfaut de rйponse de cette derniиre contraignit le Requйrant а adresser une seconde lettre de mise en demeure а la sociйtй mиre anglaise du mкme nom en date du 15 juin 2005 lui demandant la rйtrocession du nom de domaine litigieux а son profit. Les sociйtйs concernйes n’ont pas rйpondu au Requйrant qui releva, suite а une seconde recherche effectuйe sur les bases de donnйes WHOIS en date du 25 aoыt 2005, que le nom de domaine litigieux <guidemichelin.fr> avait йtй transfйrй au Dйfendeur.

Compte tenu du silence opposйe par le premier dйtenteur du nom de domaine litigieux aux deux lettres de mise en demeure adressйes par le Requйrant, et constatant le rйcent transfert du nom de domaine en cause <guidemichelin.fr> au Dйfendeur par la sociйtй Safenames LTD, le Requйrant a dйcidй de soumettre le prйsent litige au Centre.

 

5. Argumentation des parties

L’argumentation des parties est comme suit :

A. Le Requйrant

A l’appui de sa plainte, le Requйrant a versй au dossier la copie des enregistrements suivants de la marque MICHELIN justifiant ainsi de ses droits sur la marque susvisйe :

(1) Marque internationale MICHELIN n° 771031, enregistrйe le 11/06/2001 et couvrant les produits et services en classes 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 39 et 42;

(2) Marque anglaise n° 1015388, enregistrйe et renouvelйe pour une pйriode de 14 ans le 3/08/1994, couvrant les produits et services en classe 16;

(3) Marque franзaise MICHELIN n° 1392599, enregistrйe et renouvelйe le 24/01/1997, couvrant les produits et services en classes 1, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17 et 20;

(4) Marque franзaise MICHELIN n° 003073702, enregistrйe le 22/12/2000 et couvrant les produits et services en classes 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 39 et 42;

(5) Marque franзaise MICHELIN n° 1585214, enregistrйe et renouvelйe le 12/01/2000, couvrant les produits et services en classes 9, 11, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 28 et 34;

(6) Marque franзaise MICHELIN n° 1649865, enregistrйe et renouvelйe le 25/10/2000, couvrant les produits et services en classes 6, 14, 16, 18, 21 et 25.

Le Requйrant indique йgalement dйtenir et exploiter de nombreux noms de domaine incluant le vocable “MICHELIN” (<michelin.com>, <michelin-travel.com>, <viamichelin.com>, etc.) pour promouvoir ses produits et services dans le monde. Il souligne exploiter йgalement la dйnomination MICHELIN а titre de nom commercial de dйnomination sociale et d’enseigne.

Le Requйrant fait valoir а l’appui de sa plainte а l’encontre du Dйfendeur que :

- la marque MICHELIN ainsi que les autres marques qu’il dйtient pour designer des guides tels que le “GUIDE ROUGE” ou le “GUIDE VERT” jouissent d’une grande notoriйtй tant en France qu’а l’йtranger et insiste sur le fait que s’agissant en l’espиce d’une marque particuliиrement notoire en France, le Dйfendeur ne pouvait en ignorer l’existence alors qu’il rйside en France.

- que la reproduction au sein du nom de domaine litigieux <guidemichelin.fr> de la marque MICHELIN en association avec le terme “guide” ne peut qu’engendrer la confusion dans l’esprit du public, et porter atteinte aux droits du Requйrant sur la marque MICHELIN du Requйrant au sens de l’article 713-3 CPI. Le nom de domaine litigieux porte йgalement atteinte aux droits d’auteur du Requйrant sur le titre des ouvrages “Guide MICHELIN” au sens de l’article L 112-4 CPI.

- le Dйfendeur ne dйtient aucun droit ou permission du Requйrant l’habilitant а exploiter ou а enregistrer un nom de domaine comprenant la marque MICHELIN; qu’en enregistrant le nom de domaine litigieux, le Dйfendeur porte йgalement atteinte aux noms commerciaux et noms de domaines antйrieurs du Requйrant; et fait valoir йgalement que le fait pour le Dйfendeur de maintenir inactif un nom de domaine reproduisant une marque notoire est constitutif de mauvaise foi, d’agissements parasitaires et de concurrence dйloyale au sens de l’article 1382 C.C car il contribue а diluer l’image et la rйputation de cette marque auprиs du public.

Compte tenu de l’ensemble des arguments dйveloppйs ci-dessus, le Requйrant s’estime fondй а demander la transmission du nom de domaine litigieux <guidemichelin.fr> а son profit.

B. Le Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a pas rйpondu а la plainte du Requйrant, et est par consйquent en dйfaut.

 

6. Discussion

Conformйment а l’article 20(c) du Rиglement, “l’expert fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dйfinie а l’article 1 du prйsent rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.

L’article 1 du Rиglement dйfinit l’atteinte aux droits comme : “une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et au droit au nom, au prйnom ou au pseudonyme d’une personne”.

Considйrant les arguments dйveloppйs par le Requйrant, l’expert doit s’attacher en l’espиce а rechercher si les conditions posйes dans ces dispositions sont remplies; а savoir si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Dйfendeur constitue bien en l’espиce une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France, notamment :

(1) une violation des droits de propriйtй intellectuelle du Requйrant.

(2) une atteinte aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale.

Et ensuite pour ordonner la transmission du nom de domaine litigieux au Requйrant, l’expert devra rechercher si le Requйrant a bien justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte; en l’occurrence la dйnomination MICHELIN.

A. L’atteinte aux droits du Requйrant

(1) Atteinte aux droits de propriйtй intellectuelle

L’expert retient que le nom de domaine litigieux <guidemichelin.fr> reproduit intйgralement la marque MICHELIN du Requйrant qui demeure l’йlйment central et distinctif dans la combinaison de termes formйe par le nom de domaine litigieux. En effet, l’adjonction du terme descriptif “guide” et de l’extension “.fr” sont inopйrants pour йcarter la similitude des signes en cause. L’expert relиve par consйquent que le nom de domaine litigieux <guidemichelin.fr> est identique aux marques MICHELIN du Requйrant ainsi qu’aux nombreux noms de domaine du Requйrant comprenant la marque MICHELIN.

Il ressort en outre des piиces versйes au dossier que le nom de domaine litigieux tel qu’utilisй par le rйservataire antйrieur renvoyait vers une page de parking (aujourd’hui inactive) maintenue par la sociйtй Sedo GmbH et listant des liens hypertextes menant а des sites offrant des produits et services identiques (tels que le guide “Michelin” et autres guides touristiques) ou similaires (hфtellerie et voyages) а ceux offerts par le Requйrant sous la marque MICHELIN et noms de domaines comprenant le terme MICHELIN. L’expert considиre au vu de ces йlйments que le nom de domaine <guidemichelin.fr> est enregistrй et a йtй utilisй pour des produits et/ou services ayant un contenu identique ou а tous le moins similaire а ceux offerts par le Requйrant sous la marque MICHELIN. Une telle exploitation du nom de domaine <guidemichelin.fr> engendre indйniablement un risque de confusion dans l’esprit du consommateur internaute qui est ainsi amenй а penser а tort que le nom de domaine litigieux mиne а un site officiellement affiliй au Guide MICHELIN ou а tous le moins est recommandй par le Requйrant dans les secteurs de l’hфtellerie, des voyages, et des guides touristiques.

Il convient de rajouter qu’en l’espиce le nom de domaine litigieux n’est pas exploitй par le Dйfendeur (site inactif). Cependant, il demeure enregistrй par ce dernier. Or il doit кtre notй que cet enregistrement est rйprйhensible en droit franзais car constituant un acte de contrefaзon de la marque (La contrefaзon est rйalisйe par la reproduction pure et simple d’une marque enregistrйe ; Cour d’appel de Paris 13 octobre 1999).

Au vu des йlйments ci-dessus, l’expert considиre que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux <guidemichelin.fr> par le Dйfendeur porte incontestablement atteinte aux droits du Requйrant sur la marque MICHELIN et plus particuliиrement aux marques n° 1649865 et n° 1392599 au sens de l’article L713-2 et L713-3 du Code de la Propriйtй Intellectuelle, ainsi qu’aux noms de domaine antйrieurs comprenant le vocable MICHELIN.

L’expert considиre en outre que la marque MICHELIN constitue assurйment une marque notoirement connue en France et a l’йtranger, et а ce titre, la rйservation illйgitime par le Dйfendeur du nom de domaine <guidemichelin.fr> qui de toute йvidence se rйfиre au guide phare du Requйrant en vue de bйnйficier indыment de sa renommйe est constitutif d’un abus de droit par le Dйfendeur et ne peut que porter atteinte aux droits du Requйrant sur cette marque au titre de l’article L713-5 du Code de la Propriйtй Intellectuelle protйgeant les marques de renommйes (voir en ce sens le cas LES ECHOS contre KLTE Ltd., Litige n° DFR2005-0012).

Enfin, considйrant les droits dйtenus par le Requйrant sur le titre d’ouvrage “Guide Michelin” depuis plus d’un siиcle, l’expert retient que le Dйfendeur en rйservant le nom de domaine litigieux, sans кtre licenciй ou muni d’une autorisation prйcise du Requйrant а cet effet, porte йgalement atteinte aux droits d’auteur du Requйrant sur le titre de cet ouvrage au sens de l’article L112-4 alinйa 2 du Code de la Propriйtй Intellectuelle (voir йgalement le cas DFR2005-0012).

(2) Atteinte aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale

L’expert retient que le nom de domaine litigieux <guidemichelin.fr> fut maintenu et utilisй par le prйcйdent rйservataire dans un but lucratif permettant le dйtournement des internautes clients potentiels du Requйrant vers des sites listant des produits et services identiques et voisins de ceux offerts par le Requйrant sous la marque MICHELIN. Cet usage incorrect et illйgitime du nom de domaine litigieux <guidemichelin.fr> dans le but de dйtourner la clientиle internaute du Requйrant vers d’autres sites concurrents ou voisins moyennant le versement d’une rйmunйration est en violation des droits du Requйrant sur sa marque MICHELIN et constitue par consйquent un comportement dйloyal et parasitaire au sens des articles 1382 et 1383 du Code Civil (voir en ce sens le cas Easecredit v. Barnas, Jeff, Litige n° D2005-0004).

Ces agissements fautifs et injustifiйs du Dйfendeur portent йgalement atteinte au nom commercial et а la dйnomination sociale du Requйrant.

L’expert note йgalement que le contact technique du Dйfendeur, tel que cela apparaоt sur la recherche WHOIS de L’AFNIC, est en fait la sociйtй mиre du prйcйdent dйtenteur du nom de domaine litigieux; la sociйtй Safenames Ltd, qui, de surcroоt, reprйsente йgalement en l’espиce l’unitй d’enregistrement du nom de domaine en cause <guidemichelin.fr>. L’expert relиve йgalement que l’adresse йlectronique du Dйfendeur propriйtaire du nom de domaine litigieux est [nom]@safenames.net et а ce titre semble йvoquer des liens йtroits entre le Dйfendeur et le prйcйdent rйservataire. Au vu de ces йlйments, l’expert estime que le Dйfendeur semble intimement liй au prйcйdent titulaire du nom litigieux, et il parait donc peu probable а l’expert que le Dйfendeur ait pu ignorer les droits antйrieurs du Requйrant sur la marque MICHELIN. En effet, les droits du Requйrant sur la marque MICHELIN avaient йtaient clairement explicitйs quelques mois auparavant par ce dernier au prйcйdent rйservataire; la sociйtй Safenames Ltd lorsque le Requйrant avait tentй d’obtenir auprиs de cette sociйtй la rйtrocession а l’amiable du nom de domaine en cause а son profit.

L’expert relиve enfin la mauvaise foi du Dйfendeur lorsque celui-ci (1) conserve de maniиre injustifiйe l’enregistrement du nom de domaine litigieux <guidemichelin.fr> lequel n’est plus actif puisqu’il pointe aujourd’hui vers une page blanche (voir en ce sens le cas Rйmy Martin & Cie, Cointreau SA et La Compagnie Rйmy Cointreau contre Stйphane Obadia, Litige n° D2001-1263), et (2) rйside en France, et qu’а ce titre, il ne peut raisonnablement invoquer, compte tenu de la notoriйtй de la marque MICHELIN, son ignorance de l’existence du Guide Michelin et des droits du Requйrant sur cette marque (voir en ce sens le cas ACCOR contre Eurolinked Sarl, Litige n° D2005-0861).

Au vu de ce qui prйcиde, l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux <guidemichelin.fr> dйmontrent а l’йvidence un comportement dйloyal et fautif de la part du Dйfendeur contraire aux bonnes pratiques commerciales et conduisant inйluctablement а vulgariser et diluer l’image et rйputation de la marque MICHELIN, portant ainsi atteinte aux droits du Requйrant sur sa marque, et noms de domaine antйrieurs, mais йgalement sur son nom commercial et sa dйnomination sociale MICHELIN.

B. Justification des droits du Requйrant sur le nom de domaine litigieux

Au vu des piиces versйes au dossier, l’expert considиre que le Requйrant justifie de ses droits exclusifs sur la dйnomination MICHELIN а titre de marque et de nom commercial, et relиve que la marque “MICHELIN” doit кtre considйrйe comme constituant une marque notoire protйgeable en tant que telle au sens de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris.

Le Requйrant est donc manifestement bien fondй а demander la transmission а son profit du nom de domaine litigieux <guidemichelin.fr>.

 

7. Dйcision

Pour les motifs exposйes ci-dessus, et conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’Expert ordonne le transfert du nom de domaine <guidemichelin.fr> au profit du Requйrant.

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Dina Founes
Expert Unique

Le 21 novembre 2005