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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE L’EXPERT

La Franзaise des Jeux contre Rйponses.fr

Litige n° DFR2005-0023

 

1. Les parties

Le Requйrant est La Franзaise des Jeux, Boulogne Billancourt, France, reprйsentйe par INLEX Conseil, Paris, France.

Le Dйfendeur est Rйponses.fr, Saint Gaudens, France.

 

2. Noms de domaine et l’unitй d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <loto-sms.fr>, <lotosms.fr>, <loto-gratuit.fr>, et <lotogratuit.fr>, enregistrйs le 21 mars 2005.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle les noms de domaine sont enregistrйs est l’Afnic.

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte dйposйe par le Requйrant auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) a йtй reзue le 29 dйcembre 2005, par courrier йlectronique et le 3 janvier 2006, par courrier postal.

Le 3 janvier 2006, le Centre a adressй а l’Association Franзaise pour le Nommage Internet en Coopйration (ci-aprиs l’“Afnic”) une demande aux fins de vйrification des йlйments du litige et de gel des opйrations.

Le mкme jour, l’Afnic a confirmй l’ensemble des donnйes du litige.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien au Rиglement sur la procйdure alternative de rйsolution des litiges du “.fr” et du “.re” par dйcision technique (ci-aprиs le “Rиglement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable а l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformйment а la Charte de nommage de l’Afnic (ci-aprиs la “Charte”).

Conformйment а l’article 14(c) du Rиglement, une notification de la plainte, valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur le 5 janvier 2006. Avec l’accord prйalable du Requйrant, le dйlai pour rйpondre, initialement fixй au 25 janvier 2006, a йtй reportй au 24 fйvrier 2005. Le 27 fйvrier 2006, le Centre recevait, par voie йlectronique, la Rйponse du Dйfendeur.

Le 14 mars 2006, le Centre nommait Isabelle Leroux comme Expert dans le prйsent litige. L’Expert constate qu’il a йtй nommй conformйment au Rиglement. L’Expert a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment а l’article 4 du Rиglement.

 

4. Les faits

Le Requйrant, la sociйtй Franзaise des Jeux, a crйй en 1976, un jeu intitulй LOTO.

Le Requйrant justifie кtre titulaire des marques enregistrйes franзaises suivantes :

- Marque LOTO n° 3 233275 dйposйe le 26 juin 2003, pour dйsigner des produits et services, relevant des classes 1 а 45, en ce compris “l’organisation de concours, de tombolas, de tirage au sort а buts de divertissements, а buts йducatifs ou culturels, organisation de loteries n’йtant pas en relation avec le loto traditionnel, de paris, de pronostics” ;

- Marque LOTO n° 3 158601 dйposйe le 10 avril 2002 pour dйsigner des produits et services relevant des classes 9, 16, 35, 38 et 41; Marque semi-figurative LOTO FOOT n° 97/691913 dйposйe le 18 aoыt 1997, pour dйsigner des produits et services relevant des classes 9, 16, 18, 25, 28 et 41 ;

- Marque semi-figurative LOTO SPORTIF n° 1.302.052 dйposйe le 12 mars 1985, pour dйsigner des produits et services relevant des classes 9, 16, 28, 38 et 41;

- Marque LOTO SPORTIF n° 1.735.225 du 12 mars 1985, pour dйsigner des produits et services relevant des classes 9, 16, 28, 38 et 41 ;

- Marque LOTO n° 1.435.425 du 22 avril 1983, pour dйsigner des produits et services relevant des classes 1 а 45.

Le Requйrant est йgalement titulaire des noms de domaine suivants :

- loto.fr

- loto.tm.fr

- loto.tv

- lotophone.fr

- lotophone.tv

- loto-foot.fr

- loto-france.com

- loto-france.net

- loto-france.tv

- loto-sportif.tm.fr

- loto-surprizz.com

- loto-surprizz.fr

- lotosportif.fr

- lotosurprizz.com

- lotosurprizz.fr

- lotoeuropeen.fr

- lotonational.fr

Le Dйfendeur est la sociйtй Rйponse.fr.

Le Dйfendeur a enregistrй les noms de domaine <loto-sms.fr>, <lotosms.fr>, <loto-gratuit.fr>, et <lotogratuit.fr> le 21 mars 2005.

L’un de ces noms de domaine, <loto-sms.fr>, renvoyait dans un premier temps vers un site internet contenant des liens hypertextes ayant pour objet de promouvoir des jeux de hasard.

Par courrier recommandй du 14 juin 2005, le Requйrant a mis en demeure le Dйfendeur de cesser l’utilisation des noms de domaine et de procйder а l’abandon immйdiat ou la rйtrocession de ceux ci а son profit. Le Dйfendeur n’ayant pas rйpondu а ce courrier, le Requйrant a adressй une seconde lettre de mise en demeure, le 1^er juillet 2005.

Par courrier en date du 11 juillet 2005, le Dйfendeur rйpondait au Requйrant que les enregistrements ne constituaient ni des actes de contrefaзon, ni des actes de parasitisme. Le Dйfendeur faisait notamment valoir que les jeux proposйs а partir des sites www.lotosms.fr et www.loto-sms.fr йtaient sans rapport avec ceux proposйs par le Requйrant, ces jeux йtant gratuits, sans obligation d’achat, basйs sur une technologie de SMS et un tirage informatique alйatoire. Dans ce mкme courrier, le Dйfendeur indiquait, compte tenu du diffйrend, qu’il dйcidait “d’arrкter temporairement la production des sites”.

Le 4 aoыt 2005, le Requйrant adressait un nouveau courrier au Dйfendeur, courrier aux termes duquel il rйitйrait ses demandes, а savoir l’abandon ou la rйtrocession des noms de domaine litigieux dans un dйlai imparti.

Par courrier en date du 17 aoыt 2005, le Dйfendeur confirmait que ses activitйs йtaient sans rapport avec celles du Requйrant.

C’est dans ces conditions que le Centre a йtй saisi du prйsent litige.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Le Requйrant indique en premier lieu кtre titulaire de droits de marque sur la dйnomination LOTO.

Par ailleurs, le Requйrant prйcise que les tribunaux franзais ont, а plusieurs reprises, reconnu la notoriйtй de la marque LOTO.

L’enregistrement ou l’utilisation des noms de domaine par le Dйfendeur constitue une atteinte aux droits du Requйrant, pour les raisons suivantes :

- Les noms de domaine sont identiques ou а tout le moins similaires а une marque de produits ou de services sur laquelle le Requйrant a des droits, au point de prкter а confusion. Et l’adjonction de termes gйnйriques а la marque du Dйfendeur, tels que “gratuit” ou “sms”, n’est pas de nature а йcarter la confusion entre les noms de domaine et la marque.

- Les noms de domaine litigieux sont similaires aux noms de domaine sur lesquels le Requйrant a des droits au point de prкter confusion.

- Le Dйfendeur ne bйnйficie d’aucun droit sur ces dйnominations et ne saurait raisonnablement ignorer l’existence du Requйrant qui jouit d’une renommйe sur l’ensemble du territoire franзais.

- Les internautes peuvent croire qu’il s’agit de noms de domaine redirigeant vers le site du Requйrant, а tout le moins vers un site sur le LOTO. Dиs lors, il existe un risque certain que les internautes voient un lien entre les noms de domaine du Dйfendeur et le Requйrant.

Par ailleurs, le Requйrant invoque le fait que les noms de domaine ont йtй enregistrйs et utilisйs de mauvaise foi.

Cela rйsulte tout d’abord de l’absence de droits du Dйfendeur sur le terme LOTO, et du fait que ce dernier ne pouvait ignorer l’existence de la marque LOTO, en raison de sa notoriйtй. Le Dйfendeur a ainsi entendu profiter de la notoriйtй de la marque LOTO pour dйvelopper son activitй commerciale et gйnйrer du trafic sur son site internet au dйtriment de la Franзaise des Jeux.

Selon le Requйrant, la mauvaise foi rйsulte йgalement du fait que le Dйfendeur a sciemment tentй d’attirer а des fins lucratives, sur un site web dont le contenu est interdit en France, les utilisateurs de l’Internet dйsireux de se renseigner sur le jeu commercialisй sous la marque LOTO de la Franзaise des Jeux.

Sur ces fondements, le Requйrant demande la transmission des noms de domaine.

B. Dйfendeur

Par courrier en date du 14 juin 2005 et du 17 aoыt 2005, le Dйfendeur fait valoir que l’enregistrement des noms de domaine litigieux n’est pas constitutif d’actes de contrefaзon ou de parasitisme. En effet, selon le Dйfendeur, les jeux, loteries et tombolas proposйs а partir de ses sites sont sans obligation d’achat, et n’ont aucun rapport avec le loto national, jeu а 49 boules.

Toutefois, compte tenu du diffйrend l’opposant au Requйrant, le Dйfendeur a pris l’initiative de cesser toute exploitation des noms de domaine litigieux, et ce а compter du 11 juillet 2005.

Selon le Dйfendeur, la marque du Requйrant n’est pas distinctive et, par consйquent, est entachйe de nullitй absolue. En effet, selon ce dernier, le loto est un nom commun, qui appartient au domaine public et ne peut pas кtre appropriй pour utiliser des activitйs de loteries. Le Dйfendeur indique que cette position est celle adoptйe par les tribunaux franзais (Cour d’appel Versailles, 22 mars 2001).

Selon le Dйfendeur, la dйnomination LOTO йtant un nom commun appartenant au domaine public, le Requйrant ne peut donc invoquer un intйrкt lйgitime quant а la dйtention de ces noms de domaine.

Le Dйfendeur prйcise йgalement que ces noms de domaine ne sont pas une reprise servile de la marque LOTO, celui-ci ayant ajoutй les termes “SMS” et “Gratuit”. En effet, les noms de domaine litigieux forment un tout indivisible, de sorte qu’il faut retenir l’impression d’ensemble, et ne pas se contenter de relever la reproduction d’un terme. Dиs lors, il ne peut en rйsulter aucun risque de confusion.

Enfin, le Dйfendeur ne tente pas de dйtourner la clientиle du Requйrant, les services offerts йtant diffйrents. En effet, l’activitй du Requйrant concerne une loterie nationale payante, basйe sur un tirage au sort de 7 boules parmi 49, alors que l’activitй du Dйfendeur est de prйsenter а travers ses sites des loteries, jeux, tombolas, divertissements gratuits, basйs sur une technologie SMS.

Dans ces conditions, le Dйfendeur sollicite donc le rejet de la demande de transfert des noms de domaine, celle-ci n’йtant pas fondйe la dйnomination “LOTO”, йtant un nom commun, appartenant au domaine public.

 

6. Discussion

L’Expert constate que le Requйrant invoque un enregistrement et une utilisation des noms de domaine litigieux par le Dйfendeur en violation de ses droits et sollicite en consйquence leur transmission а son profit.

L’Expert rappelle que, conformйment а l’article 20(c) du Rиglement, “il fait droit а la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le dйfendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que dйfinie а l’article 1 du prйsent rиglement et au sein de la Charte et, si la mesure de rйparation demandйe est la transmission du nom de domaine, lorsque le requйrant a justifiй de ses droits sur l’йlйment objet de ladite atteinte et sous rйserve de sa conformitй avec la Charte”.

L’Expert rappelle йgalement que l’article 1 du Rиglement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers protйgйs en France et en particulier а la propriйtй intellectuelle (propriйtй littйraire et artistique et/ou propriйtй industrielle), aux rиgles de la concurrence et du comportement loyal en matiиre commerciale et au droit au nom, au prйnom ou au pseudonyme d’une personne”.

En consйquence, l’Expert s’est attachй а vйrifier, au vu des arguments et piиces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation des noms de domaine litigieux portent atteinte aux droits de tiers, le Requйrant pouvant solliciter la transmission de ces noms de domaine а son profit s’il justifie de droits sur ces noms de domaine.

Enregistrement des noms de domaine litigieux

L’Expert constate que les noms de domaine litigieux constituent l’imitation des marques et noms de domaine dont le Requйrant est titulaire et/ou dont il fait un usage public. En effet, la seule adjonction des termes “SMS” ou “Gratuit”, au sein des noms de domaine litigieux n’est pas de nature а йcarter tout risque de confusion avec les marques et noms de domaine exploitйs par le Requйrant.

L’Expert constate que le Dйfendeur ne justifie pas dйtenir de droits antйrieurs l’autorisant а enregistrer les noms de domaine litigieux.

Par ailleurs, la notoriйtй du Requйrant a йtй reconnue, а plusieurs reprises, par les Tribunaux franзais, la derniиre dйcision communiquйe par le Requйrant йtant datйe du 14 novembre 1997. Par consйquent, le Dйfendeur, domiciliй en France, ne pouvait sйrieusement ignorer l’existence tant du jeu “LOTO” que du Requйrant.

Toutefois, l’Expert constate que les piиces versйes aux dйbats par le Dйfendeur dйmontrent que la validitй de ces marques est sйrieusement contestable (CA Versailles, 22 mars 2001).

Au surplus, l’Expert constate que le Requйrant a sciemment omis de faire йtat de dйcisions rйcentes ayant invalidй la validitй de certaines marques “LOTO” pourtant revendiquйes dans le cadre de la prйsente procйdure. Ainsi, les recherches de l’Expert ont rйvйlй l’existence d’un arrкt de la Cour de cassation, en date du 28 avril 2004, qui a confirmй la nullitй des marques “LOTO” n° 1 435 425 et “LOTO SPORTIF” n° 1 735 225, pour dйsigner des “jeux et jouets” et des “loteries”, ces derniиres n’ayant pas acquis par l’usage le caractиre distinctif requis au sens de l’article L. 711-2 du Code de la Propriйtй Intellectuelle.

Nйanmoins, si la nullitй de ces deux marques a йtй prononcйe par la Cour de cassation pour les services dйsignйs, l’Expert n’a pas le pouvoir d’йtendre les effets de cette dйcision а l’ensemble des marques dйtenues par le Requйrant et versйes aux dйbats dans la procйdure.

Faute pour le Dйfendeur de rapporter la preuve de la nullitй de toutes les marques invoquйes par le Requйrant, l’Expert se voit contraint de considйrer les titres encore valables comme tel, seul un Tribunal pouvant en prononcer la nullitй.

Il ressort par ailleurs de l’ensemble des piиces versйes au dossier et notamment des extraits de sites Internet, accessibles а partir du nom de domaine <loto-sms.fr>, que les enregistrements des noms de domaine litigieux n’ont йtй effectuйs que dans le seul but de tirer profit, indыment, de la notoriйtй du Requйrant, le Dйfendeur espйrant ainsi pouvoir bйnйficier du trafic engendrй par les connexions aux noms de domaine litigieux. En effet, les noms de domaine litigieux, йtaient initialement dirigйs vers des sites ayant pour objet la promotion de jeux de hasard.

En consйquence, l’Expert considиre que l’enregistrement des noms de domaine litigieux par le Dйfendeur est intervenu tout а la fois en violation des droits du Requйrant sur les marques dont il est titulaire et en violation du principe de loyautй dans les relations commerciales.

Utilisation des noms de domaine en violation des droits des tiers

Le fait pour le Dйfendeur de diriger au moins un nom de domaine, а savoir, <loto-sms.fr>, vers un site Internet ayant pour objet de promouvoir des jeux de hasard dйmontre que le Dйfendeur a entendu faire une exploitation lucrative des noms de domaine enregistrйs.

Par ailleurs, le fait que le nom de domaine <loto-sms.fr>, avant que le Dйfendeur ne soit pour la premiиre fois mis en demeure par le Requйrant de cesser tout usage et de le transfйrer, renvoie vers une page faisant principalement la promotion de jeux de hasard et de casinos, dйmontre la volontй du Dйfendeur d’induire en erreur l’Internaute, qui peut penser, lйgitimement, accйder au site Internet officiel du Requйrant.

En effet, ce dernier pourrait кtre amenй а croire que la Franзaise des Jeux communique les rйsultats de son jeu LOTO par voie de SMS.

Le Dйfendeur a donc ainsi entendu tirer profit de la notoriйtй des marques du Requйrant, ainsi que du jeu exploitй par ce dernier.

En consйquence, l’Expert considиre que l’utilisation des noms de domaine litigieux par le Dйfendeur est intervenue tout а la fois en violation des droits du Requйrant sur les marques dont il est titulaire, et en violation du principe de loyautй dans les relations commerciales.

 

7. Dйcision

Conformйment aux articles 20(b) et (c) du Rиglement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requйrant des noms de domaine <loto-sms.fr> , <lotosms.fr>, <loto-gratuit.fr> et <lotogratuit.fr>.

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Isabelle LEROUX
Expert unique

Le 29 mars 2006