Источник информации:
официальный сайт ВОИС

Для удобства навигации:
Перейти в начало каталога
Дела по доменам общего пользования
Дела по национальным доменам

 

Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

FIGARO’S Italian Pizza, Inc. v. Sierra Informбtica S.A. de C.V. y/o Sandro Arsendi Antili y/o Jorge Figueroa Garcнa

Caso No. DMX2005-0001

 

1. Las Partes

La promovente es Figaro’s Italian Pizza, Inc., de Oregon, Estados Unidos de Amйrica, representada por el Lic. Josй Luis Trasfi Castro, de Mйxico D.F., Mйxico.

El Titular es Sierra Informбtica S.A. de C.V., y/o Sandro Arsendi Antili, ambos de Nuevo Leуn, Mйxico y/o Jorge Figueroa Garcнa, de Jalisco, Mйxico.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La solicitud de resoluciуn de controversia (o “demanda”) tiene como objeto el nombre de dominio <figaros.com.mx>.

El registrador del citado nombre de dominio es Network Information Center-Mexico (“NIC-Mйxico”), Departamento de Telecomunicaciones y Redes, ITESM, de Monterrey, Nuevo Leуn, Mйxico.

 

3. Iter Procedimental

Una demanda conforme la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (LDRP) (la “Polнtica”) y el Reglamento del procedimiento administrativo relativo al registro abusivo de nombres de dominio en “.MX” (el “Reglamento”), se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 15 de febrero de 2005 por email, y el 17 de febrero de 2005 en formato papel. El 15 de febrero de 2005, el Centro acusу recibo a la promovente, y en esa misma fecha enviу a NIC-Mйxico vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 22 de febrero de 2005, NIC-Mйxico confirmу al Centro, por la misma vнa, que Sandro Arsendi Antili y Sierra Informбtica S.A. de C.V., asн como Jorge Figueroa Garcнa figuraban como titular del nombre de dominio. Despuйs de comprobar que la solicitud de resoluciуn de controversia cumplнa los requisitos formales, el 28 de febrero de 2005 el Centro notificу formalmente al titular la demanda y el comienzo del procedimiento administrativo. La fecha lнmite para contestar a la demanda se fijу para el 20 de marzo de 2005. Dado que el titular no contestу a la demanda dentro del plazo seсalado, el 21 de marzo de 2005 el Centro le notificу la ausencia de contestaciуn a la demanda y la falta de personaciуn en el procedimiento. El experto considera que el Centro ha actuado con diligencia, utilizando tanto la vнa electrуnica como el courier para enviar la notificaciуn de la demanda a Sandro Arsendi Antili, a Sierra Informбtica S.A. de C.V. y a Jorge Figueroa Garcнa.

Habiendo recibido la correspondiente Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, el 29 de marzo de 2005 el Centro nombrу a Roberto A. Bianchi como miembro ъnico del Grupo Administrativo de expertos. La decisiуn sobre el fondo de la controversia debнa enviarse al Centro a mбs tardar el 12 de abril de 2005.

El 4 de abril de 2005, de acuerdo al Artнculo 17 del Reglamento, el experto ъnico declarу el cierre del procedimiento mediante la orden de procedimiento N° 1, que el Centro comunicу a las Partes en la misma fecha.

Conforme el Artнculo 13(A) del Reglamento, el idioma del procedimiento es el espaсol.

 

4. Antecedentes de Hecho

La promovente es una compaснa constituida en el Estado de Oregon, Estados Unidos de Amйrica. La promovente acreditу con copias de los respectivos certificados de registro expedidos por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Amйrica que es titular de registros de la marca FIGARO’S para la clase 42 (restaurantes y servicios de comida para llevar) desde el 5 de agosto de 1997, para la clase 30 (pizzas horneadas o crudas, etc.) desde el 5 de marzo de 2002, y para la clase 35 (servicios de almacйn de menudeo ofreciendo pizzas horneadas o crudas, etc.) desde el 30 de marzo de 2004. La promovente tambiйn tiene derechos sobre otras marcas en los Estados Unidos de Amйrica: FIGARO’S ULTIMATE PIZZA, FIGARO’S PIZZAZZ, FIGARO’S ITALIAN PIZZA - MORE – YOU BAKE AND SAVE, FIGARO’S FRESH TO BAKE PIZZA AND MORE (Y DISEСO) y FIGARO’S ITALIAN KITCHEN, cubriendo productos y servicios similares a los arriba mencionados. La promovente tambiйn es solicitante de las siguientes marcas en Mйxico: FIGARO’S, clase 35, fecha 26 de marzo de2003, нdem clase 29, fecha 3 de noviembre de 2004; FIGARO’S PIZZA, clase 35, fecha 3 de noviembre de 2004, нdem clase 32, fecha 3 de noviembre de 2004, FIGARO’S PIZZA (Y DISEСO), clase 32, fecha 3 de noviembre de 2004, нdem clase 35, 3-11-2004, нdem clase 29, fecha 3 de noviembre de 2004, etc.

Segъn figura en la base de datos “Whois” de NIC-Mйxico, el registro del nombre de dominio <figaros.com.mx> fue creado el 31 de diciembre de 2003.¹

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

Resumidamente la promovente alega lo siguiente:

- El nombre de dominio es grбfica y fonйticamente idйntico a la denominaciуn FIGARO’S de las marcas de los Estados Unidos de Amйrica y de las solicitudes de marca mexicanas, presentadas por la promovente. Ni la adiciуn de “.com” y de “.mx”, ni la omisiуn del apуstrofo en el nombre de dominio alcanzan para distinguirlo de dichas marcas. Asimismo, el nombre de dominio en disputa es idйntico al nombre de dominio de la promovente, <figaros.com>, salvo por la adiciуn de “.mx” que no alcanza para identificar a determinado proveedor como fuente de productos o servicios.

- El titular carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio. El promovente no lo autorizу a utilizar la marca FIGARO’S, ni tiene derecho de propiedad intelectual alguno sobre la marca, sea en Mйxico o en los Estados Unidos de Amйrica. Desde la fecha de creaciуn del registro del dominio este no se ha utilizado para realizar oferta alguna de productos o servicios. Por el contrario, el titular tiene conocimiento de los derechos e intereses legнtimos de la promovente sobre el nombre de dominio. No es posible que el titular sea conocido por el nombre de dominio, puesto que el dominio se encuentra en desuso.

- El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe. La promovente es franquiciante del negocio FIGARO’S PIZZA, con mбs de 100 franquicias concedidas. El nombre de dominio se registrу despuйs que la promovente manifestara su intenciуn de extender sus franquicias a Mйxico. El ъnico propуsito del titular fue impedir que la promovente pudiese reflejar su marca en un nombre de dominio mexicano. Como ademбs el titular del dominio utilizу la denominaciуn FIGARO’S PIZZA en el contenido de su sitio web, se indujo a confusiуn al navegante de Internet que entra al sitio y que puede pensar que se ha contactado con la promovente. De la conducta de la titular durante las tratativas sobre una posible transferencia del nombre de dominio a la promovente se desprende que la titular esperaba que la promovente hiciera una oferta que superara los meros gastos de registro del nombre de dominio.

B. Titular

El titular no contestу a las alegaciones de la promovente, y el Centro le notificу la falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la demanda. Con posterioridad a esa notificaciуn y a la de la orden de procedimiento No. 1, sobre cierre del procedimiento administrativo, tampoco se recibiу presentaciуn alguna del titular.

 

6. Debate y conclusiones

De acuerdo a la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para “.MX” (LDRP) quien pida la cancelaciуn o transferencia de un registro de nombre de dominio en “.MX” deberб probar ante el grupo de expertos:

(i) Que el nombre de dominio es idйntico o semejante en grado de confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y

(ii) Que el titular no tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio; y

(iii) Que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Salvo por la adiciуn de “.com.mx”, el nombre de dominio <figaros.com.mx> es, si no idйntico, por lo menos similar hasta el punto de llevar a confusiуn con las marcas FIGARO’S de la promovente detalladas en la secciуn 4 supra. Por razones tйcnicas conocidas, la adiciуn de un dominio genйrico del nivel superior tal como “com” es una condiciуn necesaria del registro, y carece de significaciуn para distinguir a un nombre de dominio de una marca. En el Caso OMPI No. D2000-0940, National Collegiate Athletic Association v. Rodd Garner and IntheZone.ws, 7 de noviembre de 2000, dijo el panel actuante: “La adiciуn del dominio del nivel superior genйrico (gTLD) “.com” carece de importancia legal desde el punto de vista de comparar los nombres de dominio en disputa a [la marca del demandante] desde que se requiere que los registrantes de nombres de dominio usen un gTLD, ‘.com’ es sуlo uno de esos varios gTLDs, y ‘.com’ no sirve para identificar una empresa en particular como origen de bienes o servicios.”

Similares razones valen para la adiciуn de “com.mx”. La ausencia del apуstrofo en el nombre de dominio no alcanza a distinguirlo de la marca, dada la imposibilidad tйcnica de incluir apуstrofos en una registraciуn de dominios. Por otra parte, como lo indica la promovente, este panel en el Caso OMPI No. DMX2001-0003, Kellog Company v. Luis Alvarez, 13 de septiembre de 2001, estableciу que el uso del apуstrofo como forma del posesivo es suficientemente conocida en paнses de lengua espaсola.

La marca FIGARO’S para la clase 42 fue registrada en los Estados Unidos de Amйrica a nombre de la promovente en 1997, mientras que <figaros.com.mx> se registrу a nombre del titular el 31 de diciembre de 2003. Por ello el nombre de dominio no sуlo es posterior al registro de la marca en los Estados Unidos de Amйrica, sino tambiйn a la solicitud de la marca FIGARO’S presentada por la promovente en Mйxico para la clase 25, con fecha de solicitud el 26 de marzo de 2003..

Por todo ello, la promovente ha probado, conforme a la Polнtica, Artнculo 1(a)(i), que el nombre de dominio es similar en grado de confusiуn con respecto a una marca de productos o de servicios registrada sobre la que la promovente tiene derechos.

B. Derechos o intereses legнtimos

La promovente asevera que el titular carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio.

La falta de contestaciуn a la demanda priva al Panel de cualquier argumento favorable a la existencia de derechos o intereses legнtimos del titular respecto del nombre de dominio. Quien esto suscribe ya dijo en el mencionado caso Kellogg Company v. Luis Бlvarez: “La Demandante niega que el Demandado posea derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio. En particular niega las distintas circunstancias que de acuerdo al Parбgrafo 1.c. de la Polнtica pudieran servir como prueba de derechos o intereses legнtimos del registrante respecto del nombre de dominio. Para probar que el demandado carece de derechos o intereses legнtimos es evidente que un demandante usualmente poco podrб hacer mбs [que] negar derechos o intereses legнtimos, dado que de otro modo se [le] requerirнa la prueba de hechos negativos. Es el demandado quien al respecto estб en mejor situaciуn de producir prueba a su favor, por ejemplo, alegando y probando que le cabe alguna de las circunstancias del Parбgrafo 1.c. de la Polнtica. Como el Demandado no ha efectuado presentaciуn alguna en este procedimiento, el Panel no puede sino inferir que su inacciуn contribuye a darle la razуn a la Demandante.” El mismo razonamiento se aplica al presente caso.

Por otra parte, el uso sin autorizaciуn alguna de la marca FIGARO’S en un nombre de dominio confundiblemente similar, y existiendo en el contenido del sitio respectivo una referencia a FIGARO’S PIZZA, impide considerar que el titular pueda tener derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio. La actual falta de todo uso del nombre de dominio impide inferir nada positivo con relaciуn a eventuales derechos o intereses legнtimos del titular.²

En consecuencia, el Panel considera que el titular carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio (Polнtica, Artнculo 1(a)(ii)).

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Es caracterнstico de la Polнtica bajo “.MX” en su versiуn actual que, para evidenciar la mala fe, el promovente puede probar, o bien que el titular registrу con mala fe el nombre de dominio, o bien que lo usa de mala fe. Esto es, la prueba puede ser indistintamente del registro o del uso de mala fe. En el presente caso hay evidencia tanto del registro, como del uso de mala fe del nombre de dominio.

Dados los hechos tal como se exponen en la demanda, a la que se agregу prueba documental suficiente, y ante la falta de contestaciуn y ausencia de personaciуn, este Panel considera que es muy poco probable que pueda existir registro de buena fe si, como en el caso, el titular registra un nombre de dominio prбcticamente idйntico – salvo por la irrelevante inexistencia de apуstrofo – a la marca de la promovente, y que con alta probabilidad debe haber conocido el titular al momento del registro, por ser posterior a la solicitud de marca en Mйxico, y al hecho de que la promovente anunciara su intenciуn de extender el sistema de franquicias a Mйxico. Siendo Estados Unidos de Amйrica y Mйxico dos Estados limнtrofes, miembros de una asociaciуn comercial muy estrecha como es NAFTA, el Panel considera altamente probable que el titular haya sabido de la existencia de los inminentes negocios en Mйxico de la promovente, empresa de Oregon, Estados Unidos de Amйrica. Ello se comprueba con la existencia de la leyenda “FIGARO’S PIZZA” en el sitio web del titular, segъn lo afirma la promovente, sin ser contradicha por el titular. En tales circunstancias, este Panel considera que el titular tambiйn utilizу el nombre de dominio de manera intencionada - y no autorizada por el titular de las marcas – de un modo engaсoso para los usuarios de Internet, haciйndoles creer que existe una cierta vinculaciуn del dominio <figaros.com.mx> con la empresa aquн promovente en virtud de que se emplea en el portal web la marca “FIGARO’S PIZZA”, de propiedad de la promovente.

Por ello, el Panel considera probado el registro y el uso de mala fe del nombre de dominio (Polнtica, Artнculo 1(a)(iii)).

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el Artнculo 1 de la Polнtica bajo “.MX” y los Artнculos 19 y 20 del Reglamento para la Polнtica bajo “.MX”, el Panel ordena que la titularidad del nombre de dominio <figaros.com.mx> sea transferida a la promovente Figaro’s Italian Pizza, Inc.

---

Roberto Bianchi
Experto ъnico

Fecha: 12 de abril de 2005

---

¹ Al dнa 5 de abril de 2005 el dato figuraba en el sitio siguiente: “http://www.nic.mx/es/Busqueda.Who_Is_3?domain_name=figaros&domain_type=1&template_type=&object_type_1=&object_type_2=&object_type_3=3&text=figaros.com.mx&current_page=Busqueda.Who_Is_2”.

² El 12 de abril de 2005 este panelista, al tratar de conectarse mediante su programa navegador con la URL “http://www.figaros.com.mx , obtuvo como respuesta: “No se puede encontrar www.figaros.com.mx” en la “http://search.latam.msn.com/dnserror.aspx?FORM=DNSAS&q=www.figaros.com.mx”.