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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores v. Willie Coss y Leуn Orozco

Caso No. DMX2005-0005

 

1. Las Partes

1.1 El Promovente en este procedimiento administrativo es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con domicilio en la Ciudad de Mйxico, D.F. representado por Josй Juan Mйndez Cortes.

1.2 Los Titulares son los seсores Willie Coss y Leуn Orozco con domicilio en Edo. de Mйxico, Mйxico.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

2.1 El nombre de dominio objeto de la presente controversia es <infonavit.com.mx> (el “Nombre de Dominio”).

2.2 El registrador del Nombre de Dominio es el Network Information Center Mйxico S.C. (“NIC-Mйxico”)

 

3. Iter Procedimental

3.1 El 10 de agosto de 2005, se recibiу por el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) una solicitud de resoluciуn de controversia relativa a nombres de dominio (la “Solicitud”) de conformidad con la Polнtica de Soluciуn de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX (la “LDRP”) y el Reglamento de la Polнtica LDRP (el Reglamento).

3.2 En cumplimiento de sus obligaciones bajo el Reglamento, el 12 de agosto de 2005 el Centro requiriу al NIC-Mйxico proporcionara y/o corroborara la informaciуn de la Solicitud, con base en la informaciуn contenida en su base de datos WHOIS, relacionada con el Nombre de Dominio.

3.3 El mismo 12 de agosto de 2005, NIC-Mйxico dio respuesta al referido requerimiento, confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, tйcnico y de facturaciуn.

3.4 A solicitud del Centro y siguiendo las observaciones del NIC-Mйxico, 23 de agosto de 2005, el Promovente modificу la Solicitud, enviбndola de nueva cuenta al Centro.

3.5 El Centro verificу que la Solicitud cumplнa los requisitos formales de la LDRP, el Reglamento, y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”), De conformidad con los Artнculos 2.A y 4.A del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 30 de agosto de 2005. De conformidad con el Artнculo 5.A del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijу para el 19 de septiembre de 2005.

3.6 Cumplido el tйrmino, y en virtud de que el Titular no dio contestaciуn correspondiente, el Centro notificу al Titular su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Solicitud el 30 de septiembre de 2005.

3.7 El Centro nombrу a Sergio Rodrнguez Castillo como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos (el “Panelista Ъnico”) el dнa 11 de octubre de 2005, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el Artнculo 9 del Reglamento. El Panelista Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento establecido por la LDRP.

3.8 El Centro ha mantenido a las partes informadas del procedimiento. Tomando en cuenta que ambas partes han tenido oportunidad justa y equitativa de exponer su caso, se notificу a las partes el 23 de Octubre de 2005 el cierre del procedimiento de resoluciуn de controversias. Pasбndose en consecuencia a la etapa de resoluciуn a efecto de remitir al Centro, en el tiempo y forma establecidos por el propio Reglamento, la versiуn preliminar de esta decisiуn dentro del plazo que al efecto dispone el artнculo 20 del propio Reglamento.

3.9 Conforme el Artнculo 13.A del Reglamento, el idioma aplicable al procedimiento administrativo en que se actъa y la presente decisiуn es el espaсol, siendo este ъltimo el idioma del contrato de registro del nombre de dominio en controversia.

 

4. Antecedentes de Hecho

4.1 La siguiente narraciуn de hechos se desprende de las declaraciones vertidas en la Solicitud y datos proporcionados por NIC-Mйxico. Debido la ausencia de contestaciуn por parte del Titular, estos hechos se consideran no controvertidos.

4.2 El Promovente es un organismo de servicio social del Estado Mexicano, cuyo objeto es administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, asн como establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores mexicanos obtener un crйdito barato y suficiente, para la adquisiciуn en propiedad de habitaciones, la construcciуn, reparaciуn, ampliaciуn o mejoramiento de sus habitaciones asн como coordinar y financiar programas de construcciуn de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores.

4.3 El Promovente existe desde el 24 de abril de 1972.

4.4 El Promovente es titular de los siguientes registros de marca con la denominaciуn “INFONAVIT” (las “Marcas Registradas”) vigentes en Mйxico, registrados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (“IMPI”):

4.4.1 Denominaciуn: INFONAVIT

No Registro: 531,768

Clase: 36

Fecha legal: Agosto 20, 1996

Fecha de primer uso: Abril 24, 1972

Fecha de Concesiуn: Septiembre 24, 1996

4.4.2 Denominaciуn: INFONAVIT

No Registro: 531,769

Clase: 37

Fecha legal: Agosto 20, 1996

Fecha de primer uso: Abril 24, 1972

Fecha de Concesiуn: 24 de Septiembre de 1996

4.4.3 Denominaciуn: INFONAVIT (Y DISEСO)

No Registro: 462,315

Clase: 36

Fecha legal: Febrero 25, 1994

Fecha de Concesiуn: 1 de Junio de 1994

4.5 Todas las Marcas Registradas son previas a la creaciуn del Nombre de Dominio.

4.6 El Promovente utiliza el acrуnimo “Infonavit” para identificarse. El uso de dicho acrуnimo se remonta a 1972, aсo de registro del Promovente.

4.7 La palabra “Infonavit” no es una palabra que tenga en sн misma un significado en el idioma espaсol, ni es descriptiva de productos o servicios especнficos.

4.8 Segъn se desprende de la base de datos WHOIS de NIC-Mйxico, el Nombre de Dominio fue creado el 12 de diciembre de 2002.

4.9 El Nombre de Dominio resuelve a un sitio de Internet en cuya primera pбgina se lee INFORMACIУN NUTRICIONAL, ALIMENTARIA Y VITAMINAS, aparentemente un sitio con informaciуn sobre alimentaciуn, salud, nutriciуn, dietas, etc.

4.10 Del tнtulo mencionado en el numeral anterior, en el sitio de Internet al que resuelve el Nombre de Dominio, conviene destacar lo siguiente:

4.10.1 De la palabra INFORMACIУN, las letras “INFO” se encuentran en cursivas;

4.10.2 De la palabra NUTRICIONAL, la letra “N” en cursiva;

4.10.3 De la palabra ALIMENTARIA la letra “A” en cursiva, y

4.10.4 De la palabra VITAMINAS, las letras “VIT”.

4.11 De la uniуn unir los vocablos en cursiva antes indicados, se forma la palabra “INFONAVIT”.

 

5. Alegaciones de las Partes

5.1 El Promovente

5.1.1 El Promovente argumenta que el Nombre de Dominio es idйntico grбfica, fonйtica e ideolуgicamente a las Marcas Registradas.

5.1.2 El Promovente afirma que la palabra “Infonavit” relacionada con sus actividades, es sumamente conocida e identificada por todos los sectores que integran la sociedad Mexicana, debido a la funciуn que desempeсa, misma que quedу descrita en el numeral 4.2, misma que han tenido fuerte penetraciуn en todo el sector laboral mexicano durante los mбs de 30 aсos que lleva operando desde su creaciуn.

5.1.3 El Promovente niega categуricamente que el Titular del Nombre de Dominio tenga derechos o intereses legнtimos respecto del mismo.

5.1.4 Considerando que la palabra “Infonavit” no tiene significado en espaсol, el Promovente argumenta que resultarнa por demбs extraordinario, inverosнmil y absurdo imaginar que el registro del Nombre de Dominio por parte del Titular obedece al resultado de una actividad creativa, como resultado de la casualidad y que despuйs de establecer como encabezado en la pбgina web a que resuelve el mismo, como INFORMACIУN NUTRICIONAL, ALIMENTARIA Y VITAMINAS, se le ocurriу resaltar en cursivas las letras “INFO”; “N”; “A” y “VIT”.

5.1.5 El Promovente seсala que las Marcas Registradas tienen fuerte presencia en Mйxico. Para demostrarlo, acompaсa una bъsqueda realizada en el motor de bъsqueda GOOGLE, en donde al teclear la palabra “Infonavit”, arroja un resultado de aproximadamente ciento ochenta y tres mil pбginas que incluyen dicha palabra, aclarando que todos y cada uno de dichos resultados hacen referencia al Promovente. Concluyendo que serнa extraordinario pensar que el Titular, quiйn tiene domicilio en Mйxico, no tuviera conocimiento de la existencia del Promovente como un organismo pъblico de interйs social, o que desconociera que el mismo utiliza la palabra “Infonavit”, para identificarse e identificar los servicios que presta.

5.1.6 El Promovente presenta diversos argumentos basados en la Ley de la Propiedad Industrial vigente en Mйxico. Por motivos que explicaremos en la secciуn conducente, dichos argumentos no son tomados en consideraciуn por este Panelista Ъnico.

5.1.7 El Promovente afirma que el Nombre de Dominio fue registrado por el Titular de mala fe, para impedirle acceder al mismo en Internet, y reflejar en йl las Marcas Registradas. En opiniуn del Promovente la elecciуn de la palabra “Infonavit” por parte del Titular, no es un acto fortuito, sino un claro afбn de crear un perjuicio al Promovente.

5.1.8 Mas aъn, continъa el Promovente, dicho Nombre de Dominio, provoca confusiуn entre los usuarios de Internet, mismos que pueden ser atraнdos al sitio del Titular, no para buscar informaciуn referente a nutrimentos alimenticios o vitaminas, sino los servicios de interйs social que presta el Promovente. Con ello, concluye el Promovente, el Titular aprovecha de manera dolosa el prestigio y reputaciуn sostenido por las marcas del Promovente, adquiriendo un beneficio del cual carece derecho.

5.2 El Titular

5.2.1 El Titular omitiу dar respuesta a la Solicitud, incumpliendo con ello con el requisito establecido por el Artнculo 5.B.i del Reglamento.

5.2.2 El Titular no dio contestaciуn a las afirmaciones del Promovente respecto de la identidad entre el Nombre de Dominio y las Marcas Registradas.

5.2.3 El Titular no dio contestaciуn a las afirmaciones del Promovente respecto de inexistencia de derecho o interйs legнtimo respecto del Nombre de Dominio.

5.2.4 El Titular no dio contestaciуn a las afirmaciones del Promovente sobre la mala fe del Titular en el registro y/o uso del Nombre de Dominio.

 

6. Anбlisis y Conclusiones

6.1 El Panelista Ъnico considera que, no obstante el Nombre de Dominio fue registrado el 12 de diciembre de 2002, antes de la entrada en vigor del actual LDRP, toda vez que el Titular no realizу manifestaciуn alguna cuando estas entraron en vigor, en Junio de 2004, quedу sujeto a las mismas. Por lo tanto, la disputa objeto de este procedimiento se encuentra dentro del бmbito de las Polнticas Generales de Nombres de Dominio, la LDRP y su Reglamento, y este Panel tiene jurisdicciуn para decidir esta disputa.

6.2 El Artнculo 5.E del Reglamento, establece que, si el Titular no presenta un escrito de contestaciуn, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el grupo de expertos resolverб la controversia basбndose en la Solicitud. El Panelista Ъnico considera que en el presente procedimiento, existe suficiente y adecuada evidencia de que el Centro ha observado y cumplido los requisitos procesales establecidos en el LDRP y su Reglamento, incluyendo la debida notificaciуn al Titular del inicio del procedimiento, asн como la justa y razonable oportunidad para contestar, ejercitar sus derechos y presentar su Contestaciуn, habiendo optado libremente por no contestar.

6.3 De conformidad con lo preceptuado por el Artнculo 1.a de la LDRP, para prevalecer en su acciуn de transferencia o cancelaciуn de registro de nombre de dominio, el Promovente tiene la carga de la prueba respecto de cada uno de los siguientes casos:

(i) El nombre de dominio es idйntico o similar en grado de confusiуn con respecto a una marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominaciуn de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y

(ii) El titular no tiene derechos o intereses legнtimos en relaciуn con el nombre de dominio; y

(iii) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

6.4 Si bien la existencia de la conjunciуn copulativa “y” lo hace evidente, vale la pena enfatizar que el Artнculo 1.a del LDRP requiere que el Promovente demuestre a satisfacciуn del Panelista Ъnico, los tres elementos requeridos para la actualizaciуn del supuesto.

6.5 No obstante el Titular no dio respuesta a la Solicitud ni ha objetado las aseveraciones del Promovente, el Panelista Ъnico procederб a examinar la evidencia y argumentos presentados por el Promovente, a fin de verificar si cumple con los requisitos establecidos en el Artнculo 1.a de la LDRP.

6.6 Identidad o Similitud en Grado de Confusiуn

6.6.1 Es claro que marcas registradas y nombres de dominio tienen naturaleza jurнdica distinta; por ello, es discutible la conveniencia y/o viabilidad de hacer uso de argumentos legales aplicables a las primeras en este tipo de procedimientos. No obstante, dichos argumentos son innecesarios en el presente caso, toda vez que, en opiniуn del Panelista Ъnico, es evidente a simple vista que el Nombre de Dominio es idйntico fonйtica y gramaticalmente a las Marcas Registradas. Ъnico elemento necesario demostrar para cumplir con lo requerido por la LDRP.

6.6.2. Asimismo, es pertinente observar que las Marcas Registradas fueron solicitadas y obtenidas varios aсos antes de la creaciуn del Nombre de Dominio.

6.6.3 Como correctamente seсala el Promovente, para evaluar tal igualdad, se deben ignorar los prefijos “www” o sufijos correspondiente al nivel del nombre de dominio (sea ccTLD como en el caso que nos ataсe, o gTLD). Mъltiples panelistas hemos concordado en esto, al grado que es posible considerarlo (si bien no de forma absoluta) un tema de explorado derecho.

6.6.4 Por lo anteriormente expuesto, este Panelista Ъnico determina que el Nombre de Dominio es idйntico a las Marcas Registradas del Promovente, con lo que queda acreditado el primer elemento requerido en el Artнculo 1 de la LDRP.

6.7 Interйs Legнtimo respecto del Nombre de Dominio

6.7.1 El Promovente presenta mъltiples argumentos para mostrar la falta de interйs y/o derecho del Titular sobre el Nombre de Dominio. Algunos de tales argumentos, no se encuentran sustentados con elementos probatorios, sino exclusivamente en presunciones. Lo anterior no es de sorprender, pues la redacciуn misma de la LDRP, pero sobre todo del Artнculo 3.b. viii.2 del Reglamento, parecen sugerir que el Promovente tiene la obligaciуn de probar hecho negativos, lo cual es imposible. Este Panelista Ъnico esta de acuerdo con el criterio expresado por mъltiples paneles, que consideran que en este punto en particular, la carga de la prueba se revierte al Titular, quien tiene la obligaciуn de demostrar su interйs legнtimo en el Nombre de Dominio.

6.7.2 La LDRP, estable en su Artнculo 1.c de manera enunciativa circunstancias que le permiten al Titular demostrar interйs legнtimo en el nombre de dominio. A diferencia del Artнculo 1.a, en este caso la LDRP utiliza lenguaje que claramente establece que la existencia de cualquiera de estas circunstancias, serб suficiente para tal demostraciуn.

6.7.3 El Panelista Ъnico considera que el Titular pudo, tal vez con йxito, argumentar un interйs legнtimo con base en el uso de los vocablos “INFO”; “N”; “A” y “VIT” derivados del tнtulo “INFORMACIУN NUTRICIONAL, ALIMENTARIA Y VITAMINAS”. Sin embargo, el Titular eligiу guardar silencio.

6.7.4 El Titular no presentу ninguna evidencia que acreditara su derecho o interйs legнtimo en el Nombre de Dominio. Como se mencionу en el numeral 6.2, de conformidad con el Reglamento, en ausencia de circunstancias excepcionales, el grupo de expertos deberб resolver con base en la Solicitud.

6.7.5 Considerando que la carga de la prueba en este punto corresponde al Titular, el Panelista Ъnico concurre con otros grupos de expertos que, en casos anteriores, han considerado que la falta de contestaciуn permite presuponer efectivamente una falta de derecho o interйs legнtimo en relaciуn con el Nombre de Dominio.

6.7.6 En consecuencia, de conformidad con el Artнculo1.a.ii, el Panelista Ъnico considera que el Titular carece de derechos o intereses legнtimos sobre el Nombre de Dominio.

6.8 Registro o Uso del Nombre de Dominio de Mala Fe

6.8.1 Tal como ocurre con el inciso c) del Artнculo 1 del LDRP, el inciso b) utiliza lenguaje que deja claro que se trata de un listado enunciativo. De igual manera, el uso de la conjunciуn disyuntiva “у” deja claro que el Promovente sуlo requerirнa demostrar uno de estos supuestos contemplados (u otros anбlogos) para acreditar la mala fe.

6.9 En opiniуn del Panelista Ъnico, el Promovente ha proporcionado suficiente evidencia para concluir que efectivamente las Marcas Registradas y las actividades del mismo, son ampliamente conocidas en Mйxico. Evidencia que no ha sido impugnada por el Titular.

6.10 El Promovente existe desde 1972, y obtuvo las Marcas Registradas en 1994 y 1996, al menos 5 aсos antes de la creaciуn del Nombre de Dominio.

6.11 Con base a estos elementos, el Panelista Ъnico considera que hay elementos suficientes para suponer que el Titular tenнa conocimiento de la existencia del Promovente y el uso de su acrуnimo y las Marcas Registradas.

6.12 El Panelista Ъnico encuentra persuasivos los argumentos del Promovente sobre la improbabilidad de que el Titular haya elegido la palabra “Infonavit” de manera fortuita y sin conocimiento de la existencia del Promovente. Mбs bien, parece que efectivamente el Titular esperaba beneficiarse de forma ilegнtima de la notoriedad del Promovente para atraer trбfico a su sitio de Internet; con la probabilidad de causar confusiуn con la denominaciуn del Promovente. Tal conducta esta considerada como una de las circunstancias que constituyen prueba de que el registro del Nombre de Dominio se hizo de mala fe.

6.13 Toda vez que el Promovente ha logrado establecer a satisfacciуn del Panelista Ъnico la existencia de mala fe por parte del Titular, es innecesario analizar los demбs argumentos ofrecidos en este sentido en la Solicitud.

6.14 De lo anterior este Panelista Ъnico concluye la existencia de mala fe requerida en el Artнculo 1.a.iii de la LDRP.

 

7. Decisiуn

7.1 Con base en las consideraciones y conclusiones anteriormente expuestas, y de conformidad con el Artнculo 1.g de la LDRP asн como 19 y 20 de su Reglamento, el Panelista Ъnico ordena que la titularidad del nombre de dominio, <infonavit.com.mx> sea transferido al Promovente, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

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Sergio Rodrнguez Castillo
Panelista Ъnico

25 de octubre de 2005