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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Sergio Acosta Garcнa v. Mуnica Castillo Miranda

Caso No. DMX2005-0007

 

1. Las Partes

El promovente es Sergio Acosta Garcнa representado por Sergio Melesio Palacios Rodriguez, Mйxico, con domicilio en Mйxico, D.F., Mйxico.

La titular es Mуnica Castillo Miranda, con domicilio en Mйxico, D.F., Mйxico.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La solicitud tiene como objeto el nombre de dominio <expresslight.com.mx>.

El registrador del citado nombre de dominio es Network Informacion Center-Mйxico.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 8 de noviembre de 2005. En esa misma fecha, el Centro enviу a NIC-Mйxico vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en disputa. El 9 de noviembre de 2005, NIC-Mйxico enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro notificу en el sentido que la Solicitud era administrativamente deficiente. Por comunicaciуn electrуnica del 14 de noviembre de 2005, el Dr. Sion Zetune Moljo, quien se ostentу como Administrador de la Empresa Ultra Expresslight Medizet, S.A. de C.V., manifestу haber contratado los servicios para el registro del dominio www.expresslight.com.mx a la Sra. Mуnica Castillo Miranda, y se realizaron los pagos correspondientes del perнodo 28 de noviembre de 2003 al 27 de noviembre de 2004. Manifestу que al realizar el pago de la anualidad de noviembre de 2004, a noviembre de 2005, NIC Mйxico expidiу la factura a nombre de su proveedora Mуnica Castillo Miranda, quien le cediу los derechos a tнtulo gratuito, aduciendo, sin acreditarlo, que obraba en su poder, ademбs que le refacturу a su nombre el pago seсalado. Aduce en su comunicaciуn, que el nombre dominio en disputa, legalmente le pertenece, por lo que no debe ponerse en conflicto. El 22 de noviembre del mismo aсo, el administrador del procedimiento del Centro, le manifestу que la polнtica se incorpora mediante referencia en el acuerdo de registro efectuado entre el titular y NIC Mйxico, entidad registradora del nombre dominio. En consecuencia, al registrar el nombre de dominio, el titular acepta igualmente someterse a un procedimiento administrativo obligatorio, en el caso de que un tercero (un promovente), someta una solicitud de un proveedor de servicios de soluciуn de controversias, como el Centro, en relaciуn con un nombre de dominio que el titular haya registrado. Asimismo se le aclara que los datos correspondientes al titular de nombre dominio registrado son los que figuran en la base de datos Whois de NIC Mйxico, y de acuerdo con la confirmaciуn escrita que esta entidad enviу al Centro, el titular para todos los efectos en este caso es Mуnica Castillo Miranda. En este comunicado tambiйn se le manifiesta que en cumplimiento de la polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres dominio para .MX, el titular no podrб transferir la titularidad del nombre dominio durante un procedimiento de soluciуn de controversias en materia del nombres dominio para .MX (LDRP) pendiente, iniciado de conformidad con esta polнtica. NIC Mйxico se reserva el derecho de cancelar cualquier transferencia.

El 26 de noviembre de 2005 el promovente presentу una modificaciуn a la solicitud. El Centro verificу que la solicitud, junto con la modificaciуn a la misma, cumplнan los requisitos formales de la Polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (la “Polнtica”), el Reglamento de la polнtica de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”). El 28 de noviembre de 2005, el Centro acusу recibo de la modificaciуn. El 8 de diciembre de 2005 el promovente enviу la solicitud de empresa por correo electrуnico y en papel. El 14 de diciembre de 2005, el Centro le notificу de deficiencias en la solicitud a lo que el promovente dio cumplimiento el 14 de diciembre. El 16 de diciembre de 2005, el promovente notificу al Centro como irregularidad, el hecho de que se hubiere dado de alta nuevamente el nombre dominio en disputa por parte de Mуnica Castillo Miranda y el dнa 20 de diciembre de 2005, el Centro informу al promovente que de acuerdo con la informaciуn de NIC Mйxico el nombre dominio en disputa se encontraba bloqueado con el fin de impedir la cesiуn del nombre dominio una vez iniciado el procedimiento.

De conformidad con los Artнculos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la solicitud al titular , dando comienzo al procedimiento el 20 de diciembre de 2005. De conformidad con el Artнculo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la solicitud se fijу para el 9 de enero de 2006. El titular no contestу a la solicitud. Por consiguiente, el Centro notificу al titular su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la solicitud el 11 de enero de 2006.

El Centro nombrу a Martin Michaus Romero como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 16 de enero de 2006, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el Artнculo 8 del Reglamento. El Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El 1 de febrero de 2006, el Experto informу al Centro, que por circunstancias excepcionales, particularmente el anбlisis de las pruebas, emitirнa su resoluciуn, que inicialmente estaba programada para el dнa 2 de febrero de 2006, el dнa 8 del mismo mes y aсo.

El 6 de febrero de 2006, el Experto recibiу del Centro, una comunicaciуn electrуnica, acusando recibo al Dr. Zetune de su comunicaciуn de fecha 4 de febrero del mismo aсo, en la que hace manifestaciones sobre la fecha en que dice haber adquirido el nombre dominio en disputa, 28 de noviembre de 2003, asн como el hecho de haber pagado oportunamente las anualidades para preservar el dominio, justificar el carбcter de contacto tйcnico y administrativo de la Srta. Mуnica Castillo Miranda, quien intentу ceder los derechos del dominio en disputa, en su favor, lo que fue rechazado por el conflicto que ahora se ventila.

En su comunicado manifiesta que el promovente le solicitу que le otorgara el dominio y le presentу para su firma una carta de cesiуn de derechos. Sigue manifestando que йl constituyу la empresa Ultra Express Light Medizet, S.A. de C.V. antes que el Sr. Acosta constituyera su empresa Operadora Express Light, S.A. de C.V., y considera que se ha hecho mal uso de su nombre de dominio, debido al respaldo que le otorga el registro ante NIC Mйxico y los pagos que realizу oportunamente para conservar estos derechos. Adjuntу a su comunicado: 1.- acta constitutiva de Ultra Express Light Medizet, S.A. de C.V.; 2.- Envнo de pago de derechos ante NIC Mйxico; 3.- Envнo de documentos remitidos por el Sr. Sergio Acosta.

 

4. Antecedentes de Hecho

El promovente es titular en Mйxico de diversos registros de marca que incluyen la denominaciуn EXPRESS LIGHT, segъn se desprende de la lista de registros citados en la solicitud y del anбlisis de las pruebas certificadas, consistentes en los tнtulos de los registros, todos ellos se encuentran en vigor y surtiendo sus efectos legales, de acuerdo con la disposiciуn de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que su titular goza del derecho exclusivo de explotaciуn.

Los registros son los siguientes:

Registro No. 872381 EXPRESSLIGHT.NET.MX, clase 44 int.

Fecha de Presentaciуn: Marzo 5, 2004;

Fecha de Primer Uso: Enero 1, 2002;

Registro No. 722004 EXPRESS LIGHT T.D.G…en forma y Diseсo, clase 42 int;

Fecha de Presentaciуn: Julio 10, 2001;

Fecha de Primer Uso: Julio 4, 1998;

Registro No. 688188 EXPRESS LIGHT T.D.G…en forma y Diseсo, clase 42 int.

Fecha de Presentaciуn: Marzo 1, 2000;

Fecha de Primer Uso: Julio 4, 1998;

Registro No. 852415 EXPRESS LIGHT TDG…en forma y Diseсo, clase 05 int;

Fecha de Presentaciуn: Septiembre 3, 2004;

Fecha de Primer Uso: Julio 4, 1998;

Registro No. 857532 NATURALMENTE BY EXPRESS LIGHT y Diseсo, clase 5 int;

Fecha de Presentaciуn: Marzo 5, 2004;

Fecha de Primer Uso: Marzo 14, 2003;

Nombre Comercial No. 21659 EXPRESS LIGHT T.D.G…..EN FORMA;

Fecha de Presentaciуn: Diciembre 20, 2000;

Fecha de Primer Uso: Julio 4, 1998.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

1. Que es titular de los registros de marca, seсalados en el punto 4 de la presente decisiуn, los cuales se encuentran en vigor y surtiendo sus efectos legales, segъn lo acredita con las copias certificadas de los tнtulos correspondientes, que se adjuntaron como Anexo 3.

2. Que al pretender dar de alta el dominio <expresslight.com.mx> tuvo conocimiento que el mismo estaba ya asignado para promover servicios iguales a los que йl presta, relacionados con el control de peso.

3. Que ese nombre dominio se utiliza para prestar vнa internet servicios de control de peso proporcionados por una supuesta marca denominada Ultra Express Light Medizet, la cual segъn investigaciones que realizу ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se tramitу bajo el expediente 646220 y fue negado el registro como marca, segъn consta en el oficio de fecha 29 de abril de 2005, emitido por la Direcciуn Divisional de Marcas, Subdirecciуn Divisional de Signos Distintivos, Coordinaciуn Departamental de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y que adjuntу como Anexo No. 2.

4. Que su marca EXPRESS LIGHT TDG lleva en el mercado mбs de siete aсos y con ella se prestan servicios de control de peso y que el pъblico consumidor al consultar la pбgina de internet bajo el nombre de dominio en disputa es inducido a error o confusiуn en cuanto al prestador del servicio.

B. Titular

El titular no contestу a las alegaciones del promovente.

 

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con lo previsto en el Artнculo 19 del Reglamento, el Panel debe emitir la decisiуn sobre la base de:

- Lo previsto en la Polнtica y el Reglamento.

- De acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que el Panel considere aplicables.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

De un anбlisis comparativo de la marca “EXPRESS LIGHT TDG”…. en forma, registrada en distintas clases por el promovente y el nombre dominio en conflicto <expresslight.com.mx>, resulta incuestionable la identidad ente la marca y el nombre dominio, razуn por la cual el Panel considera que son similares y grado de confusiуn y por consecuencia confundibles.

B. Derechos o intereses legнtimos

En lo que se refiere a legitimidad del nombre dominio que pudiera corresponder al titular, el Panel observa que:

El titular no dio contestaciуn a la solicitud, por lo que con apoyo en la Polнtica y el Reglamento, se deben tener por aceptados los hechos de la solicitud/de la misma.

El titular carece de interйs o derecho respecto del nombre dominio, al no presentar argumentos de defensa.

La ausencia de contestaciуn, dentro del plazo seсalado, por parte del titular no permite conocer su versiуn sobre los derechos legнtimos del promovente y sus posibles objeciones respecto a las marcas, propiedad del mismo.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

De las constancias del expediente, se desprende que el nombre dominio se obtuvo de mala fe, toda vez que:

1. No hubo respuesta por parte del titular y por consecuencia no acreditу o legitimу el uso del dominio.

2. La existencia de los registros de marca, propiedad del promovente, algunos de ellos solicitados antes de la fecha de creaciуn del nombre dominio en disputa, el 28 de noviembre de 2003, y el uso de la marca en cuestiуn desde el 4 de julio de 1998, en el caso de los registros 21659, 722004, 688188 y 852415, el 1 de enero de 2002, el registro 872381 y el 14 de marzo de 2003, el registro 857532 en la prestaciуn de servicios que amparan, permite concluir que la adopciуn de la denominaciуn Express Light como parte del nombre dominio, motivo de la presente controversia, se hizo con el fin de inducir al pъblico consumidor a error o confusiуn por tratarse de la misma actividad y orientadas a un mismo sector del mercado y con ello perturbar las actividades comerciales de un competidor.

3. En comunicaciуn de fecha 14 de noviembre de 2005, el Dr. Sion Zetune (que no es parte en el presente procedimiento), manifiesta al administrador del procedimiento, que en noviembre de 2003, contratу los servicios para el registro del dominio en disputa con la Sra. Mуnica Castillo Miranda, lo que demuestra que la adopciуn y registro del dominio se hizo con posterioridad a la fecha en que el promovente empezу a utilizar la marca EXPRESS LIGHT TDG… EN FORMA, asн como la fecha en que solicitу los registros, por lo que el registro del dominio se hizo con el propуsito de ofrecer servicios iguales a los amparados por los registros de marca, creando con ello, la posibilidad de confusiуn en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn, promociуn de los servicios protegidos con la marca en cuestiуn

4. Asimismo, la negativa de la solicitud de marca 646220 ULTRA EXPRESS LIGHT MEDIZET y Diseсo, solicitada por Ultra Express Light Medizet, S.A. de C.V., para distinguir productos farmacйuticos, substancias dietйticas para uso mйdico y toda clase de productos mйdicos y otros productos para uso mйdico de la clase 5 internacional, por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por la existencia del registro 857532 Naturalmente By Express Light y diseсo, propiedad del promovente, para distinguir los mismos artнculos segъn consta en el oficio de fecha 29 de abril de 2005, con nъmero de folio 140070 emitido por la Direcciуn Divisional de Marcas, Subdirecciуn Divisional de Signos Distintivos, Coordinaciуn Departamental de Examen de Marcas, demuestra la similitud en grado de confusiуn existente entre la marca y el nombre dominio.

5. Por otra parte, en virtud de que el panel ampliу la fecha de emisiуn de su resoluciуn al 8 de febrero de 2006, y el dнa 6 del mismo mes y aсo recibiу la comunicaciуn del Centro, por virtud de la cual acusaba recibo de la comunicaciуn del Dr. Zetune de fecha 4 de febrero, dirigida al Centro, con sus anexos, el panel considerу, aъn y cuando el Dr. Zetune no es parte del procedimiento, y sus argumentos son extemporбneos, el analizarlos para determinar si existiу mala fe en el registro del nombre dominio, que dice, solicitу a la titular registrar ante NIC Mйxico.

6. Del anбlisis del acta constitutiva de la empresa Ultra Express Light Medizet, S.A. de C.V., contenida en la escritura nъmero 71135, libro 945, folio 102, por virtud de la cual el Notario Pъblico No. 79 del Estado de Mйxico, con residencia en La Paz, Raъl Name Neme, en la Ciudad de Los Reyes La Paz, Edo. de Mйxico, el 12 de febrero del aсo 2004, hace constar el contrato de sociedad anуnima de capital variable, en que interviene el Dr. Sion Zetune Moljo y la Sra. Letty Zetune Avalъo. En dicho documento, aparece el permiso de la Secretarнa de Relaciones Exteriores y sus anexos, asignбndole el nъmero 0902839, expediente 200309028939, folio 2B5H15C1, para constituir una S.A. de C.V. bajo la denominaciуn Ultra Express Light Medizet, S.A. de C.V. Este permiso se otorga, seсala el documento, sin perjuicio por lo dispuesto por el artнculo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial y se expide con fundamento en los artнculos 27, Fracciуn I de la Constituciуn Polнtica de los Estados Unidos Mexicanos; 28, fracciуn V, de la Ley Orgбnica de la Administraciуn Pъblica Federal, 15 de la Ley de Inversiуn Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de Inversiуn Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Se expide en Tlaltelolco, D.F., el 28 de enero de 2004. Lo firma el Director L. Julio A. Dorantes Hernбndez, Director General de Asuntos Jurнdicos el 6 de febrero de 2004.

7. Del anбlisis de este documento, el panel concluye que el mismo no le favorece, pues no demuestra que le corresponda un derecho legнtimo, sino que se registrу el dominio de mala fe, toda vez que el registro del nombre de dominio en disputa se realizу el 28 de noviembre de 2003, la sociedad se constituyу el 12 de febrero del aсo 2004 y el permiso de la autoridad competente, Secretarнa de Relaciones Exteriores, se comunicу el 28 de enero de 2004 y se firmу el 6 de febrero de 2004, mientras que los registros de las marcas propiedad del promovente, se empezaron a utilizar desde el 4 de julio de 1998, particularmente los registros 21659 Express Light T.D.G….En Forma; 722004 y 688188 y se solicitaron ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, el 20 de diciembre de 2000, 10 de julio de 2001, 1є de marzo de 2000, respectivamente; y distinguen servicios prestados a travйs de clнnicas de control de peso, y servicio de compra-venta, de toda clase de alimentos enlatados. Lo anterior, induce a pensar que el haber registrado el nombre dominio en disputa, seis aсos despuйs de que el promovente empezу a utilizar las marcas, para ofrecer servicios iguales o relacionados con la reducciуn de peso, se hizo con el fin de desviar a los consumidores de manera equнvoca con бnimo de lucro.

8. Por otra parte, por las razones apuntadas, el hecho de que el Dr. Zetune, haya realizado los pagos a que alude en su comunicado, no le legitima ningъn derecho, asн como tampoco el documento por virtud del cual Mуnica Castillo Miranda, intentу cederle los derechos y que por las razones seсaladas en el punto 3 de esta decisiуn, su inscripciуn no procediу ante NIC Mйxico, siendo ella la titular del nombre dominio.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con los artнculos 1.g de la LDRP asн como 19 y 20 del Reglamento, el Panel ordena que el nombre de dominio, <expresslight.com.mx> sea transferido al promovente.

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Martнn Michaus Romero
Experto Ъnico

Fecha: Febrero 8, 2006