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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Xuxa Promoзхes E Produзхes Artнsticas Ltda. v. Adriane da Silva

Caso No. D2006-0039

 

1. Las Partes

La Demandante es Xuxa Promoзхes E Produзхes Artнsticas Ltda., Rio de Janeiro, Brasil, representada por Alves, Vieira, Lopes, Rio de Janeiro, Brasil.

La Demandada es Adriane da Silva, con domicilio en Valencia, Espaсa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <xuxameneghel.com>, registrado ante Arsys Internet, S.L. (“NICLINE.COM”).

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 11 de enero de 2006. El 12 de enero de 2006, el Centro enviу a Nicline.Com vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El 13 de enero de 2006, Nicline.Com enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, e indicando el contacto administrativo y tйcnico.

En respuesta a una notificaciуn del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentу una modificaciуn a la Demanda el 30 de enero de 2006. El Centro verificу que la Demanda junto con su modificaciуn cumplнan los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 8 de febrero de 2006. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 28 de febrero de 2006. La Demandada no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу a la Demandada su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 3 de marzo de 2006.

El 17 de marzo de 2006, el Centro nombrу a Roberto Bianchi como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos (o “Panel”), recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto Ъnico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El dнa 20 de marzo de 2006 – despuйs del nombramiento del Panel - la Demandada enviу un email al Centro a modo de respuesta a la demanda, con copia al Panel, y sin copia al Demandante. El dнa 21 de marzo de 2006, el Centro acusу recibo del escrito de la Demandada, y le comunicу que dado que el tйrmino para responder se encontraba vencido desde el 1є de marzo de 2006,  el Experto nombrado para decidir el presente asunto, tendrнa absoluta discreciуn en la admisiуn de su contestaciуn. Asimismo, el Centro le pidiу a la Demandada que se abstuviera de enviar comunicaciones al Experto, puesto que lo prohнbe el pбrrafo 8 del Reglamento.

Puesto que el contrato de registro del nombre de dominio cuestionado estб en espaсol, el Centro requiriу a la Demandante que la demanda – originalmente presentada en inglйs- se ajustara al lenguaje del procedimiento, el que a menos que las Partes o el acuerdo de registro dispongan otra cosa, serб el del contrato de registro. El Panel coincide con lo actuado por el Centro, ya que estб conforme con el pбrrafo 11 del Reglamento.

 

4. Antecedentes de Hecho

El Panel tiene por ciertos los siguientes hechos, alegados y probados por la Demandante, y no negados por la Demandada:

La Sra. Marнa da Graзa Meneghel, conocida como Xuxa, o Xuxa Meneghel, es una famosa personalidad del espectбculo en Brasil y otros paнses, entre los que cabe incluir Espaсa, donde tambiйn se ha emitido el programa de televisiуn en el que ella actъa como animadora y presentadora, destinado al pъblico infantil.

La Demandante es titular, entre otras, de las siguientes marcas registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Brasil: XUXA MENEGHEL, nъmeros 814766587 y 81476609 con prioridad desde el 20/04/1989, cubriendo las clases 24: 10-20 y 25: 10-20; XUXA, nъmero 811276643, prioridad desde 23/08/1983, clase 38: 10, y MENEGHEL, nъmero 814075010, prioridad desde 09/03/1988, clase 38: 10.

La Demandada registrу el nombre de dominio <xuxameneghel.com> el 18 de diciembre de 2003.

 

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Resumidamente, la Demandante alega lo siguiente:

- El nombre de dominio <www.xuxameneghel.com> es idйntico o confundiblemente similar a las marcas originales “XUXA MENEGHEL”, “XUXA” y “MENEGHEL”, registradas por la Demandante. La intenciуn del Demandado, al crear el nombre de dominio, era hacer que las personas piensen que fue creado por el equipo oficial de la Demandante.

- El Demandado carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio, ya que no tiene derechos sobre las bien conocidas marcas “XUXA MENEGHEL”, “XUXA” y “MENEGHEL”. La creaciуn de esas marcas resulta del uso de un nombre de una famosa persona fнsica, dueсa de la Demandante, y cuya imagen es asociada con todos sus productos y servicios. El Demandado no tiene marca registrada o autorizaciуn para el uso de “XUXA MENEGHEL”, “XUXA” y tampoco “MENEGHEL”. No hay otra Xuxa ni Xuxa Meneghel tan bien conocida mundialmente como la Xuxa de Brasil.

- El nombre de dominio fue registrado y se usa de mala fe. El Registrante registrу <xuxameneghel.com> fuera de los lнmites de la administraciуn brasileсa de nombres de dominio, tratando de evadir la legal protecciуn de la dueсa de la marca. Estos hechos demuestran la mala fe del demandado. El Demandado intentу beneficiarse de la popularidad de las marcas “XUXA MENEGHEL”, “XUXA”, “MENEGHEL”, usбndolas deliberadamente en su dominio sin ninguna autorizaciуn de la dueсa original, y perjudicando los esfuerzos hechos por la Demandante.

B. Demandada

El 20 de marzo de 2006, la Demandada remitiу un email al Centro a manera de respuesta a la demanda. Por las razones que se dan en la secciуn 6, el Panel ha decidido no considerar dicho escrito.

 

6. Debate y conclusiones

Cuestiуn procesal. Contestaciуn tardнa.

Antes de pasar al fondo del asunto, el Panel examinarб si corresponde admitir la tardнa comunicaciуn de la Demandada a modo de contestaciуn de demanda enviada el 20 de marzo de 2006, mediante email al Centro, con copia al Panel.¹ La Demandada no cuestiona que la demanda le fue bien notificada por el Centro ni que, transcurrido el plazo para contestarla sin haberlo hecho, el Centro le notificу correctamente la no-personaciуn en el procedimiento. Como justificaciуn de su falta de respuesta a los emails que el Centro le enviу con relaciуn al dominio <xuxameneghel.com>, la Demandada alega que la cuenta de correo electrуnico “dom@ok-systems.com” no le pertenece a ella, sino a Olmedo Knowledge Systems S.L., una empresa a travйs de la cual registrу el dominio, y que como en esa cuenta apenas se recibe mбs que “spam”, los mensajes no suelen comprobarse a menudo, y por eso los recibiу tardнamente. Agrega que el telйfono que figuraba en el registro del dominio (+34 699871161), fue dado de baja hace meses.

En Internationale Spar Centrale B.V. v. Scientific Process & Research, Inc., WIPO Case No. D2005-0603, el panel decidiу admitir la presentaciуn tardнa de un demandado que presentу una justificaciуn bastante razonable para la demora, y porque la contestaciуn se habнa enviado antes de que comenzara el proceso para adoptar su decisiуn. Para asн decidir, aquel panel citу el caso Young Genius Software AB. v. MWD, James Vargas, WIPO Case No. D2000-0591, en el cual la demora no dilataba la decisiуn del panel. Sin embargo, el mismo panelista de Internationale Spar decidiу en Fashiontv.com GmbH v. Mr. Chris Olic, WIPO Case No. D2005-0994 que el hecho de que la demora sea de sуlo dos dнas no es de por sн razуn suficiente para admitir la contestaciуn tardнa cuando el demandado no da razones suficientes. Agregу ese panelista que “cuanto mayor la demora mбs convincentes deben ser esas razones.”

Varios factores hacen que en este caso el Panel comparta el criterio mбs estricto de Fashiontv.com:

En primer lugar, la demora fue de 19 dнas, lo que es manifiestamente excesivo considerando que la decisiуn debe remitirse al Centro en el plazo de catorce dнas, y que al momento de recibir la tardнa comunicaciуn el Panel ya habнa comenzado a redactarla.

La explicaciуn de la Demandada, de que no le pertenece la casilla de correo que figura en los datos de contacto no parece aceptable. La empresa de courier tampoco pudo entregar a la Demandada la notificaciуn de la demanda en papel puesto que aquйlla parece no haber indicado su verdadera direcciуn. Consta en los registros del courier que se rechazу el envнo, y que el respectivo paquete debiу ser devuelto al Centro. Obviamente la Demandada debiу remediar oportunamente esas dificultades, y no lo hizo. Asimismo, parece que el telйfono proporcionado en los datos de contactos tampoco le pertenece a la Demandada, que aparentemente tampoco recibiу el fax con la copia de la demanda. En resumen, los datos de contacto indicados por la Demandada son incorrectos, y por ello los problemas de comunicaciуn que aduce haber tenido le son plenamente imputables.

Asimismo, el email de la Demandada carece de los requisitos formales del artнculo 5 del Reglamento: no proporciona ni una direcciуn ni sus nuevos nъmeros de telйfono o de fax (pбrrafo 5(b)(ii), no declara que una copia del escrito de contestaciуn ha sido enviada o transmitida al demandante, de conformidad con el pбrrafo 2.b) (pбrrafo 5(b)(vii)), y carece de la certificaciуn exigida (pбrrafo 5bviii). Todo ello desaconseja admitir el email tardнo como contestaciуn a la demanda.

En su momento el Centro requiriу a la Demandante que modificara su demanda para adecuarla al Reglamento, bajo apercibimiento de tener por retirada la demanda. Ver secciуn 3 supra. Ante las deficiencias del email de la Demandada, para respetar el tratamiento igual a las partes serнa entonces de rigor requerir a la Demandada que saneara los defectos mencionados. Sin embargo, solicitar en este momento a la Demandada una modificaciуn de la comunicaciуn prolongarнa indebidamente este procedimiento. Estos procedimientos ICANN se diseсaron para proporcionar celeridad, la que se verнa comprometida si se admitieran presentaciones tardнas, salvo circunstancias excepcionales.² Ademбs, de acuerdo al pбrrafo 10(c) del Reglamento, “[e]l grupo de expertos se asegurarб de que el procedimiento administrativo se efectъa con la debida prontitud”.

Como se destacу en <Fashiontv.com>, con cita de Museum of Science v Jason Dare, WIPO Case No. D2004-0614, “muchos paneles se han negado a considerar contestaciones de demanda presentadas tardнamente estableciendo que es importante aplicar el reglamento tal como estб escrito, salvo que exista una buena razуn; de otro modo las partes sentirбn que no deben respetar los tйrminos de plazos reglamentarios, y los demandados normalmente presentarбn contestaciones tardнas”.

Por las razones expuestas, el Panel no admite como contestaciуn de la demanda el tardнo email de la Demandada, de fecha 20 de marzo de 2006.

Dado que la demanda no fue contestada, conforme al pбrrafo 14(a) del Reglamento el grupo de expertos podrнa dar directamente curso a la demanda y adoptar una resoluciуn. Sin embargo, la Demandante ni aъn en esa circunstancia puede prevalecer automбticamente, ya que conforme a la Polнtica, pбrrafo 4(a)(i) in fine, “en el procedimiento administrativo, el demandante deberб probar que estбn presentes cada uno de estos tres elementos.” (Nuestra bastardilla). Ver Cortefiel, S.A. v. Miguel Garcнa Quintas, WIPO Case No. D2000-0140, secciуn 6.1., y los demбs casos citados en The Vanguard Group, Inc. v. Lorna Kang, WIPO Case No. D2002-1064, nota 6.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Mediante una impresiуn del resultado de una bъsqueda en la base de datos de marcas del Instituto Brasileсo de la Propiedad Industrial la Demandante ha probado que es titular de la marca registrada “XUXA MENEGHEL”, con fecha de registro muy anterior a la del registro del nombre de dominio <xuxameneghel.com>.

Del cotejo resulta que ese nombre de dominio serнa idйntico a la marca de la Demandante, si no fuera por la supresiуn del espacio entre las palabras componentes, y por la adiciуn del gTLD “.com”, elementos que, como se sabe, no sirven para distinguir el nombre de dominio de aquйlla. En consecuencia, el Panel determina que el nombre de dominio en cuestiуn es similar a la marca de la Demandante hasta el punto de causar confusiуn.

a. Derechos o intereses legнtimos

La Demandante sostiene que la Demandada carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio, que no tiene derechos sobre las marcas “XUXA MENEGHEL”, “XUXA” y “MENEGHEL”, que estб usбndolas sin autorizaciуn de la dueсa original y por ello estб destruyendo los esfuerzos hechos por la Demandante. Estas alegaciones establecen prima facie el segundo elemento de la Polнtica. Hay acuerdo entre los paneles de la OMPI que aunque en general la carga de la prueba recae sobre el demandante, a menudo podrнa resultar imposible probar un hecho negativo, puesto que la informaciуn relevante estб frecuentemente sobre todo en la esfera de conocimiento del demandado. Por lo tanto al demandante se le exige que establezca prima facie que el demandado carece de derechos o intereses legнtimos. Una vez que se establece dicho caso prima facie, es el demandado quien tiene la carga de demostrar sus derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio. Si el demandado no lo hace, se considera que el demandante ha cumplido con el pбrrafo 4(a)(ii) de la Polнtica. Ver WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions en http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/index.html#21.

El 28 de marzo de 2006, este Panel visitу el sitio web de la Demandada www.xuxameneghel.com. En la primera pбgina, debajo de una foto que muestra el rostro de la Sra. Meneghel, figura el siguiente texto:

“BIENVENIDO A LA PБGINA DE LA ETERNA ‘REINA DE LOS PEQUEСOS’. Si piensas encontrar aquн un web de cuento de hadas, amor platуnico, o algo parecido, estбs en el sitio equivocado. Ve al Web oficial: www.portalx.com.br. Si piensas que aquн vas encontrar ofensas, exteriorizaciуn de odio o algo parecido, tambiйn estбs en el sitio errado. Nos hemos propuesto ser diferentes: simplemente ser verdaderos sin ofender a nadie.”

En la misma pбgina hay un anuncio con un formulario que permite efectuar reservas en l4.000 hoteles de la cadena Accor (Sofitel, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis, Etaphotel y Formule 1). Hay tambiйn un anuncio de skype. Si se cliquea sobre el aviso el navegador es redirigido vнa http://clk.tradedoubler.com al sitio web ubicado en “http://www.skype.com/intl/es/”. Allн figura publicidad para hacer llamadas telefуnicas desde PCs a telйfonos con tarifas locales. Hay tambiйn anuncios de los cursos de ingles, francйs y alemбn de “http://www.home.es”, de bajada de temas musicales en www.itunes.com y de avisos clasificados en Espaсa en “www.compraventa.com”.

Este Panel opina que la publicidad que figura en el sitio de la Demandada, con re-direcciуn de usuarios a sitios comerciales, presumiblemente genera ingresos econуmicos mediante el sistema de “monetizaciуn” de “www.tradedoubler.com”, y por lo tanto le confiere al sitio web un carбcter comercial. Ver texto de “www.tradedoubler.com” sobre la “monetizaciуn” de sitios web “soportes” como el de la Demandada, en “http://www.tradedoubler.com/pan/public/solutions/publisher”.

Al no tratarse de un sitio exclusivamente no-comercial no resulta aplicable el pбrrafo 4(c)(iii) de la Polнtica, que reconoce derechos o intereses legнtimos cuando existe un uso honesto, no comercial del sitio. Como se ha dicho en RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. v. Alessandro Pescetelli, WIPO Case No. D2002-0716, “operar un sitio de aficionados (“fan site”) no ha sido generalmente considerado como un interйs legнtimo de acuerdo a la Polнtica, aunque pueda ser relevante para la discusiуn de si es un uso de mala fe”.

El sitio de la Demandada tambiйn contiene una menciуn con un link al sitio oficial de la Demandante “http://www.portalx.com.br”, lo que en conjunciуn con el texto citado mбs arriba puede considerarse un “disclaimer”

їContribuye ese “disclaimer” a otorgar derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio? Este Panel entiende que no, puesto que al momento de leer el “disclaimer” los usuarios de Internet ya se encuentran en el sitio web, al que con toda probabilidad fueron atraнdos porque el nombre de dominio incorporaba en su totalidad la marca de la Demandante, es decir el nombre de la famosa Xuxa Meneghel. Ver Robbie Williams v. Howard Taylor, WIPO Case No. D2002-0588, considerando poco relevante el argumento del demandado de que se insertу un “disclaimer”, en lugar de que el propio nombre de dominio advierta en forma taxativa al pъblico que se trata de un sitio no oficial sobre el artista en cuestiуn.

Por todo ello, el Panel opina que la Demandada carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio.

B. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Segъn la Demandante, la Demandada intentу beneficiarse de la popularidad de las marcas “XUXA MENEGHEL”, “XUXA” y “MENEGHEL”, usбndolas deliberadamente en su dominio sin ninguna autorizaciуn de la dueсa original, y como consecuencia, destruyendo los esfuerzos hechos por la Demandante. Eso equivale a sostener que, al utilizar el nombre de dominio, la Demandada intentу de manera intencionada atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a otro sitio en lнnea, creando la posibilidad de confusiуn con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn de su sitio Web o de su sitio en lнnea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en lнnea, lo que evidencia registro y uso de mala fe de acuerdo al pбrrafo 4(b)(iv) de la Polнtica.

Ya se vio en el punto B cуmo en el sitio “www.xuxameneghel.com” se insertan links a sitios web comerciales de terceros. Mбs precisamente, en ese sitio web la marca y la fama de la Sra. Meneghel se utilizan para atraer usuarios de Internet que buscan el sitio de la famosa estrella, aunque aparezca allн una aclaraciуn de que el sitio oficial es otro. Una vez conectados los visitantes al sitio de la Demandada, convertido en “soporte” dentro el sistema de marketing on-line de Tradedoubler.com, los avisos comerciales insertados presumiblemente generan a la Demandada una cierta ganancia econуmica. Aunque se presente como un “fan site”, esa prбctica convierte a “www.xuxameneghel.com” en un sitio comercial,

Bien se dijo en RAI Radiotelevisione Italiana que la mayorнa de los paneles que decidiу casos de “fan sites” considerу crucial determinar si dichos sitios son comerciales o no. Si el nombre de dominio incorpora la totalidad de la marca del demandante, y el correspondiente “fan site” es comercial, entonces el registro y uso serб de mala fe, a la luz del ya citado pбrrafo 4(b)(iv) de la Polнtica.

Por ello, el Panel opina que el nombre de dominio se registrу y se estб utilizando de mala fe.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pбrrafos 4(i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio <xuxameneghel.com> sea transferido a la Demandante.

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Roberto Bianchi
Experto Ъnico

Fecha: 30 de marzo de 2006

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¹ La Demandada enviу su email directamente en copia al Panel, en violaciуn del pбrrafo 8 del Reglamento, que prohнbe las comunicaciones unilaterales.

² Refiriйndose al procedimiento administrativo que despuйs resultу en el procedimiento ICANN, dice el Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, pбrrafo 200: “Todos los autores de comentarios consideraron importante que las resoluciones en el procedimiento administrativo se pronuncien con rapidez y eficiencia. La naturaleza de Internet exige dichas caracterнsticas de los procedimientos para la soluciуn de controversias.” Ver http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report/doc/report-es.doc.