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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Colliers De Noisetier Inc., Geneviиve Lagacй, Patrick Lafond contre Collier de Noisetier Avellana

Litige No. D2006-0090

 

1. Les parties

Les Requйrants sont Colliers De Noisetier Inc., Geneviиve Lagacй et Patrick Lafond, Martinville, Quйbec, Canada, reprйsentйs par Heenan Blaikie, Canada.

Le Dйfendeur est Collier de Noisetier Avellana, Wotton, Quйbec, Canada, reprйsentй par Fontaine, Panneton & Associйs, Canada.

 

2. Nom de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <collierdenoisetier.com>.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle le nom de domaine est enregistrй est Tucows Inc.

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par Colliers De Noisetier Inc., Geneviиve Lagacй et Patrick Lafond auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 19 janvier 2006.

En date du 20 janvier 2006, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Tucows Inc., aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par les Requйrants. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 20 janvier 2006.

Aprиs avoir reзu, le 6 fйvrier 2006, les copies papier de la plainte, le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs”), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application”), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires”) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

Le 10 fйvrier 2006, le Centre a adressй aux Requйrants une notification d’irrйgularitй de la plainte conformйment а l’article 4(b) des Rиgles d’application, ayant relevй les irrйgularitйs de formes suivantes :

- d’aprиs les informations transmises par l’unitй d’enregistrement, le dйtenteur du nom de domaine en litige tel qu’apparaissant dans le registre Whois (Collier de Noisetier Avellana) n’est pas la personne citйe comme dйfendeur dans la plainte originale (Avellana Inc et Julie-Anne Morin);

- la plainte ne prйcise pas la ou les marques de commerce sur lesquelles s’appuie la plainte et ne dйcrit pas les produits ou les services, le cas йchйant, pour lesquels la marque est utilisйe, conformйment а l’article 3.viii) des Rиgles d’application.

En application de l’article 4.b) des Rиgles, les Requйrants ont disposй d’un dйlai de cinq jours а compter de la date de cette notification pour rйgulariser leur plainte.

Le Centre a par ailleurs acceptй, en application du Paragraphe 11 des Rиgles, sous rйserve toutefois de l’absence d’opposition du Dйfendeur, que la langue de la procйdure soit le franзais et non l’anglais, langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine, objet de la prйsente procйdure, compte tenu du fait que les deux parties sont rйsidentes du Quйbec et que le Centre a reзu des communications en langue franзaise de la part des conseils des deux parties. Le dйfendeur a confirmй ne pas s’opposer а ce choix de langue.

En date du 15 fйvrier 2006, les Requйrants ont adressй au Centre, par courrier йlectronique, une plainte amendйe. Le 16 fйvrier 2006, le Centre a accusй rйception du dйpфt de la plainte amendйe.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 22 fйvrier 2006, une notification de la plainte telle qu’amendйe et valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 14 mars 2006. Le Dйfendeur a fait parvenir sa rйponse le 13 mars 2006.

En date du 24 mars 2006, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert unique Christiane Fйral-Schuhl. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

 

4. Les faits

Les Requйrants sont la sociйtй Colliers De Noisetier Inc. d’une part, et Geneviиve Lagacй et Patrick Lafond, dirigeants de cette sociйtй, d’autre part. La sociйtй Colliers De Noisetier Inc. a pour objet la fabrication et la vente de colliers en noisetier, йgalement appelйs “colliers de dentition”.

Geneviиve Lagacй et Patrick Lafond ont dйbutй leur activitй en 2002, en constituant une sociйtй en nom collectif dйnommйe “Colliers de noisetier” et immatriculйe auprиs du Registraire des entreprises le 7 novembre 2002. Cette sociйtй a йtй dissoute et Geneviиve Lagacй et Patrick Lafond ont poursuivi leur activitй en constituant la sociйtй “Colliers de noisetier Inc.”, immatriculйe auprиs du Registraire des entreprises le 23 octobre 2003.

Entre 2002 et 2003, les Requйrants et Julie-Anne Morin, prйsidente de la sociйtй Dйfenderesse, se sont trouvйs en relation d’affaire. Pendant cette pйriode, Julie-Anne Morin a en effet exercй une activitй d’achat et de revente des colliers de noisetier fabriquйs par les Requйrants.

Julie-Anne Morin a ensuite dйbutй sa propre activitй de fabrication et de vente de colliers de noisetier. Le 31 janvier 2003, elle a procйdй а son immatriculation auprиs du Registraire des entreprises en tant qu’artisan fabricant de produits de noisetiers, sous son propre nom ainsi que sous le nom “Colliers de noisetier”. Le 25 mars 2003, Julie-Anne Morin a procйdй а une modification de ce nom en adjoignant а “Colliers de noisetier” le mot “Avellana”. Elle a ensuite poursuivi son activitй par le biais de la sociйtй en nom collectif “Avellana Colliers de noisetiers”, immatriculйe le 4 mars 2004, puis de la sociйtй “Avellana Inc.”, immatriculйe le 10 fйvrier 2005.

L’expression “colliers de noisetier” ou “collier de noisetier” n’a pas fait l’objet d’un enregistrement а titre de marque par l’une ou l’autre des parties.

Les Requйrants sont titulaires du nom de domaine <colliersdenoisetier.com>, depuis le 1^er aoыt 2003. Cette adresse renvoie vers le site “www.collierdedentition.com” sur lequel les Requйrants prйsentent et commercialisent leurs produits.

Les Requйrants ont constatй que le Dйfendeur est titulaire du nom de domaine <collierdenoisetier.com> depuis le 22 octobre 2004, et que cette adresse renvoie vers le site “www.avellana.ca” sur lequel le Dйfendeur prйsente et commercialise ses produits.

Considйrant que cet enregistrement porte atteinte а leurs droits, les Requйrants ont saisi le Centre d’une demande de transmission а leur profit du nom de domaine <collierdenoisetier.com> et subsidiairement d’une demande de radiation de ce nom de domaine.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrants

Les Requйrants font valoir que le nom de domaine <collierdenoisetier.com> utilisй par le Dйfendeur est semblable, au point de prкter а confusion, а l’expression “Colliers de noisetier” qu’ils utilisent depuis 2002, pour commercialiser leurs produits.

Les Requйrants estiment dйtenir des droits exclusifs sur cette expression, bien que celle-ci ne soit pas enregistrйe а titre de marque. Les Requйrants soutiennent en effet que cette expression constitue une marque de commerce de Common law, sur laquelle ils ont seuls des droits, compte tenu de l’antйrioritй de leur activitй par rapport а celle du Dйfendeur.

Les Requйrants soutiennent que le Dйfendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine <collierdenoisetier.com> ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y attache. Ils considиrent avoir utilisй l’expression “Collier de noisetier” et ainsi dйtenu une marque de commerce bien avant que le Dйfendeur ne fasse а son tour utilisation de cette expression. Ils rappellent par ailleurs que, Julie-Anne Morin ayant travaillй avec les Requйrants avant 2003, le Dйfendeur savait pertinemment que les Requйrants utilisaient “collier de noisetier” pour l’exercice de leur activitй commerciale. Les Requйrants font йgalement valoir l’antйrioritй de l’enregistrement du nom de domaine <colliersdenoisetier.com> sur l’enregistrement de <collierdenoisetier.com>.

Les Requйrants estiment que le nom de domaine <collierdenoisetier.com> a йtй enregistrй et est utilisй de mauvaise foi. Ils considиrent que l’enregistrement de ce nom de domaine a essentiellement pour objet de perturber les opйrations commerciales des Requйrants. De mкme, ils estiment que cette utilisation est de mauvaise foi au motif qu’en redirigeant les internautes sur le site “www.avellana.ca”, le Dйfendeur dйmontre son intention d’attirer les internautes sur son propre site а des fins lucratives et de semer la confusion dans l’esprit de ces internautes.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur constate que les Requйrants admettent n’avoir enregistrй aucune marque de commerce pour l’expression “Colliers de noisetier” et que ceux-ci fondent ainsi leur droit uniquement sur l’antйrioritй de l’usage de cette expression.

Le Dйfendeur soutient toutefois qu’un tel usage ne peut confйrer un droit а une marque lorsqu’il s’agit de termes aussi gйnйriques que “Colliers de noisetier”. Le Dйfendeur se fonde а cet йgard sur les dйcisions Shopping.com v Internet Action Consulting, Litige OMPI No. D2000-0439et France Telecom v Les pages jaunes francophones, Litige OMPI No. D2000-0489.

Le Dйfendeur considиre par ailleurs qu’il justifie tout autant d’un intйrкt lйgitime attachй au nom de domaine <collierdenoisetier.com> compte tenu du fait que Julie-Anne Morin, Prйsidente de la sociйtй Dйfenderesse, a commercialisй ses produits en utilisant l’expression “Colliers de noisetier” dиs le 31 janvier 2003, date de sa premiиre immatriculation au Registraire des entreprises, soit avant l’enregistrement par les Requйrants du nom de domaine <colliersdenoisetier.com>.

Subsidiairement, le Dйfendeur fait valoir qu’en vertu de la loi quйbйcoise sur la publicitй lйgale, l’inscription d’un nom dans les registres ne donne pas un droit sur ce nom.

Enfin, le Dйfendeur fait valoir son absence de mauvaise foi dans l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine <collierdenoisetier.com>. Il estime en effet avoir fait usage de l’expression “Colliers de noisetier” sur internet dиs le 15 mai 2002, c’est-а-dire avant que les Requйrants ne dйbutent leur activitй en constituant la sociйtй en nom collectif “Colliers de noisetier” (immatriculйe le 7 novembre 2002).

En soutien de cet argument, le Dйfendeur produit plusieurs pages imprimйes а partir de sites internet de rйfйrencement (“La Toile du Quйbec”, “MSN”, “Francitй”) et sur lesquels l’expression “Colliers de noisetier” est associйe а Julie-Anne Morin ou au site internet tenu а l’йpoque par cette derniиre.

Le Dйfenseur observe йgalement que les Requйrants ont tout d’abord prйfйrй utiliser l’expression “Collier de dentition”, en dйcembre 2001 sous la forme <collierdedentition.homestead.com> et а partir du 4 janvier 2002 en enregistrant le nom de domaine <collierdedentition.com> auprиs de l’unitй d’enregistrement, le nom de domaine <colliersdenoisetier.com> exploitй actuellement par les Requйrants renvoyant d’ailleurs vers le site web “www.collierdedentition.com”.

 

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Rиgles d’application prйvoit que “la Commission statue sur la plainte au vu des йcritures et des piиces qui lui ont йtй soumises et conformйment au Principes directeurs aux prйsentes Rиgles et а tout Principe ou Rиgle de droit qu’elle juge applicable”.

Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose aux Requйrants de prouver contre le Dйfendeur cumulativement que :

(a) son nom de domaine est identique ou semblable au point de prкter а confusion а une marque de produit ou de service sur laquelle les Requйrants ont des droits;

(b) le Dйfendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intйrкt lйgitime qui s’y rattache;

(c) le nom de domaine a йtй enregistrй et est utilisй par le Dйfendeur de mauvaise foi.

En consйquence, chacune de ces conditions doit кtre remplie par les Requйrants afin que ces derniers obtiennent gain de cause.

Identitй ou similitude prкtant а confusion

Les Requйrants ont йtabli кtre titulaires du nom de domaine <colliersdenoisetier.com> prйalablement а l’enregistrement du nom de domaine, objet de la prйsente procйdure.

Il ne saurait кtre contestй que le nom de domaine <collierdenoisetier.com>, objet de la prйsente procйdure, reproduit quasiment а l’identique l’expression “Colliers de noisetier” utilisйe par les Requйrants.

En effet la seule diffйrence entre le nom de domaine utilisй par les Requйrants et celui utilisй par le Dйfendeur rйside dans l’emploi du mot “collier” au pluriel (pour les Requйrants) ou au singulier (pour le Dйfendeur).

Le risque de confusion entre les expressions en prйsence ne fait donc aucun de doute.

En revanche, les Requйrants ont admis ne pas dйtenir de droits, а titre de marque enregistrйe, sur l’expression “Colliers de noisetier”.

Les Requйrants revendiquent nйanmoins un droit exclusif sur l’expression “Colliers de noisetier” au titre de “marque de commerce de Common law”, c’est-а-dire de marque non enregistrйe.

La Commission considиre qu’il est effectivement possible que des droits, а titre de marque, soient acquis а travers le seul usage d’une dйnomination, sans qu’il y ait eu enregistrement effectif de celle-ci (Uitgerverij crux v. W. Frederic Isler, Litige OMPI No. D2000-0575).

Toutefois la Commission estime que pour pouvoir prйtendre dйtenir des droits sur une marque non enregistrйe, les Requйrants doivent йtablir en quoi celle-ci apparaоt comme distinctive (Skattedirektoratet v. Eivind Nag, Litige OMPI No. D2000-1314). La Commission considиre qu’en l’espиce la dйnomination utilisйe, constituйe de termes gйnйriques, ne saurait кtre vue comme intrinsиquement distinctive.

En effet, sont gйnйriques les termes dont le public a besoin pour dйsigner une catйgorie de biens ou de services et qui ne peuvent servir а identifier un produit ou un service en particulier (Skattedirektoratet v. Eivind Nag, Litige OMPI No. D2000-1314).

En l’espиce la dйnomination “Colliers de noisetier”, utilisйe par les Requйrants pour dйsigner des colliers dont le bois de noisetier est la principale matiиre premiиre, doit кtre, au sens de la Commission, qualifiйe de non distinctive au regard du caractиre gйnйrique des termes en prйsence.

Toutefois une dйnomination, mкme non intrinsиquement distinctive, pourra prйtendre а la protection au titre de marque non enregistrйe, s’il est possible d’йtablir que cette dйnomination a acquis un “secondary meaning”, c’est-а-dire s’il est possible d’йtablir qu’une partie substantielle du public associe la dйnomination а une source particuliиre du produit ou du service.

Les йlйments pris en compte pour йtablir ce “secondary meaning” sont la durйe et le montant des ventes rйalisйes sous cette dйnomination, la nature et l’ampleur de la publicitй rйalisйe pour les produits ou services portant cette dйnomination, les йtudes de consommation et la reconnaissance mйdiatique de cette dйnomination (Amsec Enterprises, L.C. v. Sharon McCall, Litige OMPI No. D2001-0083).

En l’espиce, les seuls йlйments de preuves prйsentйs par les Requйrants concernent la durйe de l’exploitation de la dйnomination “Colliers de noisetier”. Ceux-ci йtablissent avoir vendus leurs produits sous la dйnomination “Colliers de noisetier” dиs le 7 novembre 2002.

La Commission considиre que cet йlйment, а lui seul, n’est pas de nature а йtablir qu’une partie substantielle du public associe la dйnomination “Colliers de noisetier” aux seuls colliers fabriquйs par les Requйrants.

La Commission en conclut qu’il n’est pas possible de considйrer que les Requйrants dйtiennent des droits, а titre de marque mкme non enregistrйe, sur la dйnomination “Colliers de noisetier”.

En consйquence, la Commission considиre que les Requйrants ne satisfont pas а la condition posйe par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

Le fait que cette condition ne soit pas remplie йtant rйdhibitoire, il n’apparaоt pas nйcessaire d’йtudier plus avant les autres йlйments discutйs par les parties.

 

7. Dйcision

La condition posйe а l’article 4(a)(i) des Principes directeurs n’est pas remplie. La Commission, conformйment а l’article 15 des Rиgles d’application, dйcide en consйquence de rejeter les demandes des Requйrants visant а obtenir le transfert а leur profit du nom de domaine <collierdenoisetier.com> et subsidiairement la radiation de celui-ci.

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Christiane Fйral-Schuhl
Expert Unique

Le 7 avril 2006