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WIPO Arbitration and Mediation Center

 

ENTSCHEIDUNG DES BESCHWERDEPANELS

Aelitis SAS v. Azureus Marketing GmbH

Verfahren Nr. D2006-0315

 

1. Die Parteien

Die Beschwerdefьhrerin ist Aelitis SAS aus Le Mesnil le Roi in Frankreich, vertreten durch Rechtsanwalt Jean-Philippe Hugot aus Paris.

Die Beschwerdegegnerin ist Azureus Marketing GmbH aus Berlin, vertreten durch Rechtsanwalt Christoph Hoppe, Kreuzkamp & Partner, aus Dьsseldorf.

 

2. Domain Name(n) und Domainvergabestelle(n)

Gegenstand des Verfahrens ist der Domainname <azureus.com> (nachfolgend der „Domainname”).

Die Domainvergabestelle ist Key-Systems GmbH aus Zweibrьcken in Deutschland (die „Domainvergabestelle”).

 

3. Verfahrensablauf

Die Beschwerdeschrift ging beim WIPO Arbitration and Mediation Center (das „Center”) am 13. Mдrz 2006 per E-Mail und am 31. Mдrz 2006 in Hardcopy in englischer Sprache ein. Am 28. Mдrz 2006 bestдtigte die Domainvergabestelle, dass die Beschwerdegegnerin Inhaberin und administrative Kontaktperson des Domainnamens ist. Die Domainvergabestelle teilte dem Center am 5. April 2006 mit, dass die Verfahrenssprache Deutsch ist. Diese Information leitete das Center am 7. April 2006 an die Beschwerdefьhrerin weiter. Die Beschwerdeschrift in Deutsch ging dann am 28. April 2006 per E-Mail und am 5. Mai 2006 in Hardcopy beim Center ein.

Das Center stellte fest, dass die Beschwerde den Anforderungen der Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (die “Verfahrensordnung”) und der Ergдnzenden Verfahrensregeln der WIPO genьgt und dass ordnungsgemдss gezahlt wurde.

Am 8. Mai 2006 wurde die Beschwerde ordnungsgemдss dem Beschwerdegegner zugestellt und das Beschwerdeverfahren eingeleitet. Die Beschwerdeerwiderung in Deutsch ging am 27. Mai 2006 per E-Mail und am 31. Mai 2006 in Hardcopy beim Center ein. Das Center bestдtigte den Eingang der Beschwerdeerwiderung am 30. Mai 2006.

Die Beschwerdefьhrerin sandte am 7. Juni 2006 eine Beschwerdeergдnzung per Email an das Center, welches deren Eingang am 8. Juni 2006 bestдtigte.

Am 8. Juni 2006 teilte das Center mit, dass ein Beschwerdepanel in der Person von Herrn Tobias Zuberbьhler bestellt wurde und dass das Panelmitglied eine Annahmeerklдrung und eine Erklдrung der Unbefangenheit und Unabhдngigkeit abgegeben habe.

 

4. Sachverhalt

Die Beschwerdefьhrerin ist eine franzцsische Aktiengesellschaft, die im Bereich der Softwareentwicklung und IT-Dienstleistungen tдtig ist und sich auf peer-to-peer-Technologie spezialisiert hat.

Die Beschwerdegegnerin wurde gemдss Beschwerdeerwiderung im Jahr 2005 als Partnerunternehmen der DAY Networks Marketing GmbH aus Wien in Цsterreich gegrьndet und hat ihren Sitz in Berlin, Deutschland.

Der Domainname wurde am 19. April 2000 von einem Dritten erstmals registriert. Der damalige Inhalt der Webseite war ausschliesslich privater Natur und verfolgte keine kommerziellen Interessen (Anlage 3 der Beschwerdeschrift). Die DAY Networks Marketing GmbH kaufte im Mдrz 2005 den Domainnamen und ьbertrug ihn in der Folge an die Beschwerdegegnerin.

 

5. Parteivorbringen

A. Beschwerdefьhrerin

Die Beschwerdefьhrerin macht geltend, dass der Domainname mit dem Namen der von ihr entwickelten Software AZUREUS identisch und gleichzeitig dem Domainnamen der offiziellen, unter Lizenz der Beschwerdefьhrerin operierenden Download-Webseite <azureus.sourceforge.net> zum Verwechseln дhnlich sei, dass die Beschwerdegegnerin keine Rechte oder rechtmдssigen Ansprьche am Domainnamen habe und dass der Domainname wider Treu und Glauben erworben worden sei und verwendet werde.

B. Beschwerdegegnerin

Die Beschwerdegegnerin macht ihre Rechte und legitime Interessen aufgrund von eingetragenen Marken geltend und bestreitet den Domainnamen bцsglдubig erworben zu haben und bцsglдubig zu nutzen.

 

6. Entscheidungsgrьnde

Paragraph 4(a) der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP” oder die ”Richtlinie”) fьhrt drei Elemente auf, die die Beschwerdefьhrerin nachweisen muss, damit ein Domainname von der Beschwerdegegnerin auf die Beschwerdefьhrerin ьbertragen wird:

(i) der Domainname ist mit einer Marke, aus welcher die Beschwerdefьhrerin Rechte herleitet, identisch oder zum Verwechseln дhnlich;

(ii) die Beschwerdegegnerin hat weder Rechte noch ein berechtigtes Interesse am Domainnamen;

(iii) der Domainname wurde bцsglдubig registriert und wird bцsglдubig benutzt.

A. Identisch oder verwechselbar дhnlich

Die Identitдt des Domainnamens mit der Marke der Beschwerdefьhrerin ist unbestritten, da sie exakt denselben Wortlaut haben. Fraglich ist aber, ob die Beschwerdefьhrerin ьberhaupt Inhaberin einer Marke ist. Die Beschwerdefьhrerin hat am 7. Juni 2005 die Marke AZUREUS zur Registrierung beim United States Patent and Trademark Office angemeldet. Bis zum heutigen Datum ist die Marke noch nicht eingetragen. Von daher stellt sich die Frage, ob die Beschwerdefьhrerin auf eine Gewohnheitsmarke zurьckgreifen kann.

Von der einheitlichen Rechtssprechung der WIPO Panelists wird fьr die Anerkennung einer Gewohnheitsmarke der Beweis der Beschwerdefьhrerin verlangt, dass das Kennzeichen ein eindeutiges Identifikationsmerkmal ist und mit der Beschwerdefьhrerin, ihren Gьtern oder Dienstleistungen eindeutig in Verbindung gebracht wird. Der Beweis fьr eine solche Funktion des Kennzeichens kцnnen Dauer und Anzahl der Verkдufe unter dem Kennzeichen, die Werbung, Umfragen oder die mediale Aufmerksamkeit sein (siehe WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, “http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/index.html”).

Die Beschwerdefьhrerin offeriert in Anlage 10 der Beschwerdeschrift einen Beweis fьr den regen Verkehr auf ihrer Webseite. Pro Million Internetbenutzer besuchten anfangs Januar 2006 tдglich 5’700 User die Website der Beschwerdefьhrerin, d.h. 0.57% aller Internet-Benutzer oder etwa ein User aus 200. Bei der Website der Beschwerdegegnerin lag die Frequenz bei 11.7 User aus einer Million, also etwa 500-mal tiefer. Daraus wird deutlich, dass die Website und das Kennzeichen AZUREUS der Beschwerdefьhrerin eine bedeutende Verkehrgeltung erlangt haben.

Die Beschwerdefьhrerin behauptet, dass die AZUREUS-Software seit 2003 als kostenlose peer-to-peer-Software im Verkehr sei. Diese Behauptung wurde vom Beschwerdepanel durch eine Internet-Suche nach den Begriffen „Azureus” und „2003” (durchgefьhrt am 20. Juni 2006) zusдtzlich zur Anlage 10 der Beschwerdeschrift mit einer Vielzahl von Treffern auf Artikel zur Software AZUREUS aus dem Jahre 2003 verifiziert. Die Verkehrsgeltung der Beschwerdefьhrerin besteht also seit mindestens drei Jahren in grцsserem Rahmen.

Der Name der Beschwerdefьhrerin taucht auch immer wieder im Zusammenhang mit dem Kennzeichen AZUREUS auf. So bringt eine gleichentags durchgefьhrte Internet-Suche des Beschwerdepanels nach der Firma der Beschwerdefьhrerin, „Aelitis”, fast ausschliesslich Treffer zur Software AZUREUS, wдhrend ein Suche nach „Aelitis” und „Azureus” zum selben Resultat fьhrt. Zusдtzlich finden sich die Namen der Entwickler (siehe Beilage zum Nachtrag der Beschwerdefьhrerin) immer wieder im Internet und im Zusammenhang mit der Beschwerdefьhrerin und ihrem Produkt AZUREUS. Die Entwickler der AZUREUS-Software haben im genannten Dokument die Rechte an AZUREUS im Jahre 2004 an die Beschwerdefьhrerin ьbertragen. Daher sieht dieses Beschwerdepanel die gedankliche Verbindung zwischen dem Produkt und der Beschwerdefьhrerin, resp. den Entwicklern als gegeben.

Aufgrund des Gesagten sieht es dieses Beschwerdepanel als bewiesen, dass die Beschwerdefьhrerin am Kennzeichen AZUREUS seit 2003 ein gewohnheitsrechtliches Markenrecht hat. Darьberhinaus ist eine entsprechende Markeneintragung seit Juni 2005 in den Vereinigten Staaten hдngig. Somit ist Paragraph 4(a)(i) der Richtlinie erfьllt.

B. Rechte oder berechtigte Interessen an den Domainnamen

Die Beweislast dafьr, dass der Beschwerdegegnerin kein Recht oder berechtigtes Interesse am Domainnamen zusteht, liegt, wie sich aus Paragraph 4(a) Satz 2 der Richtlinie ergibt, grundsдtzlich bei der Beschwerdefьhrerin. Wenn diese allerdings Tatsachen vortrдgt, aus denen sich dem ersten Anschein nach ergibt, dass der Beschwerdegegnerin kein Recht oder berechtigtes Interesse am Domainnamen zusteht, liegt es wiederum bei der Beschwerdegegnerin, Umstдnde darzulegen, aus denen sich ihr Recht oder berechtigtes Interesse am Domainnamen ergeben.

Die Beschwerdefьhrerin macht geltend, dass die Beschwerdegegnerin keine Rechte oder legitimen Interessen am Domainnamen hat. Sie weist namentlich darauf hin, dass nur die offizielle Webseite <azureus.sourceforge.net> mit ihrem Einverstдndnis und unter ihrer Lizenz die Software AZUREUS kostenlos anbietet. Weiter macht die Beschwerdefьhrerin geltend, dass durch die kommerzielle Verwendung des Domainnamens die Marke und das Image der Beschwerdefьhrerin beeintrдchtigt werden und dieser Imageverlust nicht mit dem Tun der Beschwerdefьhrerin im Einklang steht.

Gemдss Paragraph 4(c) der Richtlinie kann die Beschwerdegegnerin ihre Rechte oder ein berechtigtes Interesse an den Domainnamen begrьnden, z.B. wenn sie (i) ihre Waren und Dienstleistungen unter dem Domainnamen in guten Treuen anbietet, bevor sie von der Domainnamens-Streitigkeit erfahren hat oder (ii) unter dem Domainnamen bekannt war ohne Inhaberin einer Marke zu sein oder (iii) einen fairen Gebrauch des Domainnamens macht, ohne das Ansehen der Beschwerdefьhrerin zu beeintrдchtigen.

Die Beschwerdegegnerin fьhrt zur Begrьndung ihrer Rechte und berechtigten Interessen ihre Markenrechte an AZUREUS ins Feld. Daraus ergдben sich laut Beschwerdegegnerin alle Berechtigungen zum Erwerb, Halten und Verwenden des Domainnamens. Weiter behauptet sie, dass der Aufbau und Betrieb eines Informations- und Werbeportals fьr Waren und Dienstleistungen das Ziel des Erwerbs des Domainnamens war. AZUREUS wurde von der Beschwerdefьhrerin 2004 als Deutsche Marke und nach dem Erwerb des Domainnamens im Mдrz 2005 schliesslich im August 2005 als Europдische Marke angemeldet.

Nun steht ein дlteres gewohnheitsrechtliches Markenrecht der Beschwerdefьhrerin den jьngeren registrierten Marken der Beschwerdegegnerin gegenьber. Das Beschwerdepanel zieht im Folgenden in Erwдgung, ob die Markeneintragung gutglдubig erfolgt ist und nicht nur zum (defensiven) Zweck, ein vermeintlich legitimes Interesse an der Benutzung des Domainnamens vorzuspiegeln (BECA Inc. v. CanAm Health Source Inc., WIPO Fall Nr. D2004-0298).

Die Beschwerdefьhrerin behauptet, die Beschwerdegegnerin habe bereits beim Erwerb des Domainnamens in bцser Absicht gehandelt, da kurz nach der Ьbertragung auf der Webseite unter dem Domainnamen das an sich kostenlose Produkt der Beschwerdefьhrerin verkauft wurde (Beilage 7 der Beschwerdeschrift).

Da das Produkt AZUREUS seit mindestens 2003 im Verkehr ist und ьber grosses Identifikationsvermцgen verfьgt sowie bei einer Vielzahl von Internetbenutzern bekannt war, musste die Beschwerdegegnerin bereits vor der Eintragung der Deutschen Marke von diesem Produkt wissen. Diese Annahme stьtzt sich auch auf die Deutsche Markenrechtseintragung der Beschwerdegegnerin (Anlage 4 der Beschwerdeerwiderung), welche u.a. fьr die Nizzaer-Klassen 38 und 42 beantragt wurde, die den Anwendungsbereich des Produkts der Beschwerdefьhrerin umfassen. Zudem ist zu berьcksichtigen, dass die Beschwerdegegnerin im Gegensatz zur Beschwerdefьhrerin keine Softwareentwicklerin ist, sondern eine Marketing-Unternehmung. Weiter nahm die Beschwerdegegnerin bzw. ihre Partnerunternehmung offenbar hohe Kosten in Kauf, um Inhaberin des Domainnamens zu werden (vgl. Anhang 5 der Beschwerde).

Dies fьhrt dieses Beschwerdepanel zum Befund, dass die Markeneintragungen zusammen mit dem Erwerb des Domainnamens in voller Kenntnis der Beschwerdefьhrerin und ihres Produkts und nach der Etablierung des Produkts und Kennzeichens AZUREUS im Internet vorgenommen wurden und deshalb nicht zu einem gutglдubigen Zweck erfolgt sein kцnnen.

Die Beschwerdegegnerin war zudem nicht unter dem Domainnamen bekannt noch hat sie ihre Dienstleistungen in guten Treuen angeboten oder einen fairen Gebrauch gemacht, ohne das Ansehen der Beschwerdefьhrerin zu schдdigen (nдheres dazu siehe unten C.).

Somit befindet dieses Beschwerdepanel, dass die Beschwerdefьhrerin keine berechtigtes Interesse am Domainnamen gemдss Paragraph 4(a)(ii) der Richtlinie begrьnden kann.

C. Bцsglдubige Registrierung und Benutzung des Domainnamens

Paragraph 4(b) der Richtlinie verlangt, dass der Domainname bцsglдubig angemeldet wurde und genutzt wird und nennt nicht abschliessend die folgenden vier Umstдnde, die, falls vom Beschwerdepanel festgestellt, Nachweis der bцsglдubigen Registrierung und Nutzung erbringen:

(i) Umstдnde, die darauf hindeuten, dass der Beschwerdegegner den Domainnamen vorrangig deshalb erworben hat, um ihn dem Beschwerdefьhrer, der Inhaber der Marke ist, oder einem seiner Wettbewerber gegen ein Entgelt, welches seine nachweisbaren, mit dem Domainnamen unmittelbar in Verbindung stehenden Unkosten ьbersteigt, zu verдuЯern, zu vermieten oder auf andere Weise zu ьbertragen;

(ii) der Beschwerdegegner hat den Domainnamen in der Absicht registriert, den Inhaber der Marke an deren Wiedergabe in einem seiner Marke entsprechenden Domainnamen zu hindern, sofern sein Verhalten einem entsprechenden Muster folgt,

(iii) der Beschwerdegegner hat den Domainnamen vorrangig in der Absicht registriert, den Geschдftsbetrieb eines Wettbewerbers zu behindern, oder

(iv) der Beschwerdegegner hat willentlich und in Gewinnerzielungsabsicht versucht, durch die Benutzung des Domainnamens Internetbenutzer zu seiner Website oder zu einer anderen Online-Prдsenz zu lenken, indem er eine Verwechslungsgefahr mit der Marke des Beschwerdefьhrers hinsichtlich Herkunft, Unterstьtzung, Zugehцrigkeit oder Billigung seiner Website, seiner Online-Prдsenz oder von auf seiner Website oder Online-Prдsenz angebotenen Produkten oder Dienstleistungen geschaffen hat.

Das Beschwerdepanel prьft im Folgenden ein mцgliches Vorgehen der Beschwerdegegnerin im Sinne von Ziffer (iv).

Die Beschwerdefьhrerin hat in Anlage 7 der Beschwerdeschrift bewiesen, dass die Beschwerdegegnerin den Domainnamen dazu erworben hat und somit die Bekanntheit und den Ruf der Beschwerdefьhrerin dazu benutzt, um die an sich kostenlose Software der Beschwerdefьhrerin zu verkaufen. Durch die Verwendung des Domainnamens werden daher Internetbenutzer zur Webseite der Beschwerdegegnerin gelockt, die das Produkt der Beschwerdefьhrerin suchen, und dadurch irregefьhrt. Letztlich zielt das ganze Verhalten auf die Erlangung kommerzieller Vorteile und ist von Gewinnabsicht getragen.

Daher befindet dieses Beschwerdepanel, dass die Beschwerdegegnerin den Domainnamen bцsglдubig erworben hat und benutzt und somit Paragraph 4(a)(iii) erfьllt ist.

Das Bescherdepanel trifft diese Entscheidung auf der Basis der in diesem Verfahren eingereichten Unterlagen und in dem durch die Richtlinie vorgegebenen beschrдnkten Rahmen. Fьr darьber hinausgehende Streitpunkte steht den Parteien der Weg zu den zustдndigen nationalen Gerichten offen.

 

7. Entscheidung

Aus den vorgenannten Grьnden ordnet das Beschwerdepanel in Ьbereinstimmung mit Paragraph 4(i) der Richtlinie und Paragraph 15 der Verfahrensordnung an, dass der Domainname <azureus.com> an die Beschwerdefьhrerin zu ьbertragen ist.

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Tobias Zuberbьhler
Einzelpanelist

Datum: 22. Juni 2006