Con fecha 8 de junio de 2004 Rodrigo Montilla, con direcciуn en Centro Comercial Buenaventura, Guatire, Estado de Miranda, Venezuela, registrу el nombre de dominio <ccbuenaventura.com>.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Resumidamente, las alegaciones de hecho y derecho de la Demandante son las siguientes:

- Las marcas BUENAVENTURA tales como BUENAVENTURA VISTA PLACE SHOPPING CENTER pertenecen al grupo de shopping centers que contribuyу al йxito de Promotora San Ignacio, compaснa especializada en la construcciуn de shopping centers y administraciуn de inmuebles. Los malls BUENAVENTURA y BUENAVENTURA VISTA PLACE estбn ubicados en la ciudad de Guatire, Estado de Miranda. Ambos contienen restaurantes, bancos, teatros, oficinas de profesionales, estaciones de servicio, etc.

- El nombre de dominio <ccbuenaventura.com> es confundiblemente similar a las marcas BUENAVENTURA de la Demandante, ya que ni la extensiуn “.com”, ni las letras “cc” -que significan “centro comercial”- alcanzan a distinguir el nombre de dominio de la marca.

- El Demandado no hace un ofrecimiento de buena fe de bienes o servicios desde que ambas partes de esta disputa pertenecen a la misma бrea geogrбfica. Con relaciуn al pбrrafo 4.c.ii. de la Polнtica, es legalmente imposible que el Demandado pueda obtener el registro de la marca BUENAVENTURA ante la oficina venezolana de marcas. Con relaciуn al pбrrafo 4.b.iii., el Demandado estб incurriendo en competencia ilegнtima y desleal, al tratar de desviar a consumidores con el fin de confundir, y de daсar el renombre de las marcas de la Demandante con un objetivo claramente de lucro.

- Es evidente que el Demandado tenнa mala fe al momento del registro del nombre de dominio, ya que tenнa conocimiento del derecho de la Demandante sobre la marca; sacу ventaja de ello apropiбndose indebidamente del tйrmino “buenaventura”con el propуsito de impedirle su acceso a la red. Al momento del registro del nombre de dominio, las marcas BUENAVENTURA habнan adquirido prestigio y notoriedad, por el grado de conocimiento que tenнan. Ese tipo de marcas goza de un elevado estбndar de protecciуn, como lo demuestra su regulaciуn en el tнtulo XIII de la decisiуn 486 de la Comunidad Andina de Naciones y el Art. 6 bis del Convenio de Parнs, del que Venezuela es parte. La conducta del Demandado al usar los principales elementos de las marcas del Demandante permite inferir que el Demandado tuvo el propуsito de perturbar la actividad comercial de dichas marcas, y de atraer a usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de confusiуn en cuanto a su origen. Tal perturbaciуn consiste en el daсo causado a la reputaciуn y prestigio de las marcas, las pйrdidas econуmicas derivadas de los productos y servicios que no podrб vender la Demandante como consecuencia de la violaciуn de su derecho de exclusividad, y la pйrdida de poder distintivo de Promotora San Ignacio, C.A.

- En cuanto al posible uso de mala fe, la Demandante remite a la decisiуn D2000-0239, segъn la cual “quien registra un nombre de dominio de mala fe, lo usarб de mala fe, porque la mala fe estarб unida al conocimiento existente al momento del registro, de estar daсando, sin causa legнtima, los derechos de un tercero”.

B. Demandado

Resumidamente, las alegaciones de hecho y derecho del Demandado son las siguientes:

- El Demandado Rodrigo Montilla es el administrador del condominio del Centro Comercial Buenaventura (“CC Buenaventura”), y fue autorizado por la Junta de Propietarios y de Condominio para representarlos, contratar y velar por los intereses de los copropietarios del referido Centro Comercial. El 15 de septiembre de 2004, el seсor Montilla, en su carбcter de Administrador del CCBuenaventura, suscribiу un contrato con la empresa Inversiones Jaca Media, C.A., para que esta ъltima registrara el nombre de dominio <ccbuenaventura.com> y desarrollara la pбgina Web del CC Buenaventura que responderнa a dicha direcciуn. Del referido contrato se desprende que el nombre de dominio <ccbuenaventura.com> es propiedad del Centro Comercial Buenaventura. Esto ъltimo tambiйn se desprende de la Declaraciуn Jurada del Sr. Montilla ante Notario Pъblico.

- El Centro Comercial Buenaventura fue construido y vendido en Propiedad Horizontal por la empresa Promotora Buenaventura, C.A., tal como se desprende del Documento de Condominio del CC Buenaventura (Ver anexo “D”) y no por la Demandante, la empresa Promotora San Ignacio, C.A. El Centro Comercial Buenaventura es conocido en el mercado nacional desde hace mбs de 10 aсos bajo dicha denominaciуn. Desde 2005 ha venido utilizando de forma pacнfica e ininterrumpida el nombre de dominio <ccbuenaventura.com> donde se encuentra hospedada la pбgina Web del CC Buenaventura.

- Del Documento de Condominio del CC Buenaventura (Anexo “D”), se desprende que la referida denominaciуn le fue atribuida al inmueble donde opera el referido Centro Comercial por la empresa constructora Promotora Buenaventura, C.A., en el aсo 1996, es decir que desde hace mбs de 10 aсos el referido Centro Comercial es conocido, publicitado y denominado como Centro Comercial Buenaventura y CC Buenaventura.

- El Demandado niega que la marca BUENAVENTURA sea notoria, y que el Demandante haya cumplido con lo exigido por el artнculo 222 de la decisiуn 486 de la Comunidad Andina para acreditar tal carбcter de notoriedad. El nombre comercial Centro Comercial Buenaventura del Demandado y el nombre comercial Buenaventura Vista Place, fundamento de la demanda, han venido coexistiendo pacнficamente en el mercado desde hace muchos aсos, sin que a la fecha se haya producido confusiуn en el mercado.

- El seсor Montilla, actuando en representaciуn del Condominio del Centro Comercial Buenaventura, solicitу ante el Servicio Autуnomo de la Propiedad Industrial SAPI, las siguientes marcas:

- Dichas solicitudes de registro fueron publicadas en el Boletнn de la Propiedad Industrial 476 de fecha 19 de diciembre de 2005 y no fueron objetadas por ningъn tercero dentro del plazo de 30 dнas establecido en el artнculo 146 de la Decisiуn 486 de la Comisiуn de la Comunidad Andina. En consecuencia, las mismas pasarбn a examen de fondo, tiempo en el cual el registrador decidirб acerca de su concesiуn o negativa.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El nombre de dominio <ccbuenaventura.com> contiene нntegramente la palabra BUENAVENTURA que, como se ha visto en la secciуn 4 supra, es una marca denominativa registrada el 15 de abril de 2005 a nombre de la Demandante, y que protege servicios de transporte y almacenaje de la clase 39, y de publicidad y otros servicios comerciales de la clase 35. Los derechos de la Demandante Promotora San Ignacio sobre las marcas denominativas BUENAVENTURA datan del 23 de abril de 2004, fecha de solicitud de las marcas, mientras que el nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado el 8 de junio de2004. Considerando que el nombre de dominio contiene en forma completa la marca BUENAVENTURA, la adiciуn de las letras “cc” al comienzo del nombre de dominio y el agregado del gTLD “.com” no alcanzan para distinguirlo de las marcas BUENAVENTURA de la Demandante de un modo que impida la confusiуn con la marca de la Demandante.

Por consiguiente, la Demandante ha probado el primer elemento de la Polнtica,

B. Derechos o intereses legнtimos

Mediante el Documento de Condominio y Reglamento Interno del Centro Comercial Buenaventura, el Demandado probу que desde aproximadamente 1996 existe en Guatire, Distrito Zamora del Estado Miranda, Venezuela, un desarrollo inmobiliario y centro comercial con la denominaciуn Centro Comercial Buenaventura. El Demandado seсor Montilla tambiйn probу con actas de Asamblea de copropietarios que йl se desempeсa como administrador del condominio del Centro Comercial Buenaventura, y que la asamblea de los condуminos del mismo le encargу registrar el nombre de dominio aquн en disputa, que coincide con su denominaciуn, ya que “CC” es la abreviatura de “Centro Comercial”. De tal modo, el Panel tiene por probado que el Centro Comercial ha registrado –a travйs de su administrador seсor Montilla- el nombre que utiliza en su giro comercial como nombre de dominio. Ademбs, tal Centro Comercial funciona desde 1996 con esa denominaciуn, con lo cual el uso del nombre es anterior a la solicitud de registro por la Demandante de las marcas BUENAVENTURA.

Conforme al pбrrafo 4.c.ii.) de la Polнtica, un demandado puede demostrar que tiene derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio si prueba que йl (en calidad de particular, empresa u otra organizaciуn) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios. Con los documentos agregados como anexos a la contestaciуn de demanda, el Demandado probу que la entidad que administra es conocida corrientemente por el nombre de dominio desde aproximadamente 1996. Ademбs, aunque ello no sea un requisito del pбrrafo 4.c.ii., segъn datos precisos proporcionados por el Demandado, este presentу las solicitudes de marca CENTRO COMERCIAL BUENAVENTURA (Y DISEСO) ante la oficina venezolana de marcas durante el aсo 2005, declarando que esas solicitudes han sido publicadas, sin recibir oposiciуn durante el perнodo de 30 dнas fijado al efecto. Ver punto 5 B supra.

De esto se infiere que la Demandante no ha conseguido probar el segundo elemento de la Polнtica, lo que sella el destino de la demanda.

Debe destacarse que la Polнtica de ICANN no proporciona un procedimiento para establecer quiйn tiene mejor derecho a registrar y usar un nombre de dominio; simplemente determina que si un demandado tiene algъn derecho o interйs legнtimo sobre el nombre de dominio, entonces corresponde rechazar la demanda. Ver Empresa Municipal Promociуn Madrid vs. Planners Planners, Caso OMPI No. D2002-1112. (“La “Polнtica Uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio” tiene como aspiraciуn ъnicamente la de resolver una parte pequeсa de los conflictos que puedan plantearse. Concretamente, aspira tan sуlo a resolver aquellos supuestos de conflictos en donde se haya procedido a un registro abusivo, sin pretender que sean resueltos bajo su бmbito aquellas otras divergencias que puedan surgir en relaciуn con el mejor derecho a la titularidad de un nombre de dominio.”). Ver tambiйn Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Espaсa v. Mariscal y Rivaya, OMPI Caso No. D2001-0571 (“[E]l objetivo de la “Polнtica Uniforme” es resolver conflictos entre titulares de derechos invocables conforme a la polнtica, y quienes han registrado un dominio que puede resultar incompatible con aquellos. No es objetivo de la polнtica el determinar, con carбcter universal, quiйn goza de mejor derecho respecto de un dominio o denominaciуn [...]”).

Esto significa que este Panel no se pronuncia sobre el derecho que, mбs allб del muy restringido alcance de este procedimiento, pueda tener el Centro Comercial Buenaventura o el seсor Montilla actuando en nombre y representaciуn del Centro Comercial Buenaventura, para utilizar esa denominaciуn o una abreviatura tal como “CC Buenaventura” como nombre comercial de iure o de facto, ni si tal uso estб o no en infracciуn de marcas y/o nombres comerciales y/o normas sobre prohibiciуn de la competencia desleal. Para determinar en esas cuestiones es mбs apropiada la intervenciуn de los tribunales judiciales competentes que actъan en procedimientos que permiten abundante producciуn de prueba y amplio debate contradictorio.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Aunque lo concluido en la secciуn anterior es suficiente para rechazar la demanda, la demanda tambiйn debe rechazarse porque no se ha probado que el registro del nombre de dominio haya sido de mala fe, y que el nombre de dominio se use de mala fe. La Demandante no ha alegado ni probado que con el registro el Demandado haya pretendido lucrar vendiendo el nombre de dominio a la Demandante o a un competidor (Polнtica, pбrrafo 4.b.i.), ni que el nombre de dominio se haya registrado con el propуsito de impedir que el titular de las marcas BUENAVENTURA refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una conducta de esa нndole (Polнtica, pбrrafo 4.b.ii.). En efecto, de acuerdo con la prueba existente en este caso, no hay evidencia de una “conducta de esa нndole” (es decir, que el Demandado haya registrado varios otros nombres de dominio que correspondan a marcas ajenas), ni de que la finalidad del Demandado al registrar el dominio haya sido obstaculizar la presencia de la marca BUENAVENTURA en Internet, en lugar de promover la difusiуn en Internet de la existencia y actividades de los comercios del Centro Comercial Buenaventura, el cual, como se ha visto en el punto anterior, tenнa derecho o interйs legнtimo sobre el nombre de dominio.

El pбrrafo 4.b.iii. de la Polнtica (“usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor”) tampoco parece aplicable al presente caso. En primer lugar, la Demandante no ha probado que ella y el Demandado (o el Centro Comercial al que representa el seсor Montilla) sean competidores. Mientras que la Demandante alega ser una companнa especializada en la construcciуn de shopping centers, la administraciуn y bienes raнces en Venezuela por largo tiempo (“company specialized in shopping centers construction, management and real estate in Venezuela for a long time”, segъn la demanda en inglйs), el Demandado afirma que la empresa constructora del Centro Comercial Buenaventura fue Promotora Buenaventura, C.A, y no la empresa aquн Demandante. No hay alegaciуn ni prueba en el expediente que haya identidad o relaciуn entre Promotora Buenaventura, C.A. y Promotora San Ignacio, S.A. En segundo lugar, no se ha presentado prueba alguna de la que surja que el nombre de dominio se haya registrado “fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial” de la Demandante (o la de cualquier otra persona o entidad).

La Demandante alega que el Demandado incurriу en la conducta del pбrrafo 4.b.iv. de la Polнtica (“al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en lнnea, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn de su sitio Web o de su sitio en lнnea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en lнnea”). Sin embargo, de la visita que en fecha 28 de junio de 2006 ha realizado este panelista al sitio web bajo el nombre de dominio no surge del uso del sitio web bajo el nombre de dominio en disputa ninguna finalidad de mala fe del Demandado. El sitio tiene como tнtulo: “El portal del Centro Comercial Buenaventura”. El “Directorio” permite buscar por ramos de los comercios (ver “www.ccbuenaventura.com/directorio/categorias.js”). Existe una secciуn de promociones y premios con bonos de compra a redimir en algъn comercio integrante del Centro Comercial (“www.ccbuenaventura.com/noticias/promocion_clases.jsp”). Hay tambiйn una secciуn de informaciуn general con amplios datos sobre el Centro Comercial, incluyendo datos de cуmo llegar al mismo (“www.ccbuenaventura.com/informacion/index.jsp”). Existe un “link” de noticias en “www.ccbuenaventura.com/informacion/index.jsp”.

Segъn lo aprecia este Panel, el contenido del sitio web corresponde al propio Centro Comercial Buenaventura, y no hace referencia alguna, ni positiva ni negativa, a la Demandante Promotora San Ignacio, o a otro centro comercial, ni se percibe un intento de aprovechamiento de mala fe de la reputaciуn o prestigio ajenos, ni hay denigraciуn a terceros. En resumen, el Panel considera que no se ha probado que el nombre de dominio se haya registrado o se estй utilizando de mala fe.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pбrrafos 4.i.) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Experto Ъnico desestima la Demanda.

Roberto Bianchi
Experto Ъnico

Fecha: 28 de junio de 2006

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