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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Millennium & Copthorne International Limited v. Allium Hotels S.L.

Caso Nє D2006-1277

 

1. Las Partes

La Demandante es Millennium & Copthorne International Limited con domicilio en Singapur, representada por Clifford Chance, LLP, Espaсa.

La Demandada es Allium Hotels S.L. con domicilio en Barcelona, Espaсa, representada por Ramуn Gallardo Hermida, Espaсa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <hotelmillennium.com> y <hotelmillenni.com>. El registrador de los citados nombres de dominio es Tucows.

 

3. Iter Procedimental

La demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 3 de octubre de 2006. El 4 de octubre de 2006 el Centro enviу a Tucows, vнa correo electrуnico, una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con los nombres de dominio en cuestiуn. El 5 de octubre de 2006 Tucows enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, tйcnico y de facturaciуn. Dado que el acuerdo de registro estб en inglйs y la demanda se presentу en castellano, el 11 de octubre de 2006 el Centro le requiriу a la Demandante que modificara la demanda, o solicitara al Panel que el idioma del procedimiento sea el castellano, expresando sus motivos. El 25 de octubre de 2006 la Demandante presentу nuevamente su demanda, solicitando formalmente que el idioma del procedimiento sea el castellano. El Centro verificу que la nueva demanda cumplнa los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 25 de octubre de 2006. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la demanda se fijу para el 14 de noviembre de 2006. El Escrito de Contestaciуn a la demanda fue presentado ante el Centro el 14 de noviembre de 2006.

El Centro nombrу a Roberto Bianchi como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 27 de noviembre de 2006, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

La Demandante fundу su pedido en cuanto al idioma del procedimiento en que la Demandada es una sociedad de nacionalidad espaсola, inscripta en el registro mercantil de Barcelona y domiciliada en esa ciudad, que estб en castellano la pбgina web bajo los nombres de dominio en disputa, y que las intimaciones hechas por la Demandante a la Demandada se hicieron en castellano. Como la Demandada contestу la demanda en castellano, considera el Experto que hay un acuerdo de hecho al respecto. Por tanto, el Experto decide que el procedimiento continъe en castellano (Pбrrafo 11(a) del Reglamento).

En fecha 6 de diciembre de 2006 el Experto emitiу la Orden de Procedimiento No. 1, solicitando informaciуn adicional a la Demandada. El Centro comunicу la Orden a las Partes el mismo dнa. Con fecha 11 de diciembre de 2006 la Demandada enviу un email al Centro, con copia a la Demandante, adjuntando su respuesta a la Orden No. 1. Con fecha 13 de diciembre de 2006 la Demandante remitiу un email al Centro, con copia a la Demandada, adjuntando sus observaciones sobre las respuestas de la Demandada. El 11 de diciembre de 2006 por Orden de procedimiento No. 2 se dispuso ampliar en siete dнas el plazo de que dispone el Experto para remitir su decisiуn al Centro.

4. Antecedentes de Hecho

El Experto considera verdaderos los siguientes hechos y circunstancias por estar probados, o no estar controvertidos, o haber sido constatados directamente por el Experto en uso de sus atribuciones reglamentarias:

4.1 La Demandante integra el grupo MILLENNIUM & COPTHORNE HOTELS PLC, una cadena internacional conocida en la industria hotelera. La cadena cuenta con 103 hoteles en 18 paнses de Europa, Nueva Zelanda, Australia, Asia, Oriente Medio, Norte de Бfrica y Norteamйrica.

4.2 La Demandante es titular de las siguientes marcas comunitarias (en adelante las “marcas MILLENNIUM”):

(a)MILLENNIUM HOTELS AND RESORTS (denominativa), nъmero 312.140, solicitada el 31 de julio de 1996 y registrada el 24 de septiembre de 1998, para servicios de publicidad y hoteleros de las clases 35 y 42.

(b)MILLENNIUM (denominativa), nъmero 310.623, solicitada el 31 de julio de 1996 y registrada el 24 de septiembre de 1998, para servicios de publicidad y hoteleros de las clases 35 y 42.

(c)MILLENNIUM CLUB (marca denominativa), nъmero 310.649, solicitada el 31 de julio de 1996 y registrada el 24 de septiembre de 1998, para servicios de publicidad y hoteleros de las clases 35 y 42.

4.3 El 19 de septiembre de 2000 la Demandada registrу el nombre de dominio <hotelmillennium.com>.

4.4 El 18 de julio de 2001 la mercantil Mil.Lenium Hotel Inversors, S.L. solicitу ante la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas (“OEPM”) el registro de la marca mixta HOTEL MIL.LENNI, para distinguir servicios de hoteles etc., de la clase internacional 42. La Demandante formulу oposiciуn fundбndose en las marcas MILLENNIUM.

4.5 El 20 de mayo de 2002 la OEPM denegу la solicitud de marca mixta HOTEL MIL.LENNI (ver 4.4.) por entender que “es incompatible con las marcas opositoras... por su semejanza denominativa para proteger actividades relacionadas, pudiendo generarse riesgo de confusiуn/asociaciуn entre ellas”.

4.6 El 28 de mayo de 2002 la Demandada registrу el nombre de dominio <hotelmillenni.com>.

4.7 El 5 de marzo de 2003 se dictу resoluciуn desestimando el recurso de alzada interpuesto por Mil.Lenium Hotel Inversors S.L. contra la resoluciуn indicada en 4.5.

4.8 El 23 de octubre de 2003 la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, en el asunto Millennium & Copthorne Internacional Limited and CDL Hotels USA, Inc. vs. Best Western International, Inc. and Northwest Oct LLC. dictу sentencia de aquiescencia de un acuerdo entre la Demandante y la cadena hotelera Best Western International, Inc. Por ese acuerdo se le prohibiу a Best Western en forma permanente que acepte o incluya entre los miembros de su cadena a un hotel que incorpore la marca “Millennium”, o que a sabiendas incluya entre sus miembros a cualquier hotel que incorpore cualquier marca confundiblemente similar a la marca Millennium, y se le ordenу que elimine toda referencia a “Millennium” o “Millenni” del sitio web de Best Western, que instruya a otros sitios web y sitios de reserva hotelera que eliminen toda referencia a “Millennium” y “Millenni” de la porciуn de sus sistemas que se refiera a Best Western, y que requiera a su licenciataria Best Western de Espaсa eliminar todas las referencias a “Millennium”, “Millenni”, “Mil.Lennium” y “Mil.Lenni” de su sitio web y sistema de reservas a mбs tardar el 1ro. de enero de 2004.

4.9 El 17 de noviembre de 2004 la Secciуn 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona dictу sentencia en un juicio promovido por la Demandante contra Mil.Lenium Hotel Inversors, S.L., confirmando la sentencia de primera instancia por la cual se habнa ordenado a Mil.Lenium Hotel Inversors cesar en el uso de la denominaciуn MILLENIUM para el hotel sito en Ronda de St. Pau nъmero 14, Barcelona, prohibiйndole promocionar sus servicios hoteleros por medio del nombre de dominio <hotel-millenium.com¹> 1 por infringir los derechos exclusivos que se desprenden de las marcas comunitarias de la actora. Ademбs, condenу a Mil.Lenium Hotel Inversors a pagar daсos y perjuicios, y las costas de primera y segunda instancia. Esa sentencia estб firme.

4.10 El 5 de enero de 2006 la Demandante requiriу a la Demandada mediante Burofax que se abstuviera inmediatamente de utilizar el dominio <hotelmillennium.com> para promocionar y distinguir servicios hoteleros o productos o servicios de las clases 35 y 42, que renunciara inmediatamente al nombre de dominio, y que procediera a realizar las modificaciones necesarias en su sitio Web para eliminar cualquier tipo de confusiуn entre los servicios prestados por ambas entidades. No consta respuesta alguna a ese requerimiento.

4.11 En algъn momento despuйs de recibir el requerimiento mencionado en 4.10., la Demandada dejу inactiva la pбgina web a la que dirigнa el nombre de dominio <hotelmillennium.com>.

4.12 El 10 de marzo de 2006 la Demandante reiterу el requerimiento indicado en 4.10. supra, exigiendo ademбs la transferencia gratuita del nombre de dominio <hotelmillennium.com>. No consta respuesta alguna a ese requerimiento.

4.13 El 9 de junio de 2006 la Sala de lo contencioso-administrativo, Secciуn Quinta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluсa desestimу el recurso administrativo interpuesto por Mil.Lenium Hotel Inversors contra la resoluciуn de la OEPM indicada en 4.7 (ver tambiйn 4.5).

4.14 El 31 de julio de 2006 la Demandante requiriу por Burofax a la Demandada que en forma inmediata se abstuviera de utilizar el nombre de dominio <hotelmillenni.com> para promover y distinguir los servicios hoteleros que la Demandada presta en Barcelona, o cualquier producto o servicio de las clases 35 y 43 de la actual clasificaciуn internacional, que renunciara al nombre de dominio <hotelmillenni.com>, que cediera gratuitamente su titularidad a la Demandante, y que procediera a realizar las modificaciones necesarias en su sitio Web para eliminar la confusiуn entre los servicios prestados por la Demandante y la Demandada. No consta respuesta alguna a ese requerimiento

4.15 Mediante una visita a los URLs correspondientes, el Experto constatу que actualmente no existe una pбgina web activa bajo el nombre de dominio <hotelmillennium.com>, y que en cambio sн estб activo el sitio web www.hotelmillenni.com de la Demandada, en el que se ofrecen los servicios del Hotel Millenni u Hotel Apsis Millenni, sito en Ronda Sant Pau, 14, 08001 Barcelona, integrante de la cadena hotelera Apsis.

5. Alegaciones de las Partes

Resumidamente, las partes alegan lo siguiente:

A. Demandante

- Los nombres de dominio en disputa incorporan las marcas MILLENNIUM de la Demandante. Hay riesgo de confusiуn y asociaciуn con dichas marcas porque esos nombres de dominio recogen la palabra “hotel”, que describe los servicios que prestan Demandante y Demandada. La inversiуn del orden de las palabras “hotel” y “millennium” no disminuye el riesgo de confusiуn y asociaciуn con las marcas MILLENNIUM. Existe un vнnculo societario y familiar entre Mil.Lenium Hotel Inversors, S.L. y Allium Hotels, S.L. ya que las mismas personas han ostentado y siguen ostentando cargos de responsabilidad en una y otra sociedad.

- En cuanto al nombre de dominio <hotelmillenni.com>, el mero hecho que la terminaciуn “-um” de las Marcas MILLENNIUM haya sido suprimida no impide que pueda identificarse con ellas y los servicios a los que ellas se dirigen. Hay patente semejanza fonйtica, grбfica y conceptual, lo que determina la concurrencia de riesgo de asociaciуn del origen empresarial y de confusiуn en los usuarios.

- Allium Hotels carece de derecho e interйs legнtimo respecto a los nombres de dominio en disputa, y no dispone de ningъn tipo de autorizaciуn o licencia de la Demandante para el uso de dichas marcas. Todo uso que la Demandada pueda hacer de dichos nombres de dominio es de mala fe.

- Los nombres de dominio han sido registrados y se utilizan de mala fe. La Demandante solicitу las marcas MILLENNIUM en 1996 y registrу los nombres de dominio <millenniumhotels.com> y <millenniumhotel.com> el 29 de enero de 1999 y 14 de septiembre de 1999, respectivamente. Debe presumirse que la Demandada, que opera en el mismo sector - hotelero - que la Demandante, tenнa conocimiento de la existencia y notoriedad de dichas marcas cuando registrу los nombres de dominio en disputa. Cuando la Demandada solicitу el registro del segundo de los dominios, ya tenнa conocimiento de la demanda interpuesta por la Demandante contra Mil.Lenium Hotel Inversors por infracciуn de las marcas MILLENNIUM.

- Dado el prestigio de la cadena MILLENNIUM y la notoriedad de las marcas MILLENNIUM, la Demandada intentу aprovecharse de la notoriedad, acreditada reputaciуn y prestigio de la Demandante. A travйs de ambos nombres de dominio la Demandada publicitу sus propios servicios hoteleros, y los sigue publicitando en la actualidad a travйs del sitio web www.hotelmillenni.com.

- Allium Hotels ha sacado a relucir su mala fe en el uso del nombre de dominio <hotelmillennium.com>, al querer mantener y seguir ejercitando el uso pasivo y la titularidad de un nombre de dominio que no estб legitimada a utilizar, por constituir una infracciуn de los derechos de marca de la Demandante.

- En cuanto al nombre de dominio <hotelmillenni.com>, la Demandada no ha contestado el requerimiento de fecha 31 de julio de 2006, lo que pone de manifiesto su la mala fe. A la luz de los precedentes judiciales dictados en relaciуn con nombres de dominio y marcas muy similares, la Demandada sabe que no puede usar los nombres de dominio aquн en disputa.

B. Demandado

- En cuanto al nombre de dominio <hotelmillennium.com>, la Demandada no objeta que es idйntico a las marcas de la Demandante, ni que origina confusiуn con ellas. El procedimiento ante el Juzgado de Primera instancia Nъmero 36 y luego en la Audiencia Provincial de Barcelona lo promoviу la Demandante contra la entidad MIL·LENIUM HOTEL INVERSORS, S.L., y no contra ALLIUM HOTELS, S.L. La mercantil ALLIUM HOTELS, S.L. es una empresa distinta de MIL·LENIUM HOTEL INVERSORS, S.L. De todos modos, la Demandada no puede cuestionar resoluciones firmes que debe respetar, y respeta.

- ALLIUM HOTELS, S.L. ostenta derechos e intereses legнtimos respecto del nombre de dominio <hotelmillennium.com>, puesto que lo registrу. Con anterioridad a la presente controversia y antes de ser requerida extrajudicialmente por la adversa, la Demandada utilizaba el nombre de dominio en relaciуn con una oferta de buena fe de servicios. Asimismo, ALLIUM HOTELS, S.L. ha sido conocida corrientemente por el precitado nombre de dominio y ha hecho un uso de йste legнtimo y leal.

- La Demandada agrega textualmente lo siguiente: “Sin embargo, en relaciуn con lo expuesto en el correlativo anterior, no podemos obviar que el Juzgado de Primera Instancia, nъmero 36 de los de Barcelona decretу en su Sentencia de fecha 19 de Febrero de 2002 la prevalencia del derecho de marca de la actora respecto del dominio objeto de controversia”² 2.

- El nombre de dominio <hotelmillennium.com> no se utiliza de mala fe. La Demandada, tras recibir el requerimiento remitido por la actora en fecha 5 de enero de 2006, dejу inactiva la pagina web a la que dirigнa el nombre de dominio litigioso. No tiene ninguna intenciуn de volver a utilizarlo en un futuro para publicitar sus servicios, y no tiene ningъn inconveniente en transferirlo a la Demandante. De este modo cesу en el uso del nombre de dominio, cumpliendo con el requerimiento efectuado por la Demandante.

- La Demandada renuncia al nombre de dominio <hotelmillennium.com>. No ha procedido a cederlo gratuitamente a la Demandante porque tйcnicamente no puede hacerlo. Por ello, la Demandada no ha actuado en momento alguno con mala fe.

- El nombre de dominio <hotelmillenni.com> no crea confusiуn con respecto a las marcas de la Demandante. No incorpora en su totalidad ninguna de ellas, pues se trata de designaciones distintas. El servicio prestado por la Demandada no puede confundirse con el de la Demandante dado que este ъltimo es de una imagen y calidad diferente, y se encuentra ubicado fuera del territorio espaсol. En el momento de iniciarse los hechos, la Demandada pertenecнa a la cadena BEST WESTERN y actualmente, a la cadena APSIS HOTEL, ambas cadenas de prestigio, y distintas a la que pertenece la Demandante, que le ofrecen ventajas y beneficios propios de su pertenencia a ella y que presta un servicio distinto al de la Demandante. La Demandante no tiene ningъn establecimiento en Espaсa ni consta que lo vaya a tener en un futuro.

- MILLENNIUM & COPTHORNE INTERNATIONAL LIMITED reconociу ante un Tribunal de Justicia la inexistencia de confusiуn por parte de los consumidores. En los procedimientos judiciales instados por la actora contra la mercantil HOTEL INVERSORS, S.L., que no ALLIUM HOTELS, S.L., ъnica y exclusivamente se ha peticionado el cese en el uso de la denominaciуn MILLENIUM. La adversa se ha interesado siempre en que no se utilice la marca MILLENIUM, que no la denominaciуn MIL·LENNI, y admite tбcitamente que la denominaciуn MIL·LENNI no le afecta, pues de otro modo no puede entenderse que en su dнa no peticionara judicialmente tambiйn el cese en el uso de dicha denominaciуn.

- La Demandada tiene derechos o intereses legнtimos respecto del nombre de dominio en su condiciуn de empresa registrante del mismo. Con anterioridad a la presente controversia, esta parte viene utilizando el nombre de dominio en relaciуn con una oferta de buena fe de servicios, tal y como se desprende del documento No. 16 acompaсado a la demanda. Asimismo, ALLIUM HOTELS, S.L. es conocida corrientemente por el nombre de dominio controvertido y ha hecho un uso de йste legнtimo y leal.

- La Demandada jamбs tuvo la intenciуn de desviar a los consumidores de manera equнvoca o de empaсar el buen nombre de las marcas de servicios de la adversa, pues no le hace falta. ALLIUM HOTELS, S.L. pertenecнa a la cadena BEST WESTERN, cadena de prestigio, que le ofrecнa las ventajas y los beneficios propios de su pertenencia a ella, y ahora pertenece a la cadena APSIS HOTEL.

- El nombre de dominio <hotelmillenni.com> no se utiliza de mala fe, ni para impedir que la adversa reflejara sus marcas en un nombre de dominio, ni para perturbar su actividad comercial. La Demandada y MILLENNIUM & COPTHORNE INTERNATIONAL LIMITED no compiten entre sн, por lo que resulta absurdo afirmar que ALLIUM HOTELS, S.L. ha actuado de mala fe.

- Sorprende que la Demandante afirme que hubo mala fe en la actuaciуn de la Demandada, cuando la propia MILLENNIUM & COPTHORNE INTERNATIONAL LIMITED suscribiу con la entidad BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC, cadena a la que perteneciу la Demandada, un acuerdo de no-agresiуn mutua que se recoge en la sentencia de aquiescencia dictada por la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva Cork, de fecha 23 de octubre de 2003, en el asunto Millennium & Copthorne Internacional Limited and CDL Hotels USA, Inc. vs. Best Western International, Inc. and Northwest Host LLC. Nуtese que dicho acuerdo se firmу en el aсo 2003, con posterioridad al registro, por parte de la Demandada, del nombre de dominio litigioso. En consecuencia, con dicho acuerdo se respetaba tбcitamente el uso por la Demandada del nombre de dominio <hotelmillenni.com>.

6. Debate y conclusiones

6.1. Nombre de dominio <hotelmillenium.com>

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

La Demandante afirma que el nombre de dominio es confundiblemente similar a las marcas comunitarias MILLENNIUM, y la Demandada admite que es idйntico a ellas. El Experto concluye que el primer elemento de la Polнtica estб probado.

B. Derechos o intereses legнtimos

La Demandante alega que la Demandada no tiene ni derechos ni intereses legнtimos sobre el nombre de dominio, y que carece de autorizaciуn o licencia de la Demandante para utilizarlo. Toca a la Demandada, entonces, alegar y probar lo conducente para desvirtuar el caso prima facie de la Demandante. Ver “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions”, punto 2.1, en “http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/index.html.

La Demandada afirma que ostenta derechos e intereses legнtimos respecto del nombre de dominio <hotelmillennium.com> puesto que lo registrу. El Experto considera que ese argumento no es vбlido. De aceptarse, cualquier demandado en un procedimiento UDRP tendrнa automбticamente derechos o intereses legнtimos sobre un nombre de dominio por el mero hecho del registro, lo que es absurdo. Ver The Coca-Cola Company v. Netitalia, S.L., Caso OMPI N° D2005-1139 , citando a Christie's Inc. v. Nicholas Stirpe, Caso OMPI No. D2001-0044, (“El simple registro ъnicamente no puede constituir tales derechos”).

Asimismo, la Demandada alega que, con anterioridad a la presente controversia y antes de ser requerida extrajudicialmente por la Demandante, utilizaba el nombre de dominio en relaciуn con una oferta de buena fe de servicios. Sin embargo, la Demandada no ha negado que conociera la existencia de la cadena al momento de registrar el dominio.

Asimismo, la Demandada alega que ALLIUM HOTELS, S.L. ha sido conocida corrientemente por el precitado nombre de dominio. Sin embargo, la denominaciуn social ALLIUM HOTELS no coincide con el nombre de dominio <hotelmillennium.com>. Por otra parte, mбs adelante la Demandada alega que es conocida corrientemente por el nombre de dominio <hotelmillenni.com>. Ver 6.2.B.

De todos modos, la propia Demandada afirma textualmente: “Sin embargo, en relaciуn con lo expuesto en el correlativo anterior, no podemos obviar que el Juzgado de Primera Instancia, nъmero 36 de los de Barcelona decretу en su Sentencia de fecha 19 de Febrero de 2002 la prevalencia del derecho de marca de la actora respecto del dominio objeto de controversia”. El Experto considera que si la Demandada admite esa prevalencia de la marca de la Demandante, no puede alegar derechos o intereses legнtimos al nombre de dominio en cuestiуn. Ademбs, la Demandada declara que renuncia al nombre de dominio <hotelmillennium.com>, y que lo hubiera cedido gratuitamente a la Demandante de haber podido hacerlo tйcnicamente. Como no puede presumirse la gratuidad de los actos de una mercantil, en opiniуn de este Experto, un propуsito de renuncia no resulta demasiado creнble. La Demandada tampoco explica claramente quй razones tйcnicas le impidieron ceder el nombre de dominio a la Demandante, si realmente estaba dispuesta a hacerlo.

Por todo ello, el Experto opina que la Demandada carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio <hotelmillennium.com>.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

La Demandante alega que Allium Hotels opera en el mismo campo de negocios que la Demandante, y que tenнa conocimiento de la existencia y notoriedad de las marcas MILLENNIUM cuando registrу el nombre de dominio en disputa. La Demandada afirma que no lo registrу ni para impedir que la adversa reflejara sus marcas en un nombre de dominio, ni para perturbar su actividad comercial. Agrega que la Demandante y ella no compiten entre sн, por lo que resulta absurdo afirmar que ha actuado de mala fe.

La Audiencia Provincial de Barcelona declarу que promocionar sus servicios hoteleros por medio del nombre de dominio <hotel-millenium.com> (con guiуn y una sola “n”) infringe los derechos exclusivos que se desprenden de las marcas comunitarias de la actora. Ver 4.9. supra. Es de notar que la Demandada en su contestaciуn de demanda ni siquiera menciona por quй motivo registrу el nombre de dominio <hotelmillennium.com>. De allн, este Experto puede concluir que el registro del nombre de dominio, casi idйntico a la marca de la Demandante, con toda probabilidad fue realizado para atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la marca en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn de su sitio Web o de un servicio que figure en su sitio Web, en los tйrminos de la Polнtica, pбrrafo 4(b)(iv). Como mнnimo, esa posibilidad debe haber sido tenida en cuenta por la Demandada desde el momento del registro. Nуtese que la Polнtica no exige que la confusiуn efectivamente se produzca, sino que es suficiente con crear esa posibilidad.

El hecho que despuйs del requerimiento de la Demandante la Demandada haya eliminado todo contenido del sitio web inclina a creer que se trata de un reconocimiento implнcito de que el uso activo del nombre de dominio era de mala fe.

Por otra parte, la actual ausencia de contenido en el sitio web, no cambia el hecho que existiу uso de mala fe, ya que una vez usado de mala fe el nombre de dominio, queda satisfecho el pбrrafo 4(b)(iv) de la Polнtica. Ver Playboy Enterprises International, Inc. v. Victoriano Moreno Martнn, Caso OMPI N° D2000-1679 (“La interrupciуn actual de un primer uso de mala fe del sitio web no significa que no haya utilizaciуn de mala fe en el sentido de la Polнtica, Parбgrafo 4(a)(iii). No corresponde interpretar la Polнtica exigiendo que la utilizaciуn de mala fe continъe despuйs que se plantee la disputa o de que estos procedimientos hayan comenzado. Ello equivaldrнa a otorgar a cualquier demandado, para librarse de una resoluciуn desfavorable, el fбcil expediente de interrumpir o eliminar toda publicaciуn de contenidos en el sitio web, dejбndolo inactivo a todo efecto prбctico. Eso debe descartarse por absurdo.” )

El Experto considera probado que el nombre de dominio se registrу y se usa de mala fe.

6.2. Nombre de dominio <hotelmillenni.com>

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Contrariamente a lo que sostiene la Demandada, para determinar si se ha cumplido con el primer requisito de la Polнtica, es insustancial si coinciden o no la imagen, calidad o localizaciуn de los servicios respectivamente prestados por Demandante y Demandada. Hay consenso entre los panelistas de la OMPI en que para determinar si se ha reunido el primer elemento de la Polнtica simplemente hay que comparar la marca con el nombre de dominio. Ver WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions en http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/#12 .

La Demandada sostiene que el nombre de dominio <hotelmillenni.com> no crea confusiуn con respecto a las marcas de la Demandante, y que no incorpora en su totalidad ninguna de ellas. Sin embargo, descartado el gTLD “.com”, las diferencias no son significativas. En el nombre de dominio faltan la partнcula final “um” y la palabra “resorts”, presentes en la marca MILLENNIUM HOTELS AND RESORTS. La falta de la partнcula “um” no es significativa, dado que en comparaciуn con “millenium”, la palabra“millenni” tambiйn contiene tres sнlabas, las dos primeras idйnticas, y la tercera, muy parecida. La palabra “hotel” figura tanto en la marca como en el nombre de dominio, siendo indiferente el orden de los tйrminos. No parece significativa la ausencia de la palabra “resorts” en el nombre de dominio; tanto “hotel” como “resort” son establecimientos o lugares donde se proporcionan servicios de alojamiento por un precio. A pesar de que - como se verб mбs adelante - la cuestiуn del idioma en que estбn escritas las palabras “millennium” y “millenni” tiene su importancia cuando se considera la cuestiуn de la mala fe, en la simple comparaciуn que debe efectuarse para establecer el primer elemento de la Polнtica, “millenni” en catalбn y “millennium” en inglйs (o latнn) significan lo mismo.

De todo esto el Experto concluye que el nombre de dominio <hotelmillenni.com> es confundiblemente similar a la marca sobre la que tiene derechos la Demandante.

B. Derechos o intereses legнtimos

Frente a la alegaciуn de la Demandante, de que la Demandada carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio, la Demandada afirma que, con anterioridad a la presente controversia, viene utilizando el nombre de dominio en relaciуn con una oferta de buena fe de servicios. Cita como prueba el documento nъmero 16 anexo a la demanda, una impresiуn de la pбgina web existente en http://www.hotelmillenni.com, sitio web de la Demandada, obtenida e impresa el 26 de septiembre de 2006. Allн se ofrecen los servicios hoteleros del Hotel Apsis Millenni, sito en Ronda Saint Pau, 14, Barcelona, y figura que el hotel integra la cadena de hoteles Apsis.

De este modo la Demandada aludiу al pбrrafo 4(c)(i) de la Polнtica (“antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilizaciуn, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relaciуn con una oferta de buena fe de productos o servicios”), aunque sin dar mayores precisiones. Por tanto, el Experto dictу la Orden de procedimiento No. 1, pidiendo a la Demandada que indicara con la mayor precisiуn posible: a) la fecha exacta de comienzo de la utilizaciуn del nombre de dominio <hotelmillenni.com> o de un nombre correspondiente a dicho nombre de dominio, en relaciуn con una oferta de buena fe de servicios; b) la modalidad de la utilizaciуn; c) si lo que utilizу es el nombre de dominio citado o un nombre correspondiente al mismo, y en el segundo caso, cuбl, y d) una descripciуn de la oferta de servicio, explicando por quй la misma debe considerarse de buena fe.

La Demandada respondiу a la Orden declarando que el 28 de Mayo de 2002 es la fecha de comienzo de la utilizaciуn del nombre de dominio <hotelmillenni.com> en relaciуn con una oferta de buena fe de servicios. Sin embargo, como bien observу la Demandante, la Demandada no aportу prueba alguna de que ese nombre de dominio se comenzara a usar en esa fecha. Considera el Experto que la Demandada tampoco presentу prueba de la fecha en que su hotel comenzу a denominarse “Millenni” u “Hotel Apsis Millenni”. Por su parte, la Demandante manifiesta que si bien desconoce la fecha exacta en la que tuvo lugar el paso del hotel de la cadena Best Western a la cadena Apsis, este cambio se realizу con toda probabilidad con posterioridad a la firma del acuerdo mencionado en 4.8. supra, dado que la cadena hotelera APSIS HOTELS se creу en 2003.

Por cierto, el pбrrafo 4(c)(i) de la Polнtica no exige que el uso bona fide se remonte a la fecha de registro. Puede ser posterior al registro, con tal que sea anterior a la recepciуn de cualquier aviso de la controversia. Por eso cabe preguntarse desde cuбndo hay una controversia entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio <hotelmillenni.com>, y cuбndo recibiу aviso la Demandada de una controversia. La mayorнa de los expertos hacen coincidir ese aviso con la recepciуn de la demanda en el procedimiento UDRP. Asн por ejemplo, en Televisa V. Retevision Interactiva S.A., Caso OMPI No. D2000-0264, la demandada habнa registrado un nombre como designaciуn societaria y como nombre de una de sus subsidiarias, y numerosas marcas con ese nombre antes de la notificaciуn de la demanda. Ademбs, el conocimiento de la controversia debe ser posterior al registro de la marca por parte del demandante. Ver Phone-N-Phone Services (Bermuda) Ltd. v. Shlomi (Salomon) Levi, Caso OMPI No. D2000-0040 (la controversia no puede haber existido antes de que por lo menos hayan comenzado a emerger derechos de la marca).

Este Experto opina que el significado de los tйrminos “controversia” (“dispute”) y “noticia” (“notice”) en la Polнtica sugiere que la noticia relevante a los fines del pбrrafo 4(b)(i) puede recibirse antes de la notificaciуn de la demanda en el procedimiento UDRP, puesto que del pбrrafo 4 de la Polнtica se desprende que una disputa o controversia es anterior al procedimiento UDRP y que “disputa” no es igual a “procedimiento” o a “la acciуn que toma el demandante para iniciar los procedimientos”. Ver Corinthians Licenciamentos LTDA v. David Sallen, Sallen Enterprises, and J. D. Sallen Enterprises, Caso OMPI No. D2000-0461.

En el presente caso parece claro que cuando la Demandada registrу el nombre de dominio ya existнa una controversia entre la aquн Demandante y Mil.Lenium Hotel Inversors, en la que se opusieron las marcas comunitarias de la Demandante a una solicitud de marca prбcticamente idйntica al nombre de dominio en disputa. Como se ve en 4.5. supra, el 20 de mayo de 2002 la OEPM habнa denegado la solicitud de marca mixta HOTEL MIL.LENNI presentada por la mercantil Mil.Lenium Hotel Inversors S.L., por entender que “es incompatible con las marcas opositoras [...] por su semejanza denominativa para proteger actividades relacionadas, pudiendo generarse riesgo de confusiуn/asociaciуn entre ellas”. Sin embargo, como afirma la Demandada, la controversia no era con ella, sino con Mil.Lenium Hotel Inversors.

No escapa al Experto que la Demandada registrу el nombre de dominio <hotelmillenni.com> el 28 de mayo de 2002 , es decir apenas ocho dнas despuйs de la denegatoria mencionada (ver 4.6 supra). No se puede descartar que cuando registrу el nombre de dominio la Demandada pudiera estar en conocimiento que existнa la mencionada controversia. En particular no puede excluirse que haya existido algъn tipo de comunicaciуn o entendimiento entre la Demandada y la mercantil Mil.Lenium teniendo en cuenta que la direcciуn del hotel en cuestiуn es Ronda Sant Pau, 14, 08001 Barcelona, la misma en que la sociedad Mil.Lenium Hotel Inversors, S.L. tiene su sede social. Ver Anexo 7 y Documento 1 del Anexo 11 al escrito de demanda. Otro posible nexo entre las mercantiles, segъn surge de la prueba anexa a la demanda, es que la Sra. Gracia Lуpez Gerard, integrante del уrgano de administraciуn de la Demandada Allium Hotels, S.L., es o ha sido consejero y secretario de Mil.Lenium Hotel Inversors, S.L.

De todos modos, aъn si la Demandada hubiera tenido noticia de la mencionada controversia al registrar el nombre de dominio, no estб probado que la mencionada disputa entre la Demandante y Mil.Lenium Hotel Inversors involucre tambiйn a la Demandada, o que esta sea un alter ego de Mil.Lenium, o que Mil.Lenium lo sea de la Demandada. El Experto no puede ignorar que en este procedimiento la Demandada sostuvo expresamente que ambas mercantiles son personas jurнdicas distintas entre sн. En otros tйrminos, el Experto no puede, sin mбs, levantar el velo societario. Ver Caesars Entertainment, Inc. f/k/a Park Place Entertainment Corporation v. Ad Dreamer Inc., Caso OMPI No. D2005-0293 (“[S]uch issues as piercing corporate veils or finding an individual or other entity liable in the stead of a named party are simply not matters that need to be made in the context of UDRP proceedings”)³.3

A la pregunta del Experto sobre la oferta de servicios para la que se utilizу el nombre de dominio, y por quй la misma deberнa considerarse de buena fe, la Demandada respondiу que se trata de los servicios propios de una cadena hotelera de prestigio, sin la intenciуn de desviar a los consumidores de manera inequнvoca o de empaсar el buen nombre de la adversa. Agregу que ofrece sus servicios de buena fe porque no pretende aprovecharse ni de los clientes de la adversa ni de sus marcas o reputaciуn, pues la adversa no tiene abierto en Espaсa ningъn establecimiento hotelero, ni intenciуn de abrirlo.

Es verdad que, como observa la Demandante, la Demandada no ha mencionado en este contexto la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona, que estableciу que existe un riesgo de asociaciуn del origen empresarial y de confusiуn en los usuarios entre las Marcas MILLENNIUM de la Demandante y los tйrminos “hotel mil·lenni”. Sin embargo, al considerar la mala fe a los fines de la Polнtica, ademбs del riesgo de asociaciуn, debe considerarse la intenciуn de aprovecharlo. Esa intenciуn de la Demandada no ha sido probada. Ver punto “C” infra.

La Demandada tambiйn alega que “[a]simismo, ALLIUM HOTELS, S.L. es conocida corrientemente por el nombre de dominio controvertido, y que ha hecho un uso de йste legнtimo y leal.” De tal modo, la Demandada invoca el pбrrafo 4(c)(ii) de la Polнtica (“usted (en calidad de particular, empresa u otra organizaciуn) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios”).

Es evidente que la denominaciуn de la mercantil Allium Hotels no coincide con el nombre de dominio. En la orden de procedimiento No. 1 el Experto tambiйn pidiу a la Demandada que ampliara la informaciуn suministrada, preguntбndole: e) Desde quй fecha la Demandada es conocida corrientemente por el nombre de dominio hotelmillenni.com o un nombre a йl correspondiente, f) Desde quй fecha ha hecho un uso del nombre de dominio <hotelmillenni.com>, g) La modalidad de la utilizaciуn, y h) Por quй el uso indicado en “f)” y “g)” debe considerarse legнtimo y leal.

La Demandada contestу que usa el nombre de dominio <hotelmillenni.com> desde el 28 de mayo de 2002, a lo que la Demandante observу que el cambio de denominaciуn de “Hotel Millennium” por “Hotel Millenni” es mбs reciente y tiene como causa la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial en fecha 17 de noviembre de 2004 (ver 4.9), y el cambio de cadena hotelera de BEST WESTERN a APSIS HOTELS.

Dada la discrepancia de las Partes en cuanto a la fecha de uso del nombre de dominio, y a si la Demandada ha sido corrientemente conocida por el nombre de dominio y, en su caso, desde quй fecha, en fecha 15 de diciembre de 2006 el Experto, en uso de sus atribuciones, visitу el sitio de Internet Archive, que guarda “instantбneas” de millones de pбginas web. El Experto encontrу que la versiуn mбs antigua disponible del sitio web existente en http://www.hotelmillenni.com es de fecha 11 de julio de 2004, y estб archivada en http://web.archive.org/web/20040711024159/http://www.hotelmillenni.com/.

El Experto pudo observar, de izquierda a derecha, un cuadro con el nombre MILLENNI y cuatro asteriscos impresos sobre otra imagen en gris del edificio, la imagen del mismo edificio de varios pisos en fotografнa a color y, a continuaciуn, un cuadro con los datos de direcciуn, telйfonos y correo electrуnico del establecimiento HOTEL APSIS MILLENNI. La pбgina contiene, ademбs, informaciуn y “links” internos sobre las instalaciones, servicios y reservas. De dicha pagina web surge que la Demandada exhibe pъblicamente en Internet al “Hotel Millenni” y “Hotel Apsis Millenni”, publicitando y vendiendo servicios de hotelerнa que se prestan en Barcelona por lo menos desde julio de 2004.

Por cierto no estб probado que la Demandada utilizara en la Red el nombre “Millenni” desde el 28 de mayo de 2002; ademбs, asiste razуn a la Demandante en cuanto a que no es probable que la utilizaciуn haya comenzado antes de octubre de 2003, cuando se firmу el acuerdo entre la aquн Demandante y la cadena Best Western Internacional. Ver 4.8. supra. Sin embargo, no puede descartarse que el uso haya comenzado antes de julio de 2004. El Internet Archive muestra que se archivaron pбginas de fechas anteriores, aunque no estaban disponibles al momento de la consulta por el Experto.

El Experto concluye que el uso del nombre de dominio por la Demandada en relaciуn con una oferta bona fide de servicios hoteleros en Barcelona se remonta a por lo menos dos aсos antes de la notificaciуn de la Demanda en el presente procedimiento, con lo que la Demandada estб claramente comprendida dentro de la circunstancia de la Polнtica, pбrrafo 4(c)(i). Puesto que el hotel integra la cadena Apsis desde por lo menos julio de 2004, el Experto tambiйn considera probado que la Demandada o el hotel eran “conocidos corrientemente” en los tйrminos de la Polнtica, pбrrafo 4(c)(ii) (“usted (en calidad de particular, empresa u otra organizaciуn) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios”). Ver FUNDUS Hotelentwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH v. Adlon Hotel, Caso OMPI No. D2001-0339 (rechazando la demanda del Hotel Adlon de Berlin, entre otros motivos, porque el demandado operaba normalmente una empresa hotelera denominada “Adlon Hotel” en San Josй, California, ubicada a miles de kilуmetros de Berlнn, Alemania).

Por todo lo anterior, el Experto concluye que la Demandante no ha probado que la Demandada carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio.

C) Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Aunque a esta altura no es estrictamente necesario examinar el tercer elemento de la Polнtica, el Experto cree que tampoco se probу la mala fe de la Demandada en los tйrminos establecidos en la Polнtica. No se ha alegado ni probado que la Demandada haya registrado el nombre de dominio con la finalidad principal de vendйrselo a la Demandante o de lucrar indebidamente con la transferencia de derechos sobre el nombre de dominio (Polнtica, pбrrafo 4(b)(i)), ni con la finalidad de impedir que la Demandante refleje alguna de sus marcas en un nombre de dominio correspondiente (Polнtica, pбrrafo 4(b)(ii)), ni fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor (Polнtica, pбrrafo 4(b)(iii)).

Alega la Demandante que la Demandada registrу el nombre de dominio <hotelmillenni.com> en un intento de aprovecharse de la notoriedad, acreditada reputaciуn y prestigio de los servicios hoteleros de la cadena hotelera de la Demandante.

No puede descartarse que la Demandada, al registrar el nombre de dominio, haya tenido conocimiento de la existencia previa de la Demandante y los servicios hoteleros que presta en otros paнses. Sin embargo de allн no se desprende necesariamente que al registrar o utilizar el nombre de dominio la Demandada haya “intentado de manera intencionada atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en lнnea, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn de su sitio Web o de su sitio en lнnea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en lнnea” (Polнtica, pбrrafo 4(b)(iv)).

Tanto el documento 16 anexo a la demanda como la mencionada pбgina web guardada en Internet Archive, refieren exclusivamente al hotel cuatro estrellas “Millenni” u “Hotel Apsis Millenni”, y exhibe una descripciуn de los servicios, indicando como correo electrуnico <millenni@apsishotels.com>. En relaciуn con la fuente, patrocinio, afiliaciуn y promociуn del sitio web, surge del texto y configuraciуn de la pбgina que se trata de un hotel ubicado en Barcelona, que funciona realmente como tal, y que estб afiliado a la cadena Apsis. Tanto la afiliaciуn comercial como la localizaciуn encuadran al hotel dentro de una cadena distinta de la Demandante. Por lo tanto, del uso probado del nombre de dominio el Experto no infiere que exista una intenciуn de aprovechamiento parasitario del prestigio de la cadena hotelera de la Demandante.

Finalmente, aunque a los fines de establecer el primer elemento de la Polнtica el nombre de dominio es confundiblemente similar a las marcas de la Demandante, lo cierto es que no es idйntico a las mismas; ademбs, “millenni” es una palabra en catalбn, la lengua del lugar en que opera efectivamente el hotel, y la Demandante no posee establecimiento hotelero alguno en Espaсa.

En consecuencia, el Experto considera que tampoco se ha probado el tercer requisito de la Polнtica.

 

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, este Experto ordena que el nombre de dominio <hotelmillennium.com> sea transferido a la Demandante.

En cuanto al nombre de dominio <hotelmillenni.com>, por no haberse probado que la Demandada carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio y que el mismo se ha registrado y se usa de mala fe, se desestima la demanda.

La presente decisiуn se adopta en el limitado marco de estos procedimientos, y de ninguna manera prejuzga sobre las determinaciones que eventualmente puedan adoptar los jueces competentes, en procedimientos en los que se ofrezca y produzca todo tipo de prueba admisible, y con amplio debate, en cuanto a los derechos que conforme a la legislaciуn aplicable puedan o no tener las Partes.

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Roberto Bianchi
Experto Ъnico

Fecha: 18 de diciembre de 2006

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¹ 1 Con guiуn intermedio y una sola “n”.

² 2 Se refiere a <hotelmillennium.com>.

³ 3 Entre sus observaciones a las respuestas de la Demandada a la Orden No. 1, la Demandante alegу que Mil.Lenium Hotel Inversors, S.L. tiene una participaciуn en el capital de la Demandada, adjuntando prueba documental. El Panel no considerarб dicha alegaciуn y prueba porque excede manifiestamente lo requerido en la Orden, porque la Demandante podнa haber acompaсado dicha prueba a la Demanda, y porque otorgarle a esta altura del procedimiento un plazo la Demandada para que pueda ejercer su defensa al respecto prolongarнa excesivamente la duraciуn de este procedimiento, que ya sido extendida una vez.