Источник информации:
официальный сайт ВОИС

Для удобства навигации:
Перейти в начало каталога
Дела по доменам общего пользования
Дела по национальным доменам

 

Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

 

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Organizaciуn Nacional de Ciegos Espaсoles (O.N.C.E) v. Enrique Sancho Bisquerra

Caso Nє D2006-1477

 

1. Las Partes

La Demandante es Organizaciуn Nacional de Ciegos Espaсoles (O.N.C.E) con domicilio en Madrid, Espaсa representada por Бngel Montero Lуpez, Espaсa.

La parte Demandada es Enrique Sancho Bisquerra, con domicilio en Palma de Mallorca, Illes Balears, Espaсa.

 

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombre de dominio <cupononce.com> y <cupon123.com>.

El registrador de los citados nombres de dominio es Register.com.

 

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 17 de noviembre de 2006. Ese dнa el Centro enviу a Register.com vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con los nombres de dominio en cuestiуn. El 21 de noviembre, Register.com enviу al Centro, vнa correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. En respuesta a una notificaciуn del Centro de fecha 28 de noviembre de 2006, en el sentido que el Demandante explicara las razones por las que habнa presentado la demanda en espaсol las mismas fueron realizadas con fecha de 29 de noviembre de 2006. El Centro verificу que la Demanda junto con la solicitud de idioma del procedimiento cumplнan los requisitos formales de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (la “Polнtica”), el Reglamento de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Polнtica uniforme de soluciуn de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los pбrrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 4 de diciembre de 2006. De conformidad con el pбrrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 24 de diciembre de 2006. El Escrito de Contestaciуn a la Demanda fue presentado ante el Centro el 23 de diciembre de 2006.

El Centro nombrу a Manuel Moreno-Torres como miembro ъnico del Grupo Administrativo de Expertos el dнa 9 de enero de 2006, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el pбrrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

 

4. Idioma del Procedimiento

El Demandante ha solicitado que la lengua del procedimiento sea la lengua espaсola en base a que tanto demandado como demandante son de nacionalidad espaсola y en Espaсa tienen su domicilio.

Tal y como consta en el procedimiento por la aportaciуn de copia de su Documento Nacional de Identidad, el demandado contesta en espaсol, es nacional espaсol, tiene su domicilio en Espaсa y los nombres de dominio discutidos se encuentran dirigidos a pбginas webs con contenidos en espaсol.

En base a lo anterior, este Experto acuerda aceptar la peticiуn del Demandante en base al artнculo 11 del Reglamento que le faculta a decidir sobre el idioma del procedimiento administrativo teniendo en cuenta las circunstancias del mismo, por lo que el idioma del procedimiento es el espaсol.

 

5. Antecedentes de Hecho

La Organizaciуn Nacional de Ciegos Espaсoles (en adelante O.N.C.E.) es una Corporaciуn de Derecho Pъblico creada el 13 de diciembre de 1938 mediante Decreto fundacional promulgado por el entonces Ministro de la Gobernaciуn. En la actualidad la regulaciуn de la O.N.C.E. se recoge en el Real Decreto 358/91, de 15 de marzo, por el que se reordena la Organizaciуn Nacional de Ciegos Espaсoles, modificado por los Reales Decretos 1200/1999, de 9 de julio, y 1359/2005, de 18 de noviembre.

La demandante, O.N.C.E., es titular de las siguientes marcas ante la Oficina Espaсola de Patentes y Marcas:

ONCE: con setenta y cinco signos concedidos

EL CUPON: con cuarenta y ocho signos concedidos.

 

6. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Los nombres de dominio objeto del presente procedimiento, es decir, <cupononce.com> y <cupon123.com> incluyen en los mismos las marcas “once” y “el cupуn”. Resulta, por tanto, indiscutible la identidad o semejanza entre las dos marcas registradas a nombre de la ONCE y los nombres de dominio objeto de controversia.

La O.N.C.E. tiene registrados como marcas, tanto denominativas como grбficas, las denominaciones “once” y “el cupуn” en la gran mayorнa de las Clases de la Clasificaciуn de Bienes y Servicios establecidos por el Acuerdo de Niza sobre la Clasificaciуn Internacional de bienes y servicios relativa al Registro de Marca Ademбs, la O.N.C.E. tiene registrados los siguientes nombres de dominio: <once.es>, <once.info>, <once.org>, <fundaciononce.es> (correspondiente a la Fundaciуn ONCE para la cooperaciуn e integraciуn de social de personas con discapacidad), <cidat.once.es>.

Que la incorporaciуn de varias marcas notorias en el nombre de un dominio (como ocurre con <cupononce.com>) es condiciуn suficiente para establecer que dicho dominio es idйntico o confusamente similar a las marcas registradas por el demandante. Ademбs, manifiesta que ambas marcas (“once” y “el cupon”) han adquirido un status reconocido tanto en Espaсa como en otros paнses, siendo identificables, sin ningъn gйnero de dudas, con la O.N.C.E. y con su producto de juego mбs tradicional, “el cupуn”.

Por lo que se refiere a la inexistencia de interйs legнtimo alega el apartado 3 del artнculo 1 del citado Real Decreto 358/1991 ademбs de fundamentar su pretensiуn en el artнculo 34 de la Ley 17/2001 de Marcas asн como en el hecho de no existir autorizaciуn para utilizar las marcas propiedad del Demandante.

Igualmente, alega que el Demandado pretende aprovecharse del buen nombre y del prestigio de la O.N.C.E para la venta de otros bienes y la prestaciуn de otros servicios que en nada tienen que ver con la Organizaciуn que representa, como son llamadas de telйfono internacionales, ademбs de que se anuncian otros nuevos servicios prуximamente como “mimusica123.com”, “misviajes123.com”, “mallorcatime.com” o “sigma123.com”. Por lo que considera que si a todos estos servicios se puede acceder a travйs de la pбgina “www.cupononce.com”, se produce una grave confusiуn en los consumidores que pueden entender, errуneamente, que la O.N.C.E. interviene, directa o indirectamente, en la prestaciуn de dichos servicios.

Y, finalmente, el registro de los nombres de dominio y su utilizaciуn ha sido y es de mala fe por lo siguiente: la O.N.C.E. es una organizaciуn que goza de renombre por lo que es imposible que desconociera su notoriedad; el demandado pretendiу al momento de registrar los nombres de dominio obtener una contraprestaciуn: los cambios efectuados en sus datos de contacto situбndolos en Israel demuestran el uso de mala fe; el Demandado ha intentado de manera intencionada, atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web creando de este modo la posibilidad de que exista confusiуn con las marcas de su propiedad.

Concluye el Demandante solicitando la transferencia de los nombres de dominio en disputa a su favor.

B. Demandado

El Demandado manifiesta que la direcciуn postal, el telйfono o las cuentas de correo electrуnico son vбlidas y las viene utilizando en su actividad.

Considera que los nombres de dominio de su titularidad no provocan confusiуn con respecto a las marcas propiedad del Demandante.

Se refiere a situaciones anбlogas como la que se da en el presente procedimiento el hecho de ser titular de otros nombres similares como <loterias123.com> y asн apoya su pretensiуn en relaciуn a <cupon123.com> porque es un genйrico que no debe confundir en ningъn momento con los derechos que pueda tener el Demandante. Y precisa que respecto al nombre de dominio <cupononce.com> sуlo hace referencia al producto que vende y no a la empresa.

Manifiesta que “en modo alguno se estб explotando las marcas titularidad de la entidad, no hay un uso lucrativo del signo distintivo ajeno, sino que ъnicamente se estб informando al pъblico, se le estб comunicando en quй productos estб dispuesto o decidido a comprar, actuando nosotros como meros intermediarios”. Pues, entiende que en modo alguno se ha producido una vulneraciуn del derecho de marca, nombre y demбs signos distintivos que puedan ser titularidad de la O.N.C.E.

Por ello dice: “Quiero reiterar que no son dueсos de los nombres CUPON ni ONCE sino de los logotipos, ya que ambos nombres son considerados genйricos y no se pueden registrar”.

Por lo que se refiere a la confusiуn alegada de contrario manifiesta que el Demandado ha pretendido en todo momento dejar bien claro en su sitio web quien es, aportando datos para su identificaciуn y localizaciуn.

Alega el Demandado que su buena fe estб demostrada pues el ъnico objetivo de su web es el de vender cupones y no la de vender los nombres de dominio.

 

7. Debate y conclusiones

El apartado 15 a) del Reglamento encomienda al Panel la decisiуn de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en la Polнtica y en el propio Reglamento, y

- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la comъn residencia de demandante y demandado, son de especial aplicaciуn, junto con las reglas de la Polнtica, las Leyes y Principios del Derecho Nacional Espaсol.

Pues bien, la estimaciуn de la demanda requiere el examen y apreciaciуn de los supuestos contenidos en el pбrrafo 4 a) de la “Polнtica Uniforme”

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idйntico, u ofrezca semejanza que produzca confusiуn, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

- que el demandado carezca de derecho o interйs legнtimo en relaciуn con el nombre de dominio, y

- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

Resulta evidente, en el caso del nombre de dominio <cupononce.com>, la identidad existente entre, de un lado, los tйrminos que, yuxtapuestos, componen el dominio controvertido, esto es, “CUPON” y “ONCE” y, de otro lado, el nъcleo de las marcas espaсolas denominativas titularidad de la Demandante, a salvo del artнculo de la primera de las marcas.

Entiende este Experto que no es circunstancia menospreciable el hecho de que las referidas marcas, titularidad de las Demandantes, hayan adquirido un status reconocido dentro del mercado espaсol, siendo perfectamente identificables de modo aislado en el dominio controvertido.

Que el dominio controvertido contenga el nъcleo de dos marcas perfectamente identificables, propicia una confusiуn cierta entre los consumidores acerca de la fuente u origen del sitio web.

Por lo que se refiere a la existencia de identidad o confusiуn entre el segundo de los nombres de dominio, <cupon123.com> y, las marcas propiedad del Demandante, parece igualmente evidente que puede abocar a confusiуn aunque no sean idйnticos. La yuxtaposiciуn de una marca notoria CUPON (a falta del artнculo “el”) y los tres dнgitos “123” que evoca el inicio de una actividad es suficiente para satisfacer con el test sobre el primero de los requisitos que establece el Reglamento toda vez existe, en opiniуn de este Panel, intenciуn de provocar confusiуn acerca del origen del sitio web. Esta opinion ha sido seguida por otros panelistas en numerosos casos (cf. Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Ron Anderson, OMPI Caso Nє D2004-0312; Siemens Aktiengesellschaft v. Telmex Management Services Inc., OMPI Caso Nє D2003-0995; Koninklijke Philips Electronics N.V. v. NicNax, OMPI Caso Nє D2001-1245; Heineken Brouwerijen B.V. v. Mark Lott, OMPI Caso Nє D2000-1487; DaimlerChrysler A.G. v. Donald Drummonds, OMPI Caso Nє D2001-0160; Ermenegildo Zegna Corporation, Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Consitex S.A. v. Steven Shiekman, OMPI Caso Nє D2000-1375.

Es, pues, en atenciуn a las anteriores consideraciones que, el Panel considera probada la concurrencia del requisito exigido por el artнculo 4 a) i) de la Polнtica Uniforme.

B. Derechos o intereses legнtimos

El segundo de los requisitos que establece el artнculo 4 a)ii) de la Polнtica se apreciarб en funciуn de la legislaciуn aplicable, es decir, el Derecho espaсol.

En el presente caso serб de aplicaciуn el apartado 3 del Artнculo 1 del Real Decreto 358/1991 de 15 de marzo asн como el artнculo 34 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas.

Segъn el primero “ninguna entidad pъblica o privada podrб utilizar el tнtulo de Organizaciуn Nacional de Ciegos Espaсoles, ni otro que pudiera resultar de la adiciуn de palabras o combinaciуn de las que lo constituyen, ni las siglas ONCE, salvo autorizaciуn expresa del Consejo General de la Organizaciуn, destinada al cumplimiento de sus fines” y conforme al segundo el titular de la marca registrada podrб prohibir que los terceros, sin su consentimiento, pueda “usar el signo en redes de comunicaciуn telemбticas y como nombre de dominio”.

Pues bien, la Demandada no tiene ninguna licencia o relaciуn contractual que le permita utilizar las marcas propiedad de la Demandante o utilizarlas en cualquier nombre de dominio y, tampoco ha recibido autorizaciуn de la demandante para registrar los nombres de dominio <cupononce.com> o <cupon123.com>.

Por todo ello, este Experto considera que el Demandado no tiene derechos o intereses legнtimos en los nombres de dominio en disputa.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Para decidir sobre la concurrencia de este requisito hay que partir de tres cincunstancias determinantes: 1) las marcas objeto de este procedimiento han de calificarse como notorias y, su registro es anterior al de los nombres de dominio que consisten en diversas combinaciones de esta expresiуn 2) las marcas “ONCE” y “EL CUPON” son renombradas por ser conocidas por la generalidad del gran pъblico y, 3) ambas marcas eran sobradamente conocidas por la Demandada cuando efectuу el registro de los dominios objeto de este procedimiento, hecho nunca negado por йsta.

Pues bien, este Experto entiende que no es posible pensar que de buena fe se registren como nombres de dominio unas marcas notorias y renombradas para ofrecer no sуlo los productos de juego propiedad de ONCE sino tambiйn otros productos propiedad de la Loterнa de Apuestas del Estado, es decir, un competidor del Demandante.

La situaciуn actual puede encuadrarse en algunos de los supuestos que el artнculo 4.b. de la “Polнtica Uniforme” describe como probatorios de la mala fe en el registro y en el uso; en concreto, el apartado “iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en lнnea, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn de su sitio Web o de su sitio en lнnea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en lнnea”.

De hecho la confusiуn se admite por el Demandado cuando propone la eliminaciуn de la fotografнa del quiosco de la ONCE que aparece en su web, mas sin que lo haya realizado hasta la fecha.

Es de resaltar que los cambios efectuados en los datos de contacto administrativo de los nombres de dominio en litigio para situarlos en Israel, lugar donde hubo de notificarse la demanda, apoyarнan sin mбs un uso de mala fe a la vista de la copia del documento Nacional de Indentidad aportado por el Demandado y su propia declaraciуn en la que sitъa su domicilio habitual en Palma de Mallorca.

Todo ello, unido a que la Demandada carece de derecho o interйs legнtimo sobre los nombres de dominio en cuestiуn, lleva a la conclusiуn de que el registro ha sido efectuado y utilizado de mala fe.

 

8. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con los pбrrafos 4.i) de la Polнtica y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio, <cupononce.com>, <cupon123.com> sean transferidos al Demandante.

---

Manuel Moreno-Torres
Experto Ъnico

Fecha: 23 de enero de 2007