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Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’OMPI

 

DЙCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Hachette Filipacchi Presse contre Henri Wichlacz

Litige n° D2006-1614

 

1. Les parties

Le Requйrant est Hachette Filipacchi Presse, Levallois-Perret Cedex, France, reprйsentй par Markplus International, Paris, France.

Le Dйfendeur est Henri Wichlacz, Marignane-Aeroport, France.

 

2. Nom de domaine et unitй d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <elle-sexe.com> et <elle-sexy.com>.

L’unitй d’enregistrement auprиs de laquelle les noms de domaine sont enregistrйs est Gandi SARL.

 

3. Rappel de la procйdure

Une plainte a йtй dйposйe par Hachette Filipacchi Presse auprиs du Centre d’arbitrage et de mйdiation de l’Organisation Mondiale de la Propriйtй Intellectuelle (ci-aprиs dйsignй le “Centre”) en date du 20 dйcembre 2006.

En date du 20 dйcembre 2006, le Centre a adressй une requкte а l’unitй d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL aux fins de vйrification des йlйments du litige, tels que communiquйs par le Requйrant. L’unitй d’enregistrement a confirmй l’ensemble des donnйes du litige en date du 26 dйcembre 2006.

Le Centre a vйrifiй que la plainte rйpond bien aux Principes directeurs rйgissant le Rиglement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-aprиs dйnommйs “Principes directeurs“), aux Rиgles d’application des Principes directeurs (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles d’application“), et aux Rиgles supplйmentaires de l’OMPI (ci-aprиs dйnommйes les “Rиgles supplйmentaires“) pour l’application des Principes directeurs prйcitйs.

En date du 17 janvier 2007, le Centre a adressй une notification d’irrйgularitй formelle concernant la plainte du Requйrant. Le dйtenteur des noms de domaine n’avait pas reconnu dans son contrat d’enregistrement la compйtence de la juridiction judiciaire du lieu oщ l’unitй d’enregistrement a son siиge pour le rиglement judiciaire de litiges relatifs а l’utilisation des noms de domaine. Le Requйrant devait donc accepter la compйtence des tribunaux oщ le dйfendeur a son domicile pour toute contestation de la part du Dйfendeur а l’encontre de la dйcision йventuellement rendue par la Commission administrative tendant au transfert ou а la radiation des noms de domaine. Le Requйrant n’ayant pas acceptй cette compйtence, le Centre lui a notifiй cette irrйgularitй et l’a enjoint а modifier sa plainte sous peine de la voir rйputйe retirйe. Le Requйrant s’est pleinement conformй а cette notification et a transmis sa plainte amendйe au Centre le 18 janvier 2007.

Conformйment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Rиgles d’application, le 24 janvier 2007, une notification de la plainte valant ouverture de la prйsente procйdure administrative, a йtй adressйe au Dйfendeur. Conformйment au paragraphe 5(a) des Rиgles d’application, le dernier dйlai pour faire parvenir une rйponse йtait le 13 fйvrier 2007. Le Dйfendeur n’a fait parvenir aucune rйponse. En date du 15 fйvrier 2007 le Centre notifiait le dйfaut du Dйfendeur.

En date du 27 fйvrier 2007, le Centre nommait dans le prйsent litige comme expert-unique Christiane Fйral-Schuhl. La Commission administrative constate qu’elle a йtй constituйe conformйment aux Principes directeurs et aux Rиgles d’application. La Commission administrative a adressй au Centre une dйclaration d’acceptation et une dйclaration d’impartialitй et d’indйpendance, conformйment au paragraphe 7 des Rиgles d’application.

 

4. Les faits

Le Requйrant est Hachette Filipacchi Presse, une sociйtй d’йdition et de presse notoirement connue en France et dans le monde.

Le Requйrant est titulaire de nombreuses marques comportant le terme “ELLE”, dйposйes dans divers pays du monde entier, tels que les Йtats-Unis, l’Australie, l’Inde.

Plus particuliиrement, le Requйrant est titulaire :

- en France, de diverses marques “ELLE” dont la marque “ELLE” n° 1.538.354 dйposйe le 27 juin 1989 et renouvelйe le 13 janvier 1999 dans les classes 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41 et 42;

- au niveau communautaire, de la marque figurative “ELLE” n° 3.475.365 dйposйe le 30 octobre 2003 dans les classes 16, 35, 38, 41 et 42.

De plus, le Requйrant indique кtre titulaire d’un certain nombre de noms de domaine, dont notamment <elle.fr> et <elle.com>.

Le Dйfendeur, M. Henri Wichlacz, a enregistrй les noms de domaine <elle-sexe.com> et <elle-sexy.com> le 12 janvier 2003. Il exploite а ces adresses des sites de nature pornographique, au vu des documents communiquйs par le Requйrant а l’appui de sa plainte.

 

5. Argumentation des parties

A. Requйrant

Conformйment aux paragraphes 4.a), b) et c) des Principes directeurs et au paragraphe 3 des Rиgles d’application, les йlйments de droit et de faits sur lesquels se fonde le Requйrant sont les suivants :

Le Requйrant soutient que les noms de domaine en cause sont similaires а la marque antйrieure “ELLE” sur laquelle il dispose de droits. Selon lui, il en rйsulte un risque йlevй de confusion entre d’une part les sites de nature pornographique exploitйs par le Dйfendeur et d’autre part la marque notoire “ELLE” dйtenue par le Requйrant et les nombreux noms de domaine dont il est titulaire et comprenant soit sa marque notoire “ELLE” (<elle.com>, <elle.fr>), soit des dйclinaisons de celle-ci telles que <ellepassions.com>, ou encore <ellegirl.com>.

Le Requйrant soutient йgalement que le Dйfendeur ne dйtient aucun droit sur les noms de domaine faisant l’objet du litige, et ne peut justifier d’aucun intйrкt lйgitime s’y attachant.

Le Requйrant soutient enfin que les noms de domaine ont йtй enregistrйs et sont utilisйs de mauvaise foi par le Dйfendeur. Selon le Requйrant, le Dйfendeur, en tant que rйsident franзais, ne pouvait ignorer la notoriйtй, tant en France qu’au niveau mondial, de la marque “ELLE”, ni l’existence des sites accessibles aux noms de domaine, tels que “www.elle.com” ou “www.elle.fr”. Le Requйrant reproche au Dйfendeur d’avoir enregistrй et utilisй les noms de domaine <elle-sexe.com> et <elle-sexy.com> dans le but de dйtourner а des fins lucratives les internautes et ainsi profiter des investissements mis en œuvre par le Requйrant pour promouvoir sa marque “ELLE”.

Par consйquent, le Requйrant sollicite la radiation des noms de domaine <elle-sexe.com> et <elle-sexy.com>.

B. Dйfendeur

Le Dйfendeur n’a transmis aucune rйponse.

 

6. Discussion et conclusions

L’Expert constate que le Requйrant invoque un enregistrement et une utilisation des noms de domaine <elle-sexe.com> et <elle-sexy.com> par le Dйfendeur en violation de ses droits et sollicite en consйquence la radiation desdits noms de domaine.

Conformйment au paragraphe 4. a) des Principes directeurs, l’Expert s’est attachй а rechercher si les trois conditions cumulatives posйes par celui-ci sont rйunies, а savoir :

A) Si les noms de domaine sont identiques а une marque de produit ou de service appartenant au Requйrant ou suffisamment proche pour engendrer une confusion;

B) Si le Dйfendeur n’a pas un droit ou un intйrкt lйgitime а l’utilisation des noms de domaine; et

C) Si le Dйfendeur a enregistrй et utilise les noms de domaine avec mauvaise foi.

A. Identitй ou similitude prкtant а confusion

Il est rappelй que l’identitй ou la similitude pouvant engendrer un risque de confusion doit porter sur une marque ou une dйnomination sur laquelle le Requйrant a des droits.

En l’espиce, le Requйrant a apportй la preuve qu’il йtait titulaire de la marque “ELLE”, que ce soit en France ou au niveau communautaire ou international, bien avant l’enregistrement des deux noms de domaine litigieux. En outre, le Requйrant a prouvй qu’il exploitait des noms de domaine reprenant sa marque “ELLE”, tels que <elle.com>, <elle.fr> ou <ellepassions.com>.

Il est toutefois incontestable que les noms de domaine <elle-sexe.com> et <elle-sexy.com> ne sont pas identiques а la marque “ELLE” dйtenue par le Requйrant.

L’Expert s’est donc attachй а dйterminer s’il existe une similitude de nature а crйer une confusion entre les noms de domaine litigieux et la marque du Requйrant, et ce dans le strict cadre juridique de l’UDRP.

Comme l’indique le Requйrant dans sa plainte, la marque “ELLE” est une marque notoire tant en France qu’а l’йtranger, pour les produits et services qu’elle dйsigne, et plus particuliиrement les magazines “ELLE” (magazines de mode, de dйcoration, de cuisine, etc), ou encore les vкtements et chaussures vendus sous la marque “ELLE”.

“Elle” est йgalement un pronom personnel fйminin de la langue franзaise dont l’utilisation est, par dйfinition, largement rйpandue.

Les noms de domaine enregistrйs par le Dйfendeur comprennent donc le terme “elle”, qui est а la fois un pronom personnel de la langue franзaise et une marque du Requйrant, auquel sont adjoints les mots “sexe” ou “sexy”, termes gйnйriques directement liйs а la nature mкme des sites du Dйfendeur, а savoir des sites pornographiques.

Dans la dйcision Hachette Filipacchi Presse c. Shi Cheng, OMPI Litige n° D2005-1240, relative au nom de domaine <elleilove.com>, l’Expert a estimй que la combinaison de la marque “ELLE” avec les termes gйnйriques de langue anglaise “i” et “love” entraоnait une confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque “ELLE”. Il rappelle а cet йgard qu’un nom de domaine composй d’une marque et de termes gйnйriques peut toujours кtre considйrй comme crйant une similaritй de nature а engendrer une confusion avec la marque.

Par ailleurs, dans la dйcision Yahoo! Inc. c. Yahoosexy.com, Yahoo-sexy.com, Yahoosexy.net, Yahousexy.com and Benjamin Benhamou, OMPI Litige n° D2001-1188, l’Expert a estimй que l’ajout du terme “Sexy” aux noms de domaine en cause, qui comprenaient intйgralement la marque du requйrant, ne pouvait empкcher dans l’esprit du public l’immйdiate association des noms de domaine litigieux avec la marque du requйrant.

Au regard de ces dйcisions et des circonstances de la prйsente espиce, l’Expert constate que l’ajout des termes “Sexe” et “Sexy” ne permettent pas de distinguer significativement les noms de domaine en cause de la marque “ELLE”, ce qui entraоne inйvitablement une confusion chez les utilisateurs de l’internet entre les noms de domaine en cause et la marque du Requйrant.

Par consйquent, l’Expert considиre que les noms de domaine <elle-sexe.com> et <elle-sexy.com> sont similaires а la marque “ELLE” dйtenue par le Requйrant au point de crйer une confusion avec cette derniиre dans l’esprit du public.

B. Droits ou intйrкts lйgitimes

Le Requйrant allиgue que le Dйfendeur ne dispose d’aucun droit ni intйrкt lйgitime sur les noms de domaine <elle-sexe.com> et <elle-sexy.com>.

Le Dйfendeur n’a pas rйpondu а ces allйgations.

L’article 14 (b) des Rиgles d’application dispose que si une partie ne se conforme pas aux dispositions ou conditions des rиgles, la commission peut en tirer toutes les conclusions qu’elle juge appropriйes.

Ainsi, en cas de dйfaut de rйponse de la part du Dйfendeur, l’Expert peut en tirer toutes consйquences qu’il juge appropriйes а l’йgard du Dйfendeur (dйcisions Berlitz Investment Corp. c. Stefan Tinculescu, OMPI Litige n° D2003-0465, et The Vanguard Group, Inc. c. Lorna King, OMPI Litige n° D2002-1064).

Il est rappelй nйanmoins que le dйfaut de rйponse du Dйfendeur n’exonиre pas le Requйrant de prouver que le Dйfendeur ne dispose pas de droits ou d’intйrкts lйgitimes sur le nom de domaine qui fait l’objet du litige (dйcision Brooke Bollea, a.k.a. Brooke Hogan c. Robert McGowan, OMPI Litige n° D2004-0383). Cependant, au regard de la difficultй pour le Requйrant de rapporter la preuve nйgative du dйfaut de droits ou d’intйrкt lйgitime du Dйfendeur sur le nom de domaine, les experts admettent communйment que l’obligation de prouver а la charge du Requйrant est allйgйe. Ainsi, il est seulement demandй au Requйrant de dйmontrer qu’а premiиre vue, le Dйfendeur n’a pas de droit ou d’intйrкt lйgitime sur le nom de domaine. Ce faisant, la charge de la preuve est alors transmise au Dйfendeur et ce dernier doit prouver qu’il dйtient des droits ou qu’il a un intйrкt lйgitime sur le nom de domaine objet du litige (dйcision The Vanguard Group, Inc. c. Lorna King, OMPI Litige n° D2002-1064).

En l’espиce, le Requйrant dйmontre кtre titulaire de la marque notoire “ELLE”, connue nationalement et internationalement.

Le Requйrant dйmontre йgalement que les termes “Elle-sexe” et “Elle-sexy” ne sont pas gйnйriques et ne constituent pas des termes descriptifs des services proposйs en ligne sur les sites internet du Dйfendeur. De surcroоt, le Requйrant allиgue que le Dйfendeur n’est pas connu dans le monde des affaires sous ces dйnominations, et affirme qu’а aucun moment il n’a conclu d’accord avec le Dйfendeur lui permettant d’utiliser sa marque notoire “ELLE” ou de l’incorporer dans un nom de domaine.

L’Expert considиre que les йlйments rapportйs par le Requйrant permettent de dire qu’а premiиre vue, le Dйfendeur ne dispose pas de droits et n’a pas d’intйrкt lйgitime а l’enregistrement et l’exploitation des noms de domaine <elle-sexe.com> et <elle-sexy.com>.

Le Dйfendeur n’ayant pas rйpondu а la plainte qui lui a йtй notifiйe alors qu’il avait l’occasion de faire valoir ses droits ou intйrкts йventuels sur les noms de domaine objets du litige, l’Expert estime pouvoir en conclure que le Dйfendeur ne dispose pas de droits ni d’intйrкt lйgitime sur les noms de domaine <elle-sexe.com> et <elle-sexy.com>.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requйrant allиgue que le Dйfendeur a enregistrй et utilise de mauvaise foi les noms de domaine en cause. Il rapporte а cet йgard la preuve que la marque “ELLE” est une marque notoire dont le Dйfendeur, en tant que rйsident franзais, ne pouvait ignorer l’existence. Selon le Requйrant, le Dйfendeur a manifestement voulu s’inscrire dans le sillage de la notoriйtй de la marque notoire “ELLE” afin d’assurer un important flux de visites d’internautes sur son site et ainsi tirer profit de tous les investissements consacrйs par le Requйrant а la promotion de sa marque dans le monde.

A de nombreuses reprises, les Experts ont considйrй que des pratiques similaires а celles mises en œuvre par le Dйfendeur caractйrisaient la mauvaise foi.

Ainsi, dans la dйcision GA Modefine SA v. Armani International Invesment, OMPI Litige n° D2000-0305, l’Expert a considйrй que, lorsque le dйfendeur n’a pas rйpondu а la plainte qui lui est adressйe, la mauvaise foi doit кtre prйsumйe en cas d’enregistrement et d’utilisation d’un nom de domaine reproduisant en totalitй ou en partie une marque notoire.

Par ailleurs, dans la dйcision Microsoft Corporation v. Wayne Lybrand, OMPI Litige n° D2005-0020, l’Expert a rappelй que la mauvaise foi peut кtre caractйrisйe par le fait d’enregistrer un nom de domaine comprenant une marque notoire. De faзon constante, les Experts estiment que la mauvaise foi rйsulte du fait que le dйfendeur devait ou aurait dы savoir qu’une marque avait йtй enregistrйe et йtait utilisйe antйrieurement а l’enregistrement de ses noms de domaine.

En l’espиce, le Dйfendeur n’ayant pas rйpondu а la plainte, l’Expert considиre que sa mauvaise foi est prйsumйe.

De plus, l’Expert constate que la marque “ELLE” est notoirement connue en France et qu’il est inconcevable que le Dйfendeur ait pu ignorer reproduire intйgralement cette marque en enregistrant les noms de domaine <elle-sexe.com> et <elle-sexy.com>.

Par consйquent, l’Expert estime que le Dйfendeur, en enregistrant et en utilisant les noms de domaine <elle-sexe.com> et <elle-sexy.com>, a sciemment tentй de crйer une confusion avec la marque “ELLE” dans l’esprit des utilisateurs de l’internet afin de les attirer sur les sites de nature pornographique qu’il exploite.

Par consйquent, l’Expert dйcide que le Dйfendeur a enregistrй et qu’il utilise les noms de domaine <elle-sexe.com> et <elle-sexy.com> de mauvaise foi.

 

7. Dйcision

Conformйment aux paragraphes 4.i) des Principes directeurs et 15 des Rиgles d’application, l’Expert ordonne la radiation des noms de domaine <elle-sexe.com> et <elle-sexy.com>.

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Christiane Fйral-Schuhl
Expert Unique

Le 4 avril 2007