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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

William Hill Organization Limited v. Hostinet, S.L.

Caso No. DES2006-0004

1. Las Partes

La Demandante es William Hill Organization Limited, Londres, Reino Unido de Gran Bretaсa e Irlanda del Norte, representada por Freshfields, Bruckhaus, Deringer, Barcelona, Espaсa.

La Demandada es Hostinet, S.L., Bilbao, Espaсa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <willhill.es> y <williamhill.es>.

El registrador de los citados nombres de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 19 de abril de 2006. El 20 de abril de 2006, el Centro enviу a ESNIC vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con los nombres de dominio en cuestiуn. El 21 de abril de 2006, ESNIC respondiу al Centro, vнa correo electrуnico, confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn.

En respuesta a una notificaciуn del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentу una modificaciуn a la Demanda el 8 de mayo de 2006.

El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”)

De conformidad con el artнculo 7 del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 8 de mayo de 2006. De conformidad con el artнculo 16 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 28 de mayo de 2006. El Demandado no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 29 de mayo de 2006.

El Centro nombrу a Manuel Moreno-Torres como Experto el 12 de junio de 2006, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El demandante es titular de los registros de las siguientes marcas comunitarias que constituyen uno de los derechos previos objeto de protecciуn conforme al artнculo 2 del Reglamento:

Marca comunitaria figurativa nъmero 914.705 “WILLIAM HILL” registrada el 16 de marzo de 2000, para las clases 16, 35 y 41;

Marca comunitaria denominativa nъmero 2.816.882 “WILLHILL” registrada 31 de marzo de 2004 para las clases 9, 36, 38 y 41;

Marca comunitaria denominativa nъmero 3.631.471 “WILLIAM HILL” registrada el 27 de Junio de 2005 para las clases 9, 28, 36, 38 y 41;

Marca comunitaria denominativa nъmero 3.631.471 “WILLIAM HILL BETLINK” registrada el 20 de diciembre de 2000 para las clases 9, 36 y 41;

Marca comunitaria denominativa nъmero 3.197.118 “WILLIAM HILL QUICKBET RACING” registrada el 8 de octubre de 2004 para las clases 9, 36 y 41;

Marca comunitaria denominativa nъmero 3.631.488 “WILLIAM HILL QUICKBET CARDS” registrada el 27 de Junio de 2005 para las clases 9, 28, 36, 38 y 41; y

Marca comunitaria denominativa nъmero 3.631.454 “WILLIAM HILL QUICKBET WHEEL” registrada el 7 de Julio de 2005 para las clases 9, 28, 36, 38 y 41.

El Demandante aporta copia de los certificados de las dos primeras marcas y el Experto ha comprobado a travйs de la pбgina web de la Oficina de Armonizaciуn del Mercado Interior, que la titularidad de las restantes efectivamente correspondнa al Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante declara ser titular de diversas marcas comunitarias que incluyen los tйrminos “WILLIAM HILL” y “WILLHILL” para lo que aporta copia de dos certificados de registro de la Oficina de Armonizaciуn del Mercado Interior junto a su escrito de demanda.

Igualmente, el Demandante, alega la titularidad de mбs de 200 nombres de dominio incluyendo los tйrminos “WILLIAMHILL” y “WILLHILL”.

El Demandante considera incuestionable la identidad entre los referidos derechos previos y los Nombre de Dominio en litigio.

El Demandante afirma que el Demandado ni utiliza ni ha utilizado en el trбfico el nombre “WILLIAMHILL” o “WILLHILL, y que su denominaciуn social y el nombre por el que es conocido en el бmbito empresarial o comercial es “Hostinet”. Por ello entiende que el Demandado carece de derechos legнtimos sobre el nombre de dominio, pues ni es comъnmente conocido por ninguna de los tйrminos “WILLIAMHILL” o “WILLHILL”, ni jamбs ha pretendido ofrecer bienes o servicios en el mercado a travйs de dichos signos.

Por otra parte, el Demandante considera que los nombres de registro han sido registrados o se utilizan de mala fe por lo siguiente: a) el demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet a su pбgina web e indirectamente a los sitios web indicados en la misma, creando la posibilidad de que exista confusiуn con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliaciуn o promociуn de su pбgina web o de un producto o servicio que figure en su pбgina web; b) El Demandante considera que el Demandado ha podido registrar los Nombres de Dominio en Litigio fundamentalmente con el fin de procurar su venta posterior; c) el Demandante entiende, por ъltimo, que como dispone la clбusula 5 del artнculo 2 del Reglamento, es prueba del registro de mala fe cualquier otro acto similar a los anteriores que el Demandado haya realizado en perjuicio del Demandante y que quedarнa demostrada como sigue: i) los nombres de domino en litigio contienen нntegramente los derechos previos; ii) los nombres de dominio en litigio consisten en el nombre propio del fundador de la compaснa demandante; iii) el demandado no puede aportar prueba razonable del uso de los nombres de dominio en litigio de buena fe y, iv) el Demando registrу los dos nombres de dominio en litigio en dos momentos separados sуlo por un mes.

B. Demandado

El Demandado no contestу a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

El hecho de que el Demandante no haya contestado a la demanda no libera al Demandante de la carga de la prueba pues el Reglamento dispone en su artнculo 21 que “el Experto resolverб la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes” y que conforme al artнculo 20 del propio Reglamento “a) El Experto podrб continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento b) El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinarб el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.

En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma el Demandado, se aceptan como ciertas las afirmaciones del Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquel.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

El Demandante es titular de diversas marcas comunitarias incluyendo los tйrminos “WILLIAM HILL” y “WILLHILL”, aportando prueba de ello junto con su escrito de demanda por lo que justifica debidamente el requisito exigido en el artнculo 2 del Reglamento.

Los derechos previos reconocidos al Demandante coinciden нntegramente con los nombres de dominio en disputa.

Este Experto reconoce como un hecho palmario y evidente la identidad entre los referidos derechos y los nombre de dominio en litigio.

B. Derechos o intereses legнtimos

Para que exista un registro de un nombre de dominio de carбcter especulativo o abusivo es necesario que el Demandado no tenga derechos o intereses legнtimos respecto a los nombres de dominio en cuestiуn.

En el presente caso, el Demandante ha logrado demostrar que: a) el Demandado ni utiliza ni ha utilizado en el trбfico el nombre “WILLIAMHILL” o “WILLHILL, b) que el nombre por el que el Demandado es conocido en el бmbito empresarial o comercial es “Hostinet”, c) que no parece que el Demandado tenga o haya tenido en el pasado vнnculo alguno con el sector de las apuestas de juego, d) no ser titular el Demandado de otro derecho previo que el propio de “Hostinet”.

Todo ello, junto con la falta de contestaciуn de la compaснa demandada, aboca a este panelista a dar por cumplido con el segundo de los requisitos del artнculo 2 del Reglamento para considerar abusivo o especulativo el registro de un nombre de dominio.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El Demandante ha logrado demostrar que la utilizaciуn de los nombres de dominio en litigio por el Demandado ha perseguido de manera intencionada atraer, con бnimo de lucro, usuarios de Internet. Efectivamente, los nombres de dominio en litigio conducen a sendas pбginas web activas que contienen diversos vнnculos a otras pбginas web relacionadas, entre otros, con el sector de los servicios de apuestas deportivas y juegos de azar por Internet; actividad que se identifica con la desarrollada habitualmente por el ahora Demandante. Esta prбctica del Demandado queda probada por el acta notarial adjunta a la Demanda.

Por lo demбs, existe un conocimiento previo de la fama y prestigio en el sector de las apuestas, especialmente a travйs de Internet y no sуlo en el Reino Unido o Irlanda, sino tambiйn en numerosos paнses tales como Espaсa, cuestiуn esta que quedarнa avalada por el hecho de que el Demandado no se haya atrevido a contestar a la demanda.

Por cuanto antecede, si el Demandado ha intentado atraer usuarios de Internet con бnimo de lucro ha sido precisamente por el uso intenso de las marcas que viene realizando el Demandante, lo que nos permite deducir un registro y uso de mala fe que debe ser objeto de protecciуn, pues de esta manera protegerнamos no sуlo al titular de derechos previos sino tambiйn a los usuarios de la red Internet.

Por ello, debemos concluir que los registros de los nombres de dominio en litigio “<willhill.es> y <williamhill.es> se produjeron de mala fe pues existнa con antelaciуn a su registro un conocimiento de los derechos previos ampliamente reconocidos.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el artнculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio, <willhill.es> y <williamhill.es> sean transferidos al Demandante.

Manuel Moreno-Torres
Experto

Fecha: 21 de junio de 2006