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Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI

DECISIУN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Sanofi Aventis v. Holger Kirgis

Caso No. DES2006-0007

1. Las Partes

La Demandante es Sanofi Aventis Paris, Francia, representada por Elzaburu, Espaсa.

La Demandada es Holger Kirgis, con domicilio en calle Valencia nє 40, 08015 Barcelona, Espaсa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <sanofi.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC siendo el agente registrador la entidad mercantil “WebSite, S.L.”

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentу ante el Centro de Arbitraje y Mediaciуn de la OMPI (el “Centro”) el 1 de junio de 2006. El 2 de junio de 2006 el Centro enviу a ESNIC vнa correo electrуnico una solicitud de verificaciуn registral en relaciуn con el nombre de dominio en cuestiуn. El dнa 12 de junio de 2006 ESNIC enviу al Centro, via correo electrуnico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, tйcnico y de facturaciуn. El Centro verificу que la Demanda cumplнa los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resoluciуn extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el cуdigo de paнs correspondiente a Espaсa (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los Artнculos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificу formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de junio de 2006. De conformidad con el Artнculo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijу para el 5 de julio de 2006. El Demandado no contestу a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificу al Demandado su falta de personaciуn y ausencia de contestaciуn a la Demanda el 11 de julio de 2006.

El Centro nombrу a Manuel Moreno-Torres como Experto el dнa 18 de julio de 2006, recibiendo la Declaraciуn de Aceptaciуn y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el Artнculo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es titular de numerosos registros, internacionales, comunitarios o nacionales, en relaciуn a la marca SANOFI que constituyen uno de los derechos previos objeto de protecciуn conforme al Artнculo 2 del Reglamento. Entre otras:

Marca comunitaria 000596023 SANOFI (mixta);

Marca comunitaria 004182325 SANOFI;

Marca internacional 508404 SANOFI.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Declara el Demandante ser titular de derechos previos que resultan ser idйnticos con el nombre de dominio controvertido <sanofi.es> si prescindimos de dominio territorial de primer nivel <.ES>.

Ademбs, considera el Demandante que el nombre de dominio no se corresponde con el propio nombre del Demandado, ni йste ha sido comъnmente conocido como Sanofi, por lo que el demandado carece de derechos o intereses legнtimos sobre el nombre de dominio.

Destaca igualmente el Demandante, como la reputaciуn de la marca SANOFI AVENTIS permite presumir, que el registro del dominio por parte del Demandado se realizу con un claro propуsito usurpador, al tratarse del primer grupo farmacйutico en Europa y, por ello, sin que existiera legitimaciуn para ello.

Finalmente, aporta el Demandante correo electrуnico del Demandado comunicбndole una oferta de venta del nombre de dominio que de no ser aceptada la realizarб a un tercero.

B. Demandado

El Demandado no contestу a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

El hecho de que el Demandante no haya contestado a la Demanda no libera al Demandante de la carga de la prueba pues el Reglamento dispone en su Artнculo 21 que

“a) [e]l Experto resolverб la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes”

y que conforme al Artнculo 20 del propio Reglamento

“a) El Experto podrб continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento

b) El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinarб el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.

En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma el Demandado, se aceptan como ciertas las afirmaciones del Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquйl.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusiуn

La cuestiуn de la identidad o similitud requiere un anбlisis comparativo del nombre de dominio con los derechos previos alegados y probados.

De la prueba aportada resulta evidente que el Demandante es titular de diversas marcas sobre el tйrmino SANOFI, aportando prueba de ello junto con su escrito de demanda por lo que justifica debidamente el requisito exigido en el Artнculo 2 del Reglamento.

En este caso, ni siquiera habrнa que realizar anбlisis alguno pues los derechos previos reconocidos al Demandante coinciden нntegramente con el nombre de dominio en disputa.

Asн, este Experto reconoce como un hecho probado y evidente la identidad entre los referidos derechos hasta el punto de crear confusiуn con el nombre de dominio en litigio.

B. Derechos o intereses legнtimos

Para que exista un registro de un nombre de dominio de carбcter especulativo o abusivo es necesario que el Demandado no tenga derechos o intereses legнtimos respecto al nombre de dominio en cuestiуn.

En este caso, existen numerosos indicios que avalan la falta de legitimaciуn del Demandado respecto al disputado nombre de dominio:

a) la falta de correspondencia con el propio nombre del Demandado,

b) el hecho de que el Demandado no sea comъnmente conocido como “SANOFI”,

c) la enorme difusiуn internacional de la compaснa Demandante y, finalmente

d) la falta de contestaciуn del Demandado.

En opiniуn de este Experto, este conjunto de indicios abocan a dar por cumplido con el segundo de los requisitos del artнculo 2 del Reglamento para considerar abusivo o especulativo el registro de un nombre de dominio.

C. Registro y/o uso del nombre de dominio de mala fe

Conforme al Artнculo 2 del Reglamento:

“Pruebas de Registro o Uso del nombre de Dominio de mala fe, cuando:

1) El demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier tнtulo el registro del nombre de dominio al Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de йste, por un valor cierto que supera el coste documentado que estй relacionado directamente con el nombre de dominio”.

Queda acreditada la oferta de venta efectuada por el titular del nombre de dominio, por lo que este Experto entiende que, en el presente caso, no existe otra razуn para registrar el nombre de dominio objeto de disputa mбs que por una expectativa de ganancia con su venta al Demandante cuya fama y prestigio le debнa ser conocida. Si йste no hubiese sido el caso probablemente el Demandante hubiese contestado la demanda y asн podrнa haber justificado de alguna manera su comunicaciуn comercial.

Con este tipo de ofertas, quienes manifiestan su intenciуn de comercializar nombres de dominio que incorporan conocidas marcas internacionales, como hace el Demandado el presente caso, pretenden obtener una recompensa que siempre va a superar el coste documentado que estй directamente relacionado con el nombre de dominio.

Por ello, debemos concluir que el registro del nombre de dominio en litigio <sanofi.es> se produjo de mala fe pues existнa con antelaciуn a su registro un conocimiento de los derechos previos ampliamente reconocidos y existe un uso de mala fe por la comunicaciуn comercial efectuada al Demandante.

7. Decisiуn

Por las razones expuestas, en conformidad con el Artнculo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <sanofi.es>, sea transferido al Demandante.

Manuel Moreno-Torres
Experto

Fecha: 24 de julio de 2006